Tom J. Filarski aide les entreprises à développer, gérer et commercialiser des portefeuilles de brevets portant sur des technologies chimiques, médicales et industrielles complexes. Avocat américain en brevets inscrit auprès de l’USPTO, chimiste et ingénieur en génie chimique, il possède quarante ans d’expérience. Il conseille ses clients sur les procédures de délivrance, la stratégie mondiale de portefeuille, les licences et les liens entre la protection par brevet et la valeur commerciale à long terme.
Avant de se consacrer au droit, Tom a travaillé comme ingénieur pour une entreprise de conception de raffineries de pétrole, où il a acquis une expérience pratique des catalyseurs de craquage, du traitement des pétroles lourds et des systèmes de raffinage en aval. Son parcours scientifique et technique lui permet de travailler directement avec les inventeurs, de comprendre les innovations techniquement exigeantes et d’identifier les caractéristiques les plus importantes pour protéger les produits et la position concurrentielle du client.
Son expérience des brevets couvre les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, la chimie, les polymères, les catalyseurs, les semi-conducteurs, le traitement des matériaux, les technologies de l’énergie et les systèmes de fabrication. Il possède une expérience particulière des stratégies brevets pour les technologies médicales. Il a notamment dirigé le développement d’un portefeuille international couvrant une technologie d’endoprothèse aortique, en coordonnant les procédures de délivrance, les licences et la défense des droits au service des objectifs commerciaux plus larges du client.
Tom aborde les procédures de délivrance en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie du brevet. Sa vaste expérience des licences, des contentieux, des procédures après délivrance et des recours devant le Federal Circuit lui permet d’apprécier concrètement les effets du libellé des revendications, de leur fondement dans la description et des décisions de délivrance sur la défense ultérieure des droits et leur valeur commerciale. Il utilise cette perspective pour aider ses clients à obtenir des droits techniquement solides, commercialement pertinents et préparés à l’examen critique après délivrance.
Tom conseille également les jeunes entreprises sur l’articulation de la stratégie brevets avec la commercialisation, les investissements, les licences et les perspectives de sortie. Sa participation au conseil consultatif d’une société de capital-risque spécialisée dans les technologies lui donne un éclairage supplémentaire sur la manière dont les investisseurs et les acquéreurs évaluent les actifs de propriété intellectuelle.
Tom est titulaire d’un M.S. en génie chimique de Michigan Technological University, d’un B.A. en chimie de Loyola University Chicago et d’un J.D. de DePaul University College of Law. Il est inscrit auprès de l’USPTO et admis à exercer devant le Federal Circuit et la Cour suprême des États-Unis (U.S. Supreme Court). Il a présidé la Licensing Executives Society (USA & Canada) et occupé de nombreuses fonctions dirigeantes dans les milieux de la propriété intellectuelle et des licences.
Courriel LinkedInPratique en matière de brevets
Rédaction des demandes et procédures de délivrance
Stratégie de portefeuille à l’international
Licences
Stratégie de commercialisation
Procédures devant le PTAB
Recours devant le Federal Circuit
Conseil en stratégie de portefeuille
Domaines techniques
Dispositifs médicaux
Produits pharmaceutiques
Chimie
Génie chimique
Polymères
Technologies énergétiques
Systèmes de fabrication
Semi-conducteurs
Admissions au barreau
Barreau de l’État de l’Illinois
United States Patent and Trademark Office
Admissions devant les tribunaux
United States District Court for the Northern District of Illinois
United States Court of Appeals for the Federal Circuit
United States Supreme Court
Formation
J.D., DePaul University College of Law, 1986
Études de MBA, Loyola University of Chicago, 1983
M.S. en génie chimique, Michigan Technological University, 1980
B.A. en chimie, Loyola University of Chicago, 1978