Zusammenfassung: Ex parte Chowdhury bestätigt, ob Alternativen eine richtige Markush-Gruppe bilden, hängt von ihrer technischen Einheit im Zusammenhang mit der beanspruchten Erfindung ab, anstatt davon, ob sie in jeder strukturellen oder funktionalen Hinsicht identisch sind. Kontext bestimmt die relevante Ebene der Analyse, aber ein gemeinsames Ergebnis, das auf einer hohen Ebene der Allgemeinheit angegeben wird, kann nicht allein eine willkürliche Liste in eine richtige Gruppe verwandeln. Dieser Artikel situiert Chowdhury innerhalb der Vorgänger-Gericht Entscheidungen über strukturelle Ähnlichkeit, gemeinsame Nutzung und Substituierbarkeit, während anerkennend, dass unsachgemäße Gruppierung Doktrin fehlt eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage und dass die Federal Circuit hat nicht umfassend getestet das Office-Zeitrahmen MPEP. Sie untersucht auch die Federal Circuit-Behörde hinsichtlich der praktischen Folgen der Markush-Entarbeitung, einschließlich des Aufbaus geschlossener Gruppen, der Auswahl mehrerer gelisteter Mitglieder, zusätzlicher nicht notierter Komponenten, der Vorwegnahme durch eine aufgeführte Alternative, Unbestimmtheit und Patentprüfungsgeschichte-Estoppel. Schließlich erklärt der Artikel, dass eine ordnungsgemäße Gruppierung keine schriftliche Beschreibung oder Ermächtigung nach § 112(a) enthält und praktische Leitlinien für die Definition der technischen Einheit bietet, die Angabe, ob Gemische beabsichtigt sind, jedes gelistete Mitglied gegen den Stand der Technik bewertet und den wirtschaftlich sinnvollen Umfang des Patentanspruchs erhalten.
Einleitung
Markush behauptet, eine potenziell unhandliche Menge von Alternativen zu einer einzigen Einschränkung komprimiert. Die bekannte Formulierung - "ein Mitglied aus der Gruppe, bestehend aus A, B und C" - erscheint am häufigsten in der chemischen, pharmazeutischen, Biotechnologie und Materialien Ansprüche, aber sein Nutzen ist nicht auf diese Bereiche beschränkt. Jede Behauptung, die es einem von mehreren definierten Komponenten erlaubt, eine bestimmte Rolle zu übernehmen, kann dasselbe redaktionelle Problem aufwerfen.
Diese Bequemlichkeit hat doktrinäre Konsequenzen. Die Alternativen müssen über ausreichende Einheit verfügen, um eine richtige Gruppe zu bilden. Die zur Einführung der Gruppe verwendete Sprache kann die Beschränkung auf nicht aufgeführte Alternativen schließen. Sofern der Patentanspruch oder die intrinsischen Beweise nichts anderes belegen, kann die Gruppe Gemische von gelisteten Mitgliedern ausschließen. Und, für die Gültigkeit, eine vorherige Offenlegung von nur einem Mitglied gewöhnlich erfüllt die gesamte alternative Beschränkung.
Im Ex parte Chowdhury, Berufungs-Nr. 2025-002261 (P.T.A.B. Feb. 5, 2026) (informativ), die Patent Trial and Appeal Board hat sich mit der ersten dieser Fragen auseinandergesetzt: Wann stellen technisch unterschiedliche Alternativen eine richtige Markush-Gruppe dar? Die Antwort der Kammer war ausdrücklich kontextuell. Die aufgelisteten microRNAs mussten keine identischen biologischen Funktionen ausführen. Sie mussten für die Funktion, die sie in den beanspruchten Behandlungsmethoden ausübten, substituierbar sein - sie dienten als quantifizierbare Marker der Strahlenexposition und der Wirksamkeit der Behandlung.
Die USPTO bezeichnete die Entscheidung auf informative Weise am August 25, 2026, nach einer Nominierung der Interessenträger. Die Bezeichnung macht die Stellungnahme zwar informativ und nicht präzedenziell, aber als Prüfungsleitfaden besonders nützlich: Das Amt fasste die Entscheidung so zusammen, dass es eine Gruppe für richtig hält, wenn ihre Mitglieder einen Subgenus bilden und die Patentbeschreibung sie als ähnliche Funktionen im Zusammenhang mit der Erfindung beschreibt. Siehe USPTO, Nach der Nominierung des Stakeholders bezeichnet USPTO als informativ eine Beschwerdeentscheidung gegen Markush Groupings (Aug. 25, 2026).
Die Entscheidung ist bedeutsam, aber sie sollte nicht isoliert gelesen werden. Chowdhury stützt sich auf verbindliche Bestände des Court of Customs and Patent Appeals, insbesondere In re Harnisch und In re Jones. . . Moderne Entscheidungen des Federal Circuit adressieren, was folgt, nachdem ein Anmelder Markush Form wählt: Schließung, Mischungen, zusätzliche Zutaten, Antizipation, Unbestimmtheit, Verletzung, und Patent Prüfungsgeschichte Estoppel. Lesen Sie zusammen, diese Behörden bieten eine kohärente Lektion. Eine Sound Markush Gruppe erfordert technische Einheitlichkeit, die auf der Ebene der beanspruchten Erfindung definiert ist, während die Sound Markush Gestaltung Präzision erfordert, was genau die Gruppe einschließt und ausschließt.
Die Schwellenfrage: Ist die Fraktion richtig?
Ein herkömmlicher Markush-Patentanspruch rezitiert eine Liste von Alternativen, die gemeinhin von "aus der Gruppe, bestehend aus gewählt" eingeführt werden. MPEP § 2117 erklärt, dass eine unsachgemäße Gruppierung existieren kann, wenn die Mitglieder entweder keine einzige strukturelle Ähnlichkeit aufweisen oder keine gemeinsame Nutzung haben. Wenn eine Gruppe als Teil einer Kombination oder eines Prozesses erscheint, müssen die Alternativen füreinander substituierbar sein, mit der Erwartung, dass das gleiche beabsichtigte Ergebnis erreicht wird.
Der letzte Teil des Tests ist leicht zu erklären, kann aber schwer anzuwenden sein. Auf welcher Ebene sollte das gemeinsame Ergebnis definiert werden? Zwei Verbindungen können sich in vielerlei Hinsicht anders verhalten, während sie in einer beanspruchten Reaktion austauschbar als Lösungsmittel wirken. Zwei Biomarker können verschiedene biologische Bahnen regulieren und gleichzeitig als Indikatoren derselben Bedingung dienen. Zwei mechanische Verbindungselemente können bei jeder Ausführung der beanspruchten Befestigungsfunktion wenig bauliche Ähnlichkeit aufweisen.
Die Antwort kann nicht durch einen Vergleich der Alternativen in der Zusammenfassung erhalten werden. Es hängt von der Rolle ab, die die Alternativen im Patentanspruch spielen. Wie die Federal Circuit beobachtet in Multilayer Stretch Cling Film Holdings, Inc. v. Berry Plastics Corp., die Art in einer Markush-Gruppe im Allgemeinen als "alternativ für die Zwecke der Erfindung verwendbar" verstanden werden. 831 F.3d 1350, 1357 (Fed. Cir. 2016). Der entsprechende Vergleich ist daher an den beanspruchten Zweck gebunden, nicht an jedes Merkmal, das die Alternativen besitzen können.
Der Kontext bestimmt die relevante Ebene, auf der Einheit bewertet wird; er verzichtet nicht auf die Notwendigkeit einer technisch begründeten Klasse. Ein gemeinsames gewünschtes Ergebnis, das auf einem ausreichend hohen Grad an Allgemeinheit steht, kann eine willkürliche Aufzählung nicht allein in eine richtige Markush-Gruppe umwandeln.
Ex parte Chowdhury: Verschiedene miRNAs, eine beanspruchte Funktion
Der Antrag auf Chowdhury Verfahren zur Bewertung und Behandlung strahlenbedingter Schäden. Die Patentbeschreibung erklärte, dass die Exposition gegenüber der Gesamtkörperbestrahlung dosisabhängige Veränderungen der Serumspiegel bestimmter MikroRNAs oder miRNAs verursacht. Diese Veränderungen korrelieren mit Strahlenexposition, Prognose und der Wirksamkeit von Behandlungen zur Verringerung von strahleninduzierten Verletzungen.
Der repräsentative Patentanspruch 60 erforderte die Messung eines ersten Serumspiegels von einer oder mehreren miRNAs, die aus einer geschlossenen Liste ausgewählt wurden, die Verabreichung einer Behandlung, die erneute Messung der miRNAs und die Bestimmung von einer Erhöhung oder Abnahme der spezifizierten miRNA-Spiegel, ob die Behandlung wirksam war. Abhängig von dieser Bestimmung erforderte die Methode entweder die Verabreichung zusätzlicher Dosen der ersten Behandlung oder die Anwendung einer anderen Behandlung. Ex parte Chowdhury, Berufungs-Nr. 2025-002261, bei 2-4.
Der Prüfer wies die Patentansprüche auf eine unsachgemäße Markush-Gruppierung zurück. Jede miRNA hatte eine andere Nukleotidsequenz, begründete der Prüfer, und die Tatsache, dass alle miRNAs Nukleotide enthalten, stellte nicht die erforderliche strukturelle Ähnlichkeit her. Der Prüfer kam ferner zu dem Schluss, dass die Alternativen keine anerkannte chemische oder kunsterkannte Klasse darstellen, da der Stand der Technik nicht gezeigt hat, dass sich die miRNAs in derselben Weise verhalten oder durch dasselbe beabsichtigte Ergebnis ersetzt werden könnten. Einverstanden. bei 6-7.
Der Vorstand hat sich umgekehrt. Seine zentrale Beobachtung war, dass der Prüfer die falsche Funktion bewertet hatte. Die Patentansprüche wurden weder auf die miRNA als isolierte Verbindungen gerichtet, noch hängten die beanspruchten Verfahren von jeder miRNA ab, die dieselbe regulatorische Rolle ausübte. Innerhalb der Patentansprüche arbeiteten die miRNAs als Marker. Ihre relevante gemeinsame Eigenschaft war, dass die Strahlenexposition eine messbare Veränderung ihrer Serumspiegel verursachte und dass diese Änderung zur Beurteilung der Strahlenexposition oder der Wirksamkeit der Behandlung verwendet werden konnte.
Mit der Patentbeschreibung wurden die Alternativen innerhalb dieser gemeinsamen Funktionsklasse platziert. Es identifizierte die miRNAs als Reaktion auf Strahlenexposition, beschrieb ihre Quantifizierung und damit verbundene Erhöhungen oder Abnahmen ihrer Konzentrationen mit der beanspruchten Behandlungsbestimmung. Der Prüfer räumte ebenfalls ein, dass die beanspruchten miRNAs mit der Strahlenexposition korreliert und dass miRNAs auf dieselbe Weise transkribiert und verarbeitet werden. In diesem Protokoll befand die Kammer die Alternativen für den beanspruchten Zweck hinreichend einheitlich und substituierbar. Einverstanden. bei 8-10.
Die Kammer veranschaulichte dies mit dem Beispiel des MPEP-Einwegdiapers. Drucksensibler Kleber, Klett- und Schnallematerial, ein Schnappverschluss und eine Schnalle sind strukturell divergierend, aber jeder kann in einem Patentanspruch, der einen repositionierbaren und wiederverschließbaren Verschluss erfordert, zu einer kunsterkannten Klasse gehören. Was die Alternativen vereint, ist nicht in jedem physischen Merkmal eine enge Ähnlichkeit. Es ist die Erwartung, dass jeder die gleiche Rolle in der beanspruchten Kombination spielen wird.
Die Analogie entlarvt den Fehler in der Argumentation des Prüfers. Die genaue biologische Funktion jeder miRNA zu untersuchen, könnte einen Patentanspruch auf die Genregulierung betreffen. Es löste nicht, ob die miRNAs als messbare Strahlungs-Wirkungs-Marker austauschbar waren. Da die individuelle miRNA-Aktivität nicht der Mechanismus war, von dem die beanspruchte Behandlungsmethode abhing, besiegten Unterschiede in dieser Aktivität die Gruppe nicht.
Der Ausschuss hat die Anforderungen an die strukturelle Ähnlichkeit und die gemeinsame Nutzung nicht aufgehoben. Stattdessen wurde verlangt, dass diese Anforderungen auf der richtigen Ebene angewendet werden. Die miRNAs blieben Mitglieder derselben allgemeinen molekularen Klasse, teilten grundlegende Struktur- und Verarbeitungseigenschaften und wurden als Subgenus beschrieben, der durch ihr strahlenresponsives Verhalten definiert wurde. Ihre unterschiedlichen Nukleotidsequenzen überwiegen diese Einheit im Rahmen der Patentansprüche nicht.
Die anfängliche Last des Prüfers ist immer noch wichtig
Die Entscheidung verstärkt auch die Belastung des Prüfers. Anführen In re Oetiker, wies die Kammer darauf hin, dass das Amt zunächst die Last trägt, einen Prima Facie-Fall von Unpatentierbarkeit vorzulegen. 977 F.2d 1443, 1445 (Fed. Cir. 1992). Eine unsachgemäße Gruppierungsverweigerung sollte daher mehr tun, als Unterschiede zwischen den Alternativen zu erkennen. Sie sollte erklären, warum die geltend gemachten Unterschiede die Mitglieder daran hindern, eine qualifizierte Struktur, eine gemeinsame Nutzung oder erwartete Ersatzfähigkeit in der beanspruchten Beziehung zu teilen.
Für die Antragsteller ist diese Lastenzuweisung zwar wichtig, aber kein Grund, die technischen Unterlagen unentwickelt zu lassen. Wenn die Substitutionsfähigkeit nicht offensichtlich ist, sollte die Patentbeschreibung die gemeinsame Funktion und das Merkmal oder die kunsterkannte Klassifikation, die die Alternativen verbindet, identifizieren. Technische Literatur, Vergleichsdaten oder eine Erklärung können angemessen sein, wenn der Prüfer bestreitet, dass die Mitglieder der Gruppe voraussichtlich dasselbe beanspruchte Ergebnis erzielen würden.
Die Stiftung Vorgänger-Court – und ihre Grenzen
Obwohl Chowdhury ist eine informative PTAB-Entscheidung, deren Analyse auf verbindlichen Vorgänger-Gerichtsbeständen beruht. Die Federal Circuit hat die Bestände der Court of Customs and Patent Appeals als verbindlichen Präzedenzfall in South Corp. v. United States, 690 F.2d 1368, 1369 (Fed. Cir. 1982) (en banc).
Die Hauptbehörde ist In re Harnisch, 631 F.2d 716 (C.C.P.A. 1980). Die Ansprüche in Harnisch Rezitierte Cumarinverbindungen, die als Farbstoffe nützlich sind, von denen einige auch als Zwischenprodukte verwendet werden können, um andere Farbstoffe herzustellen. Das Gericht betrachtete die Verbindungen als Ganzes, fand eine für das beanspruchte Ziel relevante gemeinsame Strukturbeziehung und kam zu dem Schluss, dass sie zu einem wissenschaftlich kohärenten Subgenus gehörten. Einverstanden. bei 722-23. Das Gericht bezeichnete diese Beziehung als eine "Einheit der Erfindung", die auf In re Jones, 162 F.2d 479, 481-82 (C.C.P.A. 1947), wo ein geteilter Tetralylkern und gemeinsame Pflanzenwachstum-regulierende Funktion unterstützte die Gruppierung trotz Unterschiede zwischen den Verbindungen.
In re Driscoll, 562 F.2d 1245, 1249 (C.C.P.A. 1977) liefert eine komplementäre Formulierung: Mitglieder der Gruppe sollten alternativ für die Zwecke der Erfindung verwendbar sein. Dieses Prinzip tauchte schließlich wieder auf in Mehrschichtige Dehnung und in der MPEP-Sprache, die vom Verwaltungsrat in Chowdhury.
Diese Fälle stellen nicht fest, dass ein gemeinsames Endergebnis allein jede beliebige Liste vereinen kann. Die Gruppe benötigt nach wie vor eine begründete technische Grundlage. Aber sie lehnen einen Ansatz ab, der jeden Unterschied zwischen den Alternativen als disqualifizierend behandelt. Die Frage ist, ob die Mitglieder in der beanspruchten Beziehung eine kohärente Klasse bilden. Chowdhury gilt dieses Prinzip für die moderne Biotechnologie: miRNAs mit unterschiedlichen Sequenzen und unterschiedlichen breiteren biologischen Funktionen können immer noch eine richtige Klasse bilden, wenn sie jeweils als strahlungsresponsive Marker verwendet werden.
Zwei weitere Entscheidungen des CCPA helfen dabei, die Verfahrensgrenzen festzulegen. In re Ruff, 256 F.2d 590, 598-99 (C.C.P.A. 1958), die tatsächliche Äquivalenz von der Äquivalenz der Vorgeschichte unterscheiden. Der Nachweis, dass Alternativen austauschbar sind, kann die Gruppierung eines Anmelders unterstützen, aber er beweist nicht automatisch, dass der Stand der Technik die Äquivalenz zum Zwecke der Zurückweisung des Patentanspruchs gelehrt hat. Und In re Weber, 580 F.2d 455 (C.C.P.A. 1978), zusammen mit In re Haas, 580 F.2d 461 (C.C.P.A. 1978), wies die Verwendung der Patentanspruchsverweigerung als Ersatz für die Beschränkungspraxis nur deshalb zurück, weil ein einziger Patentanspruch mehrere Erfindungen umfassen könnte.
Eine doktrinäre Abneigung ist gerechtfertigt. Harnisch lehnte den Begriff einer einzigen, freistehenden "Markush-Doktrin" und beschrieb eine sich entwickelnde, nicht ganz konsistente Körper der Rechtsprechung. Sie vertrat jedoch die Auffassung, dass die Kammer aus den Fällen unrichtige Gruppierungsregeln ableiten könne, obwohl dieser Grund "keine spezifische gesetzliche Grundlage" habe. 631 F.2d bei 719-21. Weber am — und Haas beantragt, dass § 121 selbst keine Grundlage für die Zurückweisung eines einzigen Patentanspruchs liefern kann, nur weil er mehrere Erfindungen umfasst. Weber ausdrücklich einen gesonderten, auf Rechtsprechung beruhenden, unsachgemäßen Gruppierungsgrund vorbehalten und zurückverwiesen; Haas stellte fest, dass kein solcher separater Boden vor ihm war. Weber, 580 F.2d bei 458-59; Haas, 580 F.2d bei 464 & n.6. MPEP § 2117 liefert den Rahmen für strukturelle Ähnlichkeit und gemeinsame Nutzung, der Chowdhury als beschwerdefähige Verdienste Ablehnung angewendet. Chowdhury keine Lösung, wie das Federal Circuit eine moderne Herausforderung an die genaue rechtliche Grundlage, Anwendung oder äußere Grenzen dieser Formulierung angehen würde.
Es scheint keine moderne Präzedenzfall Federal Circuit Entscheidung squarely Überprüfung der präzisen gruppierungs-propriety Thema beschlossen in Harnisch und Chowdhury. . . Die meisten Markush-Entscheidungen des Federal Circuit beginnen, nachdem diese Schwelle überschritten wurde. Sie fragen, was eine Markush-Gruppe bedeutet und welche Rechtsfolgen sich daraus ergeben.
Schluss: Der Preis von "Konsistenz von"
Ausgangspunkt für die moderne Auslegung von Patentansprüchen ist Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products, Inc., 334 F.3d 1274 (Fed. 2003). Der Patentanspruch erforderte eine Menge eines Lewis-Säure-Inhibitors, "aus der Gruppe ausgewählt, die aus" spezifizierten Verbindungen besteht. Die Federal Circuit behandelte die konventionelle Markush-Sprache als geschlossen. Die rezitierte Gruppe schloß nicht aufgeführte Alternativen aus, und ohne qualifizierte Sprache umfasste der Verweis auf "ein" Mitglied, das aus der geschlossenen Gruppe ausgewählt wurde, keine Mischung aus mehreren gelisteten Mitgliedern. Einverstanden. bei 1280-81.
Abbott bietet eine direkte Redaktionsstunde. Wenn zwei oder mehr gelistete Mitglieder beabsichtigt sind, sollte der Patentanspruch dies sagen – zum Beispiel "mindestens ein ausgewähltes Mitglied", "ein oder mehrere ausgewählte Mitglieder" oder, wo Mischungen von Bedeutung sind, "und Mischungen davon". Diese Formulierungen adressieren die Auswahl oder Kombination mehrerer aufgelisteter Mitglieder; sie erlauben es einer nicht gelisteten Art nicht, als Mitglied zu dienen, das die geschlossene Beschränkung erfüllt. Ob zusätzliche nicht aufgeführte Komponenten koexistieren können, hängt von der umgebenden Patentanspruchssprache und der intrinsischen Aufzeichnung ab. Siehe Abbott, 334 F.3d bei 1280-81; Amgen, 945 F.3d bei 1378-80.
Der Kontrast zu Gillette Co. v. Energizer Holdings, Inc., 405 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2005), ist lehrreich. Das Rasierer-Patent Anspruch in Gillette auf eine "Gruppe von ersten, zweiten und dritten Klingen" verwiesen, aber nicht "bestehend" oder anderweitig eine geschlossene Markush-Gruppe signalisieren. Das Gericht stellte fest, dass die Beschränkung eine vierte Klinge nicht ausschließt. Einverstanden. bei 1371-73. Eine Liste wird nicht geschlossen, nur weil ihre Elemente zusammen gruppiert sind; die Wörter, die die Liste einführen.
Die Federal Circuit verfeinert Abbott bei Mehrschichtige Dehnung. . . Das Gericht trennte zwei damit zusammenhängende Vermutungen. Erstens, konventionelle Markush Sprache erzeugt eine sehr starke Vermutung, dass nicht aufgeführte Arten von der Erfüllung der Beschränkung ausgeschlossen sind. Die Überwindung dieser Vermutung erfordert intrinsische Beweise dafür, dass unverkennbar eine andere Bedeutung manifestiert. Zweitens ist die Vermutung gegenüber Mischungen von gelisteten Arten schwächer. Ob eine Mischung aus aufgelisteten Alternativen zulässig ist, kann von der Patentanspruchssprache, der Patentbeschreibung und der Patentprüfdatei abhängen. 831 F.3d bei 1358-62.
Diese Unterscheidung ist wichtig. Ein Patentanspruch kann zu einem nicht börsennotierten Harz geschlossen bleiben, während eine Schicht aus einer Mischung aus zwei gelisteten Harzen hergestellt werden kann. Die Behandlung von Schließungen und Gemischen als die gleiche Frage kann entweder eine übermäßig enge Formulierung oder eine nicht gestützte Verletzungsposition hervorrufen.
Mehrschichtige Dehnung stellt auch eine Abhängigkeitsfalle frei. Ein abhängiger Patentanspruch versuchte, Polyethylen mit geringer Dichte hinzuzufügen, obwohl dieses Material außerhalb der geschlossenen Gruppe des unabhängigen Patentanspruchs fiel. Da ein abhängiger Patentanspruch jedes Element des Patentanspruchs, von dem er abhängt, einschließen und weiter einschränken muss, hielt das Gericht den abhängigen Patentanspruch nach 35 U.S.C. § 112(d) für ungültig. Einverstanden. bei 1362. Jeder abhängige Anspruch, der eine Art zu einer Markush-Begrenzung hinzufügt, sollte daher an den genauen Grenzen der Stammgruppe überprüft werden.
Eingebettete Gruppen, Mischungen und weitere Komponenten
Patentansprüche verbinden oft einen offenen Übergang für die Gesamtzusammensetzung mit einer geschlossenen Markush-Gruppe für ein Element. Amgen Inc. v. Amneal Pharmaceuticals LLC, 945 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2020), erklärt, wie diese Phrasen koexistieren.
Die Patentansprüche in Amgen verwendet "bestehend" für die gesamte pharmazeutische Zusammensetzung, erfordert jedoch "mindestens ein aus der Gruppe ausgewähltes Bindemittel, bestehend aus" aufgelisteten Bindemitteln und einer ähnlich gerahmten zerfallenen Begrenzung. Der Federal Circuit stellte fest, dass die Markush-Sprache die Identität des Bestandteils, der verwendet wird, um jede rezitierte Einschränkung zu erfüllen geschlossen. Sie schließt jedoch nicht jeden zusätzlichen Bestandteil von der Gesamtzusammensetzung aus. Da der Patentanspruch insgesamt offen war, konnte eine beschuldigte Formulierung eine nicht aufgeführte Zutat enthalten - sogar eine andere Zutat, die als Bindemittel oder zerfallend wirken kann -, solange eine aufgeführte Zutat die rezitierte Markush-Begrenzung erfüllte. Einverstanden. bei 1376-79.
Amgen macht die eingebettete Gruppe nicht bedeutungslos. Ein nicht börsennotiertes Material kann die geschlossene Beschränkung nicht selbst erfüllen. Die Entscheidung unterscheidet stattdessen zwischen dem, was als beanspruchtes Element gilt, und dem, was mit diesem Element in einem offenen Patentanspruch koexistieren kann. Dies ist eine besonders wichtige Unterscheidung für pharmazeutische und chemische Formulierungen, bei denen Inhaltsstoffe mehr als eine Funktion bedienen können.
Shire Development, LLC v. Watson Pharmaceuticals, Inc., 848 F.3d 981 (Fed. Cir. 2017), illustriert die andere Seite der Grenze. Die beanspruchten Patentansprüche schlossen Markush-Beschränkungen für Matrixkomponenten. Die äußere Matrix des Produktes enthielt Magnesiumstearat, das nicht aufgeführt war. Das Gericht wies das Argument zurück, dass die Patentbezeichnungssprache, die optionale Hilfsstoffe erlaubt, die spezifische Matrixbegrenzung eröffnet. Da Magnesiumstearat strukturell und funktionell mit der Matrix verwandt war, verhinderte seine Anwesenheit, dass die beschuldigte Matrix buchstäblich die geschlossene Begrenzung erfüllte. Einverstanden. bei 984-86.
Das Ergebnis kann abweichen, wenn die zusätzliche Sache völlig unabhängig von der beanspruchten Kombination ist. Im Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2004), verhinderte ein zusätzlicher Spatel nicht, dass ein Kit-Patentanspruch unter Verwendung von "bestehend" verletzt wurde, weil der Spatel nicht mit den beanspruchten chemischen Bestandteilen interagierte oder veränderte. Einverstanden. bei 1331-32. Shire behandelte dies als eine enge Ausnahme, nicht als allgemeine Lizenz zur Nichtberücksichtigung zusätzlicher Angelegenheiten.
Wichtig ist auch die Lage der Markush-Sprache. Im Abbott Laboratories v. Andrx Pharmaceuticals, Inc., 473 F.3d 1196 (Fed. Cir. 2007), warnte das Gericht davor, in der schriftlichen Beschreibung eine Liste der automatischen Schließwirkung einer Markush-Beschränkung in einem Patentanspruch zu geben. Die Markush-Terminologie ist in erster Linie ein Patentanspruchs-Entwurfsübereinkommen. Die Diskussion einer Patentbeschreibung über mögliche Alternativen kann die Bedeutung des Patentanspruchs beeinflussen, aber das bloße Vorhandensein einer Liste schließt nicht notwendigerweise alles aus, was nicht aufgeführt ist. Einverstanden. bei 1210.
Gültigkeit: Ein Mitglied kann ausreichen
Die Schließung kann einem Patentinhaber zugute kommen, indem er eine endliche Reihe von Alternativen definiert, aber die alternative Struktur hat eine signifikante Gültigkeitsfolge. Wenn ein Patentanspruch A, B oder C zulässt, erfüllt eine Offenbarung von A im Stand der Technik normalerweise diese Beschränkung. Der Verweis muss nicht alle drei Alternativen offenlegen.
Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc., 582 F.3d 1288 (Fed. Cir. 2009), ist der Hauptveröffentlichte Federal Circuit Authority. Die streitige Beschränkung erforderte mindestens eine Einheit, die aus einer Liste von Alternativen ausgewählt wurde. Da der Stand der Technik eine der aufgeführten Einheiten offenbarte, wurde die Markush-Begrenzung zur Vorwegnahme erfüllt. Einverstanden. bei 1298.
Die gleiche Regel funktioniert durch Inhärenz. Im Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals, Inc., 339 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2003) wurden die beanspruchten Verbindungen in Markush-Form präsentiert. Eine gelistete Verbindung wurde notwendigerweise als Metabolit eines Arzneimittels der Vorgeschichte im Körper hergestellt. Die inhärente Produktion dieses einen Mitglieds erwartete den Patentanspruch. Einverstanden. bei 1380.
Die Federal Circuit vor kurzem angewendet das gleiche Prinzip in Board of Regents of the University of Texas System v. Boston Scientific Corp.Nein. 2024-2062, 2024-2063, am 12-13 (Fed. Juli 27, 2026). Das Gericht beantragte Fresenius getrennt von zwei abhängigen Patentansprüchen: Die Offenbarung von "Drogen" durch den Stand der Technik erfüllte die im Patentanspruch 11, rezitierten therapeutischen Wirkstoffalternativen und ihre Offenbarung von Polyglykolsäure erfüllte die im Patentanspruch 17. weiter aufgezählten Polymeralternativen.
Die Regel ist beschränkungsspezifisch. Die Offenbarung eines gelisteten Mitglieds genügt der alternativen Beschränkung, aber derselbe vorweggenommene Verweis muss noch ausdrücklich oder inhärent jede andere Beschränkung des Patentanspruchs offenlegen.
Diese Doktrin schafft ein asymmetrisches Gestaltungsrisiko. Das Hinzufügen von Alternativen kann den buchstäblichen Anwendungsbereich erweitern, aber jedes hinzugefügte Mitglied liefert einen anderen möglichen Weg zur Antizipation. Eine Recherchen- und Patentierbarkeitsanalyse sollte daher jedes Mitglied einer vorgeschlagenen Gruppe prüfen, nicht nur die bevorzugte oder kommerziell wichtige Art. Wenn eine problematische Art für die kommerzielle Verkörperung nicht notwendig ist, kann ihre Einbeziehung wenig Durchsetzungswert bieten und gleichzeitig den gesamten Patentanspruch bedrohen.
Unendlichkeit: Überlappung, Verengtheit und offene Gruppen
Markush-Entwurf kann auch Unbestimmtheitsstreitigkeiten erzeugen, aber Überschneidungen unter den Mitgliedern sind nicht automatisch tödlich. Im Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017), die relevante Gruppe umfasste sowohl Vitamin B12 und Cyanocobalamin, Bezeichnungen der Rekord als Synonym unterstützt. Der Federal Circuit lehnte es ab, Unsicherheiten aus dieser Redundanz herzustellen. Die Überschneidung hinderte einen Fachmann nicht daran, den Umfang des Patentanspruchs zu verstehen. Einverstanden. bei 1371.
Eine spätere Beschränkung widerspricht auch nicht unbedingt einer früheren Gruppe. Im Maxell, Ltd. v. Amperex Technology Ltd., 94 F.4th 1369 (Fed. Cir. 2024), ein Patentanspruch erforderte zunächst mindestens ein Übergangsmetall, das aus Kobalt, Nickel und Mangan ausgewählt wurde und später Kobalt in einen bestimmten Molprozentbereich fallen musste. Das Landgericht behandelte die Bestimmungen als widersprüchliche Optionen. Der Federal Circuit kehrte um und erklärte, dass die Grenzen von Patentansprüchen kumulativ funktionieren. Die spätere Anforderung schränkte das Universum ein, das durch die frühere Markush-Klausel erlaubt wurde; es kollidierte nicht mit ihr. Einverstanden. bei 1372-75.
Offene Markush-Formulierungen stellen ein anderes Anliegen dar. In der nichtvorläufigen Entscheidung In re KielyNein. 2022-1076, 2022 USPQ2d 532, slip op. bei 5 (Fed. Cr. Juni 8, 2022), bestätigte das Gericht eine Unbestimmtheit Ablehnung der Sprache rezitieren eine Auswahl aus "der Gruppe bestehend" identifiziert Alternativen. Da sowohl die Bandbreite der Variationen zwischen den angegebenen Alternativen als auch die Verwendung von "Zusammenfassungen" zur Definition der Liste nicht klar darlegten, was nicht aufgeführte Alternativen umfassten und nicht die erforderliche Sicherheit in dem vorgelegten Bericht lieferten.
Eine frühere nichtvorhergehende Entscheidung, Lexington Luminance LLC v. Amazon.com, Inc.Nein. 2014-1384, slip op. at 8-10 (Fed. Cir. Feb. 9, 2015), hielt einen Patentanspruch mit einem ähnlichen Satz nicht unbestimmt, weil im Zusammenhang mit der intrinsischen Aufzeichnung den Umfang einigermaßen sicher. Kiely sich bei der Berufungsüberprüfung einer Unbestimmtheitsabweisung während der Patentprüfung ergeben; Lexington Luminance ein Urteil des Bezirksgerichts über die Schriftsätze geprüft und ausdrücklich die Vermutung der Gültigkeit des erteilten Patents und die Last des Anspruchsgegners zur Kenntnis genommen. Die Entscheidungen sind nicht unbedingt unvereinbar. Sie entstanden aus unterschiedlichen Verfahrenshaltungen und unterschiedlichen intrinsischen Aufzeichnungen und zeigen zusammen, dass eine offene alternative Formulierung im Kontext der Offenbarung und der damit verbundenen Gewissheit bewertet wird. Aber Kiely, die das MPEP jetzt zitiert, bestätigt das Patentprüfungsrisiko. Beabsichtigt der Zeichner eine geschlossene Gruppe, so lautet diese Absicht "aus der Gruppe ausgewählt, bestehend aus" klarer als "aus der Gruppe zusammengesetzt".
Patentprüfungsakte kann den Abschluss dauerhaft machen
Markush-Änderungen und Argumente können mehr als die wörtlichen Worte des erteilten Patentanspruchs eingrenzen. Im Merck & Co. v. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 190 F.3d 1335 (Fed. Cir. 1999), der Antragsteller verengt eine breitere Polymergattung auf eine bestimmte Art nach einer vorherigen Zurückweisung und Wahl. Das Gericht stellte fest, dass der Patentinhaber die Doktrin der Äquivalente nicht später nutzen könne, um die kapitulierte Polymerkombination zurückzuerobern. Einverstanden. bei 1339-41. Obwohl Patentprüfungsgeschichte estoppel muss jetzt analysiert werden unter dem Rahmen etabliert in Festo, Merck Nach wie vor eine nützliche Warnung vor der substantiellen Kapitulation, die durch die Verengung einer Markush Gattung entsteht.
Norian Corp. v. Stryker Corp., 432 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2005), bietet eine verwandte – wenn auch nicht herkömmliche Markush-Beispiel. Der Patentanspruch rezitierte "eine Lösung, bestehend aus Wasser und Natriumphosphat". Das Gericht hat im Zusammenhang mit dem Begriff "Natriumphosphat" statt einer Mischung aus verschiedenen Natriumphosphaten eine Art Natriumphosphat verlangt. Der geschlossene Übergang, die Patentbeschreibung und die Patentprüfungsakte unterstützten diese Konstruktion. Da die einschränkende Sprache aus einer verengten Änderung resultierte, stoppte die Patentprüfungsgeschichte auch die Theorie von Norians Doktrin der Gleichwertigkeit. Einverstanden. bei 1357, 1359-63.
Dieselbe Vorsicht gilt auch für Argumente über fehlende Inhaltsstoffe. In der damit verbundenen Schließungsentscheidung Azurity Pharmaceuticals, Inc. v. Alkem Laboratories Ltd., 133 F.4th 1359 (Fed. Cir. 2025), hatte der Patentinhaber den gesamten Patentanspruch "bestehend aus" Sprache angenommen und sich auf das Fehlen von Propylenglykol zur Unterscheidung des Stands der Technik gestützt. Diese Entscheidungen unterstützten eine Konstruktion ohne eine beschuldigte Formulierung, die Propylenglykol enthält. Obwohl Azurität ist nicht in erster Linie ein Fall der Markush-Gruppe, es zeigt, wie geschlossene Sprache und Patentprüfung Argument kombinieren können, um einen dauerhaften Disclaimer zu produzieren.
Die Anmelder sollten daher vermeiden, eine Alternative, Mischung oder zusätzliche Zutat als kategorisch ausgeschlossen zu beschreiben, es sei denn, dieser Ausschluss ist für die Patentierbarkeit erforderlich und kommerziell akzeptabel. Eine schmale Änderung kann die Vergütung sichern und gleichzeitig eine Verletzungslücke schaffen, die durch die Auslegung von Patentansprüchen oder die Lehre von Äquivalenten nicht behoben werden kann.
Die breitere Bedeutung von Chowdhury
Die unmittelbare Bedeutung von Chowdhury Es liegt in der Biotechnologie und Diagnostik, wo die am nützlichsten beanspruchte Klasse eher durch eine gemeinsame Beweisfunktion als durch eine identische biologische Aktivität definiert werden kann. Biomarker können mit unterschiedlichen Bahnen assoziiert werden und sind immer noch austauschbare Inputs für eine beanspruchte Diagnose- oder Behandlungsentscheidung. Nukleinsäuresequenzen können sich unterscheiden, während sie zu einer kohärenten Antwortsignatur gehören. Bindemittel können verschiedene detaillierte Strukturen besitzen und gleichzeitig die gleiche beanspruchte Detektionsfunktion erfüllen.
Das Prinzip kann über die Lebenswissenschaften hinausgehen. Die Sensormodalitäten können sich physikalisch unterscheiden, wobei jede Messung nach einem Kontrollverfahren erforderlich ist. Machine-Learning-Features oder Klassifikatoren können sich rechnerisch unterscheiden, während jeder die gleiche beanspruchte Entscheidungseingabe liefert. Alternative Materialien können unterschiedliche Zusammensetzungen besitzen und gleichzeitig das gleiche mechanische oder thermische Kriterium erfüllen. In jedem Satz muss die Patentbeschreibung jedoch die Aufgabe erfüllen, die Klasse zu definieren und ihre Mitglieder mit dem beanspruchten Ergebnis zu verbinden.
Das ist die beste Lektüre von Chowdhury. . . Die Entscheidung ersetzt die technische Einheit nicht durch funktionelles Streben. Sie verpflichtet das Amt, die Einheitlichkeit auf der Ebene zu bewerten, auf der die Erfindung die Alternativen verwendet. Die beanspruchten miRNAs wurden nicht gruppiert, weil alle miRNAs weitgehend ähnlich sind oder weil der Antragsteller sie als Alternativen bezeichnete. Sie wurden gruppiert, weil in der Offenlegung ein bestimmter strahlungsresponsiver Subgenus identifiziert, erläutert wurde, wie seine Mitglieder quantifiziert wurden und jedes Mitglied in derselben Behandlungs-Evaluierungsbeziehung verwendet wurde.
Schlussfolgerung
Markush Praxis präsentiert zwei verwandte Anfragen. Die erste ist, ob die Alternativen eine richtige Gruppe bilden. Ex parte Chowdhury, lesen mit Harnisch, Jones, und Driscoll, lehrt, dass strukturelle Ähnlichkeit, gemeinsame Nutzung und Substituierbarkeit im beanspruchten Kontext bewertet werden müssen. Unterschiede, die für die beanspruchte Rolle der Alternativen irrelevant sind, sollten ihre technische Einheit nicht verschleiern.
Das zweite ist, was von Markush Form folgt. Abbott, Mehrschichtige Dehnung, Amgen, Shire, Fresenius, Eli Lilly (S). - (EN) Herr Präsident!, und Maxell zeigen, wie ein paar Worte bestimmen können, ob ein Patentanspruch nicht aufgeführte Arten ausschließt, Mischungen oder zusätzliche Bestandteile erlaubt, den Stand der Technik überlebt oder ein beschuldigtes Produkt erreicht. Änderungen der Patentprüfung und Argumente können diese Konsequenzen dauerhaft machen.
Die praktische Lektion ist einfach: Definieren Sie die Einheitlichkeit der Alternativen in der Patentbeschreibung; bestätigen Sie separat die schriftliche Beschreibung und die Unterstützung für die gesamte Gruppe; geben Sie die beabsichtigte Schließung des Patentanspruchs an und testen Sie jedes Mitglied gegen den Stand der Technik und die kommerzielle Verkörperung. Markush-Sprache ist kompakt, aber ihre rechtliche Wirkung ist es nicht.
