Berufstätige tauschen juristische Dokumente aus.

Zusammenfassung: Dieser Artikel argumentiert, dass ein Patentinhaber, der sich einer von Dritten beantragten Ex-parte-Nachprüfung neben Verletzungsstreitigkeiten gegenübersieht, normalerweise auf die von 35 U.S.C. genehmigte optionale post-order Erklärung verzichten sollte, § 304. Anmeldung vor dem ersten USPTO-Prüfungsbericht verpflichtet den Inhaber, mögliche Theorien anzusprechen, bevor der Prüfer eine tatsächliche Ablehnung identifiziert hat, gibt dem Antragsteller eine gesetzliche Möglichkeit, seine Herausforderung zu verfeinern, und erstellt zusätzliche Patentprüfunterlagen, die die Auslegung von Patentansprüchen, Verletzung, Gültigkeit, verwandten Patenten und sogar Post-Judgment-Verfahren beeinflussen können. Federal Circuit-Entscheidungen im Zusammenhang mit parallelen Rechtsstreitigkeiten und Nachprüfungen zeigen, dass Aussagen zur Aufrechterhaltung der Patentierbarkeit zu intrinsischen Beweismitteln werden können, unabhängig davon, ob der Prüfer sie annimmt oder ein Gericht letztlich einen Disclaimer findet. Waiver ist jedoch eher disziplinierte Sequenzierung als substanzielle Kapitulation: Es verfällt nicht notwendigerweise eine ordnungsgemäß erhaltene Herausforderung an die substanzielle Neufragebestimmung, entschuldigt die erforderliche Offenlegung oder hindert den Eigentümer daran, vollständig zu reagieren, sobald der Prüfer eine entwickelte Position feststellt. Die Einreichung sollte daher für Umstände reserviert werden, in denen ein diskreter Fehler oder ein unmittelbar bevorstehendes Streitfallereignis einen konkreten Vorteil darstellt, der die Antragsgegner-Antwort und die Prozessrisiken überwiegt.

I. Einleitung

Befindet sich ein erteiltes Patent gleichzeitig vor einem Landgericht und dem U.S. Patent and Trademark Office, so verwaltet der Patentinhaber keine zwei getrennten Streitigkeiten. Es erstellt einen Datensatz, der in zwei Foren gelesen wird. Patentanspruchsklauseln können bereits in der Vertragsverletzung angefochten werden, Verletzungsstreitigkeiten können von einer bestimmten Konstruktion abhängen, und der Angeklagte kann nach Zulassungen suchen, die gegen das Patent verwendet werden können. Gleichzeitig hat der USPTO die Ex-parte-Nachprüfung angeordnet, aber noch keine Zurückweisung erteilt.

Das ist die Einstellung, in der 35 U.S.C. § 304 dem Patentinhaber mindestens zwei Monate Zeit gibt, um eine Erklärung einzureichen, die sich mit der in der Bestellung identifizierten wesentlichen neuen Frage der Patentierbarkeit befasst. Siehe auch 37 C.F.R. § 1.530(b)–(c). Einreichen kann sich wie die natürliche Reaktion auf einen Angriff auf ein erteiltes Patent anfühlen. Stille kann passiv erscheinen, genau in dem Moment, in dem das Patent am meisten ausgesetzt scheint.

Aber die Post-Order-Anweisung ist nicht frei. Bis es verfügbar wird, wurde bereits eine Nachprüfung angeordnet. Die Erklärung kann diesen ersten Verfahrensfall nicht verhindern, kann aber den Prüfer auffordern, zu überprüfen, ob in der Entscheidung eine wesentliche neue Frage der Patentierbarkeit festgestellt wurde. Stimmt der Prüfer zu, dass keine wesentliche neue Frage mehr besteht, kann die Patentprüfung gekündigt oder gegebenenfalls die Anordnung aufgehoben werden. Handbuch des Patentprüfungsverfahrens § 2246(II) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [nachfolgend MPEP]. Wenn der erste USPTO-Prüfungsbericht einen Patentanspruch, der ganz oder teilweise auf der der angefochtenen Frage zugrunde liegenden Referenz beruht, ablehnt, kann der Inhaber in seiner Antwort gewöhnlich denselben Schwellenwerteinwand erheben. 37 C.F.R. § 1.111(b); MPEP § 2246(II).

Die strategische Frage ist daher nicht, ob der Verzicht notwendigerweise auf den Schwellenwert-Einwand verzichtet. Ob es einen konkreten Grund gibt, diesen Einwand offenzulegen, bevor der Prüfer eine Zurückweisung ausgesprochen hat, und während der Antragsteller eine gesetzliche Antwort behält. Das Einreichen der Anweisung löst diese Antwort aus, nachdem der Requester die Argumente des Eigentümers gesehen hat. 35 U.S.C. § 304; 37 C.F.R. § 1.535. Der Inhaber gibt seinem Gegner somit eine weitere kurze Verdienste, indem er wesentliche Positionen zu einem öffentlichen Patentprüfprotokoll begibt, bevor der Prüfer die Ablehnung festgestellt hat, die tatsächlich beantwortet werden muss.

Dieser Handel ist in der Regel ungünstig, wenn Vertragsverletzungsverfahren anhängig sind. Eine Erklärung kann zeigen, wie der Eigentümer beabsichtigt, die Kunst zu unterscheiden, welche Patentansprüche Konstruktionen zu verletzen, wo technisches Zeugnis erforderlich sein kann, und welche Mängel im Antrag am konsequentsten sind. Die Antwort des Requesters kann dann die Herausforderung beheben. Dieselben Eigentümeraussagen können später zu intrinsischen Beweisen für die Auslegung von Patentansprüchen, Nichtverletzung, Nichtigkeit, Nachurteil oder damit zusammenhängenden Rechtsstreitigkeiten werden.

Dieser Artikel richtet sich an von Dritten beantragte Ex-parte-Nachprüfungen, die neben Vertragsverletzungsverfahren laufen, wobei der Patentinhaber die erteilten Patentansprüche wie geschrieben verteidigt. In dieser Einstellung ist der bessere Standard normalerweise, um die Erledigung der Verdienste sofort vorzubereiten, auf die fakultative Erklärung zu verzichten und auf den ersten USPTO-Prüfungsbericht zu warten. Die Einreichung sollte einen konkreten Nutzen erfordern, der sowohl das Risiko des Antragsstellers als auch die Prozesskosten für die Erstellung eines zusätzlichen Patentprüfpapiers überwiegt.

II. Section 304 ermöglicht dem Antragsteller den letzten Parteischriftsatz vor dem ersten Prüfungsbescheid

Abschnitt 304 erscheint ausgeglichen. Nachdem die USPTO feststellt, dass eine wesentliche neue Frage der Patentierbarkeit besteht, erhält der Patentinhaber mindestens zwei Monate, um eine Erklärung einzureichen. Wenn der Eigentümer eine Datei, der Requester erhält zwei Monate von Dienst zu Antwort. 35 U.S.C. § 304. Jede Seite scheint ein zusätzliches Papier zu erhalten.

Die Positionen der Parteien sind jedoch nicht symmetrisch. In der Anordnung wird die Schwelle des Prüfers dargelegt: Sie identifiziert die Patentansprüche und -fragen, die zugrunde gelegten Patente oder gedruckten Veröffentlichungen sowie eine kurze Begründung, die jede wesentliche neue Frage unterstützt. MPEP § 2246. Aber die Anordnung lehnt die Patentansprüche nicht ab oder verpflichtet das Amt zu einer bestimmten Vorwegnahme oder offensichtlichen Bestimmung. Der Antragsteller hat bereits die Kunst gewählt, die geltend gemachten wesentlichen neuen Fragen umrahmt, die angefochtenen Patentansprüche identifiziert und eine Element-für-Element-Erklärung geliefert. Der Patentinhaber hat noch keinen ersten USPTO-Prüfungsbericht gesehen, in dem angegeben ist, welche der vorgeschlagenen Begründung der Prüfer annimmt, welche Kartierungen der Prüfer akzeptiert, wie der Prüfer strittige Begriffe versteht oder welche Schwächen im Antrag der Prüfer als materiell betrachtet.

Das Einreichen der optionalen Aussage ändert diese Haltung. In der Erklärung muss klar erklärt werden, warum die Patentansprüche von den zitierten Patenten oder gedruckten Veröffentlichungen, die einzeln oder in geeigneten Kombinationen betrachtet werden, nicht erwartet oder offensichtlich gemacht werden. 37 C.F.R. § 1.530(c); MPEP § 2249. Der Requester erhält dann die Analyse des Eigentümers, bevor er seine endgültige Genehmigung einreicht.

Die genehmigte Antwort ist breiter als eine gewöhnliche Antwort auf den Wortlaut des Eigentümers. USPTO-Leitfaden besagt, dass der Antragsteller sich nicht auf Fragen beschränkt, die in der Patentinhabererklärung aufgeworfen werden, zusätzliche Patente und gedruckte Veröffentlichungen zitieren oder im Rahmen einer Ex-parte-Nachprüfung andere Fragen richtig aufwerfen kann. MPEP § 2251. Die Antwort bleibt an den rechtmäßigen Anwendungsbereich des Verfahrens gebunden; sie ist keine Aufforderung zur Einspritzung von Theorien in Bezug auf Zulässigkeit, Offenbarung oder Verhalten. Im Rahmen der verfügbaren Antizipation und Offensichtlichkeit Untersuchung, gibt es jedoch dem Requester eine Chance, die Herausforderung zu verbessern, nachdem der Besitzer die Antwort zu lernen.

Die Reparaturmöglichkeiten sind praktisch, nicht theoretisch. Wenn der Eigentümer eine fehlende Einschränkung identifiziert, kann der Requester nach einer zusätzlichen Veröffentlichung suchen, die auf diese Funktion gerichtet ist. Wenn der Besitzer die Begründung angreift, um zu kombinieren, kann der Requester die Begründung umformulieren oder eine von ihm weggelassene Lehre identifizieren. Wenn der Eigentümer erklärt, dass die Anfrage von einer überbreiten Konstruktion abhängt, kann der Requester zu einer schmaleren Konstruktion zurückweichen und die Abbildung überarbeiten. Eine Antwort, die darauf abzielt, die Anfrage zu besiegen, kann stattdessen zu einer Problemliste für die Stärkung werden.

Wenn der Eigentümer keine Erklärung einreicht, wird zu diesem Zeitpunkt keine Antwort des Antragstellers oder eine andere Stellungnahme des Antragstellers berücksichtigt. 37 C.F.R. § 1.535; MPEP § 2251. Der Antragsteller wird weiterhin USPTO-Prüfungsberichte erhalten und Patentinhaberantworten entgegennehmen, wird aber normalerweise eher Beobachter als Förderer aktiver Verdienste. Sie kann sich nicht an der Beschwerde des Eigentümers beteiligen oder eine ungünstige Patentierbarkeitsbestimmung selbst beschweren. 37 C.F.R. § 1.550(g); MPEP §§ 2254, 2273.

Dieser Unterschied betrifft mehr in kopendierenden Rechtsstreitigkeiten, weil der Antragsteller der beschuldigte Verletzer sein kann oder mit ihm in Einklang gebracht werden kann. Die fakultative Erklärung enthält eine frühzeitige, formale Darstellung der Patentierbarkeitstheorie des Eigentümers, bevor die Auslegung von Patentansprüchen, die Entdeckung von Sachverständigen oder ein summarisches Urteil abgeschlossen sein kann. Selbst wenn Prozess- und Nachprüfungsberater voll aufeinander abgestimmt sind, offenbart die Erklärung der anderen Seite strategische Informationen zu einem Zeitpunkt der Wahl des Antragstellers und aktiviert einen regulatorischen Mechanismus, um darauf zu antworten.

Die richtige Unterscheidung ist daher nicht zwischen Vorbereitung und Stillschweigen. Der Patentinhaber sollte die gleiche strenge Analyse durchführen, die er durchführen würde, wenn eine Erklärung fällig wäre: Diagramm der Patentansprüche, testen Sie die geltend gemachten Kombinationen, untersuchen Sie die Referenzen, identifizieren Sie Baufragen, und entwickeln Sie alle notwendigen technischen Beweise. Der Unterschied besteht darin, die Verteidigung vorzubereiten und sie vorzeitig offenzulegen. Eine interne Reaktion kann nach den Handlungen des Prüfers verfeinert werden. Eine eingereichte Erklärung kann nicht zurückgerufen werden, und der Antragsteller erhält sie, solange eine gesetzliche Antwort zur Verfügung steht.

III. URBAN Der Orden ist eine Schwelle Entscheidung, nicht die Ablehnung

Der Impuls, sofort zu antworten, beruht oft auf einer irrigen Prämisse: Die Anordnung, die eine Nachprüfung erteilt, ist eine ungünstige Patentierbarkeitsbestimmung. Ist es nicht. Die Reihenfolge zeigt die Schwelle des Prüfers Begründung, nicht eine Ablehnung. Sie identifiziert die Patentansprüche und -fragen, die zitierten Patente oder gedruckten Veröffentlichungen sowie die Begründung für jede wesentliche neue Frage, ohne zu entscheiden, dass die Patentansprüche über die Kunst nicht patentierbar sind. MPEP § 2246.

Diese Unterscheidung sollte den Zeitpunkt des Eintretens des Eigentümers bestimmen. Im ersten USPTO-Prüfungsbericht wird die vom Prüfer entwickelte Position ermittelt und sollte die Gründe hinreichend vollständig darlegen, dass die Fragen in einer gezielten Antwort behandelt werden können. MPEP § 2262. Erst dann weiß der Besitzer, welche Referenzen, Mappings, Konstruktionen und Begründungen tatsächlich eine Antwort erfordern.

Obwohl der Eigentümer die Überprüfung der wesentlichen Neufragefeststellung in der fakultativen Erklärung beantragen kann, kann er auch eine Überprüfung in einer Antwort des Amtes beantragen, wenn sich die Ablehnung ganz oder teilweise auf die dieser Frage zugrunde liegende Referenz stützt. Stimmt der Prüfer zu, dass keine wesentliche neue Frage mehr besteht, so kann die Patentprüfung beendet oder der Beschluss gegebenenfalls aufgehoben werden. Um eine spätere Prüfung durch die Kammer zu erhalten, muss der Eigentümer zunächst eine Überprüfung durch den Prüfer beantragen und die Angelegenheit dann gesondert in seiner Beschwerdeschrift aufwerfen. 37 C.F.R. §§ 1.111(b), 1.530; MPEP §§ 2246(II), 2274(VI) Der Verzicht auf den Schwellenwert muss daher nicht aufgegeben werden.

Eine Eröffnungserklärung geht diesen Informationen zwangsläufig voraus. Der Eigentümer kann eine Kombination widerlegen, die der Prüfer nie adoptiert, eine Konstruktion, die der Prüfer nicht verwendet, oder bieten alternative Argumente, die mehrere hypothetische Theorien. Jede weitere Alternative kann eine Charakterisierung des Patentanspruchs, der Patentbeschreibung, des Stands der Technik oder der behaupteten Erfindung in die öffentliche Urkunde aufnehmen, ohne die Auflösung einer tatsächlichen Zurückweisung voranzubringen.

Warten verwirkt nicht die Verdienste der Verteidigung. Es erlaubt die Verteidigung auf die fehlende Einschränkung, fehlerhafte Kombination Begründung oder Beweislücke gerichtet werden, die zählt. Die Neuprüfung muss mit einem besonderen Versand fortgesetzt werden, und der Eigentümer sollte das Intervall verwenden, um sich auf eine komprimierte Prüfungssequenz vorzubereiten. 35 U.S.C. § 305; MPEP §§ 2260, 2271. Aber die Geschwindigkeit der Vorbereitung erfordert keine Geschwindigkeit der öffentlichen Bekanntgabe.

In der gewöhnlichen Patentprüfung ist die Beantwortung einer Theorie, die der Prüfer nie annimmt, ineffizient. In gleichzeitigen Vertragsverletzungsverfahren kann es bejahend schädlich sein. Der Inhaber kann über die gleiche Patentanspruchssprache Stellung nehmen, die das Gericht konstruiert, und die gleichen technischen Beziehungen, die die Parteien auf das beschuldigte Produkt anwenden. Die Wartezeit auf einen tatsächlichen USPTO-Prüfungsbericht reduziert die Anzahl der Positionen, die eingenommen werden müssen, und damit die Zahl, die später als inkonsequent dargestellt werden kann.

IV. Der Präsident Parallele Proceedings sind nicht getrennte Welten

Die Parallelverfahren der Federal Circuit machen deutlich, dass sich Verwaltungs- und Gerichtsverfahren unmittelbar gegenseitig beeinflussen können. Im Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc., beantragte Fresenius Ex-parte-Nachprüfung in 2005, während kreisgerichtliche Rechtsstreitigkeiten über dieselben Patentansprüche anhängig waren. Das Verfahren setzte sich parallel durch ein Juryurteil, mehrere Beschwerden, weitere Schadensersatzverfahren und eine endgültige USPTO-Entscheidung fort. Da das Vertragsverletzungsverfahren nicht endgültig blieb, erforderte das abschließende USPTO-Urteil, in dem die geltend gemachten Patentansprüche nicht patentierbar waren, die Kündigung der Patentansprüche. 721 F.3d 1330, 1335–47 (Fed. Cir. 2013).

Fresenius entscheidet nicht, ob ein Patentinhaber eine optionale Erklärung des § 304 abgeben soll. Sie zeigt, warum diese Wahl nicht als eine routinemäßige Patentprüfungsentscheidung behandelt werden kann, die von der Prozessstrategie getrennt ist. Das Gericht und die USPTO können verschiedene Kunst betrachten, unterschiedliche Aufzeichnungen anwenden und Ergebnisse auf unterschiedlichen Zeitplänen erzielen. Der Federal Circuit stellte fest, dass die Strukturen, die Fresenius nicht nachweisen konnte, im kreisgerichtlichen Stand der Technik vorhanden waren, vor der USPTO in verschiedenen Referenzen gefunden wurden. Einverstanden. bei 1332–36. Eine Position, die in einem Forum dispositiv ist, muss möglicherweise noch entwickelt und in dem anderen erhalten werden.

Die Lektion ist nicht, alles bei der ersten verfügbaren Gelegenheit zu sagen. Sie soll beide Verfahren koordinieren und gleichzeitig eine fakultative Eröffnungserklärung von einer erforderlichen Antwort auf eine tatsächliche Ablehnung unterscheiden. Waiver sollte die öffentlichen Aufzeichnungen eingrenzen, nicht die interne Analyse des Eigentümers. Sobald der Prüfer einen Grund identifiziert hat, muss der Eigentümer jede wesentliche Antwort vorlegen, die erforderlich ist, um die Patentierbarkeit zu erhalten und die Übereinstimmung mit dem Rechtsstreit zu wahren.

V. Die Nachprüfungsakte kann die Auslegung von Patentansprüchen entscheiden

Die gemeldeten Entscheidungen wenden sich selten an, ob die sich daraus ergebenden Worte in der fakultativen Erklärung, einer späteren Antwort des Amtes, einem Beschwerdeschreiben oder einer Erklärung enthalten sind. Keine Federal Circuit Entscheidung hält die Einreichung einer § 1.530 Erklärung für kategorisch unangemessen. In den Fällen wird der weiter gefasste Vorschlag aufgestellt, auf dem die Verzichtsstrategie beruht: Die Aussagen eines Eigentümers während der Überprüfung können zu intrinsischen Beweisen werden und den Umfang und das Ergebnis von Vertragsverletzungsverfahren beeinflussen. Siehe Krippelz v. Ford Motor Co., 667 F.3d 1261, 1266–68 (Fed. Cir. 2012) Eine fakultative Erklärung ist daher ein zusätzliches – und vermeidbares – Papier, aus dem sich Prozessfolgen ergeben können.

Das am nächsten gelegene Beispiel für eine tatsächliche Patentinhabererklärung ist LSI Industries, Inc. v. ImagePoint, Inc. In Erwiderung auf eine anhängige Entscheidungsklage und einen summarischen Antrag auf Nichtigerklärung beantragte der Patentinhaber eine erneute Prüfung. Der Rechtsstreit wurde ausgesetzt, die USPTO bestätigte die Patentansprüche, und das Verfahren erzeugte, was der Federal Circuit als "großflächige Patentprüfung Rekord" bezeichnete. 279 F. App'x 964, 966–68 (Fed. Cir. 2008) (nicht vorausschauend).

Als der Rechtsstreit wieder aufgenommen wurde, hat der Einsprechende diesen Rekord für Patentanspruchs-Konstruktionsbeschränkungen abgebaut. Der Federal Circuit prüfte die Sprache in der Erklärung des Inhabers des Patents und kam zu dem Schluss, dass seine allgemeine Beschreibung von männlichen und weiblichen Bestandteilen kein eindeutiger Disclaimer sei. Aber andere Argumente der Nachprüfung haben klar definiert, ein "Teilnehmer-Mitglied" als erfordern eine Snap-Fit-Verbindung, und dieses Verständnis in drei verwandte Fortsetzungspatente mit dem gleichen Begriff durchgeführt. Einverstanden. bei 968–71. Der Fall ist unvorhersehbar, und die optionale Erklärung selbst hat den vom Einsprechenden beantragten Disclaimer nicht hervorgebracht. Seine praktische Lehre ist jedoch direkt: Selbst eine Aussage, die letztlich zu allgemein gehalten wurde, um die Patentansprüche zu verengen, wurde zu einer Appellationsfrage, während andere Nachprüfungssprachen mehrere Patente in der Familie betrafen.

Krippelz liefert die schärfere Präzedenzfallwarnung. Jacob Krippelz verklagt Ford in 1998 und beantragte Ex-parte-Nachprüfung etwa ein Jahr später, ausdrücklich Identifizierung der anhängigen Rechtsstreitigkeiten und Einreichung von Referenzen Ford erhoben hatte. Die USPTO wies den geltend gemachten Patentanspruch zunächst zurück, bestätigte ihn aber letztlich, nachdem Krippelz und sein Experte diffuses Licht von einem beanspruchten "Beam" unterschieden und eine Glühbirne an oder in der Nähe des Brennpunkts eines Reflektors diskutierten. Krippelz, 667 F.3d bei 1263–67.

Der erneuten Prüfungssieg dämpfte das Vertragsverletzungsverfahren nicht. Der Federal Circuit behandelte die Argumente des Eigentümers zur Überprüfung und die Sachverständigenerklärung als intrinsische Beweise. Sie stellte fest, dass der beanspruchte "konische Lichtstrahl" einen Reflektor mit einem Brennpunkt und einer Quelle, die an oder in der Nähe dieses Punkts positioniert sei, benötige. Bei der Anwendung dieser Konstruktion hielt das Gericht den Patentanspruch durch eine andere Referenz vorweggenommen, das Gültigkeitsurteil rückgängig gemacht, die Verletzung und Willkürentscheidungen aufgehoben und den Eingang des Urteils über die Unzuverlässigkeit angeordnet. Einverstanden. bei 1266–68, 1270. Ein Rekord, der während der Rechtsstreitigkeiten erstellt wurde und zur Aufrechterhaltung der Patentierbarkeit verwendet wurde, lieferte eine Konstruktion, die ein Urteil im Wert von etwa $56 Millionen rückgängig macht.

Die entscheidenden Beiträge in Krippelz wurden später Beschwerdeanträge und eine Erklärung, nicht eine optionale § 1.530 Erklärung. Diese Unterscheidung schränkt die formale Haltung ein, stärkt aber den strategischen Punkt. Einige spätere Reaktionen können unvermeidlich sein. Die fakultative Eröffnungserklärung ist nicht. Einreichen es schafft eine weitere Gelegenheit zu definieren, was ein Begriff erfordert, bevor der Prüfer die Ablehnung vorgelegt hat, die eine solche Definition erforderlich machen kann.

American Piledriving Equipment, Inc. v. Geoquip, Inc. zeigt, warum redaktionelle Vorbehalte wenig Schutz bieten können. Während der Nachprüfung zeichnete der Eigentümer den Stand der Technik dadurch aus, dass er erklärte, dass "integrale" Komponenten Teile eines einteiligen Gegengewichts seien. In späteren Vertragsverletzungsverfahren argumentierte sie, dass die Erklärung unnötig sei, mit anderen Unterscheidungen verbunden sei und mit der Auffassung des Prüfers nicht vereinbar sei. Der Federal Circuit erzwungene dennoch die einteilige Konstruktion. Ein alternatives Argument kann auch dann Disclaimer schaffen, wenn auch andere Gründe geltend gemacht wurden, und die Öffentlichkeit kann sich unabhängig davon, ob der Prüfer damit einverstanden war, auf die Erklärung des Eigentümers verlassen. 637 F.3d 1324, 1335–36 (Fed. Cir. 2011). Der Bau unterstützte ein summarisches Urteil über die Nichtverletzung in einer von mehreren damit verbundenen Maßnahmen. Einverstanden. bei 1328, 1336–37.

Zusammen zeigen diese Fälle, dass das Risiko nicht auf eine offensichtlich umfassende Konzession beschränkt ist. Eine auf eine Referenz gerichtete technische Unterscheidung kann zu einer Definition eines Patentanspruchsbegriffs werden. Eine für ein Patent angebotene Beschreibung kann verwandte Patente beeinflussen. Und ein Eigentümer kann nicht davon ausgehen, dass ein Gericht eine Aussage missachtet, weil der Prüfer sie nicht ausdrücklich angenommen hat.

VI. Selbst eine abgelehnte Disclaimer-Theorie kann die Litigation stören

Der klare und unverkennbare Standard bietet echten Schutz. Verstärkte Nachprüfungsaussagen beschränken einen Patentanspruch nicht nur, weil ein beschuldigter Verletzer eine restriktive Lesart vorschlägt. Aber die Niederlage der Disclaimer-Argument nicht die Kosten für die Schaffung des Problems zu beseitigen.

Grober v. Mako Products, Inc. Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die gemeinsame Aussprache über den Bericht (Dok. Grober reichte in 2004, eine Vertragsverletzungsklage ein, woraufhin die Angeklagten eine erneute Prüfung beantragten und das Landgericht den Fall aussetzte, bevor es später zuließ, dass das Aufdeckungs- und Patentanspruchs-Bauverfahren fortgesetzt werden konnte. Die USPTO bestätigte die Patentansprüche erst nach der Beschwerdeschrift. 686 F.3d 1335, 1340–41 (Fed. Cir. 2012).

Das Landgericht stützte sich stark auf Grober's Überprüfung Aussagen, nahm einen schmalen Bau von "Payload-Plattform," und eingegeben summarische Urteil der Nichtverletzung. Der Federal Circuit stellte fest, dass sich die Aussagen eher auf die Sensorlage als auf die Abmessungen der Plattform bezogen und daher eine dreidimensionale Struktur nicht eindeutig aussprachen. Das Urteil über den Bau und die Nichtverletzung wurde aufgehoben. Einverstanden. bei 1341–44. Grober herrschte in dieser Frage, aber erst nach der Überprüfung Rekord wurde die Grundlage für eine dispositive Bezirksgerichtsentscheidung und eine volle Berufungsstreitigkeit.

Der Datensatz kann auch über den Requester hinaus reisen, der ihn erstellt hat. Im 01 Communique Laboratory, Inc. v. LogMeIn, Inc., Citrix – nicht LogMeIn – hatte eine Interpartes-Nachprüfung angefordert. Der Eigentümer legte eine sachkundige Erklärung vor, in der die beanspruchte "Standorteinrichtung" einen Kommunikationskanal aus Systemen erstellte, in denen eine andere Komponente diese Funktion ausübte. LogMeIn nutzte später diese Aussagen, um eine Ein-Server-Konstruktion und ein summarisches Urteil über Nichtverletzung in einem anderen Fall zu erhalten. 687 F.3d 1292, 1297–99 (Fed. Cir. 2012).

Der Federal Circuit wies diese Lesung zurück, weil der Experte sich mit der Funktion befasst hatte, nicht, ob die Einrichtung auf mehrere Computer verteilt werden konnte, und es löschte das Urteil. Einverstanden. bei 1298–1300. Der Fall ist sowohl eine Lehrgrenze als auch eine praktische Warnung. Kontext kann eine überbreite Disclaimer-Theorie zu besiegen, aber es verhindert nicht, dass ein anderer Angeklagter an der Herstellung einer oder verhindert ein Bezirksgericht an der Annahme in erster Instanz.

Das Risiko kann auch nach der Prüfung bestehen bleiben. Im Opticurrent, LLC v. Power Integrations, Inc.Der Angeklagte hat zwei Monate nach einem Vertragsverletzungsverfahren eine Ex-parte-Nachprüfung beantragt. Später wandte sie sich an die Argumente des Eigentümers, die sich bei der Begründung des Urteils widersetzten, inkonsequente Positionen, eine andere Auslegung von Patentansprüchen, falsche Darstellung, veränderte Umstände und eine Auswirkung auf die laufenden Lizenzgebühren geltend zu machen. Nein. 2021-1712, 2022 WL 539158, bei 3–6 (Fed. Cir. Feb. 23, 2022) (nicht vorausschauend). Die Mehrheit las den Disclaimer eng, fand die Positionen des Besitzers konsistent und bestätigte die Verweigerung der Entlastung. ID. bei 5–7. Der Patentinhaber setzte sich durch, aber die Nachprüfungssprache lieferte die Prämisse für einen Postverdikt-Angriff auf Verletzung und mögliche Entlastung.

Diese Entscheidungen stellen nicht fest, dass jede fakultative Erklärung einen Patentanspruch einschränkt. Sie schaffen etwas Nützlicheres für die Strategie: Jede zusätzliche Aussage liefert Material, das ein Angeklagter gegen Patentanspruchs-Konstruktionspositionen, Verletzungstheorien, Gutachten, verwandte Patente und frühere Darstellungen testen kann. Die Kosten beschränken sich nicht auf den Verlust eines Disclaimer-Streits. Dazu gehört die Schaffung des Rechtsstreits, die Finanzierung und die Möglichkeit, den Zeitpunkt und die Haltung des Vertragsverletzungsverfahrens zu beeinflussen.

VII. Vgl. Verzicht auf das Voranschreiten, ohne die Verdienste einzudämmen

Waiver entfernt auch ein definiertes Intervall aus dem Überprüfungsplan. Wenn der Eigentümer eine Erklärung einreicht, erhält der Antragsteller zwei Monate von der Zustellung bis zur Beantwortung, und der Prüfer berücksichtigt die autorisierten Papiere bei der Erstellung des ersten USPTO-Prüfungsberichts. 35 U.S.C. § 304; MPEP §§ 2251, 2253. Diese Sequenz verzögert die Prüfungs-geführte Patentprüfung, auch wenn der Eigentümer früh oder der Antragsteller letztlich ablehnt, darauf zu antworten.

Waiver kann auf zwei Arten aufgezeichnet werden. Im Rahmen des Weigerungsprogramms der Zentralen Überprüfungsstelle kontaktiert das Amt den Patentinhaber telefonisch, nachdem der Antrag einen Anmeldetag erhalten hat und bevor die Prüfung des Prüfers beginnt. Der Aufruf beschränkt sich auf Verzicht; eine Diskussion ist nicht zulässig. Wenn der Eigentümer damit einverstanden ist, registriert das Amt den Verzicht in einer Interview-Zusammenfassung, und der Eigentümer braucht nicht – und sollte es nicht – eine doppelte schriftliche Gedenkfeier einreichen, weil dies das Verfahren verlangsamen kann. MPEP § 2249. Hat das Amt nicht bereits eine telefonische Verzichtserklärung registriert, kann der Inhaber stattdessen ein kurzes Papier einreichen, in dem darauf hingewiesen wird, dass es auf die 1.530-Anweisung verzichtet und dem Antragsteller das Papier zur Verfügung stellt. Einverstanden.

In einem geeigneten Fall kann der Prüfer die Überprüfungsanordnung und den ersten USPTO-Prüfungsbericht am selben Tag oder innerhalb von wenigen Tagen nach einer vom Amt beantragten Verzichtserklärung ausstellen. Einverstanden. Der Verzicht garantiert nicht, dass Timing oder ein bestimmter Gesamtplan, Prüfer-Workload, Komplexität, Beschwerden und parallele Rechtsstreitigkeiten nach wie vor von Bedeutung sind. Es entfernt einfach einen Zeitraum, der existiert, um eine optionale Einreichung und die konversarische Antwort, die es auslöst.

Am wichtigsten ist, dass Verzicht keine Patentierbarkeit einräumt oder das Recht auf Beantwortung eines USPTO-Prüfungsberichts aufgibt. Sie umgeht den vorläufigen Parteiaustausch und bewegt den Fall in Richtung der vom Prüfer entwickelten Position. Wenn die bezirksgerichtliche Maßnahme ausgesetzt wird, kann diese Sequenzierung auch dem Eigentümer helfen zu erklären, dass sie einen USPTO-autorisierten Mechanismus zur Beschleunigung des nächsten substanziellen USPTO-Prüfungsberichts ausgewählt hat, anstatt eine weitere Runde Parteibesprechung hinzuzufügen.

VIII. Der Präsident Wenn das Einreichen noch gerechtfertigt sein kann

Das Argument für Verzicht ist stark, nicht kategorisch. Der beste Grund für die Datei ist ein diskreter, objektiv nachweisbarer Fehler, der in einer kurzen Einreichung korrigiert werden kann und durch die Antwort des Antragstellers nicht repariert werden kann. Eine Gesichtsfehlerquote einer Referenz, eine irrige Beziehung zwischen zwei Zahlen oder ein leicht gelöstes Datumsproblem kann zu dieser Beschreibung passen. Wenn Korrektur eine realistische Aussicht auf sofortige Bestätigung hat, kann eine frühzeitige Einreichung die Antwort wert sein, die sie auslöst.

Aber der Vergleich muss ausdrücklich gemacht werden. Die Frage ist nicht nur, ob der Prüfer von der Erklärung des Eigentümers profitieren könnte. Ob der wahrscheinliche Nutzen die Kosten übersteigt, diese Erklärung dem Antragsteller zu zeigen und ihm zwei Monate zu geben, um mit raffinierten Theorien und zusätzlichen Veröffentlichungen zu reagieren. Wenn das Thema subtil, Tatsache intensiv oder anfällig für Reparatur durch eine andere Referenz oder Begründung ist, ist Verzicht normalerweise vorzuziehen.

Der Zeitpunkt und der Stand der Rechtsstreitigkeiten sind ebenfalls von Bedeutung. Hat der Eigentümer seine wesentlichen Konstruktions-, Validitäts- und technischen Positionen bereits durch Behauptungen, Patentanspruchs-Konstruktions-Briefing, Entdeckungs- oder Gutachten offengelegt, so kann der Antragsteller aus der Erklärung weniger lernen als früher im Fall. Das reduziert – aber beseitigt nicht – die inkrementellen Kosten der Einreichung. Die Erklärung löst immer noch eine gesetzliche Antwort aus und erstellt ein weiteres öffentliches Prüfungspapier, das von anderen Beklagten oder in späteren Streitigkeiten verwendet werden kann.

Ein zweites Argument ist, dass ein anspruchsvoller Requester bereits seinen besten Fall vorgelegt hat. Das verfehlt den Wert der Antwort. Der Vorteil ist nicht einfach eine weitere Möglichkeit, Seiten hinzuzufügen; es ist die Möglichkeit, die Antwort des Besitzers zu lesen, die Verteidigungen zu identifizieren, die der Besitzer am stärksten hält, unter alternativen Theorien zu wählen und die Antwort des Besitzers dem Prüfer vorwegzunehmen.

Ein drittes Argument ist, dass ein Gericht kann erwarten, prompt USPTO Fürsprecherschaft. Die Sorge sollte an ein konkretes richterliches Ereignis gebunden sein, nicht an einen generalisierten Wunsch, aggressiv zu erscheinen. Eine eng gefasste Aussage kann gerechtfertigt sein, wenn sie einen bevorstehenden Aufenthalt, eine Terminplanung oder eine andere Entscheidung über das Fallmanagement wesentlich beeinflussen kann. Andernfalls ist der Verzicht vollständig mit Sorgfalt vereinbar: Der Eigentümer beendet das gesetzlich vorgeschriebene Briefing des Antragstellers, bewegt sich in Richtung des ersten USPTO-Prüfungsberichts und bereitet weiterhin die Erledigung der Vorteile vor.

Die Entscheidung sollte daher mit drei Fragen beginnen. Welches ermittelte Ergebnis kann die Aussage vor dem ersten USPTO-Prüfungsbericht erreichen? Was kann der Requester mit den offengelegten Informationen tun? Und warum kann das Argument nicht effektiver gemacht werden, nachdem der Prüfer eine tatsächliche Ablehnung identifiziert? Einreichen sollte ungewöhnlich klare Antworten erfordern, nicht ein generalisierter Wunsch, "die Seite des Besitzers zu sagen."

IX. Der Präsident Was der Patentinhaber vor und nach dem Verzicht tun sollte

Der Verzicht sollte die Reihenfolge der Einreichung ändern, nicht die Ebene der Vorbereitung. Der Anwalt sollte das Patentanspruchsdiagramm, die vorherige Untersuchung, die Patentanspruchs-Konstruktionsanalyse und die Antwortskizze beginnen, bevor er den Verzicht nach Möglichkeit teilt. Da der erste USPTO-Prüfungsbericht die Bestellung begleiten oder innerhalb von Tagen folgen kann, kann der Verzicht die Vorbereitungszeit des Eigentümers komprimieren, auch wenn er die gesetzliche Antwort des Antragstellers eliminiert. MPEP § 2249. Das Team sollte nicht unterstützte Mappings, Testkombinationsgründe identifizieren und bestimmen, welche Probleme die Patentanspruchssprache anschalten und welche technischen Nachweise erforderlich sein können.

Waiver kontrolliert den Zeitpunkt der fakultativen Advocacy; er setzt die Pflicht der Candor nicht aus. Der Patentinhaber, sein Berater und andere, die in der Nachprüfung wesentlich beteiligt sind, sind weiterhin für die Offenlegung von Patenten und gedruckten Veröffentlichungsmaterial zur Patentierbarkeit verantwortlich. Eine Informationsberichterstattung sollte innerhalb von zwei Monaten nach der Bestellung oder so bald wie möglich danach eingereicht werden. 37 C.F.R. § 1.555(a)–(b). Der Eigentümer kann dieser Verpflichtung durch eine gesonderte Informationsmeldung nachkommen, ohne sie in eine § 1.530-Erklärung aufzunehmen. Ein gesondertes Papier muss den Anforderungen von 37 C.F.R. entsprechen. § 1.98, muss bei Bedarf bedient werden und bleibt darauf beschränkt, die Informationen zu identifizieren und ihre Relevanz zu erklären, anstatt die Verdienste zu argumentieren. 37 C.F.R. § 1.550(f); MPEP § 2280.

Diese Arbeit sollte mit dem Prozessteam koordiniert werden, bevor ein Patentprüfungspapier eingereicht wird. Begriffe, die bei der Auslegung von Patentansprüchen umstritten sind oder möglicherweise bestritten werden könnten, sollten identifiziert werden. Vorgeschlagene Überprüfungspositionen sollten mit Vertragsverletzungsverfahren, Nichtverletzungsverteidigungen, Expertenberichten, Anhörungsprotokollen, Lizenzanträgen und den Patentprüfungsakten von verwandten Patenten verglichen werden. Das Ziel ist nicht identische Formulierung über verschiedene Verfahrenseinstellungen hinweg; es ist eine Reihe von Positionen, die koexistieren können, ohne vermeidbare Spannung zu erzeugen.

Kohärenz erfordert nicht, so zu tun, als ob die beiden Foren identische rechtliche Standards anwenden. Für ein noch nicht abgeschlossenes Patent gibt die USPTO Patentansprüche im Allgemeinen ihre umfassendste vernünftige Auslegung im Einklang mit der Patentbeschreibung. In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571–72 (Fed. Cir. 1984). Für ein abgelaufenes Patent wendet das Amt den Rahmen für Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc). In re Rambus Inc., 694 F.3d 42, 46 (Fed. Cir. 2012). Das Amt bewertet auch die Unpatentierbarkeit unter einem Vorrangstandard ohne Anwendung von § 282's Vermutung der Gültigkeit, während ein Landgericht gilt Phillips und verlangt, daß die Ungültigkeit durch klare und überzeugende Beweise nachgewiesen wird. 35 U.S.C. § 282(a); Dome Patent L.P. v. Lee, 799 F.3d 1372, 1379–81 (Fed. Cir. 2015); Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P'ship, 564 US 91, 95 (2011). Die USPTO-Leitlinien weisen den Prüfer auf eine bestehende gerichtliche Konstruktion hin und erklären eine wesentlich andere Auslegung. MPEP § 2258. Der Eigentümer sollte diese Unterschiede ausdrücklich berücksichtigen und dabei faktische oder intrinsische Rekordpositionen vermeiden, die nicht nebeneinander existieren können.

Der Eigentümer sollte auch eine Ausgabematrix beibehalten, die zeigt, welche Argumente in jedem Forum vorgebracht wurden und die als Antwort auf einen USPTO-Prüfungsbericht beibehalten werden muss. Fresenius ist ein Warnhinweis gegen die Behandlung von Verzicht als sachliche Untätigkeit: ein Argument, das vor Gericht erfolgreich ist, schützt das Patent am USPTO nicht, es sei denn, es ist ordnungsgemäß in der Verwaltungsakte entwickelt, wenn erforderlich. 721 F.3d bei 1335–36. Sobald der erste USPTO-Prüfungsbericht vorliegt, sollte der Besitzer jede Materialabweisung vollständig beantworten.

Ein Prüfer-Interview kann helfen, die dispositiven Probleme zu testen, und ein Dritter Requester darf nicht teilnehmen. MPEP § 2281. Jede Interviewzusammenfassung und schriftliche Antwort sollte mit dem gleichen Prozessbewusstsein wie das materielle Argument verfasst werden. Die tatsächliche Argumentation des Prüfers – nicht jede hypothetische Schwäche des Antrags – sollte die Antwort definieren.

Am wichtigsten ist, dass die Antwort nicht breiter sein sollte, als die Ablehnung erfordert. Wenn eine fehlende Beschränkung die geltend gemachte Kombination löst, muss der Eigentümer keine globale Definition der Erfindung vorlegen. Wenn die Begründung für die Kombination fehlschlägt, muss der Inhaber nicht jede mögliche Umsetzung eines Patentanspruchsbegriffs charakterisieren. Ist eine Konstruktion zu breit, sollte der Eigentümer die textliche und intrinsische Grundlage für die korrekte Konstruktion erklären, ohne eine bevorzugte Ausführung in ein Patentanspruchserfordernis umzuwandeln. Das Warten auf den USPTO-Prüfungsbericht macht diese Disziplin möglich.

X. Schlussfolgerung

Die optionale Patentinhabererklärung ist leicht als freie Gelegenheit zur Verteidigung eines erteilten Patents zu verstehen. In einer von Dritten beantragten Ex-parte-Nachprüfung, die neben Vertragsverletzungsverfahren läuft, ist sie nicht kostenlos. Es löst eine Antwort des Antragstellers aus, fordert den Eigentümer auf, zu antworten, bevor der Prüfer eine Ablehnung ausgesprochen hat, offenbart strategische Informationen für einen Streitgegner und fügt ein weiteres Papier zu einem intrinsischen Protokoll hinzu, das den gerichtlichen Fall beeinflussen kann.

Waiver ist keine Passivität. Es ist disziplinierte Sequenzierung. Sie verzichtet nicht auf einen ordnungsgemäß erhaltenen Schwellenwert Einwand oder Entschuldigung erforderlich Offenlegung; es beschränkt optional verdient Advocacy. Der Patentinhaber bereitet sofort vor, leugnet den Antragsteller eine automatische Antwort nach der Erklärung, bewegt das Verfahren in Richtung des Prüfers entwickelt Position, und reicht seine Vorteile Antwort, wenn es eine tatsächliche Ablehnung zu antworten. Die Parallelstreitigkeiten zeigen, warum diese Disziplin wichtig ist: Die Nachprüfungssprache kann Patentansprüche einschränken, Patentfamilien und Beklagte kreuzen, dispositive Bewegungen unterstützen oder kostspielige Streitigkeiten hervorrufen, auch wenn der Inhaber den vorgeschlagenen Disclaimer letztlich besiegt.

In den meisten klagenden Ex-parte-Überprüfungen ist daher die bessere erste Antwort keine Eröffnungserklärung. Es ist ein Verzicht – und eine disziplinierte Entscheidung, auf die Ablehnung zu warten, die tatsächlich beantwortet werden muss.