Résumé: Cet article fait valoir qu'un titulaire de brevet faisant l'objet d'un réexamen ex parte demandé par une tierce partie en même temps qu'une action en contrefaçon devrait habituellement renoncer à la déclaration facultative postérieure à l'ordre autorisée par 35 U.S.C. § 304. Le dépôt avant le premier rapport d'examen de l'USPTO exige du titulaire qu'il traite des théories potentielles avant que l'examinateur n'ait identifié un rejet réel, donne au demandeur une possibilité légale d'affiner sa contestation et crée un dossier d'examen supplémentaire susceptible d'affecter l'interprétation des revendications de brevet, la contrefaçon, la validité, les brevets connexes, et même les procédures postérieures au jugement. Les décisions rendues dans le cadre de la Federal Circuit impliquant des litiges parallèles et un réexamen montrent que les déclarations faites pour préserver la brevetabilité peuvent devenir des preuves intrinsèques corrélatives, que l'examinateur les adopte ou qu'un tribunal conclut finalement à l'annulation de la brevetabilité. La renonciation, cependant, est un séquençage discipliné plutôt qu'une remise de fond : elle ne perd pas nécessairement une contestation bien conservée de la détermination de la question importante nouvelle, excuse la divulgation requise, ou empêche le propriétaire de répondre pleinement une fois que l'examinateur a énoncé une position développée. Le dépôt devrait donc être réservé aux circonstances dans lesquelles une erreur discrète ou un litige imminent présente un avantage concret qui l'emporte sur les risques de réponse du demandeur et de litige.
I. Présentation
Lorsqu'un brevet délivré est simultanément devant un tribunal de district et le U.S. Patent and Trademark Office, le titulaire du brevet ne gère pas deux litiges distincts. Il crée un disque qui sera lu dans deux forums. Les conditions de la revendication peuvent déjà être contestées dans le cadre de l'action en contrefaçon, les prétentions en contrefaçon peuvent dépendre d'une construction particulière, et l'auteur de l'infraction peut chercher des admissions qui peuvent être utilisées contre le brevet. Dans le même temps, le USPTO a ordonné un réexamen ex parte mais n'a pas encore émis de rejet.
C'est le cadre dans lequel 35 U.S.C. § 304 donne au titulaire du brevet au moins deux mois pour déposer une déclaration portant sur la nouvelle question substantielle de brevetabilité identifiée dans l'ordre. Voir également 37 C.F.R. § 1.530(b)–(c). Le dépôt peut ressembler à la réponse naturelle à une attaque contre un brevet délivré. Le silence peut paraître passif précisément au moment où le brevet semble le plus exposé.
Mais la déclaration postérieure à la commande n'est pas libre. Au moment où elle devient disponible, un réexamen a déjà été ordonné. La déclaration ne peut pas empêcher ce premier événement procédural, mais elle peut demander à l'examinateur de reconsidérer si l'ordonnance a identifié une nouvelle question substantielle de brevetabilité. Si l'examinateur convient qu'il ne reste pas de question importante nouvelle, l'examen du brevet peut être mis fin ou l'ordonnance peut être annulée, selon le cas. Manuel de la procédure d'examen des brevets § 2246(II) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [ci-après MPEP]. Lorsque le premier rapport d'examen de l'USPTO rejette une revendication de brevet fondée en tout ou en partie sur la référence sous-jacente à la question contestée, le propriétaire peut normalement soulever la même objection de seuil dans sa réponse. 37 C.F.R. § 1.111(b); MPEP § 2246(II).
La question stratégique n'est donc pas de savoir si la renonciation abandonne nécessairement l'objection de seuil. Il s'agit de savoir s'il y a une raison concrète de divulguer cette objection avant que l'examinateur n'ait émis un rejet et si le demandeur conserve une réponse légale. Le dépôt de la déclaration déclenche une réponse après que le demandeur a vu les arguments du propriétaire. 35 U.S.C. § 304; 37 C.F.R. § 1.535. Le propriétaire donne donc à son adversaire un autre mérite bref tout en consacrant des positions de fond à un dossier public d'examen de brevet avant que l'examinateur n'ait identifié le rejet qui doit effectivement être répondu.
Ce commerce est généralement défavorable lorsque des procédures d'infraction sont en cours. Une déclaration peut révéler comment le propriétaire a l'intention de distinguer l'art, ce que les constructions de revendication de brevet sont importantes à la contrefaçon, où un témoignage technique peut être nécessaire, et quels défauts de la requête sont les plus en cause. La réponse du demandeur peut alors réparer le défi. Les mêmes déclarations de propriétaire peuvent par la suite devenir des preuves intrinsèques de l'interprétation des revendications de brevet, du non-violation, de la nullité, de l'après-jugement ou des litiges relatifs au brevet.
Cet article traite du réexamen ex parte demandé par une tierce partie qui s'accompagne d'une procédure de contrefaçon, le titulaire du brevet défendant les revendications de brevet émises telles qu'écrites. Dans ce contexte, le meilleur défaut est habituellement de préparer la réponse au fond immédiatement, de renoncer à la déclaration facultative et d'attendre le premier rapport d'examen de l'USPTO. Le dépôt devrait exiger un avantage concret qui l'emporte à la fois sur le risque de réponse du demandeur et sur le coût de la création d'un document d'examen supplémentaire.
II. Section 304 Donne au requérant le dernier mémoire de la partie avant le premier rapport d'examen de l'USPTO
La section 304 apparaît équilibrée. Une fois que l'USPTO a déterminé qu'il existait une nouvelle question importante de brevetabilité, le titulaire du brevet reçoit au moins deux mois pour déposer une déclaration. Si le propriétaire en dépose un, le demandeur reçoit deux mois de service pour y répondre. 35 U.S.C. § 304. Chaque côté semble recevoir un papier supplémentaire.
Toutefois, les positions des parties ne sont pas symétriques. L'ordonnance révèle la justification du seuil de l'examinateur : elle identifie les revendications et les questions de brevet, les brevets ou les publications imprimées sur lesquels il s'est fondé et une brève justification à l'appui de chaque nouvelle question importante. MPEP § 2246. Mais l'ordre ne rejette pas les revendications de brevet ou ne engage pas l'Office à une détermination d'anticipation ou d'évidence particulière. Le demandeur a déjà choisi l'art, formulé les nouvelles questions substantielles invoquées, identifié les revendications contestées en matière de brevets et fourni une explication élément par élément. Le titulaire du brevet n'a pas encore vu un premier rapport d'examen de l'USPTO indiquant quels sont les motifs proposés par l'examinateur, lesquels sont acceptés par celui-ci, comment l'examinateur comprend les termes contestés ou quels sont les points faibles de la requête que l'examinateur considère importants.
Le dépôt de la déclaration facultative change cette posture. La déclaration doit expliquer clairement pourquoi les revendications de brevet ne sont pas prévues ou rendues évidentes par les brevets ou publications imprimés cités, considérés individuellement ou dans des combinaisons appropriées. 37 C.F.R. § 1.530(c); MPEP § 2249. Le demandeur reçoit alors l'analyse du propriétaire avant de présenter au fond sa demande définitive.
La réponse autorisée est plus large qu'une réponse ordinaire au libellé du propriétaire. Selon les directives de l'USPTO, le demandeur ne se limite pas aux questions soulevées dans la déclaration du titulaire du brevet et peut citer d'autres brevets et publications imprimées ou soulever d'autres questions dans le cadre d'un réexamen ex parte. MPEP § 2251. La réponse reste limitée par la portée légale de la procédure; il ne s'agit pas d'une invitation à injecter des admissibilités, des divulgations ou des théories non liées. Toutefois, dans le cadre de l'enquête sur l'anticipation et l'évidence, elle donne au demandeur la possibilité d'améliorer le défi après avoir appris la réponse du propriétaire.
Les possibilités de réparation sont pratiques, et non théoriques. Si le propriétaire identifie une limitation manquante, le demandeur peut rechercher une publication supplémentaire destinée à cette fonction. Si le propriétaire attaque la justification à combiner, le demandeur peut reformuler la justification ou identifier un enseignement qu'il a omis. Si le propriétaire explique que la demande dépend d'une construction surlarge, le demandeur peut revenir à une construction plus étroite et réviser la cartographie. Une réponse destinée à faire échec à la demande peut plutôt devenir une liste de problèmes pour la renforcer.
Si le propriétaire ne dépose pas de déclaration, aucune réponse du demandeur ou autre soumission du demandeur ne sera prise en considération à ce stade. 37 C.F.R. § 1.535; MPEP § 2251. Le demandeur continuera de recevoir les rapports d'examen de l'USPTO et les réponses des titulaires de brevets signifiées, mais il devient habituellement un observateur plutôt qu'un défenseur actif des mérites. Elle ne peut pas participer à l'appel du propriétaire ou à une décision défavorable de brevetabilité elle-même. 37 C.F.R. § 1.550(g); MPEP §§ 2254, 2273.
Cette différence est plus importante dans les procédures en instance parce que le demandeur peut être l'auteur de l'infraction ou être aligné avec lui. L'énoncé facultatif fournit un compte rendu officiel de la théorie de brevetabilité du titulaire avant l'interprétation des revendications de brevet, de la découverte d'un expert ou du jugement sommaire peut être complet. Même si l'avocat en litige et l'avocat en révision sont pleinement coordonnés, l'énoncé révèle de l'information stratégique à l'autre partie au moment où le demandeur choisit et active un mécanisme réglementaire pour y répondre.
La juste distinction n'est donc pas entre la préparation et le silence. Le titulaire du brevet devrait effectuer la même analyse rigoureuse qu'il effectuerait si une déclaration était due : dresser le tableau des revendications de brevet, tester les combinaisons revendiquées, étudier les références, identifier les problèmes de construction et élaborer toute preuve technique nécessaire. La distinction est entre préparer la défense et la divulguer prématurément. Une réponse interne peut être affinée après les actes de l'examinateur. Une déclaration déposée ne peut être rappelée et le demandeur la reçoit tant qu'une réplique législative demeure disponible.
III. L'ordonnance est une décision de seuil, pas le rejet
L'impulsion à répondre immédiatement repose souvent sur une prémisse erronée : que l'ordonnance accordant le réexamen est une décision défavorable en matière de brevetabilité. Ça ne l'est pas. L'ordonnance révèle la justification du seuil de l'examinateur, et non un rejet. Il identifie les revendications et les questions de brevet, les brevets cités ou les publications imprimées, ainsi que la justification à l'appui de chaque question importante nouvelle sans décider que les revendications de brevet sont non brevetables par rapport à l'art. MPEP § 2246.
Cette distinction devrait régir le moment de la défense des intérêts du propriétaire. Le premier rapport d'examen de l'USPTO identifie la position développée par l'examinateur et devrait présenter les motifs avec suffisamment d'exhaustivité pour que les questions puissent être traitées dans une réponse ciblée. MPEP § 2262. Ce n'est qu'alors que le propriétaire connaît les références, les mappages, les constructions et les justifications qui nécessitent une réponse.
Bien que le propriétaire puisse demander le réexamen de la détermination de la question importante nouvelle dans l'énoncé facultatif, il peut également demander le réexamen dans une réponse de l'Office lorsque le rejet s'appuie en tout ou en partie sur la référence qui sous-tend cette question. Si l'examinateur convient qu'il ne reste aucune question importante nouvelle, l'examen du brevet peut être résilié ou l'ordonnance peut être annulée, selon le cas. Pour obtenir un réexamen ultérieur de la Commission, le propriétaire doit d'abord demander un réexamen à l'examinateur, puis soulever la question séparément dans son mémoire d'appel. 37 C.F.R. §§ 1.111(b), 1.530; MPEP §§ 2246(II), 2274(VI). Il n'est donc pas nécessaire de renoncer à l'objection de seuil.
Une déclaration liminaire précède nécessairement cette information. Le propriétaire peut réfuter une combinaison que l'examinateur n'adopte jamais, contester une construction que l'examinateur n'utilise pas, ou offrir d'autres arguments couvrant plusieurs théories hypothétiques. Chaque variante supplémentaire peut ajouter au dossier public une caractérisation de la revendication de brevet, de la description de brevet, de l'état de la technique ou de l'invention revendiquée sans que l'on puisse avancer dans la résolution d'un rejet réel.
L'attente ne perd pas la défense du mérite. Il permet à la défense de viser la limitation manquante, la justification de combinaison défectueuse, ou l'écart de preuve qui importe. Le réexamen doit procéder à une expédition spéciale, et le propriétaire doit utiliser l'intervalle pour préparer une séquence d'examen de brevet comprimé. 35 U.S.C. § 305; MPEP §§ 2260, 2271. Mais la vitesse de préparation ne nécessite pas la rapidité de la divulgation publique.
Dans l'examen ordinaire des brevets, répondre à une théorie que l'examinateur n'adopte jamais est inefficace. Dans le cadre d'un litige concurremment relatif à une infraction, elle peut être positivement préjudiciable. Le propriétaire peut prendre position sur le même langage de revendication de brevet que le tribunal est en train de construire et sur les mêmes relations techniques que les parties appliquent au produit accusé. L'attente d'un rapport d'examen réel de l'USPTO réduit le nombre de postes qui doivent être occupés et, par conséquent, le nombre qui peut ensuite être décrit comme incohérent.
IV. Les procédures parallèles ne sont pas des mondes séparés
Les affaires de réexamen parallèle du Federal Circuit montrent clairement que les procédures administratives et judiciaires peuvent avoir une incidence directe les unes sur les autres. Dans Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc., Fresenius a demandé un réexamen ex parte dans 2005 alors que le tribunal de district pour les mêmes revendications de brevet était en instance. La procédure s'est poursuivie en parallèle par un verdict de jury, plusieurs appels, d'autres procédures de dommages-intérêts et une décision finale de l'USPTO. Étant donné que l'affaire d'infraction est restée non définitive, l'arrêt définitif de l'USPTO, dans lequel les revendications de brevet revendiquées n'étaient pas brevetables, a exigé le rejet des revendications de brevet d'infraction. 721 F.3d 1330, 1335–47 (Fed. Cir. 2013).
Fresenius ne décide pas si un titulaire de brevet doit déposer une déclaration optionnelle § 304. Elle démontre pourquoi ce choix ne peut pas être considéré comme une décision d'examen de brevet de routine dissociée de la stratégie de litige. Le tribunal et le USPTO peuvent considérer des oeuvres d'art différentes, appliquer des documents différents et atteindre des résultats sur des horaires différents. Le Federal Circuit a noté que les structures Fresenius n'ont pas prouvé qu'elles étaient présentes dans l'état de la technique du tribunal de district dans différentes références avant le USPTO. Id. à 1332–36. Une position qui est dispositive dans un forum peut encore devoir être développée et conservée dans l'autre.
La leçon est de ne pas tout dire à la première occasion disponible. Il s'agit de coordonner les deux procédures tout en distinguant une déclaration d'ouverture facultative d'une réponse requise à un rejet effectif. La renonciation devrait restreindre le dossier public, et non l'analyse interne du propriétaire. Une fois que l'examinateur a identifié un motif, le propriétaire doit présenter toutes les réponses matérielles nécessaires pour préserver la brevetabilité et maintenir la cohérence avec le litige.
V. Le dossier de réexamen peut décider de l'interprétation des revendications de brevet
Les décisions rapportées portent rarement sur la question de savoir si les mots qui en découlent figurent dans la déclaration facultative, dans une réponse ultérieure de l'office, dans un mémoire d'appel ou dans une déclaration. Aucune décision Federal Circuit ne considère que le dépôt d'une déclaration 1.530 est catégoriquement inapproprié. Les causes établissent la proposition plus large sur laquelle repose la stratégie de renonciation : les déclarations d'un propriétaire au cours du réexamen peuvent devenir des preuves intrinsèques et influer sur la portée et l'issue des procédures d'infraction. Voir Krippelz v. Ford Motor Co., 667 F.3d 1261, 1266–68 (Fed. Cir. 2012). Une déclaration facultative est donc un document supplémentaire — et évitable — à partir duquel des conséquences de litige peuvent survenir.
L'exemple d'appel le plus proche concernant une déclaration réelle du propriétaire d'un brevet est LSI Industries, Inc. v. ImagePoint, Inc. En réponse à une action en jugement déclaratoire en instance et à une requête en jugement sommaire affirmant la nullité, le titulaire du brevet a demandé un réexamen. Le litige a été suspendu, le USPTO a confirmé les revendications et le processus a généré ce que le Federal Circuit a décrit comme un « dossier d'examen de brevet volumineux ». 279 F. App'x 964, 966–68 (Fed. Cir. 2008) (non prioritaire).
Lorsque le litige a repris, l'opposant a extrait ce dossier pour obtenir des restrictions à la construction de revendications. La Federal Circuit a examiné le libellé de la déclaration du propriétaire du brevet et a conclu que sa description générale des composantes masculine et féminine n'était pas un avertissement clair. Mais d'autres arguments de réexamen ont clairement défini un « membre du diviseur » comme nécessitant une connexion instantanée, et cette compréhension s'est traduite par trois brevets de continuation connexes utilisant le même terme. Id. à 968–71. L'affaire n'est pas prioritaire, et la déclaration facultative elle-même n'a pas produit le disclaimer demandé par l'opposant. Sa leçon pratique est néanmoins directe : même une déclaration qui, en fin de compte, était trop générale pour restreindre les revendications de brevet est devenue une question d'appel, tandis que d'autres termes de réexamen touchaient plusieurs brevets dans la famille.
Krippelz fournit l'avertissement précédent plus précis. Jacob Krippelz a intenté une action en justice contre Ford dans 1998 et a demandé un réexamen ex parte environ un an plus tard, en identifiant expressément le litige en instance et en soumettant des références que Ford avait soulevées. L'USPTO a initialement rejeté la revendication de brevet revendiquée, mais la Commission l'a finalement confirmée après que Krippelz et son expert aient distingué la lumière diffuse d'un « faisceau » revendiqué et ont discuté d'une ampoule placée au point focal d'un réflecteur ou à proximité. Krippelz, 667 F.3d à 1263–67.
La victoire du réexamen n'a pas isolé l'affaire d'infraction. Le Federal Circuit a traité les arguments de réexamen du propriétaire et la déclaration d'expert comme une preuve intrinsèque. Elle a estimé que le prétendu « faisceau conique de lumière » exigeait un réflecteur ayant un point focal et une source positionnée à ce point ou à proximité. Appliquant cette construction, le tribunal a jugé la réclamation prévue par une autre référence, a annulé le jugement de validité, a annulé les décisions d'infraction et de bonne volonté, et a ordonné l'ouverture d'un jugement de non-responsabilité. Id. chez 1266–68, 1270. Un dossier créé pendant que le litige était en instance et utilisé pour préserver la brevetabilité a ainsi fourni une construction qui a aidé à annuler un jugement d'une valeur d'environ $56 millions.
Les documents décisifs en Krippelz ont par la suite fait l'objet d'un réexamen et d'une déclaration, et non d'une déclaration facultative de 1.530. Cette distinction limite la tenue formelle, mais renforce le point stratégique. Certaines réponses ultérieures pourraient être inévitables. La déclaration d'ouverture facultative ne l'est pas. Le dépôt de la demande crée une autre occasion de définir ce qu'un terme exige avant que l'examinateur n'ait présenté le rejet qui pourrait rendre une telle définition nécessaire.
American Piledriving Equipment, Inc. v. Geoquip, Inc. montre pourquoi la rédaction de réserves peut offrir peu de protection. Au cours du réexamen, le propriétaire a distingué l'état de la technique en déclarant que les éléments «intégraux» faisaient partie d'un contrepoids d'une pièce. Par la suite, elle a soutenu que la déclaration était inutile, accompagnée d'autres distinctions, et incompatible avec le point de vue de l'examinateur. Le Federal Circuit a néanmoins appliqué la construction en une seule pièce. Un autre argument peut créer un déni de responsabilité même lorsque d'autres motifs ont également été invoqués, et le public peut se fier à la déclaration du propriétaire, que l'examinateur soit d'accord ou non avec elle. 637 F.3d 1324, 1335–36 (Fed. Cir. 2011). La construction a soutenu un jugement sommaire de non-violation dans l'une de plusieurs actions connexes. Id. à 1328, 1336–37.
Ensemble, ces cas montrent que le risque ne se limite pas à une concession manifestement massive. Une distinction technique dirigée vers une référence peut devenir une définition d'un terme de revendication de brevet. Une description offerte pour un brevet peut influer sur les brevets connexes. Et un propriétaire ne peut pas supposer qu'un tribunal ignorera une déclaration parce que l'examinateur ne l'a pas expressément adoptée.
VI. Même une théorie de mise en demeure rejetée peut perturber le litige
La norme claire et immuable offre une protection réelle. Les déclarations de réexamen ambiguës ne restreignent pas une revendication de brevet simplement parce qu'un contrevenant accusé propose une lecture restrictive. Mais vaincre l'argument du disclaimer n'élimine pas le coût d'avoir créé la question.
Grober v. Mako Products, Inc. illustre que le coût d'une procédure réellement concurrente, bien que l'affaire administrative ait été un réexamen inter partes en vertu de l'ancienne loi. Grober a introduit une action en contrefaçon dans 2004,, les défendeurs ont alors demandé un réexamen, et le tribunal de district a sursis à l'affaire avant de permettre ultérieurement la poursuite des procédures de découverte et de construction de revendications de brevets. L'USPTO n'a confirmé les revendications de brevet qu'après l'avis de recours. 686 F.3d 1335, 1340–41 (Fed. Cir. 2012).
Le tribunal de district s'est fortement appuyé sur les déclarations de réexamen de Grober, a adopté une construction étroite de « plate-forme de charge utile » et a introduit un jugement sommaire de non-violation. Le Federal Circuit a soutenu que les déclarations portaient sur l'emplacement du capteur plutôt que sur les dimensions de la plate-forme et n'ont donc pas clairement rejeté une structure tridimensionnelle. Elle a abandonné le jugement de construction et de non-violation. Id. à 1341–44. Grober a prévalu sur cette question, mais seulement après que le dossier de réexamen est devenu le fondement d'une décision de tribunal de district défavorable et d'un différend d'appel complet.
L'enregistrement peut également voyager au-delà du demandeur qui l'a créé. Dans 01 Communique Laboratory, Inc. v. LogMeIn, Inc., Citrix—non LogMeIn— avait demandé un réexamen inter partes. Le propriétaire a présenté une explication d'expert qui distinguait les systèmes dans lesquels l'"installation de localisation" revendiquée créait un canal de communication des systèmes dans lesquels un autre composant remplissait cette fonction. LogMeIn a ensuite utilisé ces déclarations pour obtenir une construction d'un seul serveur et un jugement sommaire de non-violation dans une affaire différente. 687 F.3d 1292, 1297–99 (Fed. Cir. 2012).
Le Federal Circuit a rejeté cette lecture parce que l'expert s'était adressé à l'auteur de la fonction, et non pas pour savoir si l'installation pouvait être distribuée sur plusieurs ordinateurs, et il a quitté le jugement. Id. à 1298–1300. Le cas est à la fois une limite doctrinale et un avertissement pratique. Le contexte peut faire échec à une théorie d'exclusion trop générale, mais il n'empêche pas un autre contrevenant accusé d'en faire une ou d'empêcher un tribunal de district de l'accepter en première instance.
Le risque peut persister même après l'essai. Dans Opticurrent, LLC v. Power Integrations, Inc., l'auteur de l'infraction a demandé un réexamen ex parte deux mois après un procès pour infraction. Par la suite, elle a invoqué les arguments du propriétaire en matière de réexamen en demandant un redressement du jugement, en invoquant des positions incompatibles, une interprétation différente des revendications de brevet, une présentation erronée, des circonstances modifiées et un effet sur les redevances en cours. C'est pas vrai. 2021-1712, 2022 WL 539158, à 3–6 (Fed. Cir. févr. 23, 2022) (non prioritaire). La majorité lisait l'exclusion de façon étroite, jugeait les positions du propriétaire cohérentes et affirmait le refus de réparation. Id. à 5–7. Le titulaire du brevet a prévalu, mais le langage de réexamen a fourni la prémisse d'une attaque post-vérdicte contre la contrefaçon et le redressement éventuel.
Ces décisions n'établissent pas que chaque énoncé facultatif limitera une revendication de brevet. Ils établissent quelque chose de plus utile pour la stratégie : chaque déclaration supplémentaire fournit du matériel qu'un contrevenant accusé peut tester contre des positions de revendication de brevet-construction, des théories de contrefaçon, des témoignages d'experts, des brevets connexes, et des représentations antérieures. Le coût n'est pas limité à la perte d'un différend de désistement. Elle consiste notamment à créer le différend, à le financer et à lui permettre d'influer sur le moment et la position de l'affaire d'infraction.
VII. La renonciation avance la procédure sans concéder les mérites
La renonciation supprime également un intervalle défini du calendrier de réexamen. Si le propriétaire dépose une déclaration, le demandeur reçoit deux mois de signification pour répondre, et l'examinateur examine les documents autorisés lors de la préparation du premier rapport d'examen de l'USPTO. 35 U.S.C. § 304; MPEP §§ 2251, 2253. Cette séquence retarde l'examen de brevet dirigé par l'examinateur même si le propriétaire dépose tôt ou si le demandeur refuse finalement de répondre.
La renonciation peut être enregistrée de deux façons. Dans le cadre du Programme de renonciation aux déclarations de l'Unité centrale de réexamen, l'Office communique avec le titulaire du brevet par téléphone après la date de dépôt de la demande et avant le début de l'examen par l'examinateur. L'appel est limité à la renonciation; la discussion au fond n'est pas permise. Si le propriétaire est d'accord, le Bureau enregistre la renonciation dans un résumé de l'entrevue, et le propriétaire n'a pas besoin — et ne devrait pas — de déposer un mémoire écrit en double parce que cela peut ralentir la procédure. MPEP § 2249. Si l'Office n'a pas déjà enregistré de dispense téléphonique, le propriétaire peut déposer un court papier indiquant qu'il renonce à l'instruction § 1.530 et qu'il sert le papier sur le demandeur. Id.
Dans un cas approprié, l'examinateur peut émettre l'ordonnance de réexamen et le premier rapport d'examen de l'USPTO le même jour ou dans les quelques jours suivant la renonciation demandée par l'Office. Id. La renonciation ne garantit pas que le calendrier ou un calendrier général particulier; la charge de travail de l'examinateur, la complexité, les appels et les litiges parallèles sont toujours d'actualité. Il supprime simplement un délai qui existe pour tenir compte d'un dépôt facultatif et de la réponse contradictoire qu'il déclenche.
Plus important encore, la renonciation ne concède pas la brevetabilité ou ne renonce pas au droit de répondre à un rapport d'examen de l'USPTO. Il contourne l'échange préliminaire de parties et déplace l'affaire vers la position développée par l'examinateur. Si l'action du tribunal de district est suspendue, ce séquençage peut également aider le propriétaire à expliquer qu'il a choisi un mécanisme autorisé par USPTO pour accélérer le prochain rapport d'examen de fond de l'USPTO plutôt que d'ajouter une autre série d'exposés des parties.
VIII. Lorsque le dépôt peut encore être justifié
L'argument de la renonciation est fort, et non catégorique. La meilleure raison de déposer est une erreur discrète et objectivement démontrable qui peut être corrigée dans une soumission courte et qui ne sera probablement pas réparée par la réponse du demandeur. Une fausse citation faciale d'une référence, une relation erronée entre deux figures ou un problème de date facilement résolu peut correspondre à cette description. Si la correction a une perspective réaliste de produire une confirmation immédiate, le dépôt anticipé peut être la valeur de la réponse qu'elle déclenche.
Mais la comparaison doit être faite explicitement. La question n'est pas simplement de savoir si l'examinateur pourrait bénéficier de l'explication du propriétaire. Il s'agit de déterminer si l'avantage probable dépasse le coût de la preuve de cette explication au demandeur et de lui donner deux mois pour répondre avec des théories raffinées et des publications supplémentaires. Si la question est subtile, exigeante en fait ou susceptible d'être réparée au moyen d'une autre référence ou justification, la renonciation demeure habituellement préférable.
Le moment et l'état du litige sont également importants. Si le propriétaire a déjà divulgué sa construction principale, sa validité et ses positions techniques au moyen d'arguments, d'exposés sur la construction d'une revendication de brevet, d'une découverte ou de rapports d'experts, le demandeur peut tirer moins de leçons de la déclaration qu'il ne le ferait plus tôt dans le cas présent. Cela réduit – mais n'élimine pas – le coût différentiel du dépôt. La déclaration déclenche toujours une réponse légale et crée un autre document d'examen public de brevet qui peut être utilisé par d'autres défendeurs ou dans des litiges ultérieurs.
Un deuxième argument est qu'un demandeur sophistiqué a déjà présenté son meilleur cas. Cela manque la valeur de la réponse. L'avantage n'est pas simplement une autre occasion d'ajouter des pages; c'est l'occasion de lire la réponse du propriétaire, d'identifier les défenses que le propriétaire considère les plus fortes, de choisir parmi des théories alternatives, et de préempter la réponse que le propriétaire est susceptible de faire à l'examinateur.
Un troisième argument est qu'un tribunal peut s'attendre à une défense rapide de USPTO. Cette préoccupation devrait être liée à un événement judiciaire concret, et non à un désir généralisé de paraître agressif. Un énoncé étroitement ciblé peut être justifié s'il peut avoir une incidence importante sur un sursis imminent, un calendrier ou une autre décision de gestion de cas. Autrement, la renonciation est entièrement conforme à la diligence : le propriétaire termine l'exposé légal du demandeur, se dirige vers le premier rapport d'examen de l'USPTO et continue de préparer la réponse au mérite.
La décision devrait donc commencer par trois questions. Quel résultat l'énoncé peut-il atteindre avant le premier rapport d'examen de l'USPTO? Que peut faire le demandeur de l'information divulguée? Et pourquoi l'argument ne peut-il pas être fait plus efficacement après que l'examinateur ait identifié un rejet réel? Le dépôt devrait exiger des réponses inhabituellement claires, et non une volonté généralisée de « dire le côté du propriétaire ».
IX. Ce que le titulaire de brevet devrait faire avant et après la renonciation
La renonciation devrait modifier la séquence de dépôt, et non le niveau de préparation. L'avocat devrait commencer le tableau des revendications de brevet, l'enquête sur l'état de la technique, l'analyse des revendications de brevet-construction et le résumé des réponses avant de communiquer la renonciation dans la mesure du possible. Étant donné que le premier rapport d'examen USPTO peut accompagner la commande ou suivre en quelques jours, la renonciation peut comprimer la période de préparation du propriétaire même si elle élimine la réponse légale du demandeur. MPEP § 2249. L'équipe doit identifier les mappages non pris en charge, les justifications des combinaisons d'essais et déterminer les questions qui concernent le langage de revendication de brevet et qui peuvent nécessiter des preuves techniques.
La renonciation contrôle le calendrier des activités facultatives de plaidoyer; elle ne suspend pas l'obligation de candeur. Le titulaire du brevet, son avocat et d'autres personnes participant au réexamen demeurent responsables de la divulgation des brevets et des publications imprimées à la brevetabilité. Une déclaration de divulgation de l'information devrait être déposée dans les deux mois suivant l'ordonnance ou le plus tôt possible par la suite. 37 C.F.R. § 1.555(a)–(b). Le propriétaire peut satisfaire à cette obligation au moyen d'une déclaration séparée de divulgation d'informations sans la faire partie d'une déclaration § 1.530. Un document distinct doit être conforme à la norme 37 C.F.R. § 1.98, doit être signifié selon les besoins et doit rester limité à identifier l'information et à en expliquer la pertinence plutôt qu'à en faire valoir le bien-fondé. 37 C.F.R. § 1.550(f); MPEP § 2280.
Ce travail devrait être coordonné avec l'équipe chargée des litiges avant le dépôt de tout document d'examen de brevet. Les termes contestés ou susceptibles d'être contestés dans l'interprétation des revendications de brevet devraient être identifiés. Les positions proposées en matière de réexamen devraient être comparées aux prétentions en matière de contrefaçon, aux défenses en matière de non-violation, aux rapports d'experts, aux transcriptions d'audience, aux positions en matière de licences et aux dossiers d'examen des brevets connexes. L'objectif n'est pas un phrasé identique entre différents paramètres procéduraux; il s'agit d'un ensemble de positions qui peuvent coexister sans créer de tension évitable.
La cohérence n'exige pas de prétendre que les deux instances appliquent des normes juridiques identiques. Dans le cas d'un brevet non expiré, l'USPTO donne généralement aux revendications de brevet leur interprétation raisonnable la plus large conforme à la description du brevet. In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571–72 (Fed. Cir. 1984). Pour un brevet expiré, l'Office applique le cadre Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc). In re Rambus Inc., 694 F.3d 42, 46 (Fed. Cir. 2012). L'Office évalue également l'imprescriptibilité selon une norme de prépondérance sans appliquer la présomption de validité du § 282, alors qu'un tribunal de district s'applique Phillips et exige que l'invalidité soit prouvée par des preuves claires et convaincantes. 35 U.S.C. § 282(a); Dome Patent L.P. v. Lee, 799 F.3d 1372, 1379–81 (Fed. Cir. 2015); Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P'ship, 564 U.S. 91, 95 (2011). Les directives de l'USPTO ordonnent à l'examinateur d'envisager une construction judiciaire existante et d'expliquer une interprétation sensiblement différente. MPEP § 2258. Le propriétaire doit rendre compte expressément de ces différences tout en évitant les positions factuelles ou intrinsèques qui ne peuvent coexister.
Le propriétaire devrait également tenir à jour une matrice de questions indiquant quels arguments ont été présentés dans chaque instance et lesquels doivent être conservés en réponse à un rapport d'examen de l'USPTO. Fresenius est un avertissement contre le fait de considérer la renonciation comme une inaction substantielle: un argument qui réussit devant le tribunal ne protège pas le brevet au USPTO à moins qu'il ne soit correctement développé dans le dossier administratif au besoin. 721 F.3d à 1335–36. Une fois le premier rapport d'examen de l'USPTO émis, le propriétaire doit répondre à tous les refus matériels.
Une entrevue avec un examinateur peut aider à tester les problèmes non positifs, et un tiers demandeur peut ne pas y participer. MPEP § 2281. Tout résumé d'entrevue et toute réponse écrite doivent être rédigés avec la même connaissance du litige que l'argument de fond. Le raisonnement réel de l'examinateur — pas toutes les faiblesses hypothétiques de la demande — devrait définir la réponse.
Plus important encore, la réponse ne devrait pas être plus large que le rejet ne l'exige. Si une limitation manquante résout la combinaison revendiquée, le propriétaire n'a pas à fournir une définition globale de l'invention. Si la raison d'être de la combinaison échoue, le propriétaire n'a pas à caractériser toutes les possibilités de mise en oeuvre d'une revendication de brevet. Si une construction est trop large, le propriétaire doit expliquer la base textuelle et intrinsèque de la construction correcte sans convertir une incarnation privilégiée en une exigence de revendication de brevet. L'attente du rapport d'examen de l'USPTO rend cette discipline possible.
X. Conclusion
La déclaration facultative du titulaire d'un brevet est facile à considérer comme une occasion libre de défendre un brevet délivré. Dans le cadre d'un réexamen ex parte demandé par une tierce partie qui s'accompagne d'un litige d'infraction, il n'est pas gratuit. Elle déclenche une réponse du demandeur, oblige le propriétaire à répondre avant que l'examinateur n'ait émis un rejet, révèle des renseignements stratégiques à un adversaire du litige et ajoute un autre document à un dossier intrinsèque qui peut affecter l'affaire judiciaire.
La renonciation n'est pas une passivité. C'est un séquençage discipliné. Elle n'abandonne pas une objection de seuil dûment conservée ni n'excuse la divulgation requise; elle limite le recours facultatif au plaidoyer. Le propriétaire du brevet prépare immédiatement, refuse au demandeur une réponse post-déclaration automatique, déplace la procédure vers la position développée de l'examinateur et dépose sa réponse au fond lorsqu'il y a un refus réel de répondre. Les litiges parallèles montrent pourquoi cette discipline est importante : le langage de réexamen peut restreindre les revendications de brevet, contrer les familles de brevets et les défendeurs, appuyer les requêtes défavorables ou générer des différends coûteux, même lorsque le propriétaire a finalement vaincu le disclaimer proposé.
Dans la plupart des réexamens ex parte litigieux, la meilleure première réponse n'est donc pas une déclaration d'ouverture. Il s'agit d'une renonciation — et d'une décision disciplinée d'attendre le rejet qui doit effectivement être répondu.
