Résumé: Ex parte Chowdhury confirme que si les alternatives forment un groupe Markush approprié dépend de leur unité technique dans le contexte de l'invention revendiquée, plutôt que de savoir si elles sont identiques dans tous les aspects structuraux ou fonctionnels. Le contexte détermine le niveau d'analyse pertinent, mais un résultat partagé énoncé à un niveau élevé de généralité ne peut pas à lui seul transformer une liste arbitraire en un groupe approprié. Cet article situe Chowdhury dans les décisions du tribunal prédécesseur portant sur la similitude structurelle, l'usage courant et la substituabilité, tout en reconnaissant que la doctrine de regroupement inapproprié n'a pas de fondement légal explicite et que le Federal Circuit n'a pas testé de façon exhaustive le cadre contemporain MPEP de l'Office. Il examine également l'autorité de Federal Circuit concernant les conséquences pratiques de la rédaction de Markush, y compris la construction en groupe fermé, la sélection de plusieurs membres inscrits, d'autres composants non inscrits, l'anticipation par une alternative énumérée, l'indéfinissité et l'estoppel de l'examen des brevets. Enfin, l'article explique que le regroupement approprié n'établit pas de description écrite ou d'habilitation en vertu du § 112(a) et offre des conseils pratiques pour définir l'unité technique, en indiquant si les mélanges sont destinés, en évaluant chaque membre inscrit par rapport à l'état de la technique et en préservant la portée commercialement significative des revendications.
Présentation
Markush prétend comprimer un ensemble d'alternatives potentiellement inopportunes en une seule limitation. La formulation familière - « un membre choisi du groupe composé de A, B et C » - apparaît le plus souvent dans les allégations relatives aux produits chimiques, aux produits pharmaceutiques, aux biotechnologies et aux matériaux, mais son utilité n'est pas limitée à ces domaines. Toute allégation qui permet à l'un de plusieurs composants définis d'exercer un rôle particulier peut présenter le même problème de rédaction.
Cette commodité a des conséquences doctrinales. Les alternatives doivent posséder une unité suffisante pour former un groupe approprié. La langue utilisée pour introduire le groupe peut fermer la limite aux solutions de rechange non énumérées. Sauf indication contraire de la revendication de brevet ou de la preuve intrinsèque, le groupe peut exclure les mélanges de membres inscrits sur la liste. Et, pour des raisons de validité, une divulgation préalable d'un seul membre satisfait habituellement à toute la limitation alternative.
Dans Ex parte Chowdhury, n° d'appel 2025-002261 (P.T.A.B. Fév. 5, 2026) (informative), le Patent Trial and Appeal Board a répondu à la première de ces questions : quand des solutions de rechange techniquement différentes constituent-elles un groupe Markush approprié ? La réponse du jury était résolument contextuelle. Les microARN répertoriés n'avaient pas besoin d'effectuer des fonctions biologiques identiques. Ils devaient être substituables à la fonction qu'ils accomplissaient dans les méthodes de traitement revendiquées - servant de marqueurs quantifiables de l'exposition aux rayonnements et de l'efficacité du traitement.
L'USPTO a désigné la décision informative le mois d'août 25, 2026, à la suite d'une nomination des parties prenantes. Bien qu'instructif plutôt que précédent, la désignation rend l'avis particulièrement utile à titre d'orientation en matière d'examen : l'office a résumé la décision en considérant qu'un groupe est approprié lorsque ses membres forment un sous-genre et la description du brevet les décrit comme exerçant des fonctions similaires dans le contexte de l'invention. Voir l'USPTO, À la suite de la nomination des parties intéressées, l'USPTO désigne comme informatif une décision d'appel portant sur les regroupements de Markush (Aug. 25, 2026).
La décision est importante, mais elle ne doit pas être lue isolément. Chowdhury s'appuie sur des avoirs contraignants de la Court of Customs and Patent Appeals, en particulier In re Harnisch et In re JonesC'est vrai. Les décisions modernes de Federal Circuit portent sur ce qui suit après qu'un déposant ait choisi la forme Markush : fermeture, mélanges, ingrédients supplémentaires, anticipation, indéfinité, contrefaçon et estoppel d'examen de brevet-histoire. Lire ensemble, ces autorités offrent une leçon cohérente. Un groupe de sons Markush exige une unité technique définie au niveau de l'invention revendiquée, tandis que le libellé de son Markush exige une précision quant à ce que le groupe inclut et exclut exactement.
La question du seuil : le groupe est-il approprié?
Une revendication conventionnelle de brevet Markush récite une liste d'alternatives, communément introduite par "sélectionné dans le groupe composé de". MPEP § 2117 explique qu'un groupement inapproprié peut exister lorsque les membres n'ont pas une seule similitude structurelle ou ne partagent pas une utilisation commune. Lorsqu'un groupe apparaît dans le cadre d'une combinaison ou d'un processus, les solutions de rechange doivent être substituables l'une à l'autre, avec l'espoir que le même résultat attendu sera atteint.
La dernière partie de l'essai est facile à indiquer, mais peut être difficile à appliquer. À quel niveau le résultat commun devrait-il être défini? Deux composés peuvent se comporter différemment à bien des égards tout en agissant de façon interchangeable comme solvants dans une réaction revendiquée. Deux biomarqueurs peuvent réguler différentes voies biologiques tout en servant d'indicateurs interchangeables de la même condition. Deux attaches mécaniques peuvent avoir peu de ressemblance structurale pendant que chacune d'entre elles effectue la fonction de fixation revendiquée.
La réponse ne peut être obtenue en comparant les alternatives de l'abstrait. Cela dépend du rôle que jouent les alternatives dans la revendication. Comme le Federal Circuit l'a observé Multilayer Stretch Cling Film Holdings, Inc. v. Berry Plastics Corp., les espèces d'un groupe Markush sont généralement considérées comme « utilisables de façon alternative aux fins de l'invention ». 831 F.3d 1350, 1357 (Fed. Cir. 2016). La comparaison pertinente est donc liée au but revendiqué, et non à toutes les caractéristiques que les solutions de remplacement peuvent posséder.
Le contexte détermine le niveau pertinent à partir duquel l'unité est évaluée; il ne dispense pas de la nécessité d'une classe techniquement raisonnée. Un résultat souhaité partagé, exprimé à un niveau suffisamment élevé de généralité, ne peut pas à lui seul transformer une énumération arbitraire en un groupe approprié de Markush.
Ex parte Chowdhury: différents miRNA, une fonction revendiquée
La demande présentée en Chowdhury a porté sur les méthodes d'évaluation et de traitement des dommages causés par les rayonnements. La description du brevet explique que l'exposition à l'irradiation totale du corps entraîne des changements dose-dépendants des concentrations sériques de microARN particuliers ou de miRNA. Ces changements sont en corrélation avec l'exposition aux rayonnements, le pronostic et l'efficacité des traitements destinés à réduire les blessures causées par les rayonnements.
La revendication de brevet représentative 60 a nécessité la mesure d'une première concentration sérique d'un ou de plusieurs miRNA sélectionnés dans une liste fermée, l'administration d'un traitement, la mesure de nouveau des miRNA et la détermination, à partir d'une augmentation ou d'une diminution des niveaux de miRNA spécifiés, de l'efficacité du traitement. Selon cette détermination, la méthode exigeait soit l'administration de doses supplémentaires du premier traitement, soit l'administration d'un traitement différent. Ex parte Chowdhury, n° d'appel 2025-002261, à 2-4.
L'examinateur a rejeté les revendications de brevet pour le groupement incorrect de Markush. Chaque miRNA avait une séquence de nucléotides différente, raisonnée par l'examinateur, et le fait que tous les miRNA comprennent des nucléotides n'a pas établi la similitude structurale requise. L'examinateur a également conclu que les solutions de remplacement ne constituaient pas une classe reconnue comme étant chimique ou reconnue par l'art parce que l'état de la technique n'avait pas démontré que les miRNA se conduisaient de la même manière ou pouvaient être remplacées par le même résultat escompté. Id. à 6-7.
La Commission s'est inversée. Son observation centrale était que l'examinateur avait évalué la mauvaise fonction. Les revendications de brevet n'étaient pas dirigées vers les miRNA en tant que composés isolés, et les méthodes revendiquées ne dépendaient pas non plus de chaque miRNA exerçant le même rôle réglementaire. Dans les revendications de brevet, les miRNA fonctionnaient comme des marqueurs. Leur propriété commune pertinente était que l'exposition aux rayonnements causait un changement mesurable de leurs concentrations sériques et que ce changement pouvait être utilisé pour évaluer l'exposition aux rayonnements ou l'efficacité du traitement.
La description du brevet a placé les solutions de rechange dans cette classe fonctionnelle commune. Elle a déterminé que les miRNA étaient sensibles à l'exposition aux rayonnements, a décrit leur quantification et les augmentations ou diminutions connexes de leurs niveaux avec la détermination du traitement revendiquée. L'examinateur a également reconnu que les miRNA revendiqués étaient corrélés avec l'exposition aux rayonnements et que les miRNA étaient transcrits et traités de la même manière. Dans ce dossier, la Chambre a jugé que les solutions de remplacement étaient suffisamment unifiées et substituables aux fins invoquées. Id. à 8-10.
La Commission a illustré le point avec l'exemple de la couche jetable du MPEP. L'adhésif sensible à la pression, le matériel de crochet et de boucle, un bouton et une boucle sont structurellement divergents, mais chacun d'eux peut appartenir à une classe reconnue par l'art dans une revendication de brevet exigeant une fixation repositionnable et réfixable. Ce qui unifie les alternatives n'est pas une ressemblance étroite dans chaque caractéristique physique. On s'attend à ce que chacun joue le même rôle dans la combinaison revendiquée.
L'analogie expose le défaut dans le raisonnement de l'examinateur. L'étude de la fonction biologique précise de chaque ARNi peut être importante pour une revendication de brevet visant la régulation des gènes. Elle n'a pas déterminé si les miRNA étaient interchangeables en tant que marqueurs de radio-réponse mesurables. Comme l'activité individuelle de l'ARNi n'était pas le mécanisme dont dépendait la méthode de traitement revendiquée, les différences dans cette activité n'ont pas vaincu le groupe.
La Commission n'a pas supprimé les exigences de similitude structurelle et d'usage courant. Il a plutôt exigé que ces exigences soient appliquées au niveau approprié. Les miRNA demeurent membres de la même classe moléculaire générale, partagent des caractéristiques structurales et de transformation de base, et sont décrits comme un sous-genre défini par leur comportement radiosensible. Leurs différentes séquences de nucléotides ne l'emportent pas sur cette unité dans le contexte des revendications de brevet.
Le fardeau initial de l'examinateur est toujours important
La décision renforce également la charge de travail de l'examinateur. Citation In re Oetiker, la Chambre a réaffirmé que l'Office a la charge initiale de présenter une preuve prima facie de non-brevetabilité. 977 F.2d 1443, 1445 (Fed. Cir. 1992). Un rejet de groupe inapproprié devrait donc faire plus que d'identifier les différences entre les solutions de rechange. Il devrait expliquer pourquoi les différences alléguées empêchent les membres de partager une structure admissible, une utilisation courante ou une substituabilité prévue dans la relation revendiquée.
Pour les demandeurs, cette répartition du fardeau est importante, mais pas une raison de laisser le dossier technique non développé. Lorsque la substituabilité n'est pas apparente, la description du brevet doit identifier la fonction commune et la caractéristique ou la classification reconnue par l'art qui lie les alternatives. La documentation technique, les données comparatives ou une déclaration peuvent être appropriées si l'examinateur conteste que les membres du groupe devraient obtenir le même résultat allégué.
La Fondation Prédécesseur-Court — et ses limites
Bien que Chowdhury est une décision instructive PTAB, son analyse s'appuie sur des fonds judiciaires prédécesseurs contraignants. Le Federal Circuit a adopté les avoirs du Court of Customs and Patent Appeals comme précédent contraignant dans South Corp. v. United States, 690 F.2d 1368, 1369 (Fed. Cir. 1982) (en banc).
L'autorité principale est: In re Harnisch, 631 F.2d 716 (C.C.P.A. 1980). Les revendications de brevet dans Harnisch composés de coumarine récités utiles comme colorants, dont certains pourraient également être utilisés comme intermédiaires pour fabriquer d'autres colorants. Le tribunal a considéré les composés en tant qu'ensembles, a conclu qu'une relation structurelle partagée était pertinente pour l'objectif revendiqué et a conclu qu'ils appartenaient à un sous-genre scientifiquement cohérent. Id. à 722-23. La cour a décrit cette relation comme une "unité d'invention", en s'appuyant sur In re Jones, 162 F.2d 479, 481-82 (C.C.P.A. 1947), où un noyau tétralyle partagé et une fonction commune de régulation de la croissance végétale ont soutenu le regroupement malgré les différences entre les composés.
In re Driscoll, 562 F.2d 1245, 1249 (C.C.P.A. 1977), fournit une formulation complémentaire: les membres du groupe devraient être utilisables alternativement aux fins de l'invention. Ce principe a finalement réapparu dans Stretch multicouche et dans la langue MPEP appliquée par la Commission Chowdhury.
Ces cas n'établissent pas qu'un seul résultat final commun peut unir une liste arbitraire. Le groupe a encore besoin d'une base technique raisonnée. Mais ils rejettent une approche qui traite chaque différence parmi les alternatives comme disqualifiante. La question est de savoir si les membres forment une classe cohérente dans la relation revendiquée. Chowdhury applique ce principe à la biotechnologie moderne: les miRNA avec des séquences différentes et des fonctions biologiques plus larges peuvent encore constituer une classe appropriée lorsque chacun est utilisé comme marqueur de rayonnement.
Deux autres décisions de la CCPA aident à définir les limites procédurales. In re Ruff, 256 F.2d 590, 598-99 (C.C.P.A. 1958), a distingué l'équivalence réelle de l'équivalence antérieure. La preuve que des solutions de rechange sont interchangeables peut appuyer le regroupement d'un demandeur, mais elle ne prouve pas automatiquement que l'état de la technique a enseigné l'équivalence aux fins du rejet de la revendication de brevet. Et In re Weber, 580 F.2d 455 (C.C.P.A. 1978), avec In re Haas, 580 F.2d 461 (C.C.P.A. 1978), a rejeté l'utilisation du rejet de la revendication de brevet comme substitut à la pratique de restriction simplement parce qu'une seule revendication de brevet pourrait englober plusieurs inventions.
Une mise en garde doctrinale est justifiée. Harnisch rejeta la notion de « doctrine Markush » unique et autonome et décriva un corpus de jurisprudence en évolution, pas tout à fait cohérent. Elle a néanmoins estimé que le conseil arbitral pouvait tirer des règles de regroupement inappropriés des affaires, même si ce motif « n'a pas de fondement législatif précis ». 631 F.2d à 719-21. Weber tenue—et Haas appliqué — que § 121 ne peut pas lui-même fournir une base pour rejeter une seule revendication de brevet simplement parce qu'elle englobe plusieurs inventions. Weber a expressément réservé et renvoyé un motif distinct de regroupement abusif fondé sur la jurisprudence; Haas a fait observer qu'aucun motif distinct de ce type n'était à l'étude. Weber, 580 F.2d à 458-59; Haas, 580 F.2d à 464 & n.6. Le courant de l'Office MPEP § 2117 fournit le cadre structurel-similarité-et-utilisation commune qui Chowdhury a fait l'objet d'un rejet au fond. Chowdhury ne résout pas comment le Federal Circuit répondrait à un défi moderne à la base juridique précise, à l'application ou aux limites extérieures de cette formulation.
Il ne semble pas y avoir de décision antérieure moderne de Federal Circuit reconsidérant carrément la question précise du regroupement-propriété décidée dans Harnisch et ChowdhuryC'est vrai. La plupart des décisions Markush de Federal Circuit commencent après que ce seuil a été franchi. Ils demandent ce que signifie un groupe Markush et quelles sont les conséquences juridiques de son utilisation.
Fermeture: Le prix de "Consistant de"
Le point de départ de l'interprétation moderne des revendications de brevet est Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products, Inc., 334 F.3d 1274 (Fed. Cir. 2003). L'allégation exigeait une quantité d'inhibiteur de Lewis-acide "sélectionné dans le groupe composé de" composés spécifiés. Le Federal Circuit a traité le langage Markush conventionnel comme fermé. Le groupe cité excluait les solutions de rechange non énumérées et, en l'absence d'un langage de qualification, la référence à « un » membre choisi dans le groupe fermé n'incluait pas un mélange de plusieurs membres inscrits. Id. à 1280-81.
Abbott offre une leçon de rédaction directe. Si deux ou plusieurs membres inscrits sont visés, la revendication de brevet devrait le dire, par exemple, « au moins un membre choisi parmi », « un ou plusieurs membres choisis parmi », ou, lorsqu'il s'agit de mélanges, « et leurs mélanges ». Ces formulations traitent de la sélection ou de la combinaison de plusieurs membres inscrits; elles ne permettent pas à elles seules à une espèce non inscrite de servir de membre satisfaisant à la limite fermée. Si d'autres composants non inscrits peuvent coexister, cela dépend du langage de revendication du brevet et de l'enregistrement intrinsèque. Voir Abbott, 334 F.3d à 1280-81; Amgen, 945 F.3d à 1378-80.
Le contraste avec Gillette Co. v. Energizer Holdings, Inc., 405 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2005), est instructif. La revendication de brevet du rasoir dans Grillette a fait référence à un «groupe de première, deuxième et troisième lames», mais n'a pas utilisé «consistant de» ou autrement signaler un groupe Markush fermé. Le tribunal a jugé que la limitation n'excluait pas une quatrième lame. Id. à 1371-73. Une liste n'est pas fermée uniquement parce que ses éléments sont regroupés; les mots introduisant la matière de la liste.
Le Federal Circuit raffiné Abbott dans Stretch multicoucheC'est vrai. Le tribunal a séparé deux présomptions connexes. Premièrement, le langage traditionnel Markush donne une très forte présomption que les espèces non inscrites sont exclues de la limite. Surmonter cette présomption exige une preuve intrinsèque qui manifeste incontestablement un sens différent. Deuxièmement, la présomption à l'égard des mélanges d'espèces inscrites est plus faible. La question de savoir si un mélange de solutions de rechange énumérées est permis peut dépendre du libellé de la revendication de brevet, de la description du brevet et du dossier d'examen du brevet. 831 F.3d à 1358-62.
Cette distinction est importante. Une revendication de brevet peut rester fermée à une résine non répertoriée tout en permettant une couche faite à partir d'un mélange de deux résines répertoriées. Traiter la fermeture et les mélanges comme la même question peut donner lieu soit à une rédaction trop étroite, soit à une position d'infraction non étayée.
Stretch multicouche Il expose également un piège de dépendance. Une revendication de brevet dépendante a tenté d'ajouter du polyéthylène à faible densité, même si ce matériau ne relevait pas du groupe fermé de la revendication de brevet indépendante. Comme une revendication de brevet dépendante doit inclure et limiter davantage tous les éléments de la revendication de brevet dont elle dépend, le tribunal a déclaré la revendication de brevet dépendante invalide en vertu de 35 U.S.C. § 112(d). Id. à 1362. Toute revendication dépendante qui ajoute une espèce à une limite de Markush doit donc être vérifiée par rapport aux limites exactes du groupe parent.
Groupes intégrés, mélanges et composants additionnels
Les revendications de brevet combinent souvent une transition ouverte pour la composition globale avec un groupe Markush fermé pour un élément. Amgen Inc. v. Amneal Pharmaceuticals LLC, 945 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2020), explique comment ces phrases coexistent.
Les revendications de brevet dans Amgen utilisé «comprenant» pour la composition pharmaceutique globale, mais a exigé «au moins un liant choisi parmi le groupe composé de liants» énumérés et une limitation de désinscription encadrée de la même façon. Le Federal Circuit a soutenu que le langage Markush fermait l'identité de l'ingrédient utilisé pour satisfaire chaque limitation récitée. Toutefois, elle n'exclut pas chaque ingrédient supplémentaire de la composition globale. Comme l'allégation dans son ensemble était ouverte, une formulation accusée pourrait contenir un ingrédient non inscrit - même un autre ingrédient capable d'agir comme liant ou désintégré - tant qu'un ingrédient inscrit satisfaisait à la limite de Markush citée. Id. à 1376-79.
Amgen ne rend pas le groupe intégré sans signification. Un matériau non inscrit ne peut pas satisfaire lui-même à la limite fermée. La décision établit plutôt une distinction entre ce qui compte pour l'élément revendiqué et ce qui peut coexister avec cet élément dans une revendication de brevet ouverte. Il s'agit d'une distinction particulièrement importante pour les formulations pharmaceutiques et chimiques dans lesquelles les ingrédients peuvent servir plus d'une fonction.
Shire Development, LLC v. Watson Pharmaceuticals, Inc., 848 F.3d 981 (Fed. Cir. 2017), illustre l'autre côté de la frontière. Les revendications de brevet ont mentionné des limitations de Markush fermées pour les composants de matrice. La matrice externe du produit accusé contenait du stéarate de magnésium, qui n'était pas énuméré. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel le libellé de la description de brevet permettant des excipients facultatifs ouvrait la limite de matrice spécifique. Comme le stéarate de magnésium était structurellement et fonctionnellement lié à la matrice, sa présence empêchait la matrice accusée de satisfaire littéralement la limite fermée. Id. à 984-86.
Le résultat peut différer lorsque l'élément additionnel n'est pas entièrement lié à la combinaison revendiquée. Dans Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2004), une spatule supplémentaire n'a pas évité la contrefaçon d'une revendication de brevet de kit en utilisant «consistant de» parce que la spatule n'a pas interagi avec les composants chimiques revendiqués ou n'a pas modifié ceux-ci. Id. à 1331-32. Merde ! a traité cela comme une exception étroite, et non comme une autorisation générale de ne pas tenir compte d'autres éléments.
L'emplacement de la langue Markush est également important. Dans Abbott Laboratories v. Andrx Pharmaceuticals, Inc., 473 F.3d 1196 (Fed. Cir. 2007), le tribunal a mis en garde contre de donner une liste dans la description écrite de l'effet de fermeture automatique d'une limitation Markush dans une revendication de brevet. La terminologie Markush est principalement une convention de rédaction de revendications de brevets. L'examen d'une description de brevet d'alternatives possibles peut influer sur le sens de la revendication de brevet, mais la simple présence d'une liste n'exclut pas nécessairement tout ce qui n'est pas inscrit sur la liste. Id. à 1210.
Validité: Un membre peut être suffisant
La fermeture peut être avantageuse pour un breveté en définissant un ensemble fini d'alternatives, mais la structure alternative a une conséquence significative de validité. Si une revendication de brevet permet A, B ou C, une divulgation antérieure de A satisfait habituellement à cette limitation. La référence n'a pas à divulguer les trois solutions de rechange.
Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc., 582 F.3d 1288 (Fed. Cir. 2009), est la principale autorité de Federal Circuit publiée. La limitation contestée exigeait au moins une unité choisie à partir d'une liste de solutions de rechange. Comme l'état de la technique divulguait une des unités énumérées, la limite de Markush a été respectée pour anticipation. Id. à 1298.
La même règle s'applique par l'inhérence. Dans Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals, Inc., 339 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2003), les composés revendiqués ont été présentés sous forme de Markush. Un composé inscrit a nécessairement été produit dans l'organisme en tant que métabolite d'un médicament d'avant-garde. La production inhérente de cet un membre anticipait la revendication de brevet. Id. à 1380.
Le Federal Circuit a récemment appliqué le même principe dans Board of Regents of the University of Texas System v. Boston Scientific Corp.C'est pas vrai. 2024-2062, 2024-2063, gap op. at 12-13 (Fed. Cir. Juillet 27, 2026). Le tribunal a présenté une demande Fresenius séparément à deux revendications de brevet dépendantes : la divulgation de « médicaments » par l'état de la technique a satisfait aux alternatives thérapeutiques-agents mentionnées dans la revendication de brevet 11, et sa divulgation de l'acide polyglycolique a satisfait aux alternatives de polymère énumérées dans la revendication de brevet 17.
La règle est spécifique à la limitation. La divulgation d'un membre inscrit satisfait à la limitation alternative, mais la même référence anticipée doit encore divulguer, expressément ou intrinsèquement, toute autre limitation de la revendication de brevet.
Cette doctrine crée un risque asymétrique de rédaction. Ajouter des alternatives peut élargir la portée littérale, mais chaque membre ajouté fournit une autre voie possible à l'anticipation. Une analyse de la recherche et de la brevetabilité antérieure devrait donc examiner chaque membre d'un groupe proposé, et non pas seulement l'espèce préférée ou importante sur le plan commercial. Si une espèce problématique n'est pas nécessaire à l'incarnation commerciale, son inclusion peut fournir peu de valeur d'exécution tout en menaçant l'ensemble de la revendication de brevet.
Indéfinitité : Groupes chevauchants, restreints et ouverts
La rédaction de Markush peut également générer des conflits d'indéfinissabilité, mais le chevauchement entre les membres n'est pas automatiquement fatal. Dans Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017), le groupe concerné comprenait à la fois la vitamine B12 et la cyanocobalamine, termes que les éléments du dossier permettaient de considérer comme synonymes. Le Federal Circuit a refusé de créer artificiellement de l’incertitude à partir de cette redondance. Le chevauchement n’empêchait pas la personne du métier de comprendre l’étendue de la revendication. Id. à 1371.
Une limitation ultérieure ne contredit pas nécessairement un groupe antérieur. Dans Maxell, Ltd. v. Amperex Technology Ltd., 94 F.4th 1369 (Fed. Cir. 2024), une revendication exigeait d'abord qu'au moins un métal de transition choisi à partir du cobalt, du nickel et du manganèse et, par la suite, que le cobalt se situe dans une plage de pourcentage de moles spécifiée. Le tribunal de district a considéré ces dispositions comme des options contradictoires. La Federal Circuit s'est inversée, expliquant que les limitations des revendications de brevet fonctionnent cumulativement. L'exigence plus tard rétrécit l'univers permis par la clause Markush précédente ; elle n'est pas en conflit avec elle. Id. à 1372-75.
Les formulations Markush ouvertes présentent une préoccupation différente. Dans la décision non précédentielle In re KielyC'est pas vrai. 2022-1076, 2022 USPQ2d 532, slip op. at 5 (Fed. Cir. June 8, 2022), le tribunal a confirmé un rejet indéfini de la langue récitant une sélection du "groupe comprenant" des alternatives identifiées. Compte tenu à la fois de l'étendue des variations entre les solutions de remplacement spécifiées et de l'utilisation du terme «comprenant» pour définir la liste, la formulation n'a pas précisé clairement quelles solutions de remplacement non énumérées étaient incluses et n'a pas fourni la certitude requise au dossier présenté.
Une décision non prioritaire antérieure, Lexington Luminance LLC c. Amazon.com, Inc.C'est pas vrai. 2014-1384, slip op. at 8-10 (Fed. Cir. févr. 9, 2015), détenait une revendication de brevet en utilisant une phrase similaire non indéfinie parce que, dans le contexte, l'enregistrement intrinsèque rendait la portée raisonnablement certaine. Kiely a fait l'objet d'un examen en appel d'un rejet pour une durée indéterminée au cours de l'examen du brevet; Lexington Luminance a examiné un jugement du tribunal de district sur les plaidoiries et a expressément noté la présomption de validité du brevet délivré et le fardeau de l'opposant. Les décisions ne sont pas nécessairement inconciliables. Elles découlent de différentes positions procédurales et de différents documents intrinsèques, et elles illustrent ensemble qu'une formulation alternative ouverte sera évaluée dans le contexte de la divulgation et de la certitude qu'elle fournit. Mais Kiely, que le MPEP cite maintenant, confirme le risque d'examen des brevets. Si le rédacteur a l'intention d'un groupe fermé, "sélectionné parmi le groupe composé de" indique cette intention plus clairement que "groupe composé".
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Les modifications et les arguments de Markush peuvent restreindre plus que les mots littéraux de la revendication de brevet émise. Dans Merck & Co. v. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 190 F.3d 1335 (Fed. Cir. 1999), le demandeur a restreint un genre de polymères plus large à une espèce donnée après un rejet et un choix antérieurs. Le tribunal a jugé que le breveté ne pouvait plus utiliser la doctrine des équivalents pour récupérer la combinaison de polymères cédés. Id. à 1339-41. Bien que l'estoppel de l'examen des brevets-histoire doit maintenant être analysé dans le cadre établi dans Festo, Merck reste un avertissement utile au sujet de la reddition substantielle créée par le rétrécissement d'un genre Markush.
Norian Corp. v. Stryker Corp., 432 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2005), fournit un exemple connexe, bien que non conventionnel Markush. La revendication de brevet a cité « une solution composée d'eau et d'un phosphate de sodium ». Dans le contexte, le tribunal a interprété « un phosphate de sodium » comme exigeant un type de phosphate de sodium plutôt qu'un mélange de différents phosphates de sodium. La transition fermée, la description du brevet et le dossier d'examen du brevet appuyaient cette construction. Étant donné que le libellé limitatif résulte d'une modification restrictive, l'estoppel de l'examen des brevets-histoire a également interdit la théorie des équivalents de Norian. Id. à 1357, 1359-63.
La même prudence s'applique aux arguments concernant l'absence d'ingrédients. Dans la décision de clôture correspondante Azurity Pharmaceuticals, Inc. v. Alkem Laboratories Ltd., 133 F.4th 1359 (Fed. Cir. 2025), le breveté avait adopté une revendication "consistant en" et s'était fondé sur l'absence de propylène glycol pour distinguer l'état de la technique. Ces choix appuyaient une construction excluant une formulation accusée contenant du propylène glycol. Bien que Azurité n'est pas principalement un cas de groupe Markush, il démontre comment le langage fermé et l'argument de l'examen des brevets peuvent se combiner pour produire un avertissement durable.
Les demandeurs devraient donc éviter de décrire un autre ingrédient, un mélange ou un ingrédient additionnel comme étant exclu catégoriquement, à moins que cette exclusion ne soit nécessaire pour la brevetabilité et acceptable sur le plan commercial. Une modification étroite peut garantir l'acceptation tout en créant simultanément une lacune en matière de contrefaçon qui ne peut être réparée par l'interprétation des revendications de brevet ou la doctrine des équivalents.
L'importance plus large de Chowdhury
L'importance immédiate de Chowdhury c'est dans la biotechnologie et le diagnostic, où la classe revendiquée la plus utile peut être définie par un rôle de preuve partagé plutôt que par une activité biologique identique. Les biomarqueurs peuvent être associés à différentes voies et être des intrants interchangeables à une décision de diagnostic ou de traitement revendiquée. Les séquences nucléiques-acides peuvent différer tout en appartenant à une signature de réponse cohérente. Les agents de liaison peuvent posséder différentes structures détaillées tout en servant la même fonction de détection revendiquée.
Le principe peut s'étendre au-delà des sciences de la vie. Les modalités du capteur peuvent varier physiquement pendant que chacun produit la mesure requise par une méthode de contrôle. Les caractéristiques d'apprentissage automatique ou les classificateurs peuvent différer par calcul tandis que chacun fournit la même entrée de décision revendiquée. Les matériaux de remplacement peuvent avoir des compositions différentes tout en satisfaisant au même critère mécanique ou thermique. Toutefois, dans chaque contexte, la description du brevet doit permettre de définir la classe et de relier ses membres au résultat revendiqué.
C'est la meilleure lecture de ChowdhuryC'est vrai. La décision ne remplace pas l'unité technique par une aspiration fonctionnelle. Elle exige de l'office qu'il évalue l'unité au niveau auquel l'invention utilise les solutions de rechange. Les miRNA revendiqués n'ont pas été groupés parce que tous les miRNA sont généralement semblables ou parce que le demandeur les a étiquetés comme des solutions de rechange. Ils ont été regroupés parce que la divulgation a permis d'identifier un sous-genre sensible aux rayonnements, d'expliquer comment ses membres étaient quantifiés et d'utiliser chaque membre dans la même relation de traitement-évaluation.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
La pratique de Markush présente deux enquêtes connexes. La première est de savoir si les alternatives forment un groupe approprié. Ex parte Chowdhury, lire avec Harnisch, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **************************************************et Driscoll, enseigne que la similitude structurale, l'usage courant et la substituabilité doivent être évalués dans le contexte revendiqué. Les différences sans rapport avec le rôle revendiqué par les alternatives ne doivent pas occulter leur unité technique.
La seconde est ce qui suit de la forme Markush. Abbott, Stretch multicouche, Amgen, Merde !, Fresenius, Eli Lillyet C'est Maxell montrer comment quelques mots peuvent déterminer si une revendication de brevet exclut des espèces non inscrites, permet des mélanges ou des composants additionnels, survit à l'état de la technique ou atteint un produit accusé. Les modifications et les arguments relatifs à l'examen des brevets peuvent rendre ces conséquences permanentes.
La leçon pratique est simple: définir l'unité des alternatives dans la description du brevet; confirmer séparément l'appui écrit et l'habilitation pour le groupe complet; indiquer la fermeture prévue de la revendication du brevet; et tester chaque membre contre l'état de la technique et l'incarnation commerciale. Le langage Markush est compact, mais ses effets juridiques ne le sont pas.
