Von Erklärungen nach Rule 132 zu koreanischen Versuchsnachweisen: Ein Leitfaden in beide Richtungen für US-amerikanische und koreanische Patentvertreter

Zusammenfassung: Dieser Artikel vergleicht U.S. 37 C.F.R. § 1.132 Deklarationspraxis mit dem nächsten koreanischen Analoga: ein KIPO schriftliches Argument, das durch experimentelle Ergebnisse, vergleichende Daten, Expertenerklärungen oder andere technische Beweise unterstützt wird. Sie erklärt, dass beide Systeme Beweise verwenden, um Ablehnungen des Prüfers zu überwinden, wenn allein das Anwaltsargument unzureichend ist, insbesondere in offensichtlichen oder erfinderischen Auseinandersetzungen mit unerwarteten oder vorteilhaften technischen Auswirkungen. Aber der Artikel betont mehrere kritische Unterschiede: Korea hat keine formale Regel 132-style Erklärungsmechanismus; Korean Post-Filing Beweise können die ursprüngliche Offenbarung zu klären oder zu überprüfen, aber nicht Teil der Patentbeschreibung werden oder eine unzureichende Einreichung zu heilen; und koreanische erfinderische Tätigkeit wird nicht durch vorteilhafte Wirkung allein bestimmt, sondern durch eine breitere Untersuchung über die Leichtigkeit der Konzeption, Motivation zu kombinieren oder zu wählen, gewöhnliche Kreativität, technische Konfiguration und Wirkung. Für US-Praktizierende lehrt der Artikel, wie man Regel 132 Gewohnheiten an koreanische Praxis anpasst, ohne die Formalitäten der Erklärung zu überschätzen oder sich auf neue Post-Filing-Effekte zu verlassen. Für koreanische Praktizierende erklärt es, wie US-Regeln 132-Erklärungen als formale Beweisunterlagen funktionieren, die als Deklarant dienen können, und warum Nexus, Angemessenheit, Vergleich der engsten Prior-Art und Offenlegungsgrenzen unerlässlich bleiben.

I. Einleitung

Patentanwälte in den Vereinigten Staaten und Korea stehen oft vor dem gleichen praktischen Problem: Ein Prüfer hat eine Patentierbarkeit Zurückweisung gemacht, Anwalt Argument allein kann nicht genug sein, und der Anmelder muss technische Fakten in die Patentprüfung Rekord setzen. In den Vereinigten Staaten ist das vertraute Werkzeug die Erklärung oder eidesstattliche Erklärung unter 37 C.F.R. § 1.132. In Korea gibt es keine genaue Entsprechung zu einer US-Regel 132 Erklärung. Das nächstliegende praktische Gegenstück ist ein schriftliches Argument, das als Antwort auf eine Zurückweisungsbekanntmachung vorgelegt wird, die gegebenenfalls durch experimentelle Ergebnisse, vergleichende Daten, eine Bescheinigung über experimentelle Ergebnisse, technische Facherklärungen oder andere Belege gestützt wird. Siehe 37 C.F.R. § 1.132; Handbuch des Patentprüfungsverfahrens § 716; Korean Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. V, hm. 3, § 6.2 (Feb. 2026). Die Regel 1.132 verlangt, dass Beweismittel, die eingereicht werden, um eine Zurückweisung oder einen Einwand zu durchqueren, sofern nichts anderes bestimmt ist, durch Eid oder Erklärung eingereicht werden; die KIPO-Richtlinien legen fest, dass schriftliche Argumente und Unterlagen, einschließlich experimenteller Ergebnisse, vom Prüfer berücksichtigt werden können, obwohl sie nicht Teil der Patentbeschreibung werden.

Dieser Artikel benutzt jedes System, um das andere zu lehren. Für US-Praktiker kann koreanische Praxis als Regel 132 Praxis ohne das formale Regel 132 Erklärung Fahrzeug verstanden werden, aber mit einer stärkeren Verbindung zur ursprünglichen Patentbeschreibung. Für koreanische Praktizierende kann Regel 132-Praxis als formaler Beweismechanismus verstanden werden, der oft die gleiche praktische Funktion wie koreanische Experimental-Ergebnisse-Einreichungen erfüllt, aber mit US-spezifischen Anforderungen an Vereidigungs-/Erklärungsform, Nexus, Angemessenheit und nächst-prior-art Vergleich.

Die stärkste praktische Überlappung ist offensichtlichkeit oder erfinderische Tätigkeit. In der US-Praxis werden Regel 132-Erklärungen häufig verwendet, um einen Prima Facie-Fall von Offensichtlichkeit mit unerwarteten Ergebnissen, kommerziellem Erfolg, lang empfundenem Bedürfnis, Versagen anderer, Skepsis, technischem Vorurteil, Interoperabilität des Stands der Technik, Zuschreibung oder anderen Tatsachendarstellungen zu widerlegen. Siehe 37 C.F.R. § 1.132; MPEP § 716; In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472–73 (Fed. Cir. 1984). In der koreanischen Praxis können schriftliche Argumente und experimentelle Ergebnisse die erfinderische Tätigkeit unterstützen, indem sie eine vorteilhafte technische Wirkung zeigen. Aber koreanische erfinderische Tätigkeit ist nicht eine Untersuchung. Die koreanische Prüfungsführung erfordert eine Multifaktoranalyse, die unter anderem die Leichtigkeit oder Schwierigkeit der Konzeption der beanspruchten Erfindung, die Motivation, zum beanspruchten Gegenstand zu gelangen, die gewöhnliche Kreativität, die technische Konfiguration und die vorteilhafte Wirkung der Erfindung berücksichtigt. Siehe Koreanische Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. III, ch. 3, §§ 4.2, 5, 6.3.

Eine zweite Einschränkung ist ebenso wichtig. In Korea können nachgelagerte experimentelle Beweise eine unzureichende ursprüngliche Offenbarung nicht heilen. Schriftliche Argumente und experimentelle Ergebnisse werden nicht Teil der Patentbeschreibung; sie können nur zur Klärung oder Überprüfung von Fragen in der Beschreibung herangezogen werden, und Referenzmaterialien können die Beschreibung nicht ersetzen oder ergänzen. Siehe Koreanische Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. V, hm. 3, §§ 6.2, 6.4. Das U.S.-Recht hat eine damit verbundene Einschränkung: Später eingereichte Beweise können eine offensichtliche Widerlegung unterstützen, aber es heilt nicht Mangel an schriftlicher Beschreibung, Mangel an Ermächtigung oder neue Materie Probleme in der Anmeldung in der eingereichten Fassung. Siehe 35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); MPEP §§ 2161, 2164, 2164.05(a).

II. Die US-Ausgangslage: Was Rule 132 bewirkt

Regel 132 sieht vor, dass, wenn ein Patentanspruch in einer Anmeldung oder einer erneuten Prüfung zurückgewiesen oder angefochten wird, Beweismittel, die zur Durchquerung der Zurückweisung oder des Einwands vorgelegt werden, auf einer Grundlage, die nicht anderweitig vorgesehen ist, eidesstattlich vorgelegt werden müssen. 37 C.F.R. § 1.132. Anstelle eines Eides kann eine Erklärung verwendet werden, wenn sie 37 C.F.R. § 1.68, erfüllt, einschließlich der Warnung, dass vorsätzliche falsche Aussagen nach 18 U.S.C. § 1001 strafbar sind und die Gültigkeit der Anmeldung oder eines daraus resultierenden Patents gefährden kann. 37 C.F.R. § 1.68.

Die Phrase "auf einer Grundlage, die nicht anders vorgesehen ist" tut wirkliche Arbeit. Regel 132 ist der allgemeine Beweiskanal der USPTO; er ist nicht der ausschließliche Erklärungsmechanismus bei der Prüfung der Patentanmeldung. Einige faktische Nachweise, die den Stand der Technik beseitigen oder ausschalten, unterliegen spezifischeren Regeln. Bei Anmeldungen, die den Bestimmungen von AIA-Ersterfinder-zu-Files unterliegen, gehen die Zuordnungs- und Vorab-Offenlegungsanzeigen in der Regel nach 37 C.F.R. vor. § 1.130, nicht Regel 132. Regel 1.130(a) richtet sich an eine Offenbarung des Erfinders oder eines gemeinsamen Erfinders oder Gegenstandes, der direkt oder indirekt vom Erfinder oder einem gemeinsamen Erfinder erlangt wurde. Regel 1.130(b) richtet sich an eine vorherige öffentliche Offenbarung durch den Erfinder, einen gemeinsamen Erfinder oder einen anderen, der den Gegenstand vom Erfinder oder einen gemeinsamen Erfinder erhalten hat. Siehe MPEP §§ 717, 717.01, 2155.

Vor-AIA-Praxis erfordert eine separate Unterscheidung. Regel 131(a) kann zur Antedierung bestimmter Vor-AIA-Vorab-Art-Abweisungen durch Vorerfindung zur Verfügung stehen, während bestimmte Vor-AIA-Zuschreibungs- oder Ableitungs-Typ-Aufzeichnungen weiterhin Sache der Regel 132 sein können. Siehe 37 C.F.R. § 1.131; MPEP §§ 715, 716.10. Daher sollte ein Praktizierender nicht nur fragen, ob Beweise erforderlich sind. Der Praktizierende sollte sich zunächst fragen, was für Tatsachen bewiesen werden und ob eine bestimmte Regel – wie Regel 130 oder Regel 131 – das richtige Fahrzeug bereitstellt.

In diesem Artikel wird daher die Praxis der Regel 132 im engeren und präziseren Sinne verwendet: Tatsachenbeweise, die einer Ablehnung oder einem Einwand vorgelegt werden, wenn keine spezifischen Regeln für die Erklärung mehr kontrolliert werden. In dieser Rolle wird Regel 132 allgemein für Beweise für unerwartete Ergebnisse, kommerziellen Erfolg, lang empfundene Notwendigkeit, Versagen anderer, Skepsis, technische Vorurteile, Interoperabilität des Stands der Technik, Expertenverständnis und andere für die Patentierbarkeit relevante Tatsachenbeweise verwendet. Siehe MPEP §§ 716, 716.01. Nicht als Abkürzung für jede bei der US-Patentprüfung eingereichte eidesstattliche Erklärung oder Erklärung zu behandeln.

Der MPEP behandelt Regel 132 als den USPTO-Generalverweiskanal für Beweise, die Ablehnungen oder Einwände durchschreiten, wenn keine spezifische Regel mehr gilt. MPEP § 716. Der primäre Prüfer muss Regel 132 eidesstattliche Erklärungen oder Erklärungen und andere Beweismittel, die zu Querverweisgründen der Zurückweisung vorgelegt werden, entscheiden, ob die Beweise reagieren, und feststellen, ob es genügend Tatsachen, um die Ablehnung zu überwinden. Einverstanden. Stellt der Prüfer die Erklärung für unzureichend ein, so muss der Prüfer erklären, warum zum Beispiel, weil die Beweismittel nicht rechtzeitig vorliegen, Tatsachen nicht darlegen, nicht zur Zurückweisung verpflichtet sind oder nicht im Umfang der Patentansprüche stehen. Einverstanden.

Für koreanische Praktizierende ist der Punkt, dass eine Regel 132 Erklärung nicht nur eine eher formale Version des Anwalts Argument ist. Es soll Beweise in die Akte aufnehmen. Diese Beweise können technisch, kommerziell, historisch oder testimonial sein. Sie kann von einem Erfinder, einem Unternehmenswissenschaftler, einem externen Sachverständigen, einem Prüflabor, einem Geschäftszeuge, einem Kunden oder einer anderen Person mit Kenntnis der relevanten Fakten stammen. Die Anmeldung wird dann mit der Zurückweisung und dem Rest des Patentprüfprotokolls gewogen. Siehe In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472–73 (Fed. Cr. 1984); MPEP § 716.01(d).

Eine typische Regel 132-Erklärung, die verwendet wird, um die Offensichtlichkeit durch unerwartete Ergebnisse zu widerlegen, wird den Anmelder identifizieren, Qualifikationen und persönliche Kenntnisse festlegen, den nächstliegenden Stand der Technik identifizieren, das Prüfprotokoll beschreiben, vergleichende Daten präsentieren, erklären, warum das Ergebnis einer Person mit gewöhnlicher Fertigkeit in der Kunst unerwartet gewesen wäre, und das Ergebnis an die Grenzen der Patentansprüche binden. Siehe In re Chupp, 816 F.2d 643, 646 (Fed. Cr. 1987); In re Johnson, 747 F.2d 1456, 1460–61 (Fed. Cr. 1984); MPEP § 716.02.

III. URBAN Die koreanische Baseline: Der funktionale Gegenpart

Korea hat kein direktes Gegenstück zu 37 C.F.R. § 1.132. Es gibt keine einzige koreanische Regel, die sagt, in U.S.-Stil Begriffe, eine eidesstattliche Erklärung oder Erklärung, um eine Ablehnung zu durchqueren. Das nächste praktische Gegenstück ist ein schriftliches Argument, das oft mit experimentellen Ergebnissen, vergleichenden Testdaten, einem Zertifikat für experimentelle Ergebnisse oder anderen unterstützenden Materialien verbunden ist, das nach einer KIPO-Ankündigung zur Zurückweisung eingereicht wurde. Siehe Patentgesetz Art. 63(1) (S. Kor.); Koreanisch Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. V, hm. 3, § 6.2. Koreanisches Patentgesetz Artikel 63 sieht vor, dass der Prüfer dem Anmelder vor der Zurückweisung der Anmeldung die Zurückweisungsgründe mitteilen und die Möglichkeit zur Einreichung eines schriftlichen Arguments bieten muss.

In den koreanischen Leitlinien wird erläutert, wie Prüfer schriftliche Argumente und Belege behandeln. Wird ein schriftliches Argument mit einer Änderung vorgebracht, prüft der Prüfer beides. Wird nur ein schriftliches Argument vorgebracht, so muss der Prüfer das schriftliche Argument ausreichend berücksichtigen, um festzustellen, ob die angemeldeten Zurückweisungsgründe überwunden sind. Koreanisch Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. V, hm. 3, § 6.2.

Der wichtigste Schwarzbuchstabenpunkt für US-Praktiker ist dies: Koreanische Post-Filing-Beweise werden nicht Teil der Patentbeschreibung und können eine unzureichende ursprüngliche Offenbarung nicht heilen. In den Richtlinien heißt es, dass schriftliche Argumente oder andere Unterlagen, einschließlich der auf eine Zurückweisungsverweigerung hin vorgelegten experimentellen Ergebnisse, nicht Teil der Patentbeschreibung sind. Sie können vom Prüfer angesprochen werden, weil sie die Rechtmäßigkeit der Sache in der Beschreibung der Erfindung klären oder überprüfen. Einverstanden. Beantragt ein Prüfer außerdem Referenzmaterialien wie Proben oder experimentelle Ergebnisse, so müssen diese Materialien bestätigen, dass die Beschreibung bei der Einreichung eindeutig und ausreichend war, und die beim Prüfer eingereichten Unterlagen sind Referenzmaterialien, die die Beschreibung nicht ersetzen oder ergänzen können. Koreanisch Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. V, hm. 3, § 6.4.

Die koreanische Einreichung führt daher eine Regel 132-like Funktion nur in begrenztem Sinne aus. Es kann einen technischen Beweis über das Anwaltsargument hinaus liefern. Sie kann dem Prüfer helfen, die erfinderische Tätigkeit, die Ermöglichung, die Unterstützung oder andere Fragen der Patentierbarkeit zu bewerten. Aber sie schreibt die Anmeldung nicht um, fügt neue Materie hinzu oder liefert eine technische Lehre, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung fehlte.

IV. Der Präsident Wer kann die Beweise autorisieren, unterschreiben oder liefern?

Die Autorschaft sollte in drei Fragen getrennt werden: Wer unterzeichnet die Verfahrensantwort, wer unterzeichnet oder Autoren die Beweisaussage, und wer liefert die zugrunde liegenden Tatsachen oder Daten. U.S. Praxis tendiert dazu, die zweite und dritte Frage in die Identität der Regel 132 zu verschmelzen. Koreanische Praxis in der Regel nicht. In Korea ist das Gegenstück kein geschworener Anmelder, sondern die Person, das Labor, das Unternehmen, der Experte, der Erfinder oder der Forscher, deren Beweise das schriftliche Argument stützen.

A. Vereinigte Staaten: Der Anmelder muss nicht der Erfinder sein

Regel 132 beschränkt den Anmelder nicht auf den Erfinder. Die Regel schreibt vor, dass Beweismittel, die zur Überwindung einer Ablehnung oder Einwendung vorgelegt werden, durch Eid oder Erklärung eingereicht werden, aber sie sagt nicht, dass nur ein Erfinder kann diesen Eid oder Erklärung. 37 C.F.R. § 1.132. Die bessere Frage ist, ob der Anmelder die richtige faktische Grundlage für den Beweis hat.

Die Erklärung selbst muss 37 C.F.R. erfüllen. § 1.68. Der Anmelder muss gewarnt werden, dass vorsätzliche falsche Aussagen strafbar sind und die Anmeldung oder das Patent gefährden können, und muss angeben, dass Angelegenheiten des Anmelders eigene Kenntnisse wahr sind und dass Dinge, die auf Information und Glauben angegeben werden, als wahr gelten. 37 C.F.R. § 1.68; MPEP § 716.

Die Person, die die Antwort auf die Amtshandlung unterschreibt, ist ein separates Thema. Nach 37 C.F.R. § 1.33(b) müssen Änderungen und andere in einer Patentanmeldung eingereichte Unterlagen in der Regel von einem Patentpraktizierenden unterzeichnet werden, der in repräsentativer Eigenschaft nach 37 C.F.R. § 1.34, oder dem Anmelder handelt; die im Namen einer juristischen Person eingereichten Unterlagen müssen in der Regel von einem Patentpraktizierenden unterzeichnet werden. 37 C.F.R. § 1.33(b). So kann die Antwort durch einen Anwalt unterzeichnet werden, während die Regel 132 Erklärung von der tatsächlichen Anmelder unterzeichnet wird.

Eine Regel 132 Deklarant kann ein Erfinder, ein benannter oder unbenannter Unternehmenswissenschaftler, ein Laborangestellter, der Tests durchgeführt hat, ein externer Experte, ein Geschäftsführer, ein Kunde oder eine andere Person mit relevantem Wissen sein. Das MPEP erkennt an, dass objektive Beweise wie unerwartete Ergebnisse, kommerzieller Erfolg, lang empfundene Notwendigkeit, Interoperabilität des Stands der Technik und Attribution oder Ableitungsart Tatsachen sachlich durch geeignete Beweise statt durch Anwalt Argument allein unterstützt werden müssen. Siehe MPEP §§ 716, 716.01(c); In Re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cr. 1984).

Die Wahl des Anmelders beeinflusst das Gewicht, nicht nur die Form. Eine Erklärung eines interessierten Erfinders oder Mitarbeiters wird nicht ignoriert, nur weil der Zeuge interessiert ist, aber die Beziehung kann Gewicht beeinflussen. Eine externe Sachverständigenerklärung kann wenig Gewicht haben, wenn sie lediglich die rechtliche Schlussfolgerung besagt, dass die Patentansprüche nicht offensichtlich sind. Siehe MPEP § 716.01(c); In re Geisler, 116 F.3d 1465, 1470–71 (Fed. Cr. 1997).

Wählen Sie für die US-Abfassung den Anmelder aus, dessen Wissen mit dem Beweissatz übereinstimmt. Erfinder sind oft geeignet für Konzeption, Zuschreibung, technische Geschichte und Experimente, die sie persönlich überwachten. Das Laborpersonal ist oft besser für die Prüfung von Protokollen und Rohergebnissen. Externe Experten sind nützlich, um zu erklären, was eine Person von gewöhnlicher Fertigkeit erwartet hätte. Geschäftszeugen werden für kommerziellen Erfolg, Marktanteil, Kundennachfrage und Nexus benötigt. Anwaltserklärungen sollten in der Regel für technische oder kommerzielle Tatsachen vermieden werden, weil Anwalt Argument kann nicht Ersatz für Beweise. Siehe In re De Blauwe, 736 F.2d bei 705; MPEP § 716.01(c).

B. Korea: Es gibt keine Regel 132, aber es gibt einen autorisierten Einsender und eine Beweisquelle

Koreanische Praxis sollte anders beschrieben werden. Das förmliche Verfahrensschriftstück ist das schriftliche Argument oder die schriftliche Stellungnahme, die auf eine KIPO-Ankündigung zur Zurückweisung eingereicht wurde. Das koreanische Patentgesetz und die koreanischen Richtlinien sehen dies als die Möglichkeit der Anmelderin vor, auf die Ablehnung des Prüfers zu antworten, in der Regel durch ein schriftliches Argument und gegebenenfalls durch eine Änderung. Siehe Patentgesetz Art. 63(1) (S. Kor.); Koreanisch Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. V, hm. 3, § 6.2.

Das koreanische Verfahren darf formell vom Anmelder oder seinem bevollmächtigten Vertreter geführt werden. Für Personen ohne Wohn- oder Geschäftssitz in Korea ist die koreanische Rechtslage besonders wichtig: Sie dürfen grundsätzlich keine patentbezogenen Verfahrenshandlungen vornehmen oder Verwaltungsentscheidungen anfechten, sofern sie nicht durch einen Patent Administrator vertreten werden. Begrenzte Ausnahmen gelten, wenn sich die auswärtige Person oder ihr Vertreter vorübergehend in Korea aufhält. Patent Act art. 5(1) (S. Kor.). Ein Patent Administrator vertritt den Auftraggeber im Rahmen der erteilten Vollmacht in patentbezogenen Verfahren und bei Rechtsbehelfen gegen Verwaltungsentscheidungen. Patent Act art. 5(2) (S. Kor.).

Das schriftliche Argument Koreas kann vom koreanischen Vertreter oder Patentverwalter des Anmelders ausgearbeitet und eingereicht werden. Aber die unterstützenden technischen Beweise können aus vielen Quellen stammen. In der Praxis können die Nachweise durch den Erfinder, die Forscher des Antragstellers, eine interne Prüfgruppe, ein externes Prüflabor, einen Hochschulforscher, einen unabhängigen Sachverständigen oder eine andere Person oder Einrichtung mit einschlägigen technischen Kenntnissen generiert oder erklärt werden. Koreanische Praxis fragt nicht, ob diese Person eine US-Stilerklärung mit Regel 1.68 Strafe Sprache ausgeführt hat. Sie fragt, ob das Material dazu beiträgt, die Sachverhalte in der ursprünglichen Beschreibung zu klären oder zu überprüfen und ob es die Patentierbarkeit überzeugt. Siehe Koreanische Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. V, hm. 3, § 6.2.

Das koreanische Äquivalent zur US-Frage Wer sollte die Deklaration unterschreiben?Das ist genauer: Wer sollte die technischen Beweise, auf die sich das koreanische schriftliche Argument stützt, generieren, erklären oder authentifizieren? Für vorteilhafte technische Auswirkungen ist die stärkste Quelle in der Regel die Person oder Institution, die für die vergleichenden Tests verantwortlich ist. Für die technische Interpretation kann ein Erfinder oder Experte hilfreich sein. Für kommerzielle oder industrielle Tatsachen kann ein Wirtschaftsbeobachter relevant sein, obwohl kommerzielle Erfolgsbeweise für koreanische Ex-parte-Patentprüfungen in der Regel weniger zentral sind als Vergleichsnachweise für technische Auswirkungen.

V. Erfinderische Tätigkeit: Nützliche Analogie, aber keine wirkungsbezogene Untersuchung

A. U.S. Offensichtlichkeit und Regel 132 Beweise

In der US-Praxis sind unerwartete Ergebnisse eine vertraute Art, einen Anscheinsfall der Offensichtlichkeit zu widerlegen. Der Federal Circuit hat erklärt, dass ein Anmelder offensichtlichkeit widerlegen kann, indem er zeigt, dass die beanspruchte Erfindung eine überlegene Eigenschaft oder einen Vorteil aufweist, die eine Person mit gewöhnlicher Kunstfertigkeit überraschend oder unerwartet gefunden hätte. Siehe In re Soni, 54 F.3d 746, 750–51 (Fed. Cr. 1995). Das MPEP stellt ebenfalls fest, dass Beweise für unerwartete Ergebnisse, kommerziellen Erfolg, lang empfundene Notwendigkeit, Misserfolge anderer und Skepsis bei rechtzeitiger Vorlage in Betracht gezogen werden müssen. MPEP § 716.01(d).

Dieser Vorschlag sollte nicht überbewertet werden. Später eingereicht Regel 132 Beweise können helfen, eine § 103 offensichtlichkeit Ablehnung widerlegen, einschließlich durch Nachweis unerwartete Ergebnisse oder ein anderes objektives Indikium. Spätere Beweise heilen aber nicht jeden Defekt. Insbesondere schreibt sie die Offenbarung der Anmeldung nicht für Zwecke der schriftlichen Beschreibung, Ermöglichung oder Neuigkeit um. Schriftliche Beschreibung erfordert den Besitz der beanspruchten Erfindung ab dem Anmeldetag; die Ermöglichung fragt, ob die Patentbeschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung es einer Person von gewöhnlicher Fertigkeit ermöglichte, die Erfindung ohne ungebührliche Versuche zu machen und zu nutzen; und die Offenbarung darf nach der Einreichung nicht um neue Materie ergänzt werden. Siehe 35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); MPEP §§ 2161, 2164, 2164.05(a).

Das MPEP erkennt eine begrenzte Rolle für spätere Beweismittel in Fragen der Ermöglichung an: Ein Anmelder kann nach der Einreichung eidesstattliche eidesstattliche Erklärungen oder andere Beweise vorlegen, um zu zeigen, was ein qualifizierter Handwerker am Anmeldetag wusste, oder um nachzuweisen, dass die Erfindung funktioniert, aber das Zeigen muss noch feststellen, dass die Offenbarung als Anmeldezeit ermöglicht. Spätere Veröffentlichungen können eine unzureichende Offenbarung nicht ergänzen, um sie zu ermöglichen, außer als Nachweis für den Stand der Technik zum jeweiligen Zeitpunkt. Siehe MPEP §§ 2164.05(a), 2124.

B. Koreanische erfinderische Tätigkeit erfordert eine Multifaktoranalyse

Koreanische Praxis verwendet eine vorteilhafte Wirkung, aber die erfinderische Tätigkeit wird nicht allein durch die Wirkung bestimmt. Nach dem koreanischen Patentgesetz Artikel 29(2) fehlt eine Erfindung an erfinderischer Tätigkeit, wenn vor der Einreichung eine Person mit gewöhnlicher Kunstfertigkeit die Erfindung auf der Grundlage des Stands der Technik leicht hätte herstellen können. In den Leitlinien wird erläutert, dass -könnte leicht gemacht worden sein - bezieht sich darauf, ob die beanspruchte Erfindung leicht aus dem Stand der Technik durch gewöhnliche Kreativität oder durch Motivation durch den Stand der Technik hätte konzipiert werden können. Siehe Patentgesetz Art. 29(2) (S. Kor.); Koreanisch Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. III, ch. 3, §§ 4.2, 5.

Der Prüfungsrahmen von KIPO ordnet den Prüfer an, den gesamten Stand der Technik, den technischen Bereich, das zu lösende Problem, die technische Konfiguration und vorteilhafte Effekte zu berücksichtigen. Nach den Leitlinien wird die erfinderische Tätigkeit umfassend bestimmt, wobei der Schwerpunkt auf der Schwierigkeit der technischen Konfiguration liegt. Sie weisen auch darauf hin, dass vorteilhafte Wirkungen in Betracht gezogen werden sollten, dass sich die Feststellung jedoch hauptsächlich darauf konzentriert, ob es Motivation gab, zum beanspruchten Gegenstand zu gelangen, oder ob der Unterschied zum Stand der Technik nur auf gewöhnliche Kreativität hinausläuft. Siehe Koreanische Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. III, ch. 3, §§ 5, 6.3.

Für US-Praktiker sollte die koreanische Phrase "advantageous effect" bekannt klingen, aber sie sollte nicht als perfektes Synonym für U.S. Unerwartete Ergebnisse behandelt werden. Die koreanische Analyse stellt die Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des Stands der Technik leicht zu begreifen gewesen wäre, ob der Stand der Technik einen Grund oder eine Motivation zur Kombination oder Auswahl lieferte, ob der Unterschied die gewöhnliche Kreativität widerspiegelt und ob die beanspruchte Erfindung eine vorteilhafte Wirkung entfaltet, die die erfinderische Tätigkeit unterstützt.

C. Auswahlerfindungen nach dem Präzedenzfall des Obersten Gerichtshofs

Der Multifaktor-Charakter der koreanischen Erfinder-Schritt-Analyse ist besonders wichtig für Auswahlerfindungen. Frühere Diskussionen über koreanische Auswahl-Erfindungspraxis konzentrierten sich oft stark auf bemerkenswerte oder herausragende Effekte. Die aktuelle Anleitung, die dem Präzedenzfall des Obersten Gerichts Koreas entspricht, warnt davor, erfinderische Tätigkeit nur durch herausragende Wirkung zu bestimmen, wenn das technische Merkmal selbst schwer zu begreifen war.

In den Leitlinien der KIPO heißt es, dass, wenn ein Bezug zum Stand der Technik einen übergeordneten Begriff offenbart und ein späteres Anmeldungspatent einen untergeordneten Begriff beansprucht, wenn das unter das untergeordnete Konzept fallende technische Merkmal schwierig zu begreifen gewesen wäre, obwohl der übergeordnete Begriff bekannt war, erfinderische Tätigkeit nicht verweigert wird. In den Leitlinien heißt es ferner, dass die erfinderische Tätigkeit nicht nur auf der Grundlage einer ausstehenden Wirkung bestimmt werden sollte, ohne die Schwierigkeit zu berücksichtigen, das technische Merkmal zu begreifen, und das Oberste Gericht [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609. Siehe Koreanische Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. III, ch. 3, § 6.4.1.

Der Kommentar zur Entscheidung des Obersten Gerichtshofs 2021 beschreibt den Gerichtshof in ähnlicher Weise, dass er allgemeine erfinderische Grundsätze für die Auswahl von Erfindungen anwendet, wobei sowohl die Schwierigkeit der technischen Konfiguration als auch die bemerkenswerten Auswirkungen berücksichtigt werden. Relevante Faktoren sind u. a. die Anzahl der Alternativen, die von der Gattung des Stands der Technik erfasst werden, ob der Stand der Technik Grund oder Motivation zur Auswahl der beanspruchten Art, strukturelle Ähnlichkeit und ob die beanspruchte Erfindung eine bemerkenswerte Wirkung entfaltete. Siehe Oberster Gerichtshof [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609.

Für die Zwecke des Artikels ist dieser Punkt deutlich zu sagen: vorteilhafte Wirkung kann ein starker Beweis koreanischer erfinderischer Tätigkeit sein, aber es ist nicht die gesamte Untersuchung. War das beanspruchte technische Merkmal selbst schwer zu wählen oder zu konzipieren, kann diese Schwierigkeit die erfinderische Tätigkeit unterstützen, auch wenn es sich nicht um eine ausstehende Wirkung handelt. Umgekehrt, wenn Auswahl oder Kombination stark motiviert und technisch unkompliziert war, müssen Wirkungsbeweise besonders gut an den Patentanspruch, den Stand der Technik und die ursprüngliche Offenbarung gebunden sein.

D. Koreanische Post-Filing-Evidenz bleibt an die ursprüngliche Offenbarung gebunden

Die koreanischen Beweise für eine vorteilhafte Wirkung sind ebenfalls durch die ursprüngliche Unterrichtung begrenzt. Nach den Leitlinien kann der Prüfer, auch wenn eine vorteilhafte Wirkung nicht ausdrücklich offenbart wird, die erfinderische Tätigkeit anhand von Argumenten und Beweismitteln wie experimentellen Ergebnissen beurteilen, wenn die Wirkung von einem Fachmann aus der Beschreibung und den Zeichnungen leicht erkannt wird. Wird die geltend gemachte Wirkung jedoch nicht durch die Beschreibung gestützt und nicht aus der Beschreibung oder den Zeichnungen abgeleitet, sollte die Wirkung nicht in Betracht gezogen werden. Siehe Koreanische Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. III, ch. 3, § 6.3.

Für Auswahlerfindungen erlauben die Richtlinien dem Anmelder, eine vorteilhafte Wirkung konkret geltend zu machen, indem er Materialien für experimentelle Vergleiche vorlegt, wenn die Wirkung in Zweifel gezogen wird. Zusätzliche experimentelle Daten sollten jedoch nicht über den Umfang der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Patentbeschreibung hinausgehen. Siehe Koreanische Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. III, ch. 3, § 6.4.1.

Der daraus resultierende Praxispunkt ist für die US-Beratung von zentraler Bedeutung: Post-Filing-Daten in Korea sollten als Bestätigung dessen erstellt werden, was die Anwendung bereits offengelegt oder vernünftigerweise gelehrt, nicht als eine neue technische Geschichte.

VI. Federal Circuit Lektionen für koreanische Experimental-Evidenz Praxis

Federal Circuit Rule 132 Fälle sind nützlich in diesem vergleichenden Artikel, weil sie zeigen, was macht Beweisunterlagen erfolgreich oder scheitern. Dieselben Lehren sind in Korea nützlich, da die koreanische Vorlage nicht formell eine eidesstattliche Erklärung ist und an die oben erörterten ursprünglichen Offenlegungsregeln gebunden bleibt.

A. Beweise müssen Beweis sein, nicht Anwalt Charakterisierung

Das Federal Circuit In Bezug auf De Blauwe vertrat das Gericht die Auffassung, dass unerwartete Ergebnisse durch Tatsachenbeweise nachgewiesen werden müssen und dass bloße Argumente oder konkursive Aussagen nicht ausreichen. 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984). Der Anmelder hatte geltend gemacht, die beanspruchten wärmeschrumpfenden Gegenstände hätten unerwartet ein Spaltungsproblem gelöst, doch fehlte es in der Aufzeichnung an vergleichenden experimentellen Daten, aus denen hervorgeht, dass sich die Artikel des Stands der Technik teilten und dass die beanspruchten Gegenstände dieses Ergebnis vermieden hätten. Id. bei 705–06.

Für koreanische Praktizierende, die U.S.-Recht lernen, sollte eine Erklärung der Regel 132 nicht nur sagen, dass die Erfindung eine bemerkenswerte Wirkung hat, hervorragende Leistung, oder unerwartete Überlegenheit. Es sollte die Wirkung mit Fakten beweisen. Für US-Praktizierende, die koreanische Praxis erlernen, kann ein schriftliches Argument mehr Gewicht haben, wenn es durch experimentelle Ergebnisse oder vergleichende Beweise gestützt wird, weil die Beweise die technischen Behauptungen in dem Argument überprüfen. Siehe Koreanische Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. V, hm. 3, § 6.2.

B. Vergleich mit dem rechten Stand der Technik

Das Federal CircuitDas beste positive Beispiel ist In re Chüpp. Dort unterschied sich die beanspruchte herbizide Verbindung von der nächstliegenden vorherigen Verbindung durch eine einzelne Methylengruppe. In re Chüpp , 816 F.2d 643, 644–45 (Fed. Cir. 1987). Um die Offensichtlichkeit zu widerlegen, legte der Anmelder Erklärungen vor, in denen er die beanspruchte Verbindung mit den nächstliegenden vorherrschenden Verbindungen und kommerziellen Herbiziden vergleicht. Id. bei 645. Die Beweise zeigten über den nächstliegenden Stand der Technik eine überlegene Selektivität – Crop-Sicherheit kombiniert mit Unkraut-Tötung. Id. Das Federal Circuit die offensichtliche Ablehnung rückgängig gemacht und behauptet, dass der Beweis, dass eine Verbindung in einer Eigenschaft innerhalb eines Spektrums gemeinsamer Eigenschaften unerwartet überlegen ist, ausreichen kann, um einen Prima-Facie-Fall zu widerlegen. Id. bei 646.

Das negative Gegenstück ist In re Johnson. Der Antragsteller argumentierte unerwartete Ergebnisse auf der Grundlage eines Vergleichs mit einer früheren Art Verbindung, aber die Federal Circuit die Ablehnung bestätigt, weil die Beweise keine Schlussfolgerung unter Berücksichtigung der relativen Wirksamkeit der beanspruchten Verbindungen und der Verbindungen des nächstliegenden Standes der Technik zulassen. 747 F.2d 1456, 1460–61 (Fed. Cir. 1984). Das MPEP gibt die entsprechende Regel an: eine Regel 132 Die Erklärung sollte den beanspruchten Gegenstand mit dem nächstliegenden Stand der Technik vergleichen, um einen Anschein der Offensichtlichkeit wirksam zu widerlegen. MPEP § 716.02(e).

Der koreanische Redaktionspunkt ist vergleichbar, aber nicht identisch. Ein koreanischer Versuchsergebnisse-Vortrag sollte sich mit der genannten Erfindung oder der nächstliegenden Lehre aus dem Stand der Technik befassen, die tatsächlich die erfinderische Zurückweisung antreibt. Aber die Antwort sollte auch auf die einfache Konzeption, Motivation zu kombinieren oder zu wählen, und ob der beanspruchte Unterschied spiegelt gewöhnliche Kreativität, nicht nur die Wirkung der Daten gezeigt.

C. Die gesamte Aufzeichnung muss gewogen werden

In re Piasecki erläutert die Rolle von Gegenbeweisen im US-Prüfungsverfahren. Hat der Prüfer einen Prima-facie-Fall begründet und reicht der Anmelder Gegenbeweise ein, muss der Entscheidungsträger die gesamte Aktenlage würdigen. In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472–73 (Fed. Cir. 1984). Beweismittel zu sekundären Indizien sind nicht nur Grenzfällen vorbehalten; sie müssen als Teil der gesamten Beweislage berücksichtigt werden. Id. at 1473; siehe auch Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1538–39 (Fed. Cir. 1983).

Für koreanische Praktizierende erklärt Piasekki, warum US-Ankläger in Erklärungen investieren. Eine Erklärung nach Regel 132 soll die Beweislast, über die die Patentierbarkeit entschieden wird, ändern. Für US-Praktiker können koreanische experimentelle Ergebnisse oder Zertifikate den Blick des Prüfers auf eine erfinderische Tätigkeit ähnlich gestalten, aber in einem Rahmen, der die technische Konfiguration, Motivation, gewöhnliche Kreativität, vorteilhafte Wirkung und die Unterstützung der ursprünglichen Offenlegung separat bewertet.

D. Unerwartet bedeutet unerwartet, nicht nur besser

In re Soni ist Bewerber-freundlich, aber es sollte sorgfältig gelesen werden. Federal Circuit die Auffassung vertreten, daß, wenn ein Antragsteller deutlich verbesserte Ergebnisse nachweist und feststellt, daß die Ergebnisse unerwartet waren, daß das Fehlen von gegenteiligen Beweisen ausreichen kann. 54 F.3d 746, 751 (Fed. Cir. 1995). Aber Soni bekräftigte auch, dass unerwartete Ergebnisse durch Tatsachennachweise nachgewiesen werden müssen und dass bloße Argumente oder konlusory Aussagen nicht ausreichen. Id. bei 750.

Das koreanische Gegenstück ist, dass eine beanspruchte Erfindungswirkung die erfinderische Tätigkeit stützen kann, wenn die Wirkung qualitativ anders oder quantitativ auffällig und nicht vorhersehbar ist. Siehe Koreanische Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. III, ch. 3, § 6.3. Aber die Beweise sollten nicht so dargestellt werden, als ob die Wirkung allein die Untersuchung beendet. In dem Vorbringen sollte auch erläutert werden, warum die beanspruchte technische Konfiguration aus dem Stand der Technik nicht leicht erdacht oder ausgewählt wurde und warum der Stand der Technik nicht genügend Motivation lieferte, um zu ihm zu gelangen.

E. Eine Patentprüfungserklärung kann Rechtsstreitigkeiten nicht überleben, wenn die Beweistheorie schwach ist

Pfizer Inc. v. Apotex Inc. ist ein nützlicher Prozess Stresstest. Während der Patentprüfung stützte sich Pfizer auf die Wells-Erklärung, um zu argumentieren, dass Amlodipinbesylat eine wünschenswerte und unvorhersehbare Kombination von Eigenschaften aufweist. Pfizer Inc. v. Apotex Inc., 480 F.3d 1348, 1355–56 (Fed. Cir. 2007). Der Federal Circuit hielt die Patentansprüche später für offensichtlich und begründete unter anderem, dass Pfizer nicht ausreichend nachgewiesen habe, dass die angebliche Überlegenheit im Vergleich zum nächstliegenden Stand der Technik unerwartet sei oder mit dem, was qualifizierte Handwerker erwartet hätten. ID. bei 1370–72.

Pfizer ist für beide Publikum wertvoll, weil es zeigt, dass Deklarationsnachweise für mehr als sofortige Zulage erstellt werden sollten. Eine Erklärung, die besagt, dass ein Ergebnis unvorhersehbar war, kann unzureichend sein, wenn sie die erwartete Ausgangsbasis nicht definiert, nicht mit dem nächstliegenden Stand der Technik vergleicht oder nur routinemäßige Optimierung beweist. ID. bei 1368–72. Koreanische Einreichungen stehen in einer parallelen Disziplin: Die Daten sollten komparativ, rechtlich gerahmt, an die Patentansprüche gebunden und in der ursprünglichen Offenbarung verankert sein.

VII. Wie US-Patentvertreter ihre Praxis nach Rule 132 auf die koreanische Praxis übertragen sollten

Ein US-Praktizierender, der eine koreanische Antwort vorbereitet, sollte mit vertrauten Fragen der Regel 132 beginnen: Welche Tatsache muss bewiesen werden? Wer kann das beweisen? Welche Daten unterstützen sie? Welchen Stand der Technik sollte man als Vergleichsperson verwenden? Welche Patentanspruchsbeschränkung erzeugt die geltend gemachte Wirkung? Koreanisches Recht erfordert mehrere Anpassungen.

Erstens erfordert Korea nicht, dass der US-Praktizierende ein Rule 132 Deklarationsformat reproduziert. Die stärkere koreanische Praxis ist in der Regel ein schriftliches Argument, das die rechtliche Relevanz der Beweise erklärt, begleitet von experimentellen Ergebnissen, einem vergleichenden Testbericht oder einem Zertifikat für experimentelle Ergebnisse. Siehe Koreanische Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. V, hm. 3, § 6.2. Die Beweismittel sollten als Klärung oder Überprüfung von Angelegenheiten in der ursprünglich eingereichten Offenbarung, nicht als Ersatz-Patentbeschreibung, gerahmt werden. Einverstanden.

Zweitens sollten für einen gebietsfremden Anmelder die koreanische Einreichung und Antwort über einen koreanischen Anwalt oder einen autorisierten Patentverwalter koordiniert werden. Siehe Patentgesetz Art. 5(1)–(2) (S. Kor.). So, die US-Frage, wer unterzeichnet die Regel 132 Die Erklärung wird zu zwei koreanischen Fragen: Wer ist berechtigt, das Verfahren beim KIPO einzureichen, und wer ist die beste Quelle für die technischen Beweise?

Drittens, für eine Regel 132-style unerwartete Ergebnisse Argument, das stärkste koreanische Evidenz-Paket umfasst in der Regel vergleichende Daten von einer technisch glaubwürdigen Quelle generiert oder verifiziert: ein hauseigener Wissenschaftler, der die Tests, ein unabhängiges Labor, ein Universitätsforscher, oder ein Experte, der erklären kann, warum das Ergebnis qualitativ anders oder quantitativ prominente über den Stand der Technik ist. Aber das Argument sollte auch den erfinderisch-schrittlichen Rahmen jenseits der Wirkung adressieren: die Lehre des Stands der Technik, die Motivation zu kombinieren oder auszuwählen, gewöhnliche Kreativität, und ob die beanspruchte technische Konfiguration selbst schwierig zu begreifen war. Siehe Koreanische Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. III, ch. 3, §§ 5, 6.3, 6.4.1.

Viertens sollte die ursprüngliche Offenlegungsspanne als Schwellenfrage behandelt werden, nicht als Formulierung nach dem Nachdenken. Wird die geltend gemachte Wirkung nicht durch die Beschreibung gestützt und kann sie nicht aus der Beschreibung oder den Zeichnungen abgeleitet werden, sollte die Wirkung nicht berücksichtigt werden. Siehe Koreanische Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. III, ch. 3, § 6.3. Schriftliche Argumente und experimentelle Ergebnisse werden nicht Teil der Patentbeschreibung, und Referenzmaterialien können die Beschreibung nicht ersetzen oder ergänzen. Siehe id. pt. V, hm. 3, §§ 6.2, 6.4.

Für Auswahlerfindungen ist die koreanische Regel besonders wichtig. In den Leitlinien heißt es, dass eine Auswahlerfindung erfinderische Tätigkeit haben kann, wenn sie eine vorteilhafte Wirkung gegenüber dem Stand der Technik erzielt und dass alle in die Auswahlerfindung einbezogenen spezifischen Mittel vorteilhafte Wirkungen haben sollten, die qualitativ unterschiedlich oder quantitativ ausgeprägt sind. Siehe Koreanische Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. III, ch. 3, § 6.4.1. Aber nach dem Obersten Gerichtshof [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609, die Untersuchung sollte sich nicht nur auf die herausragende Wirkung konzentrieren; auch die Schwierigkeit, das beanspruchte untergeordnete Konzept oder das technische Merkmal zu konzipieren, ist zu berücksichtigen. Einverstanden.

Für numerische Erfindungen konzentriert sich Korea ebenfalls darauf, ob die vermeintliche Kritikalität objektiv bestätigt wird. In den Leitlinien heißt es, dass die technische Bedeutung der numerischen Begrenzung für die Anerkennung einer kritischen Bedeutung eines numerischen Bereichs beschrieben werden sollte, und dass Verkörperungen oder ergänzende Materialien nachweisen sollten, dass die oberen und unteren Grenzwerte kritisch sind; in der Regel sollte die Kritikalität objektiv durch experimentelle Ergebnisse bestätigt werden, die den gesamten numerischen Bereich abdecken. Siehe Koreanische Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. III, ch. 3, § 6.4.2.

Eine praktische U.S.-to-Korea Checkliste ist daher:

VIII. Der Präsident. Wie koreanische Praktizierende koreanische Beweispraxis in die Regel 132 übersetzen sollten

Koreanische Praktizierende, die sich der US-Praxis nähern, sollten dem Instinkt widerstehen, sich nur auf die Erklärung eines Anwalts in einer Büro-Aktion zu verlassen. In den Vereinigten Staaten sollte der Staatsanwalt fragen, ob die kritische Behauptung ein juristisches Argument oder eine Beweissache ist. Wenn die Behauptung faktisch ist – unerwartete technische Überlegenheit, kommerzieller Erfolg, lang empfundene Notwendigkeit, Versagen anderer, Industrieskepsis, Interoperabilität des Stands der Technik, Expertenverständnis oder Zuschreibung – kann eine Regel 132 Erklärung das richtige Vehikel sein. Siehe 37 C.F.R. § 1.132; MPEP § 716.

Eine US-Erklärung muss die Praxis der formellen Erklärung erfüllen. Der Anmelder sollte eine Erklärung unterzeichnen, die die erforderliche Warnung enthält, dass vorsätzliche falsche Aussagen strafbar sind und die Gültigkeit der Anmeldung oder des daraus resultierenden Patents gefährden können. Siehe 37 C.F.R. § 1.68. In der Erklärung sollten die Qualifikationen, das persönliche Wissen, die geprüften Dokumente, die durchgeführten Tests und die tatsächlichen Schlussfolgerungen des Anmelders angegeben werden. Sie sollte rechtliche Schlussfolgerungen wie z.B. die Patentansprüche vermeiden und sich stattdessen auf die zugrunde liegenden Tatsachen konzentrieren, die die Patentierbarkeit unterstützen. Siehe MPEP § 716.

Koreanische Praktizierende sollten auch die Unterschrift der Antwort von der Unterschrift der Erklärung trennen. Die Antwort auf die Amtshandlung kann von U.S. Counsel unter 37 C.F.R. § 1.33(b) unterzeichnet werden, während die Erklärung vom Zeugen mit den relevanten Fakten unterzeichnet wird. Siehe 37 C.F.R. §§ 1.33(b), 1.68, 1.132. Für einen Unternehmensanwärter wird U.S. Counsel oft die Antwort unterzeichnen, während ein Wissenschaftler, Erfinder, technischer Experte, Geschäftszeuge oder anderer Anmelder die Erklärung der Regel 132 unterzeichnet.

Für die koreanischen Praktiker sind die wichtigsten US-Entwurfskonzepte Nexus, Maßhaltigkeit und nächstliegender Stand der Technik. Nexus bedeutet eine rechtlich und sachlich ausreichende Verbindung zwischen dem Beweismaterial und der beanspruchten Erfindung. Siehe In re Huang, 100 F.3d 135, 140 (Fed. Cr. 1996); MPEP § 716.01(b). Zuverlässigkeit bedeutet, dass der Nachweis den Umfang des Patentanspruchs, für den er angeboten wird, stützen muss. Siehe In re Dill, 604 F.2d 1356, 1361 (C.C.P.A. 1979); MPEP § 716.02(d). Der nächstliegende Stand der Technik bedeutet, dass der Beweis die beanspruchte Erfindung mit der relevantesten Verkörperung des Stands der Technik vergleichen sollte, nicht mit einer künstlich schwachen Vergleichsperson. Siehe In re Johnson, 747 F.2d bei 1460–61; MPEP § 716.02(e).

Die Behandlung von späteren Beweisen erfordert auch Sorgfalt. U.S. Praxis ist empfänglicher als koreanische Praxis, um später entdeckten Vorteile in der Offensichtlichkeit Analyse. Aber das bedeutet nicht, dass spätere Daten eine unzureichende ursprüngliche Offenlegung heilen können. Schriftliche Beschreibung, Ermächtigung und Neuigkeit müssen noch gegen die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung geprüft werden. Siehe 35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); MPEP §§ 2161, 2164, 2164.05(a). Die koreanischen Praktiker sollten daher Regel 132 als Beweismaterial für das Durchqueren geeigneter Zurückweisungen behandeln, nicht als eine Möglichkeit, eine Patentbeschreibung zu reparieren, die es versäumt hat, die Erfindung bei der Einreichung zu beschreiben oder zu ermöglichen.

Eine praktische Korea-zu-USA-Checkliste ist daher:

IX. Der Präsident Vergleichende Hypothese

Angenommen, ein Patentanspruch rezitiert eine pharmazeutische Zusammensetzung, die die Verbindung A innerhalb eines bestimmten Dosierungsbereichs enthält. Der Prüfer zitiert den Stand der Technik, der eine Gattung offenbart, die viele strukturell verwandte Verbindungen, einschließlich der Verbindung B, enthält, und weist den Patentanspruch als offensichtlich in den Vereinigten Staaten oder ohne erfinderische Tätigkeit in Korea zurück. Nach der Einreichung erstellt der Antragsteller Vergleichsdaten, aus denen hervorgeht, dass die Verbindung A die orale Bioverfügbarkeit um das Zehnfache verbessert und die Toxizität im Vergleich zur Verbindung B wesentlich reduziert hat.

In den Vereinigten Staaten kann der Antragsteller eine Erklärung eines Wissenschaftlers nach Regel 132 einreichen. Die Erklärung sollte den nächstliegenden Stand der Technik ermitteln, erklären, warum die Verbindung B der relevante Vergleichsstoff ist, das Prüfprotokoll beschreiben, die Daten zur Bioverfügbarkeit und Toxizität vorlegen, den erwarteten Ausgangswert erklären und erklären, warum eine Person mit gewöhnlichem Geschick nicht mit dem Umfang oder der Kombination von Verbesserungen gerechnet hätte. Siehe In re Chub, 816 F.2d bei 646; In re Soni, 54 F.3d bei 750–51; Pfizer, 480 F.3d bei 1370–72. Die begleitende Antwort sollte argumentieren, dass die Erklärung den prima facie-Fall auf dem gesamten Datensatz widerlegt. Siehe In re Piasecki, 745 F.2d bei 1472–73.

Der US-Deklarant sollte aufgrund der nachgewiesenen Tatsache ausgewählt werden. Wenn die wichtigsten Beweise die vergleichenden Bioverfügbarkeits- und Toxizitätsdaten sind, kann der beste Anmelder der Wissenschaftler sein, der die Tests durchgeführt oder überwacht hat. Wenn es darum geht, was ein qualifizierter Handwerker vor der Erfindung erwartet hätte, kann ein externer Experte nützlich sein. Beziehen sich die Beweise auf die kommerzielle Annahme von Verbindung A, kann ein Geschäftszeuge benötigt werden. Die Antwort auf die Amtshandlung selbst kann von US-Berater unterzeichnet werden, aber die Erklärung sollte vom Zeugen mit dem entsprechenden Wissen unterzeichnet werden. Siehe 37 C.F.R. §§ 1.33(b), 1.68, 1.132.

In Korea würde der Antragsteller in der Regel ein schriftliches Argument einreichen, das durch vergleichende experimentelle Ergebnisse oder eine Bescheinigung über experimentelle Ergebnisse gestützt wird. Die Antwort sollte erklären, dass die ursprüngliche Patentbeschreibung dem Fachmann die relevante therapeutische, pharmakologische oder Sicherheitswirkung offenbart oder zumindest ermöglicht hat. Es sollte dann zeigen, dass die späteren Daten eine vorteilhafte Wirkung prüfen, die qualitativ anders oder quantitativ deutlich im Vergleich zum Stand der Technik ist und dass die Wirkung nicht vorhergesehen werden konnte. Siehe Koreanische Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. III, ch. 3, §§ 6.3, 6.4.1; id.pt. V, hm. 3, § 6.2.

Die koreanische Antwort sollte dort nicht aufhören. Wenn der Stand der Technik eine breite Gattung offenbart und der Patentanspruch die Verbindung A auswählt, sollte die Antwort auch darauf eingehen, ob ein Fachmann Grund oder Motivation gehabt hätte, die Verbindung A aus der Gattung auszuwählen, die Zahl und Art der im Stand der Technik offenbarten Alternativen, die strukturelle Ähnlichkeit und das technische Merkmal der Verbindung A schwierig zu konzipieren. Siehe Oberster Gerichtshof [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609; Koreanisch Intell. Prop. Aus. , Patentprüfungsrichtlinien pt. III, ch. 3, § 6.4.1. Die Effektdaten bleiben wichtig, sind aber Teil eines breiter angelegten erfinderischen Verfahrens.

Die gleichen Daten können daher in beiden Systemen nützlich sein, aber die rechtliche Gestaltung ändert sich. In den Vereinigten Staaten stellt sich die Frage, ob die Beweise den Anscheinsfall der Offensichtlichkeit in der gesamten Akte widerlegen, ohne die gesonderten Offenlegungspflichten zu überschreiten. In Korea stellt sich die Frage, ob die Beweise eine aus der ursprünglichen Offenbarung erkennbare vorteilhafte technische Wirkung bestätigen und die erfinderische Tätigkeit unterstützen, wenn sie zusammen mit leichter Konzeption, Auswahl- oder Kombinationsmotivation, gewöhnlicher Kreativität und der beanspruchten technischen Konfiguration betrachtet werden.

X. Schlussfolgerung

Regel 132 Praxis und koreanische Experimental-Beweis-Praxis teilen einen gemeinsamen staatsanwaltschaftlichen Instinkt: Wenn rechtliche Argument ist nicht genug, beweisen die technische Tatsache. Sie setzen diesen Instinkt anders um.

In den Vereinigten Staaten liefert 37 C.F.R. § 1.132 einen formalen Beweismechanismus. Sie ermöglicht es den Anmeldern, vereidigte oder deklarierte Tatsachennachweise in das Patentprüfprotokoll aufzunehmen, und der Prüfer muss diese Beweise bei der Entscheidung über die Überwindung der Zurückweisung berücksichtigen. Siehe 37 C.F.R. § 1.132; MPEP § 716. Der Anmelder muss nicht der Erfinder sein; der Anmelder sollte die Person sein, die am besten positioniert ist, um die relevante Tatsache nachzuweisen. Die Antwort kann durch einen Anwalt unterzeichnet werden, aber die Erklärung sollte von dem Zeugen unterzeichnet werden, dessen Tatsachen betreffen.

In Korea ist das Gegenstück keine Erklärungsregel, sondern eine Antwortstruktur: ein schriftliches Argument, das durch experimentelle Ergebnisse, Vergleichsdaten oder andere Materialien gestützt wird, die die ursprüngliche Offenbarung klären oder überprüfen. Siehe Koreanisches Intell. Prop. Off., Patentprüfungsrichtlinien pt. V, ch. 3, § 6.2. Die förmliche Einreichung erfolgt durch den Anmelder oder Bevollmächtigten, und gebietsfremde Anmelder müssen im Allgemeinen über einen Patentverwalter handeln. Siehe Patentgesetz Art. 5(1)–(2) (S. Kor.). Die Belege können von jedem stammen, der technisch am besten in der Lage ist, es zu liefern: ein Erfinder, Forscher, Prüflabor, Experte oder andere sachkundige Quelle.

Für US-Praktiker besteht die koreanische Lektion darin, die Beweisdisziplin der Regel 132-Praxis unter Einhaltung der koreanischen Grenzen zu bringen: Post-Filing-Evidenz kann eine unzureichende ursprüngliche Offenbarung nicht reparieren, und erfinderische Tätigkeit sollte durch den gesamten koreanischen Rahmen der Motivation, der Leichtigkeit der Konzeption, der gewöhnlichen Kreativität, der technischen Konfiguration und der vorteilhaften Wirkung argumentiert werden. Für koreanische Praktizierende ist die US-Lektion, Regel 132 als formales Beweiswerkzeug zu verwenden, bei dem eine faktische Darlegung erforderlich ist, während man sich daran erinnert, dass spätere Beweise, die für Offensichtlichkeit nützlich sind, keine gesonderte schriftliche Beschreibung, Ermöglichung oder neue Materieprobleme löschen.

Die beste Vorlage in beiden Ämtern beantwortet dieselbe Kernfrage: Welches beanspruchte Merkmal erzeugt welche technische Wirkung gegenüber dem Stand der Technik, die von wem innerhalb welcher Offenbarungsgrenze nachgewiesen wurde, und warum sollte diese Tatsache die Patentierbarkeitsanalyse ändern?