Zusammenfassung: U.S. Fortsetzung Praxis ist ein einzigartig leistungsfähiges Portfolio-Management-Tool, weil es Anmeldern erlaubt, eine Patentfamilie anhängig zu halten und weitere gleiche Offenlegung Patent Anspruchssätze wie Märkte, Wettbewerber, Stand der Technik, Lizenzanforderungen und Rechtsstreitigkeiten entwickeln sich. Im Gegensatz dazu bieten Europa, China, Korea und Japan wichtige, aber eingeschränktere Folgemechanismen – grundsätzlich Teilungsmechanismen, Koreas engeres Split/Separat-Anmeldeverfahren und Instrumente zur Beschränkung oder Korrektur nach der Erteilung –, die zwar Rechte erhalten oder einschränken, aber im Allgemeinen nicht die Flexibilität einer US-Antragsentwicklung nachbilden. Die praktische Lehre für die globale Patentstrategie ist, dass US-Konten bewusst genutzt werden sollten, wenn ein wirkliches Patentanspruchsziel die zusätzlichen Kosten rechtfertigt, während ausländische Patentprüfungen eine frühzeitige, gerichtsrechtliche Planung um Teilfenster, Original-Disclosure-Grenzen, Patentanspruchsrechnungsökonomik, Erteilungs- oder Beschwerdefristen und Korrekturbeschränkungen nach der Erteilung erfordern.
I. Einleitung
Die US-Weiterführungspraxis ist einer der wichtigsten strategischen Unterschiede zwischen US-Patentanmeldungsprüfung und Patentanmeldungsprüfung in Europa, China, Korea und Japan. In den Vereinigten Staaten kann eine Patentfamilie häufig im Rahmen einer Fortsetzung der gleichen Offenbarung anhängig gehalten werden, so dass der Anmelder zusätzliche Patentanspruchssätze anwenden kann, die auf bereits in der Stammanmeldung offenbarte Gegenstände gerichtet sind. Diese Fähigkeit macht U.S. Fortsetzung Praxis nicht nur ein verfahrenstechnisches Gerät, sondern ein Portfolio-Management-Tool.
Der Vergleich mit der ausländischen Praxis wird oft missverstanden. Ausländische Mitarbeiter und Mandanten können Begriffe wie z.B. Kontinuation, Divisional, Child-Anwendung, oder Folge-on-Anwendung verwenden, aber die rechtlichen Mechanismen sind nicht austauschbar. Europa, China, Korea und Japan bieten Mechanismen, die auf einer früheren Offenbarung basierende zusätzliche Patentanspruchsmöglichkeiten erhalten können, aber diese Mechanismen sind in der Regel Teilung, geteilte/getrennte Anmeldung oder post-grant Korrekturmechanismen, die gerichtsgerichtsspezifischen Zwängen unterliegen. Der bessere Vergleichspunkt ist nicht, dass ausländische Systeme keinen strategischen Wert haben; es ist, dass sie im Allgemeinen nicht die gleiche Routine, gleiche Offenlegung, Patentanspruchs-Entwicklungsflexibilität bieten, die US-Weiterführungspraxis bietet.
Die zentrale Unterscheidung ist: Die US-Weiterführungspraxis erlaubt die iterative Patentanspruchsentwicklung innerhalb der vier Ecken der ursprünglichen Offenbarung; ausländische Praxis kann einige Möglichkeiten der gleichen Offenbarung von Patentansprüchen erhalten, aber im Allgemeinen durch strengere Mechanismen, die durch Timing, Add-Materie, Einheitlichkeit, Pendency, Gebühren und Verfahrensgrenzen geregelt sind.
II. Die US-Fortsetzungsanmeldung als zentrales Instrument
Eine US-Anknüpfungs-Patentanmeldung ist eine spätere Anmeldung, die auf Gegenstand gerichtet ist, der in einer früheren Anmeldung offenbart und in einer Weise eingereicht wird, die den Nutzen des früheren Anmeldetags behält, sofern die Anforderungen von 35 U.S.C. § 120 und 37 C.F.R. § 1.78 erfüllt sind. Das USPTO beschreibt eine Fortsetzung als eine Anmeldung für Erfindungen, die in einer voreingestellten Copending-Anmeldung offenbart werden, wenn die Fortsetzungsoffenbarung Gegenstand nicht enthalten darf, der eine neue Sache darstellen würde, wenn sie dem Mutterunternehmen durch Änderung hinzugefügt würde. MPEP § 201.07; 35 U.S.C. § 120; 37 C.F.R. § 1.78(d).
Die gewöhnliche U.S. Fortsetzung ist eine gleiche-Offenlegung Anwendung. Sie ermöglicht es dem Anmelder, einen anderen Patentanspruch geltend zu machen – breiter, enger, unterschiedlich fokussiert, auf eine andere gesetzliche Klasse gerichtet oder auf eine andere kommerzielle Verkörperung gerichtet –, solange die Patentansprüche durch die Offenbarung gestützt werden und die anderen Erfordernisse der Patentierbarkeit erfüllen. Der USPTO-Leitfaden erkennt an, dass eine Fortsetzung vor der Patentierung, Aufgabe oder Beendigung des Verfahrens in der früheren Anmeldung eingereicht werden kann, um einen neuen Satz von Patentansprüchen einzuführen und eine weitere Prüfung zu erhalten. MPEP § 201.07; 37 C.F.R. § 1.53(b).
Das unterscheidet sich von einer US-Division. Eine Teilung wird in der Regel verwendet, um Gegenstände aus der Stammanmeldung herausgeschnitten zu verfolgen, oft nach einer Beschränkung Anforderung. Divisionsstatus kann für 35 U.S.C. § 121 Safe-Harbor-Zwecke und für die offensichtlichkeitsartige Doppelpatentierungsanalyse von Bedeutung sein. Kontinuitäten und Teilungen sind beide fortdauernde Anwendungen, aber sie sind keine Synonyme. Siehe 35 U.S.C. §§ 120–121; MPEP §§ 201.06, 201.07.
Fortsetzungs-in-part-Anwendungen sollten nicht überbetont werden. Ein CIP ist legal in den Vereinigten Staaten verfügbar, aber es ist nicht die gewöhnliche US-Fortsetzungsstrategie. Die USPTO beschreibt ein CIP als eine Anmeldung, die während der Laufzeit einer voreingestellten Anmeldung eingereicht wurde, die einige oder alle der früheren Offenbarung wiederholt und Materie hinzufügt, die in der früheren Anmeldung nicht offenbart wurde. MPEP § 201.08.
Obwohl CIPs Teil des gesetzlichen Vokabulars der U.S. Continuing Application Practice sind, unterstützt die empirische Arbeit sie als sekundär zur Fortsetzung der gleichen Offenlegung zu behandeln. Righi, Cannito und Vladasel beschreiben Fortsetzungen als die am weitesten verbreitete Art der kontinuierlichen Anwendung und unterscheiden sie von CIPs, die neue Materie hinzufügen; in einer ihrer Hauptproben war die mittlere Inzidenz von Fortsetzungsanmeldungen 9.87%, verglichen mit 3.36% für CIPs. Siehe Cesare Righi, Davide Cannito & Theodor Vladasel, Anhaltende Patentanmeldungen an der USPTO, 52 Research Policy art. 104742 (2023); siehe auch Cesare Righi, Davide Cannito & Theodor Vladasel, Anhaltende Patentanmeldungen beim USPTO 6, 37 tbl.5 (Barcelona Sch. von Econ. Working Paper Nr. 1382, Jan. 2023). Die bessere praktische Charakterisierung ist daher, dass die Fortsetzung der gleichen Offenlegung – nicht das CIP – das gewöhnliche US-Weiterführungstool ist, während das CIP eine weniger verbreitete, spezielle Einreichung ist, die verwendet wird, wenn neue Materie hinzugefügt werden muss.
Das CIP schafft auch Prioritätskomplexität. Patentansprüche, die von der Muttergesellschaft unterstützt werden, können Anspruch auf den Anmeldetag des Mutterunternehmens haben; Patentansprüche, die sich auf addierte Materie stützen, sind es nicht. Aus diesem Grund sollte ein CIP im Allgemeinen nur dann als eine Zweckanmeldung behandelt werden, wenn eine neue Offenbarung erforderlich ist und der Anmelder geprüft hat, ob eine neue Anmeldung sauberer wäre. MPEP § 201.08; 35 U.S.C. § 120.
III. URBAN Warum US-Patentprüfung offen zu halten schafft Wert
Das wichtigste kommerzielle Merkmal der US-Weiterführungspraxis ist, dass sie Patentanspruch Optionalität bewahrt. Eine erste Anmeldung wird oft eingereicht, bevor der Anmelder weiß, welche Ausführungsformen am wichtigsten sind, welche Wettbewerber in den Markt eintreten, welche Produktarchitektur vorherrscht oder welcher Stand der Technik den möglichen Patentanspruchsumfang prägen wird. Eine noch ausstehende Fortsetzung ermöglicht es dem Anmelder, später erworbene Geschäfts- und technische Informationen zur Verfolgung von Patentansprüchen zu verwenden, die durch die ursprüngliche Offenbarung gestützt werden. MPEP § 201.07.
Diese Optionalität hat direkten Portfoliowert. Patentwert ist Anspruchswert. Eine Spezifikation kann eine breite technische Plattform beschreiben, aber das Ausschlussrecht wird durch die Ansprüche definiert. Siehe 35 U.S.C. § 154(a)(1). Eine Fortsetzung ermöglicht es dem Antragsteller, offenbarte, aber nicht beanspruchte oder unterbeanspruchte Gegenstände in gezielte Ansprüche umzuwandeln, die Produkte, Dienstleistungen, Systemarchitekturen, Kundenworkflows, Fertigungsschritte oder Design-Arounds erfassen.
Eine Fortsetzung erlaubt auch Patentansprüche, dem Markt zu folgen. Das Handelsprodukt des Antragstellers kann sich ändern. Ein Wettbewerber kann eine andere Umsetzung annehmen. Ein Standard kann sich entwickeln. Ein potenzieller Lizenznehmer kann verschiedene Merkmale als kommerziell wichtig identifizieren. Eine Weiterführung erlaubt es, die Patentprüfungsstrategie mit diesen Informationen auszureifen, vorausgesetzt, die daraus resultierenden Patentansprüche bleiben durch die ursprüngliche Offenbarung angemessen gestützt. MPEP § 201.07; 35 U.S.C. § 112(a)
Für Betreiberunternehmen kann dies eine US-Familie in den Bereichen Lizenzierung, Cross-Lizenzierung, Investition und M&A wertvoller machen. Eine anstehende Fortsetzung ist eine strategische Option: Der Eigentümer oder Erwerber kann die künftige Patentanspruchsdeckung innerhalb der bestehenden Offenbarung noch gestalten. Diese Optionalität kann bereits vor der Fortsetzung unabhängig sein, insbesondere wenn die erteilten Patentansprüche eine Produktgeneration abdecken, die anhängigen Patentansprüche jedoch auf spätere Versionen oder angrenzende kommerzielle Ausführungsformen gerichtet werden können. Siehe 35 U.S.C. § 120; MPEP § 201.07.
IV. Der Präsident Der Prozesswert der offenen US-Patentprüfung
Offene Patentprüfung ist besonders wichtig in US-Rechtsstreitigkeiten, weil US-Gerichte konstruieren Patentansprüche; sie nicht im Allgemeinen umschreiben oder ändern sie. Die Federal Circuit-Erklärung in Küchenchef Amerika bleibt eine nützliche Warnung: Gerichte dürfen Patentansprüche nicht umformulieren, ob sie operabel zu machen oder ihre Gültigkeit zu erhalten. Chef Am., Inc. v. Lamb-Weston, Inc., 358 F.3d 1371, 1374 (Fed. Cir. 2004).
Das ist wichtig, weil Rechtsstreitigkeiten oft Patentanspruch Mängel oder Patentanspruch Lücken aufdecken. Eine Nichtverletzungsposition eines Antragsgegners kann zeigen, dass die Patentanspruchsdauer enger ist, als der Patentinhaber erwartet. Die Auslegung von Patentansprüchen kann ein Produkt aus dem buchstäblichen Anwendungsbereich der geltend gemachten Patentansprüche entfernen. Invaliditätsstreitigkeiten können den Stand der Technik identifizieren, der schmaleren, kommerziell sinnvollen Patentanspruch Raum lässt. Die technische Entdeckung kann eine andere als die ursprünglich angenommene Implementierung aufdecken. Eine Fortsetzung setzt die geltend gemachten Patentansprüche im anhängigen Fall nicht fest, kann aber einen separaten Prüfungspfad für neue Patentansprüche bieten, die durch die Prozessaufzeichnung informiert werden. MPEP § 201.07.
Das gleiche gilt für IPR, Ex-parte-Reexamination und parallele Bezirksgerichtsstreitigkeiten. Ein IPR ist auf §§ 102 und 103-Gründe beschränkt, die auf Patenten und gedruckten Publikationen beruhen. 35 U.S.C. § 311(b). Eine Ex-parte-Überprüfung erfordert eine wesentliche neue Frage der Patentierbarkeit auf der Grundlage früherer Patente oder gedruckter Veröffentlichungen. 35 U.S.C. §§ 302–304; 37 C.F.R. § 1.510(b)(1); MPEP § 2216. Bezirksgerichtsverfahren können diese Verweise aufdecken, aber auch auf den Stand der Technik, auf das System der Technik, auf den Verkauf oder die öffentliche Verwendung Beweise, § 112 Argumente, Patentanspruch-Konstruktion Positionen und technische Fakten über die beschuldigte Ware.
Bleibt eine Fortsetzung noch aus, kann der Patentinhaber dem USPTO wesentliche Informationen übermitteln und Ansprüche geltend machen, die sich patentrechtlich über die neu aufgedeckte Kunst unterscheiden. Die Pflicht zur Offenlegung ist von zentraler Bedeutung für diese Strategie. Jede mit der Einreichung und der Patentprüfung verbundene Person hat die Pflicht der Offenheit und des guten Glaubens, einschließlich der Pflicht, bekanntes Informationsmaterial der Patentierbarkeit zu offenbaren, und diese Pflicht besteht für jeden anhängigen Anspruch, bis der Anspruch aufgehoben, zurückgenommen oder die Anmeldung aufgegeben wird. 37 C.F.R. 1.56(a) MPEP 2001.
Die Formulierung des Patentanspruchs ist nicht unangebracht, nur weil er kommerziell ausgerichtet ist. Die Federal Circuit anerkannt in Kingsdown dass es an der Änderung oder Einfügung von Patentansprüchen zur Abdeckung eines im Rahmen der Patentprüfung erlernten Wettbewerbsprodukts nichts von Natur aus falsch ist, solange die Patentansprüche und das Patentprüfungsverhalten den Patentgesetzen und -regeln entsprechen. Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc., 863 F.2d 867, 874 (Fed. Cir. 1988) (en banc).
Der Prozesswert der offenen Patentprüfung sollte nicht überbewertet werden. Eine Fortsetzung kann keine neue Materie hinzufügen. Sie kann nicht rechtzeitig ausstellen, um einen anhängigen Fall zu beeinflussen. Es kann sich schriftlicher Beschreibung, Ermöglichung, Bestimmtheit, Stand der Technik, Offensichtlichkeit-Typ Doppelpatentierung, Terminal-Disclaimer, Estoppel, Patentprüfungsgeschichte oder Patentprüfung-laches Fragen. Die Doktrin der doppelten Patentierung soll beispielsweise eine ungerechtfertigte Ausdehnung der Patentausschließlichkeit über den Patentbegriff hinaus verhindern. MPEP § 804.
Dennoch kann eine anstehende Fortsetzung die Hebelwirkung von Abwicklung und Lizenzierung erheblich beeinflussen. Ein beschuldigter Verletzer kann um einen erteilten Anspruchssatz herum eine Niederlage oder einen Entwurf schmieden, aber eine anstehende Fortsetzung kann die Möglichkeit von später veröffentlichten Ansprüchen bewahren, die besser mit der beschuldigten Technologie abgestimmt sind und über die im Streit entwickelten Kunst untersucht werden. Das macht die offene Patentprüfung zu einem Vorteil für Rechtsstreitigkeiten, nicht nur für die Patentprüfung.
V. Kosten: offene Patentprüfung ist wertvoll, aber nicht kostenlos
Eine Fortsetzung sollte wie eine budgetierte Patentanspruchsoption behandelt werden. Es erfordert eine neue Einreichung, neue offizielle Gebühren, Anwaltszeit, IDS Überprüfung, Patentanspruch Entwurf, Patentprüfung, mögliche RCE oder Beschwerdekosten, und, wenn erlaubt, eine separate Ausgabe-Gebühren-und Wartungs-Gebührenstrom. USPTO-Gebührenführung macht deutlich, dass nichtvorläufige Anmeldungen Anmelde-, Recherche- und Prüfungsgebühren beinhalten, und die aktuellen USPTO-Wartungsgebühren sind bei 3.5, 7.5, und 11.5 Jahren für jedes erteilte Gebrauchspatent fällig. 35 U.S.C. § 41(b); 37 C.F.R. §§ 1.16, 1.20.
Lange Fortsetzungsketten stehen nun unter zusätzlichem Druck der offiziellen Gebühren. Die USPTO-Gebühr enthält Gebühren für die Vorlage eines Leistungspatentanspruchs mehr als sechs Jahre nach dem frühesten Leistungstermin und mehr als neun Jahre nach dem frühesten Leistungstermin. 37 C.F.R. § 1.17(w); USPTO-Gebührenplan.
Fortsetzungen bewahren in der Regel auch die Flexibilität des Patentanspruchs, nicht die Patentlaufzeit. Zur Fortsetzung, Teilanmeldungen und CIP-Anmeldungen, die am oder nach Juni 8, 1995, eingereicht werden, endet die Patentlaufzeit in der Regel zwanzig Jahre ab dem Anmeldetag der frühesten Anmeldung, für die nach 35 U.S.C. §§ 120, 121, 365(c) oder 386(c) Anspruch erhoben wird. 35 U.S.C. § 154(a)(2); MPEP § 2701.
Die praktische Regel sollte einfach sein: keine Fortsetzung einreichen, nur weil der Elternteil erlaubt ist. Datei es, weil es einen Patentanspruch gesetzt wert zu bewahren. Die Fortsetzungsentscheidung sollte vier Fragen beantworten: Welchen Patentanspruch wollen wir, dass wir nicht bereits haben? Welche Produkte, Wettbewerber, Standard, Lizenznehmer, Design-around oder Fallback-Position unterstützt es? Wird sie durch die bestehende Offenlegung unterstützt? Begründet der erwartete kommerzielle Wert die Anmelde-, Patentprüfungs- und Wartungskosten?
VI. Europa: Teilungspraxis, zentrale Beschränkung und nationale oder UPC-Beschränkung
Die europäische Praxis konzentriert sich auf Teilanmeldungen, nicht auf Fortsetzungen im US-Stil. Nach Artikel 76(1) EPC darf eine europäische Teilanmeldung nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; ist dieses Erfordernis erfüllt, gilt die Teilanmeldung als am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt ein Prioritätsrecht. Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente 76(1) [im Folgenden EPC]. Regel 36(1) EPC sieht vor, dass der Anmelder eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen kann. EPC r. 36(1).
Der daraus resultierende Vergleich mit der US-Praxis ist nuanciert. Europa hat keine US-Art Fortsetzungspatentanmeldung, aber europäische Divisionen können einige gleich-Offenlegung Anspruchs-Erhaltung Funktionalität bieten, wenn eingereicht, während die Mutter noch anhängig ist und wenn die Divisional überlebt die EPC's strenge Zusatz-Materie, Pendenz, Gebühr und Patentprüfung Einschränkungen. Das macht die europäische Teilung strategisch wichtig, aber sie ist immer noch nicht gleichbedeutend mit der normalen US-Gleich-Offenlegung Fortsetzung.
Pendency ist eine zentrale Einschränkung. Die EPA-Anleitung besagt, dass die Stammanmeldung bei der Einreichung der Teilanmeldung anhängig sein muss; eine Anmeldung ist bis zum Zeitpunkt der Erteilung, nicht jedoch am Tag der Erteilung im Europäischen Patentblatt anhängig. Dieselbe Anleitung besagt, dass eine zurückgewiesene Anmeldung für die Zwecke der Regel 36(1) bis zum Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdeschrift noch anhängig ist, wenn noch keine Beschwerde eingelegt wurde, und dass Teilanmeldungen nicht wirksam eingereicht werden können, sobald die Stammanmeldung endgültig zurückgewiesen, zurückgenommen oder zurückgenommen worden ist, vorbehaltlich bestimmter Abhilfesituationen. EPA Richtlinien für die Prüfung, A-IV, 1.1.1.
Auch die europäische Post-Grant-Praxis unterscheidet sich von der US-Streitpraxis. Nach Artikel 138(3) EPC hat der Patentinhaber in Verfahren vor einem zuständigen Gericht oder einer zuständigen Behörde, die sich auf die Gültigkeit eines europäischen Patents beziehen, das Recht, das Patent durch Änderung der Ansprüche zu beschränken, und das Patent als beschränkte Grundlage für das Verfahren. EPC Kunst. 138(3). Das UPC-Abkommen sieht ebenfalls vor, dass das Patent durch eine entsprechende Änderung der Ansprüche eingeschränkt und teilweise widerrufen wird, wenn sich die Gründe für den Widerruf nur teilweise auf das Patent auswirken. Vereinbarung über ein einheitliches Patentgericht Art. 65(3).
Das europäische Recht sieht auch ein zentrales Verfahren zur Beschränkung des EPA vor. Nach Artikel 105a EPC kann der Patentinhaber beantragen, dass ein europäisches Patent durch Änderung der Ansprüche widerrufen oder eingeschränkt wird, wobei der beim EPA eingereichte Antrag erst nach Zahlung der Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr eingereicht wird. Artikel 105a(2) versperrt jedoch den Antrag, während Einspruchsverfahren betreffend das europäische Patent anhängig sind. EPC Kunst. 105a.
Diese europäischen Beschränkungsmechanismen stimmen mit der gleichen grundlegenden Unterscheidung überein. Article 138(3), UPC Article 65(3) und Article 105a EPC bieten Verengungs- oder Defensive-Beschränkungsmechanismen; sie bieten kein U.S.-Stil Fortsetzung Vehikel für die Verfolgung einer neuen Forderung, die als Markt-, Rechtsstreit- oder Prior-Art-Informationen entwickelt. Ein europäischer Patentinhaber kann über sinnvolle Werkzeuge verfügen, um die Gültigkeit durch die Einschränkung von Ansprüchen zu erhalten, aber diese Werkzeuge sind kein Ersatz dafür, dass eine US-Kontinuitätsfamilie anhängig bleibt.
Die Kosten sind auch eine große europäische Belastung. Die Regel 36(3) EPC verlangt, dass die Teilanmeldungs- und Recherchengebühren innerhalb eines Monats nach der Einreichung entrichtet werden, und die EPA-Leitlinien schreiben vor, dass die Recherchengebühr auch dann zu entrichten ist, wenn dem Elternteil bereits eine weitere Recherchengebühr für den in der Teilanmeldung verfolgten ungenügenden Gegenstand entrichtet wurde. EPC r. 36(3); EPA Richtlinien für die Prüfung, A-IV, 1.4.1. Die Verlängerungsgebühren für eine Teilung werden ab dem Stamm- oder Stammanmeldungsdatum berechnet, und die für das Mutterunternehmen bereits fälligen Jahresgebühren können für die Teilung bei der Einreichung fällig werden, wodurch ein Aufholaufwand entsteht. EPA-Richtlinien für die Prüfung, A-IV, 1.4.3.
Für US-Antragsteller ist das europäische Takeaway: die Teilungsentscheidung vor Erteilung, Ablehnung der Endgültigkeit, Rücknahme oder als Rücknahme schließt die Option ab. Bleibt in der EP-Anmeldung wirtschaftlich sinnvoller Gegenstand unberücksichtigt, sollte der Rechtsbeistand beurteilen, ob eine Teilung die Anmelde-, Recherche-, Prüfungs-, Patentanspruchs-, Erneuerungsaufhol-, Validierungs- und Einheitspatentkosten wert ist.
VII. China: Teilungsfristen im Zusammenhang mit Erteilungsformalitäten nach Rule 60 und enge Änderungsmöglichkeiten im Nichtigkeitsverfahren
Auch China bietet kein US-Stil Fortsetzung System. Die chinesische Praxis basiert auf Teilanmeldungen, und die Timing-Regel ist präzise. Die geltenden Ausführungsvorschriften, wie sie von der AFD China Intellectual Property übersetzt werden, sehen vor, dass der Anmelder, wenn eine Patentanmeldung zwei oder mehr Erfindungen, Gebrauchsmuster oder Designs enthält, vor Ablauf der in Regel 60(1) vorgesehenen Frist eine Teilanmeldung einreichen kann. Ausführungsordnung des Patentgesetzes der Volksrepublik China r. 48. Regel 60(1) wiederum sieht vor, dass der Anmelder, nachdem CNIPA eine Anmeldung zur Erteilung des Patents erteilt hat, innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Anmeldung die Anmeldeformalitäten ausfüllen muss. Durchführungsbestimmungen r. 60(1).
Für US-Leser ist die praktische Abkürzung, dass eine freiwillige chinesische Teilung in der Regel berücksichtigt werden muss, bevor die Erteilungsformalitäten abgeschlossen sind und vor Ablauf der Regel 60 Anmeldeformalitätsfrist. Aber der genaue rechtliche Haken zählt: Das Timing ist an die Frist für die Registrierung von Regel 60(1) gebunden, nicht an ein offenes Pendency-Konzept im U.S.-Stil. Regel 48 sieht außerdem vor, dass keine Teilanmeldung eingereicht werden darf, wenn die Anmeldung zurückgewiesen, zurückgenommen oder als zurückgenommen gilt, und dass die Teilanmeldung die Art der ursprünglichen Anmeldung nicht ändern darf. Durchführungsbestimmungen r. 48.
Regel 49 liefert die Prioritäts- und Offenlegungsbeschränkung. Eine nach Regel 48 eingereichte Teilanmeldung hat nur dann Anspruch auf den Anmeldetag und auf jeden beanspruchten Prioritätstag der Erstanmeldung, wenn sie nicht über den in der Erstanmeldung enthaltenen Offenbarungsbereich hinausgeht. Durchführungsbestimmungen r. 49. Dies macht die chinesische Teilungspraxis potenziell nützlich für die Erhaltung der offenbarten Materie, aber es ist kein fortdauern-ähnlicher Mechanismus für die spätere Patentanspruchsentwicklung, getrennt von der ursprünglichen Offenbarung und der Regel 48/Regel 60 Timing Framework.
Nach der Erteilung ist China auch kein fortdauern-ähnliches System. Die Gültigkeit wird über das CNIPA-Ungültigkeitsverfahren geregelt. Nach der Erteilung kann jede Einrichtung oder Einzelperson eine Ungültigkeit beantragen, und CNIPA prüft den Antrag und gibt eine Entscheidung heraus; eine unzufriedene Partei kann innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Entscheidung Klage vor einem Volksgericht erheben. Patentrecht der Volksrepublik China Kunst. 45–46.
China erlaubt Änderungen während der Ungültigkeit, aber der Mechanismus ist eng. Regel 73 sieht vor, dass der Patentinhaber eines Erfindungs- oder Gebrauchsmusterpatents während der Prüfung eines Nichtigkeitsantrags die Patentansprüche ändern kann, den Umfang des Patentschutzes jedoch nicht erweitern kann. Der Patentinhaber darf die Beschreibung oder Zeichnungen für ein Erfindungs- oder Gebrauchsmusterpatent nicht ändern, und ein Patentinhaber darf die Zeichnungen, Fotografien oder kurze Patentbeschreibung nicht ändern. Durchführungsbestimmungen r. 73.
Für die Prozessstrategie bedeutet dies, dass ein chinesischer Patentinhaber die US-Weiterführungsstrategie nach der Erteilung im Allgemeinen nicht neu erstellen kann. Wenn Rechtsstreitigkeiten oder Ungültigkeiten neue Stand der Technik aufzeigen, ist die Antwort des Patentinhabers typischerweise eine defensive Patentanspruchsänderung in der CNIPA-Annullierung, nicht eine Patentprüfung eines in einer noch ausstehenden Fortsetzung gesetzten neuen Patentanspruchs. Wenn eine chinesische Teilung verfügbar bleibt, muss sie die Regel 48 Timing-Anforderungen, die Regel 49 Original-Offenlegungsanforderung und das Verbot der Änderung des Anwendungstyps erfüllen.
Die chinesischen Kosten unterscheiden sich von den Kosten in den USA und in Europa, sind aber nicht unerheblich. CNIPA listet neben anderen Gebühren eine Anmeldegebühr für Erfindungen von CNY 900, eine materielle Prüfungsgebühr für Erfindungen von CNY 2,500, zusätzliche Patentanspruchsgebühren für jeden Patentanspruch von mehr als zehn, Jahresgebühren und Ungültigerklärungsgebühren auf. CNIPA-Patentgebührplan. Ausländische Anmelder sollten auch Budget für chinesische Übersetzung, lokale Berater, Büro-Aktion Antworten, Teilung Patentprüfung und Rentenmanagement.
Der chinesische Takeaway ist: Entscheiden Sie früh und docket die Grant-Formalitätszeit sorgfältig. Da der Teilungsweg an Regel 48, gebunden ist Regel 60, Elternstatus, Anwendungstyp und ursprüngliche Offenlegung, U.S.-Stil beibehalten sie ausstehend und entscheiden spätere Denken kann leicht die chinesische Gelegenheit verpassen.
VIII. Der Präsident. Korea: Teilung, getrennte/geteilte Anmeldungen und IPTAB-Korrektur
Korea ist ebenfalls ein Nicht-USA-Kontinuation Jurisdiktion, aber seine Praxis erfordert mehr Nuance als eine einfache Divisional-only Charakterisierung. Koreanische Divisional Practice wird durch Artikel geregelt 52 des koreanischen Patentgesetzes, das es einem Anmelder, der eine einzige Patentanmeldung für zwei oder mehr Erfindungen eingereicht hat, gestattet, die Anmeldung in zwei oder mehr Anmeldungen im Rahmen der in der Patentbeschreibung oder den der Erstanmeldung beigefügten Zeichnungen beschriebenen Merkmale und innerhalb bestimmter Patentprüfungsfenster zu unterteilen. 52(1) (S. Kor.). Eine koreanische Teilung gilt in der Regel als zum Zeitpunkt der ursprünglichen Patentanmeldung eingereicht, vorbehaltlich gesetzlicher Ausnahmen. 52(2).
Koreanische Divisionen können eine gewisse fortdauernde strategische Flexibilität bieten, insbesondere dann, wenn die ursprüngliche Offenbarung zusätzliche Patentansprüche unterstützt und das anwendbare Anmeldefenster offen bleibt. Aber der Mechanismus bleibt eine Teilung, keine U.S.-Stil gleich-Offenlegung Fortsetzung. Es hängt von der ursprünglichen Offenlegung, koreanischen Timing-Regeln und koreanischen Doppelpatentierung und gleichen Erfindungsprinzipien ab.
Koreanische Praxis umfasst auch eine post-2022 Split/separate Anmeldungsmechanismus. Die offizielle englische Übersetzung des koreanischen Patentgesetzes bezieht sich auf diesen Mechanismus als "Splitting-off". 52-2 sieht vor, dass eine Person, die eine Entscheidung über die Zurückweisung einer Patentanmeldung erhalten hat, im Rahmen der Merkmale, die in der der ursprünglichen Anmeldung beigefügten Spezifikation oder den der ursprünglichen Anmeldung beigefügten Zeichnungen beschrieben sind, einen Teil der Anmeldung in eine neue Patentanmeldung aufteilen kann, innerhalb 30 Tage ab Erhalt der beglaubigten Abschrift des Verfahrensurteils, wenn ein Antrag auf ein Verfahren nach Artikel 132-17 ist entlassen. Koreanisches Patentgesetz art. 52-2(1) (S. Kor.) Die Satzung beschränkt die Ansprüche, die geltend gemacht werden können, einschließlich der Ansprüche, die in der Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung nicht zurückgewiesen wurden, und bestimmter begrenzter Anspruchsformen, die sich aus dem zurückgewiesenen oder ursprünglich beschriebenen Gegenstand ergeben. 52-2(1)(1)–(4).
Dieser geteilte/separate Anwendungsmechanismus ist schmaler als US-Fortsetzungspraxis. Artikel 52-2 ist an eine bestimmte Verfahrenshaltung gebunden: Abberufung einer Beschwerde aus einer endgültigen Zurückweisung. Sie wird auch durch nachgeschaltete Anwendungsgrenzen eingeschränkt. 52-2(4) sieht vor, dass eine Abspaltung nicht die Grundlage einer neuen Abspaltung, einer Teilanmeldung oder einer umgewandelten Anmeldung bildet. 52-2(4) (S. Kor.) Ein koreanischer Praxiskommentar von Yunsoon Choi von Yoon & Yang erklärt ähnlich, dass das separate Anwendungssystem am April in Kraft trat. 20, 2022, kann nach Abberufung einer Beschwerde aus einer endgültigen Zurückweisung verwendet werden, muss innerhalb 30 Tage ab Zustellung der Entlassungsentscheidung, beschränkt sich auf Patentansprüche, die in der endgültigen Zurückweisung nicht zurückgewiesen wurden, und kann nicht als Grundlage für eine zusätzliche gesonderte, geteilte oder umgewandelte Anmeldung dienen. Yunsoon Choi, Einführung eines separaten Anwendungssystems: Überarbeitung des koreanischen Patentrechts, APAA e-Newsletter, Heft Nr. 27 (Feb. 2022).
Dieser Mechanismus bewahrt die breitere Unterscheidung und fügt gleichzeitig eine wichtige koreanisch-spezifische Nuance hinzu. Korea ist kein US-Stil Fortsetzung Jurisdiktion, aber koreanische Praxis umfasst einen gezielten Patentanspruch-Erhaltungsmechanismus jenseits der gewöhnlichen Teilung. Die geteilte/separate Anmeldung ist am besten als ein schmales Sicherheitsventil für die Erhaltung bestimmter nicht zurückgewiesener Gegenstände nach einer erfolglosen Beschwerde, nicht als offenes Fahrzeug für markt- oder prozessinformierte Patentanspruchsentwicklung gekennzeichnet.
Nach der Erteilung bietet Korea Korrekturmechanismen über die koreanische Prozess- und Beschwerdekommission für geistiges Eigentum an. 136 ermöglicht eine Prüfung zur Berichtigung, wenn der Patentinhaber versucht, die Anzahl der Patentansprüche zu reduzieren, einen klerikalen Fehler zu beheben oder eine mehrdeutige Beschreibung zu klären. 136(1) (S. Kor.). Die Berichtigung unterliegt materiellen Grenzen: Sie muss innerhalb der Patentbeschreibung oder der Zeichnungen der patentierten Erfindung verbleiben, darf die Patentansprüche nicht wesentlich verlängern oder ändern, und bestimmte korrigierte Patentansprüche müssen patentierbar bleiben. 136(3)–(5). Wird eine Berichtigungsentscheidung endgültig und schlüssig, so gelten die Anmeldung, die Erteilungsentscheidung oder die Verfahrensentscheidung und die Eintragung als nach der korrigierten Patentbeschreibung oder -zeichnung vorgenommen. 136(10).
Koreanische Vertragsverletzungsgerichte können Validitäts-Typ-Verteidigungen, einschließlich Missbrauch-of-Rechts-Argumente, aber formale Korrektur bleibt gebunden an die Praxis des Gerichts statt einer US-Stil gerichtliche Neufassung der Patentansprüche oder eine Fortsetzung-ähnliche Patentprüfung Pfad.
Kosten sind eine besonders wichtige koreanische Frage, weil Patentanspruch Zählung direkt Auswirkungen auf die offiziellen Gebühren. KIPO listet im aktuellen Gebührenplan eine elektronische Patentanmeldungsgebühr von KRW 46,000 und eine materielle Prüfungsgebühr aus einer KRW 166,000 Grundgebühr plus KRW 51,000 für jeden Patentanspruch auf. KIPO, Gebühren und Zahlungen (Patentgebühren). Die Jahresgebühren umfassen auch grundlegende und pro-Patent-Antragskomponenten. Einverstanden.
Das koreanische Takeaway ist: Divisional verwenden und Split/Separate Anmeldungen bewusst und Kontrolle Patentanspruch zählen. Eine koreanische Teilung kann eine zusätzliche Patentanspruchsfamilie erhalten, und eine geteilte/separate Anmeldung kann bestimmte nicht zurückgewiesene Gegenstand nach Beschwerdeentlassung beibehalten, aber kein Mechanismus sollte als gleichwertig mit einer US-Fortsetzung behandelt werden. Jeder sollte durch ein eigenständiges kommerzielles Ziel gerechtfertigt und unter Berücksichtigung der Kosten für die Prüfung per Patentantrag und für die Rente veranschlagt werden.
IX. Der Präsident Japan: Teilungsfenster, Korrekturversuche und frühzeitige Koordinierung von Patentansprüchen und Prüfung
Japan, wie Korea und China, bietet keine breite US-Stil Fortsetzung Praxis. Japanischen Patentgesetz Artikel 44 ermöglicht es einem Anmelder, eine Patentanmeldung, die zwei oder mehr Erfindungen enthält, nur innerhalb bestimmter Verfahrensfenster, einschließlich der Fristen, in denen Änderungen zulässig sind, in eine oder mehrere neue Patentanmeldungen aufzuteilen, 30 Tage ab Zustellung einer Erteilungsentscheidung und innerhalb von drei Monaten nach Zustellung einer ersten Ablehnungsentscheidung durch einen Prüfer. Patentgesetz Art. 44(1), Gesetz Nr. 121 von 1959 (Japan). Eine rechtmäßige Teilung gilt in der Regel zum Zeitpunkt der Einreichung der ursprünglichen Anmeldung eingereicht. Patentgesetz Art. 44(2) (Japan).
Wichtig ist die Formulierung von zwei oder mehr Erfindungen. Japanische Teilung Praxis ist daher spezifischer als ein generisches .child case . Da Artikel 44 auf die Teilung einer Anmeldung mit zwei oder mehr Erfindungen verweist und die Anmeldefenster an Änderungsfristen und kurze Nachentscheidungsfristen gebunden sind, sollte die japanische Teilungsstrategie frühzeitig mit der ursprünglichen Formulierung des Patentanspruchs, der aufgeschobenen Prüfung, der Bürostrategie und der kommerziellen Patentanspruchsplanung abgestimmt werden. Patentgesetz Art. 44(1) (Japan).
Japan unterscheidet sich auch von den Vereinigten Staaten in Rechtsstreitigkeiten und Nachhilfekorrekturen. Artikel 104-3 sieht vor, dass die Rechte des Patentinhabers im Verletzungsstreit, wenn das Patent als eines anerkannt wird, das durch ein Verfahren zur Patentinvalidierung ungültig werden sollte, nicht gegen den Beteiligten ausgeübt werden dürfen. Patentgesetz Art. 104-3(1) (Japan). Das ist eine Validity-Verteidigung in Rechtsstreitigkeiten; es ist kein gerichtsverwalteter Fortsetzungsmechanismus.
Die formale Korrektur erfolgt durch JPO-Verfahren. Artikel 126 erlaubt eine auf Zwecke beschränkte Prüfung zur Korrektur, wie die Beschränkung der Patentansprüche, die Berichtigung von Fehlern oder Fehlübersetzungen, die Klärung von mehrdeutigen Aussagen und die Neufassung abhängiger Patentansprüche in unabhängiger Form. Patentgesetz Art. 126(1) (Japan). Artikel 134-2 erlaubt Korrekturanträge während der Ungültigkeitsprüfungen, vorbehaltlich bestimmter zeitlicher und zweckgebundener Grenzen. Patentgesetz Art. 134-2(1) (Japan).
Japan bietet daher sinnvolle defensive Korrekturpraxis, aber es bietet nicht die gleiche Prozess-informierte offene Patentprüfung, die eine anhängige US-Fortsetzung bietet. Wenn sich Stand der Technik oder technische Tatsachen in Rechtsstreitigkeiten herausstellen, kann ein japanischer Patentinhaber durch Berichtigung verteidigen können, aber diese Korrektur ist ein kontrollierter Verengungsmechanismus. Es ist kein Vehikel für die Verfolgung neuer Patentansprüche in der gleichen Weise, wie eine US-Fortsetzung sein kann.
Japanische Kostenplanung sollte sich stark auf Prüfung und Patentanspruch zählen. JPO listet eine Patentanmeldungsgebühr von ¥14,000 und für Patentanmeldungen, die am oder nach April 1, 2019, eingereicht wurden, eine Prüfungsgebühr von ¥138,000 plus ¥4,000 je Patentanspruch auf. Jährliche Patentgebühren umfassen auch pro-Patent-Patent-Patent-Komponenten, die sich um Bandbreiten von Patentjahren erhöhen. JPO-Gebührenplan.
Der japanische Takeaway ist: Verwenden Sie die Teilungsfenster und die aufgeschobene Untersuchungsstruktur strategisch, aber nehmen Sie nicht an, dass eine japanische Anwendung offen wie eine US-Fortsetzung Familie gehalten werden kann. Da Artikel 44 an Anmeldungen mit zwei oder mehr Erfindungen und an spezifische Verfahrensfenster gebunden ist, sollten der ursprüngliche Patentanspruchssatz, der Prüfungsauftragszeitpunkt, die Antworten auf das Amtsverfahren und die Teilplanung koordiniert werden, bevor die gesetzlichen Fenster schließen.
X. Schlussfolgerung
Der Kernunterschied zwischen US-Weiterführungspraxis und EP, chinesischer, koreanischer und japanischer Praxis ist nicht nur Terminologie. Die U.S. Fortsetzung ist ein strategischer Claim-Entwicklungsmechanismus. Er ermöglicht es einem Patentinhaber, die Patentprüfung offen zu halten und Ansprüche zu verfolgen, die spätere Marktinformationen, Wettbewerberaktivitäten, Lizenzbedarf, Stand der Technik und Prozessentwicklungen widerspiegeln. Diese Flexibilität kann den Wert eines US-Patentportfolios wesentlich erhöhen.
Europa, China, Korea und Japan bieten wichtige Werkzeuge, aber sie sind unterschiedliche Werkzeuge. Europa bietet Teilungen, die die gleichen Möglichkeiten für die Offenlegung von Ansprüchen erhalten können, wenn die Mutter eingereicht wird, während die Anmeldung noch anhängig ist, und wenn die Anmeldung strengen Auflagen hinsichtlich der Ergänzungs-, Pendenz-, Gebühren- und Patentprüfung genügt; Europa bietet auch eine zentrale Beschränkung nach Artikel 105a EPC und Anspruchsbeschränkung im nationalen oder UPC Gültigkeitsverfahren. China bietet Teilungen, die an Regel 48 und Regel 60 Frist für die Erteilung von Finanzhilfen gebunden sind, zusammen mit einer engen Forderungsänderung in der Ungültigkeit von CNIPA. Korea bietet Teilung, einen schmaleren nach 2022 getrennten/split Antragsmechanismus für bestimmte nicht abgelehnte Ansprüche nach Beschwerdeentlassung und IPTAB Korrektur. Japan bietet Teilungen nach Artikel 44-Verfahren zwei oder mehr Erfindungen und JPO-Korrekturprüfungen oder Berichtigungsanträge in Ungültigkeit.
Die praktische Lektion für US-Patentanwälte ist einfach: halten Sie die US-Patentprüfung offen, wenn es ein echtes Patentanspruchsziel gibt, gehen Sie aber nicht davon aus, dass die gleiche Strategie exportiert werden kann. Für globale Portfolios besteht die beste Praxis darin, von Anfang an umfassend und präzise zu entwerfen, ausländische Divisions- und Split/Separat-Anwendungsfenster unabhängig zu gestalten, Budget-Weiterführung und ausländische Folgekosten realistisch zu gestalten und US-Weiterführungen eher als bewusste Patentanspruchsoptionen als reflexive Einreichungen zu nutzen.
