Résumé analytique: La pratique de la poursuite aux États-Unis est un outil de gestion de portefeuille particulièrement puissant, car elle permet aux demandeurs de maintenir une famille de brevets en attente et de poursuivre d'autres ensembles de revendications de brevets de même divulgation à mesure que les marchés, les concurrents, l'état de la technique, les besoins en matière de licences et les positions en matière de litige évoluent. En revanche, l'Europe, la Chine, la Corée et le Japon offrent des mécanismes de suivi importants, mais plus limités, principalement des divisions, des procédures de demande plus étroites et séparées, et des outils de limitation ou de correction après la délivrance, qui peuvent préserver ou restreindre les droits, mais qui ne reproduisent généralement pas la flexibilité courante de la revendication de brevet-développement d'une continuation américaine. La leçon pratique de la stratégie globale en matière de brevets est que les États-Unis devraient utiliser délibérément les prorogations lorsqu'un véritable objectif de revendication de brevet justifie le coût supplémentaire, tandis que l'examen étranger des brevets exige une planification précoce, propre à chaque juridiction, autour des guichets divisionnaires, des limites de divulgation d'origine, de l'économie du compte de revendication de brevet, des délais de délivrance ou d'appel et des contraintes de correction après la délivrance.
I. Présentation
La pratique de la poursuite aux États-Unis est l'une des différences stratégiques les plus importantes entre l'examen des demandes de brevet et l'examen des demandes de brevet en Europe, en Chine, en Corée et au Japon. Aux États-Unis, une famille de brevets peut souvent être maintenue pendante par suite d'une même divulgation, ce qui permet au demandeur de poursuivre d'autres séries de revendications de brevets destinées à des objets déjà divulgués dans la demande principale. Cette capacité rend la pratique de la poursuite aux États-Unis non seulement un dispositif procédural, mais un outil de gestion de portefeuille.
La comparaison avec la pratique étrangère est souvent mal comprise. Les associés étrangers et les clients peuvent utiliser des termes tels que "continuation", "divisionnel", "application enfant" ou "application suite" interchangeablement, mais les mécanismes juridiques ne sont pas interchangeables. L'Europe, la Chine, la Corée et le Japon offrent des mécanismes susceptibles de préserver d'autres possibilités de revendication de brevet fondées sur une divulgation antérieure, mais ces mécanismes sont généralement des mécanismes divisionnaires, scindés/séparés ou des mécanismes de correction après délivrance soumis à des contraintes propres à chaque juridiction. Le meilleur point de comparaison n'est pas que les systèmes étrangers manquent de valeur stratégique; c'est qu'ils ne fournissent généralement pas la même souplesse de développement de revendications de brevets que la pratique américaine de poursuite.
La distinction centrale est la suivante : la pratique de la poursuite aux États-Unis permet l'élaboration itérative de revendications de brevets aux quatre coins de la divulgation initiale; la pratique étrangère peut préserver certaines possibilités de revendications de brevets de même divulgation, mais généralement grâce à des mécanismes plus restreints régis par le calendrier, l'ajout de la matière, l'unité, la pénitence, la taxe et les limites procédurales.
II. La poursuite des États-Unis comme cheval de travail
Une demande de brevet de continuation aux États-Unis est une demande ultérieure visant une matière divulguée dans une demande en instance antérieure et déposée d'une manière qui préserve le bénéfice de la date de dépôt antérieure, à condition que les exigences de 35 U.S.C. § 120 et 37 C.F.R. § 1.78 soient remplies. L'USPTO décrit une continuation comme une demande d'inventions divulguée dans une demande de suspension déposée antérieurement, lorsque la divulgation de continuation ne doit pas inclure un objet qui constituerait une nouvelle matière s'il était ajouté au parent par modification. MPEP § 201.07; 35 U.S.C. § 120; 37 C.F.R. § 1.78(d).
La poursuite ordinaire aux États-Unis est une demande de même divulgation. Il permet au demandeur de poursuivre un ensemble de revendications de brevet différent — plus large, plus étroit, plus ciblé, orienté vers une autre catégorie légale, ou dirigé vers une autre incarnation commerciale — tant que les revendications de brevet sont étayées par la divulgation et satisfont aux autres exigences de brevetabilité. La directive de l'USPTO reconnaît qu'une continuation peut être déposée avant le brevetage, l'abandon ou la fin de la procédure dans la demande antérieure en vue d'introduire une nouvelle série de revendications de brevet et d'obtenir un nouvel examen. MPEP § 201.07; 37 C.F.R. § 1.53(b).
C'est différent d'une division américaine. On se sert généralement d'une division pour s'occuper d'un objet qui est extrait de la demande initiale, souvent après une exigence de restriction. Le statut divisionnaire peut être important pour 35 U.S.C. § 121 à des fins de portage sûr et pour l'analyse de double brevetage de type évidence. Les continuations et les divisions sont à la fois des demandes continues, mais elles ne sont pas synonymes. Voir 35 U.S.C. §§ 120–121; MPEP §§ 201.06, 201.07.
Il ne faut pas trop insister sur la poursuite des demandes en partie. Un CIP est légalement disponible aux États-Unis, mais ce n'est pas la stratégie ordinaire de poursuite des États-Unis. L'USPTO décrit un CIP comme une demande déposée au cours de la durée de vie d'une demande déposée antérieurement qui répète une partie ou la totalité de la divulgation antérieure et ajoute des éléments non divulgués dans la demande antérieure. MPEP § 201.08.
Bien que CIPs fasse partie du vocabulaire légal de la pratique américaine d'application continue, les travaux empiriques appuient leur traitement comme secondaires à la poursuite de la même divulgation. Righi, Cannito et Vladasel décrivent les continuations comme le type de demande continue le plus répandu et les distinguent de CIPs, qui ajoutent de nouvelles matières; dans l'un de leurs principaux échantillons, l'incidence moyenne des dépôts de continuation était de 9.87%, par rapport à 3.36% pour CIPs. Voir Cesare Righi, Davide Cannito & Theodor Vladasel, Demandes de brevet permanentes au USPTO, 52 Research Policy art. 104742 (2023); voir aussi Cesare Righi, Davide Cannito et Theodor Vladasel, demandes de brevet continues à la USPTO 6, 37 tbl.5 (Barcelona Sch. of Econ. Document de travail n° 1382, janv. 2023). La meilleure caractérisation pratique est donc que la poursuite de la même divulgation — et non la CIP — est l'outil ordinaire de poursuite aux États-Unis, tandis que la CIP est un dépôt à usage spécial moins courant utilisé lorsque de nouvelles matières doivent être ajoutées.
Le CIP crée également une complexité prioritaire. Les revendications appuyées par le parent peuvent avoir droit à la date de dépôt du parent; les revendications fondées sur des éléments ajoutés ne le sont pas. Pour cette raison, un CIP devrait généralement être considéré comme un dépôt à des fins spéciales utilisé uniquement lorsque de nouvelles divulgations sont nécessaires et lorsque le demandeur a examiné si une nouvelle demande serait plus propre. MPEP § 201.08; 35 U.S.C. § 120.
III. Pourquoi garder ouvert l'examen des brevets américains crée de la valeur
La caractéristique commerciale la plus importante de la pratique américaine de la poursuite est qu'elle préserve l'optionnalité des revendications de brevet. Une première demande est souvent déposée avant que le demandeur sache quelles sont les réalisations qui importeront le plus, quels concurrents entreront sur le marché, quelle architecture de produit prévaudra, ou quel état de la technique façonnera la portée éventuelle de la revendication de brevet. Une poursuite en cours permet au demandeur d'utiliser des informations commerciales et techniques acquises ultérieurement pour faire valoir des revendications de brevet étayées par la divulgation initiale. MPEP § 201.07.
Cette option a une valeur de portefeuille directe. La valeur du brevet est la valeur de la revendication. Une spécification peut décrire une vaste plate-forme technique, mais le droit d'exclusion est défini par les revendications. Voir 35 U.S.C. § 154(a)(1). Une continuation permet au demandeur de convertir l'objet divulgué mais non réclamé ou sous-revendu en revendications ciblées qui se cadraient vers des produits, des services, des architectures de système, des flux de travail des clients, des étapes de fabrication ou des contours de conception.
Une continuation permet également aux revendications de brevet de suivre le marché. Le produit commercial du demandeur peut changer. Un concurrent peut adopter une mise en œuvre différente. Une norme peut évoluer. Un titulaire de licence potentiel peut identifier différentes caractéristiques comme étant importantes sur le plan commercial. Une poursuite permet à la stratégie d'examen des brevets d'évoluer avec cette information, à condition que les revendications de brevet qui en résultent demeurent étayées par la divulgation initiale. MPEP § 201.07; 35 U.S.C. § 112(a).
Pour les entreprises d'exploitation, cela peut rendre une famille américaine plus précieuse en matière de licences, de licences croisées, d'investissement et de fusions-acquisitions. Une continuation en suspens est une option stratégique : le propriétaire ou l'acquéreur peut encore façonner la future couverture des revendications de brevet dans le cadre de la divulgation existante. Cette option peut avoir une valeur indépendante même avant les questions de continuation, en particulier lorsque les revendications de brevet émises couvrent une génération de produits, mais que les revendications de brevet en instance peuvent être dirigées vers des versions ultérieures ou des incarnations commerciales adjacentes. Voir 35 U.S.C. § 120; MPEP § 201.07.
IV. La valeur du litige de l'examen ouvert des brevets américains
L'examen ouvert des brevets est particulièrement important dans les litiges aux États-Unis parce que les tribunaux américains interprètent les revendications; ils ne les réécrivent généralement pas ou ne les modifient pas. La déclaration de Federal Circuit Chef Amérique reste un avertissement utile: les tribunaux ne peuvent pas reformuler les revendications de brevet, qu'il s'agisse de les rendre opérables ou de maintenir leur validité. Chef Am., Inc. v. Lamb-Weston, Inc., 358 F.3d 1371, 1374 (Fed. Cir. 2004).
Cela est important parce que les litiges font souvent apparaître des vices de revendications ou des lacunes dans les revendications de brevets. La position du défendeur en matière de non-violation peut révéler qu'une durée de la revendication de brevet est plus courte que celle prévue par le titulaire du brevet. L'interprétation des revendications de brevet peut retirer un produit de la portée littérale des revendications de brevet revendiquées. Les assertions d'invalidité peuvent identifier l'état de la technique qui laisse un espace de revendication de brevet plus étroit et commercialement significatif. La découverte technique peut révéler une mise en œuvre différente de celle que le breveté avait initialement supposée. Une continuation ne fixe pas les revendications de brevet revendiquées dans l'affaire en instance, mais elle peut fournir une piste d'examen de brevet distincte pour les nouvelles revendications de brevet informées par le dossier de litige. MPEP § 201.07.
Le même point s'applique à IPR, au réexamen ex parte et au litige parallèle devant les tribunaux de district. Un IPR est limité à §§ 102 et 103 pour des motifs fondés sur des brevets et des publications imprimées. 35 U.S.C. § 311(b). Le réexamen ex parte exige une nouvelle question importante de brevetabilité fondée sur des brevets antérieurs ou des publications imprimées. 35 U.S.C. §§ 302–304; 37 C.F.R. § 1.510(b)(1); MPEP § 2216. Le litige devant un tribunal de district peut faire ressortir ces références, mais aussi les éléments de preuve relatifs à l'état de la technique, à l'état de la technique, à la vente ou à l'utilisation publique, aux arguments de 112, aux positions de revendication et aux faits techniques concernant le produit accusé.
Si une poursuite reste en cours, le titulaire du brevet peut soumettre des informations importantes au USPTO et poursuivre des revendications qui sont brevetablement distinctes par rapport à l'art nouvellement mis en valeur. Le devoir de divulgation est au cœur de cette stratégie. Chaque personne associée au dépôt et à l'examen des brevets a un devoir de franchise et de bonne foi, y compris l'obligation de divulguer à la brevetabilité le matériel d'information connu, et ce droit existe pour chaque revendication en instance jusqu'à ce que la revendication soit annulée, retirée ou que la demande soit abandonnée. 37 C.F.R. § 1.56(a); MPEP § 2001.
La rédaction d'allégations en connaissance de cause n'est pas inappropriée simplement parce qu'elle est commercialement ciblée. La Federal Circuit reconnue dans Rois à terre qu'il n'y a rien de mal intrinsèquement à modifier ou à insérer des revendications de brevet pour couvrir un produit concurrent appris au cours de l'examen des brevets, dans la mesure où les revendications de brevet et la conduite de l'examen des brevets sont conformes aux lois et aux règles en matière de brevets. Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc., 863 F.2d 867, 874 (Fed. Cir. 1988) (en banc).
La valeur de l'examen ouvert des brevets ne doit pas être surestimée. Une suite ne peut pas ajouter de nouveau sujet. Il peut ne pas être émis à temps pour affecter une affaire en instance. Il peut faire face à des questions de description écrite, d'habilitation, de certitude, d'antériorité, de double-brevet d'évidence, d'exclusion finale, d'estoppel, d'examen des brevets ou d'examen des brevets. La doctrine du double brevet, par exemple, vise à empêcher une extension injustifiée de l'exclusivité des brevets au-delà de la durée du brevet. MPEP § 804.
Néanmoins, une poursuite en suspens peut avoir une incidence importante sur le règlement et l'effet de levier des licences. L'auteur de l'infraction peut déjouer ou concevoir un ensemble de revendications émis, mais une poursuite en cours peut préserver la possibilité de revendications émises ultérieurement qui sont mieux alignées sur la technologie de l'accusé et examinées au sujet de l'art développé dans le différend. Cela fait de l'examen ouvert des brevets un atout en matière de litige, et non pas simplement une commodité d'examen des brevets.
V. Coût: l'examen ouvert des brevets est précieux, mais pas gratuit
Une poursuite devrait être considérée comme une option de réclamation budgétisée. Il exige un nouveau dépôt, de nouvelles taxes officielles, le temps d'avocat, IDS examen, rédaction de revendications, examen de brevets, éventuellement RCE ou frais d'appel, et, si autorisé, un flux distinct de frais d'émission et d'entretien-frais. Le guide des taxes USPTO indique clairement que les demandes non provisoires comprennent des taxes de dépôt, de recherche et d'examen, et que les taxes de maintenance USPTO actuelles sont dues aux années 3.5, 7.5, et 11.5 pour chaque brevet d'utilité délivré. 35 U.S.C. § 41(b); 37 C.F.R. §§ 1.16, 1.20.
De longues chaînes de poursuite font maintenant face à une pression supplémentaire des frais officiels. Le barème des taxes de l'USPTO comprend les taxes d'une grande entité pour la présentation d'une revendication de brevet d'avantage plus de six ans après la première date d'octroi et plus de neuf ans après la première date d'octroi. 37 C.F.R. § 1.17(w); barème des droits USPTO.
Les continuations préservent également généralement la flexibilité des revendications de brevet, et non la durée du brevet. Pour les demandes de continuation, de division et de CIP déposées à partir de juin 8, 1995,, la durée du brevet prend généralement fin vingt ans à compter de la date de dépôt de la première demande pour laquelle le bénéfice est réclamé en vertu de 35 U.S.C. §§ 120, 121, 365(c) ou 386(c). 35 U.S.C. § 154(a)(2); MPEP § 2701.
La règle pratique devrait être simple: ne pas déposer une continuation simplement parce que le parent est autorisé. Déposez-le parce qu'il y a une revendication de brevet qui mérite d'être conservée. La décision de continuation devrait répondre à quatre questions : Quel est l'ensemble des revendications de brevet que nous voulons que nous n'ayons pas déjà? Quel produit, concurrent, standard, titulaire de licence, design-around, ou position de recul soutient-il? Est-elle appuyée par la divulgation existante? La valeur commerciale prévue justifie-t-elle les frais de dépôt, d'examen des brevets et d'entretien?
VI. Europe: pratique divisionnaire, limitation centrale et limitation des demandes de brevet nationales ou UPC
La pratique européenne est centrée sur les applications divisionnaires, et non sur les continuations de style américain. L'article 76(1) EPC prévoit qu'une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée que pour un objet qui ne dépasse pas le contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée; si cette condition est remplie, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et jouit de tout droit de priorité. Convention sur la délivrance de brevets européens art. 76(1) [ci-après EPC]. La règle 36(1) EPC prévoit que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure en instance. EPC r. 36(1).
La comparaison qui en résulte avec la pratique américaine est nuancée. L'Europe n'a pas de demande de brevet de continuation de style américain, mais les divisions européennes peuvent fournir une fonctionnalité de même divulgation de revendication-préservation si elle est déposée pendant que le parent reste en instance et si la divisional survit aux contraintes strictes d'ajout, de pénitence, de taxe et d'examen des brevets de EPC. Cela rend la division européenne stratégiquement importante, mais elle n'est toujours pas équivalente à la poursuite ordinaire américaine de la même divulgation.
La pénitence est une limitation centrale. Les directives de l'OEB stipulent que la demande principale doit être en instance au moment du dépôt de la division; une demande est en instance jusqu'à la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la délivrance, mais pas à cette date. La même directive stipule qu'une demande rejetée demeure pendante aux fins de la règle 36(1) jusqu'à l'expiration du délai pour le dépôt de l'avis d'appel si aucun appel n'a encore été déposé, et que les divisions ne peuvent pas être valablement déposées une fois que la demande initiale a été définitivement rejetée, retirée ou réputée retirée, sous réserve de situations de redressement spécifiques. Directives relatives à l'examen pratiqué par l'OEB, A-IV, 1.1.1.
La pratique européenne après la subvention diffère également de la pratique américaine en matière de litiges. L'article 138(3) EPC prévoit que, dans une procédure devant une juridiction ou une autorité compétente relative à la validité d'un brevet européen, le titulaire a le droit de limiter le brevet en modifiant les revendications, et le brevet, en tant que forme limitée, constitue la base de la procédure. EPC art. 138(3). L'Accord UPC prévoit également que, si les motifs de révocation n'affectent le brevet que partiellement, le brevet est limité par une modification correspondante des revendications et révoqué en partie. Accord sur un tribunal unifié des brevets art. 65(3).
Le droit européen prévoit également une procédure centrale de limitation de l'OEB. L'article 105a EPC permet au titulaire de demander la révocation ou la limitation d'un brevet européen par modification des revendications, avec la requête déposée à l'OEB et réputée déposée seulement après le paiement de la taxe de limitation ou de révocation. Mais l'article 105a(2) interdit la requête alors que la procédure d'opposition concernant le brevet européen est en cours. EPC art. 105a.
Ces mécanismes de limitation européens sont cohérents avec la même distinction fondamentale. L'article 138(3), UPC L'article 65(3) et l'article 105a EPC prévoient des mécanismes de limitation restreints ou défensifs; ils ne fournissent pas de véhicule de poursuite de style américain pour poursuivre une nouvelle réclamation établie à mesure que se développent des informations sur le marché, le litige ou l'état de la technique. Un breveté européen peut avoir des outils utiles pour préserver la validité en réduisant les revendications, mais ces outils ne remplacent pas le maintien en suspens d'une famille de titulaires américains.
Le coût est également une contrainte européenne majeure. La règle 36(3) EPC exige que les taxes de dépôt et de recherche divisionnaires soient payées dans un délai d'un mois à compter du dépôt, et les indications de l'OEB stipulent que la taxe de recherche doit être payée même si une taxe de recherche supplémentaire a déjà été payée sur le parent pour défaut d'unité de l'objet actuellement recherché dans la division. EPC r. 36(3); Directives relatives à l'examen pratiqué par l'OEB, A-IV, 1.4.1. Les taxes de renouvellement pour une division sont calculées à partir de la date de dépôt de la demande principale ou de la date de dépôt racine, et les taxes de renouvellement déjà en souffrance pour la société mère peuvent être exigibles pour la division lors du dépôt, ce qui crée un coût de rattrapage. Directives relatives à l'examen pratiqué par l'OEB, A-IV, 1.4.3.
Pour les demandeurs américains, le retrait européen est: prendre la décision divisionnaire avant l'octroi, le refus définitif, le retrait, ou le retrait réputé clôture l'option. Si l'objet de la demande EP n'a pas encore fait l'objet d'une demande commercialement valable, l'avocat doit déterminer si une division vaut le dépôt, la recherche, l'examen, les frais de réclamation, le rattrapage du renouvellement, la validation et les frais unitaires de brevets.
VII. Chine: calendrier de division lié à la règle 60 délai de subvention-formalité et modification étroite de l'invalidation
De même, la Chine ne fournit pas de système de poursuite de style américain. La pratique chinoise est basée sur des applications divisionnaires, et la règle du calendrier est précise. Le règlement d'exécution actuel, tel qu'il est traduit par l'AFD China Intellectual Property, prévoit que lorsqu'une demande de brevet contient au moins deux inventions, modèles d'utilité ou dessins ou modèles, le déposant peut déposer une demande divisionnaire avant l'expiration du délai prévu à la règle 60(1). Règlement d'application de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine r. 48. Règle 60(1), à son tour, prévoit qu'après que la CNIPA a émis une notification de délivrance du brevet, le demandeur doit remplir les formalités d'enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. Règlement d'exécution r. 60(1).
Pour les lecteurs américains, le shorthand pratique est qu'une division volontaire chinoise doit généralement être envisagée avant que les formalités d'octroi ne soient accomplies et avant l'expiration de la période d'enregistrement-formalité 60 règle. Mais l'accroche juridique précise : le calendrier est lié à la règle 60(1) date limite d'enregistrement-formalité, et non à un concept de pénitence de style américain ouvert. La règle 48 prévoit également qu'aucune division ne peut être déposée lorsque la demande a été rejetée, retirée ou réputée retirée et que la division ne peut pas modifier le type de la demande initiale. Règlement d'exécution r. 48.
La règle 49 fournit la contrainte de priorité et de divulgation. Une division déposée en vertu de la règle 48 n'a droit à la date de dépôt, et à toute date de priorité revendiquée, de la demande initiale que si elle n'excède pas la portée de la divulgation contenue dans la demande initiale. Règlement d'exécution r. 49. Ceci rend la pratique divisionnaire chinoise potentiellement utile pour préserver l'objet divulgué, mais il ne s'agit pas d'un mécanisme de continuation pour le développement ultérieur de revendications de brevets séparé de la divulgation originale et de la règle 48/Rule 60.
Après la subvention, la Chine n'est pas non plus un système de continuité. La validité est traitée dans le cadre de la procédure d'invalidation CNIPA. Après la délivrance, toute entité ou personne peut demander l'invalidation, et CNIPA examine la demande et rend une décision; une partie insatisfaite peut intenter une action devant un tribunal populaire dans les trois mois suivant la réception de la décision. Droit des brevets de la République populaire de Chine art. 45–46.
La Chine autorise la modification pendant l'invalidation, mais le mécanisme est étroit. La règle 73 prévoit que, lors de l'examen d'une demande d'invalidation, le titulaire d'un brevet d'invention ou de modèle d'utilité peut modifier les revendications de brevet mais ne peut pas élargir la portée de la protection par brevet. Le titulaire du brevet ne peut modifier la description ou les dessins d'une invention ou d'un modèle de brevet d'utilité, et le titulaire du brevet de dessin ou modèle ne peut modifier les dessins, photographies ou brève description de brevet. Règlement d'exécution r. 73.
Pour ce qui est de la stratégie en matière de litiges, cela signifie qu'un breveté chinois ne peut généralement pas recréer la stratégie américaine de continuation après la délivrance. Si le litige ou l'invalidation révèle un nouvel état de la technique, la réponse du breveté est généralement une modification défensive de la revendication de brevet dans l'invalidation de la CNIPA, et non l'examen d'une nouvelle revendication de brevet établie dans une continuation en instance. Si une division chinoise demeure disponible, elle doit satisfaire aux exigences de la règle 48, à l'exigence de divulgation originale de la règle 49 et à l'interdiction de modifier le type de demande.
Les coûts chinois sont différents des coûts américains et européens, mais ne sont pas négligeables. Le barème des taxes de CNIPA dresse, entre autres taxes, une taxe de dépôt d'invention de CNY 900, une taxe d'examen quant au fond d'invention de CNY 2,500, des taxes de revendication supplémentaires pour chaque revendication dépassant dix, des taxes annuelles et des taxes de demande d'invalidation. CNIPA Calendrier des taxes sur les brevets. Les déposants étrangers devraient également établir un budget pour la traduction chinoise, les conseils locaux, les réponses des bureaux, l'examen divisionnaire des brevets et la gestion des rentes.
La prise en charge chinoise est: de décider tôt et de fixer soigneusement la période de subvention-formalité. Parce que l'itinéraire divisionnaire est lié à la règle 48, Règle 60, statut parent, type d'application, et divulgation originale, le style américain le garder en attente et décider plus tard la pensée peut facilement manquer l'occasion chinoise.
VIII. Corée: divisions, demandes distinctes ou fractionnées, et correction de l ' IPTAB
La Corée est également une juridiction non américaine, mais sa pratique exige plus de nuance qu'une simple caractérisation divisionnaire. La pratique divisionnaire coréenne est régie par l'article 52 de la loi coréenne sur les brevets, qui permet à un déposant qui a déposé une seule demande de brevet pour deux ou plusieurs inventions de diviser la demande en deux ou plusieurs demandes dans le cadre des caractéristiques décrites dans la description ou les dessins de brevet accompagnant la demande initiale et dans des fenêtres d'examen de brevet spécifiées. Loi coréenne sur les brevets art. 52(1) (S. Kor.). Une division coréenne est généralement réputée déposée au moment du dépôt de la demande initiale de brevet, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Id. art. 52(2).
Les divisions coréennes peuvent offrir une certaine souplesse stratégique de type continu, en particulier lorsque la divulgation originale appuie des revendications de brevet supplémentaires et que la fenêtre de dépôt applicable reste ouverte. Mais le mécanisme reste une poursuite divisionnaire, et non une poursuite de la même divulgation de style américain. Cela dépend de la divulgation initiale, des règles coréennes relatives au calendrier et des principes coréens de double-brevet et de même invention.
La pratique coréenne comprend également une2022 La traduction officielle en anglais de la loi coréenne sur les brevets fait référence à ce mécanisme sous le nom de « splitting-off ». 52-2 prévoit qu'une personne qui a reçu une décision de rejet d'une demande de brevet peut diviser une partie de la demande en une nouvelle demande de brevet, dans le cadre des caractéristiques décrites dans le mémoire descriptif ou les dessins accompagnant la demande initiale, 30 jours à compter de la réception de la copie certifiée conforme de la décision de jugement si une demande de jugement en vertu de l'article 132-17 Loi coréenne sur les brevets art. 52-2(1) (S. Kor.). La loi limite les revendications qui peuvent être poursuivies, y compris les revendications qui ne sont pas rejetées dans la décision de rejeter la demande et certains formulaires de revendication limités découlant de l'objet rejeté ou initialement décrit. 52-2(1)(1)–(4).
Ce mécanisme d'application scindé/séparé est plus étroit que la pratique américaine de la poursuite. L'article 52-2 est lié à une position procédurale spécifique : rejet d'un appel d'un rejet final. Il est également limité par les limites d'application en aval. L'article 52-2(4) prévoit qu'un fractionnement ne doit pas constituer la base d'un nouveau fractionnement, d'une demande divisionnaire ou d'une demande convertie. Loi coréenne sur les brevets art. 52-2(4) (S. Kor.). Un commentaire Coréen-pratique de Yunsoon Choi de Yoon & Yang explique de la même façon que le système de demande distinct est entré en vigueur en avril 20, 2022, peut être utilisé après le rejet d'un appel d'un rejet final, doit être déposé dans les jours 30 suivant la signification de la décision de rejet, est limité aux revendications de brevet non rejetées dans le rejet final, et ne peut pas servir de base à une demande supplémentaire séparée, divisionnaire ou convertie. Choi Yunsoon, Introduction d'un système de demande distinct: révision du droit coréen des brevets, Bulletin électronique de l'APAA, numéro no. 27 (Fév. 2022).
Ce mécanisme préserve la distinction plus large tout en ajoutant une nuance importante propre à la Corée. La Corée n'est pas une juridiction de type américain, mais la pratique coréenne inclut un mécanisme ciblé de préservation des revendications de brevet au-delà des divisions ordinaires. La demande scindée/séparée est mieux caractérisée comme une soupape de sécurité étroite pour préserver certains objets non rejetés après un appel infructueux, et non comme un véhicule ouvert pour l'élaboration de revendications de brevet en connaissance de cause ou de marché.
Après l'octroi de la subvention, la Corée fournit des mécanismes de correction par l'intermédiaire du Tribunal coréen de la propriété intellectuelle et du Comité d'appel. L'article 136 permet un essai de correction lorsque le breveté cherche à réduire le nombre de revendications de brevet, à corriger une erreur d'écriture ou à clarifier une description ambiguë. Loi coréenne sur les brevets art. 136(1) (S. Kor.). La correction est soumise à des limites de fond : elle doit demeurer dans la description ou les dessins de brevet de l'invention brevetée, ne doit pas étendre ou modifier substantiellement les revendications de brevet, et certaines revendications de brevet corrigées doivent rester brevetables. Id. art. 136(3)–(5). Lorsqu'une décision de correction devient définitive et concluante, la demande, la décision de délivrance ou la décision de jugement et l'enregistrement sont réputés avoir été faits selon la description ou les dessins corrigés du brevet. Id. art. 136(10).
Les tribunaux coréens d'infraction peuvent envisager des moyens de défense de type validité, y compris des arguments en matière d'abus de droits, mais la correction formelle reste liée à la pratique du tribunal plutôt qu'à une réécriture judiciaire de type américain des revendications de brevet ou à une procédure d'examen de brevet similaire à la poursuite.
Le coût est une question particulièrement importante en Corée, car le nombre de demandes de brevet a une incidence directe sur les taxes officielles. Le barème actuel des taxes de KIPO incluait une taxe de demande de brevet électronique de KRW 46,000 et une taxe d'examen quant au fond comprenant une taxe de base de KRW 166,000 plus KRW 51,000 pour chaque revendication de brevet. KIPO, Honoraires et paiements (Taxes sur le brevet). Les frais annuels comprennent également les éléments de base et les éléments de demande par brevet. Id.
L'option coréenne est : d'utiliser délibérément des divisions et des demandes scindées/séparées et de contrôler le nombre de demandes de brevet. Une division coréenne peut préserver une famille supplémentaire de revendications de brevets, et une demande scindée/séparée peut préserver certains objets non rejetés après le rejet de l'appel, mais aucun des deux mécanismes ne doit être traité comme équivalent à une poursuite américaine. Chacun d'eux devrait être justifié par un objectif commercial distinct et être budgétisé à la lumière de l'examen des demandes de brevet et des frais de rente.
IX. Japon : guichets divisionnaires, essais de correction et coordination rapide des revendications et de l'examen de brevets
Le Japon, comme la Corée et la Chine, n'offre pas une vaste pratique de continuation de style américain. La loi japonaise sur les brevets L'article 44 permet au déposant de diviser une demande de brevet contenant deux ou plusieurs inventions en une ou plusieurs nouvelles demandes de brevet uniquement dans les délais prescrits, y compris les périodes pendant lesquelles des modifications sont autorisées, dans les jours 30 suivant la signification d'une décision de délivrance et dans les trois mois suivant la signification d'une décision de rejet initiale de l'examinateur. Loi sur les brevets art. 44(1), loi No. 121 de 1959 (Japon). Une division légale est généralement réputée déposée au moment du dépôt de la demande initiale. Loi sur les brevets art. 44(2) (Japon).
La formulation de deux inventions ou plus est importante. La pratique divisionnaire japonaise est donc plus spécifique qu'un concept générique de cas enfant. Étant donné que l'article 44 fait référence à la division d'une demande contenant deux inventions ou plus et que les fenêtres de dépôt sont liées à des périodes de modification et à de courtes périodes postérieures à la décision, la stratégie de division japonaise devrait être coordonnée tôt avec la rédaction initiale de la revendication de brevet, l'examen différé, la stratégie d'action de l'office et la planification de la revendication commerciale de brevet. Loi sur les brevets art. 44(1) (Japon).
Le Japon se distingue également des États-Unis en matière de contentieux et de correction après délivrance. L’article 104-3 prévoit que, dans une action en contrefaçon, si le brevet est considéré comme devant être invalidé dans le cadre d’une procédure en invalidation, le titulaire ne peut pas exercer ses droits à l’encontre de la partie adverse. Patent Act art. 104-3(1) (Japan). Il s’agit d’un moyen de défense fondé sur la validité dans le cadre d’un litige, et non d’un mécanisme de continuation administré par un tribunal.
La correction formelle se fait par le biais des procédures JPO. L'article 126 permet un procès pour correction, limité à des fins telles que restreindre les revendications, corriger des erreurs ou des erreurs de traduction, clarifier des déclarations ambiguës et réécrire des revendications dépendantes sous une forme indépendante. Loi sur les brevets art. 126(1) (Japon). L'article 134-2 autorise les demandes de correction au cours des essais d'invalidation, sous réserve d'un calendrier et d'un but précis. Loi sur les brevets art. 134-2(1) (Japon).
Le Japon offre donc une pratique de correction défensive significative, mais il ne fournit pas le même examen ouvert des brevets en connaissance de cause qu'une poursuite en cours aux États-Unis. Si des faits techniques ou de l'état de la technique apparaissent dans les litiges, un breveté japonais peut être en mesure de se défendre par correction, mais cette correction est un mécanisme de rétrécissement contrôlé. Il ne s'agit pas d'un moyen de poursuivre de nouvelles revendications de brevet de la même manière qu'une continuation américaine.
La planification des coûts au Japon devrait être fortement axée sur l'examen et le décompte des demandes. Le barème de taxes JPO énumère une taxe de demande de brevet de ¥14,000 et, pour les demandes de brevet déposées à partir d'avril 1, 2019, une taxe de demande d'examen de ¥138,000 plus ¥4,000 par revendication. Les taxes annuelles sur les brevets comprennent également des composantes par revendication qui augmentent par tranches d'année de brevet. Tarif JPO.
L'option japonaise est : utiliser les fenêtres divisionnaires et la structure d'examen différée stratégiquement, mais ne pas supposer qu'une application japonaise peut être maintenue ouverte comme une famille de continuation américaine. Étant donné que l'article 44 est lié à des demandes contenant deux inventions ou plus et à des fenêtres procédurales spécifiques, il convient de coordonner l'ensemble initial de revendications de brevets, le délai d'examen-demande, les réponses des offices-action et la planification divisionnaire avant la fermeture des fenêtres légales.
X. Conclusion
La principale différence entre la pratique de la poursuite aux États-Unis et la pratique EP, chinoise, coréenne et japonaise n'est pas seulement terminologique. La poursuite aux États-Unis est un mécanisme stratégique de développement des revendications. Elle permet au titulaire d'un brevet de garder l'examen des brevets ouvert et de poursuivre des revendications qui reflètent l'information ultérieure sur le marché, l'activité des concurrents, les besoins en matière de licences, l'état de la technique et l'évolution des litiges. Cette flexibilité peut accroître sensiblement la valeur d'un portefeuille de brevets américains.
L'Europe, la Chine, la Corée et le Japon fournissent des outils importants, mais ils sont différents. L'Europe fournit des divisions qui peuvent préserver les possibilités de revendication de même divulgation si elles sont déposées pendant que le parent demeure en instance et si la demande satisfait à des contraintes strictes en matière d'ajout, de pénitence, de taxe et d'examen des brevets; l'Europe prévoit également une limitation centrale en vertu de l'article 105a EPC et une limitation de revendication dans les procédures de validité nationales ou UPC. La Chine fournit des divisions liées à la règle 48 et au délai de délivrance-formalité de la règle 60, ainsi qu'une modification étroite de la revendication dans l'invalidation de CNIPA. La Corée fournit des divisions, un mécanisme d'application distinct/split post-2022 plus étroit pour certaines demandes non rejetées après le rejet de l'appel, et une correction IPTAB. Le Japon fournit des divisions dans le cadre de l'article 44=2 inventions ou plus et des essais de correction JPO ou des demandes de correction en cas d'invalidation.
La leçon pratique pour les avocats en brevets américains est simple : garder l'examen des brevets américains ouvert lorsqu'il y a un véritable objectif de revendication de brevet, mais ne pas supposer que la même stratégie peut être exportée. Dans le cas des portefeuilles mondiaux, la meilleure pratique consiste à rédiger d'emblée, de manière large et précise, les guichets des divisions et des applications séparées à l'étranger de façon indépendante, la poursuite budgétaire et les coûts de suivi à l'étranger de façon réaliste, et à utiliser les continuations américaines comme options délibérées de revendication de brevet plutôt que comme dépôts réflexifs.
