De Festo au dossier de procédure : comparer l’estoppel américain lié à l’historique de délivrance aux limites à la portée des revendications à l’OEB, en Corée, au Japon et en Chine

Résumé analytique: Cet article compare la façon dont le dossier d'examen de brevet peut limiter la portée de la revendication de brevet aux États-Unis, à l'OEB, à la Corée, au Japon et en Chine. Aux États-Unis, le dossier d'examen des brevets repose sur plusieurs doctrines connexes : interprétation ordinaire des revendications de brevet, prosecution disclaimer, prosecution history estoppel fondé sur des modifications sous Festo, et estoppel fondé sur des arguments, où les observations du déposant abandonnent clairement l'objet. L'OEB se distingue par le fait que la procédure EPC ne reconnaît généralement pas l'estoppel de type Américain, bien que la description, les dessins et les règles de modification demeurent au cœur de l'interprétation et de la validité des revendications. La Corée et le Japon reconnaissent les analogues fonctionnels par des limitations de doctrine d'équivalents: la Corée demande si le dossier d'examen de brevet dans son ensemble montre une exclusion consciente, tandis que le Japon applique la cinquième exigence de Ball Spline --circonstances spéciales, affinée par Maxacalcitol pour exiger un comportement objectif indiquant l'exclusion. La Chine s'oppose plus directement à la récupération des solutions techniques cédées lorsque le breveté les a abandonnées par des modifications ou des observations pendant la délivrance ou l'invalidation, sous réserve d'une qualification importante lorsque la position restrictive a été expressément refusée; le principe du don distinct de la Chine limite également l'objet divulgué mais non réclamé. La leçon pratique pour l'examen global des demandes de brevet est que les modifications et les arguments doivent être rédigés en tant que preuves de litiges futurs : distinguer précisément l'art, éviter les admissions inutiles au niveau de l'invention, préserver des solutions de rechange importantes sur le plan commercial dans les revendications et coordonner les positions en matière d'examen des brevets entre les juridictions.

I. Présentation

Les procureurs en brevets écrivent pour de nombreux publics à la fois. Une modification ou une réponse de l'office doit convaincre l'examinateur, préserver la validité, éviter d'ajouter de la matière, maintenir la portée des revendications commerciales en matière de brevets et prévoir de futures procédures d'infraction. Cette tension est particulièrement vive dans l'examen global coordonné des brevets. Une déclaration faite en vue de surmonter l'état de la technique dans une juridiction peut plus tard être interprétée par une juridiction, un tribunal, une division d'opposition, un demandeur d'invalidité ou un concurrent comme une limitation de la portée de la revendication de brevet.

Les États-Unis fournissent la terminologie la plus familière: prosecution history estoppel. Mais la doctrine américaine n'est qu'un moyen par lequel la conduite de l'examen des brevets peut contraindre un breveté. Les tribunaux américains utilisent également le dossier d'examen des brevets dans l'interprétation ordinaire des revendications de brevets et peuvent appliquer prosecution disclaimer lorsque le déposant renonce clairement et sans équivoque à une revendication. Par conséquent, aux États-Unis, tout ce que vous dites, peut et sera utilisé contre vous dans un tribunal de droit des brevets.

L'Office européen des brevets, en revanche, ne reconnaît généralement pas l'estoppel de fichier dans la procédure EPC. La Corée, le Japon et la Chine reconnaissent des analogues fonctionnels plus proches, mais ces analogues sont encadrés différemment : la Corée par l'exclusion intentionnelle ou consciente, le Japon par la cinquième circonstance particulière, l'exigence d'équivalents, et la Chine par la remise de solutions techniques dans les procédures de délivrance ou de confirmation de brevets.

La leçon comparative n'est pas que chaque juridiction a un style américain. Festo la règle. Ils ne le font pas. La leçon est plus pratique : le dossier d'examen de brevet est souvent une preuve de longue date de la signification de la revendication de brevet, du compromis entre la portée de la revendication de brevet ou de la renonciation à l'objet. L'effet juridique varie considérablement selon la juridiction, mais le dossier disparaît rarement.

II. États-Unis : dossier d'examen de brevet en tant que revendication de brevet - preuve de construction, avertissement et arrêt de la procédure

R. Trois façons différentes dont le dossier d'examen des brevets des États-Unis peut être important

Le droit américain utilise le dossier d'examen des brevets d'au moins trois façons analytiquement distinctes.

Premièrement, le dossier d'examen des brevets constitue une preuve intrinsèque de l'interprétation ordinaire des revendications de brevet. Dans Phillips v. AWH Corp., le Federal Circuit a expliqué que le dossier d'examen des brevets comprend le dossier complet devant l'Office des brevets et des marques, y compris l'état de la technique cité au cours de l'examen, et peut montrer comment l'inventeur et le PTO ont compris l'invention. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc). Le tribunal a également mis en garde contre le fait que le dossier d'examen des brevets est souvent moins clair que la description du brevet parce qu'il reflète une négociation en cours entre le demandeur et l'examinateur plutôt qu'une description technique définitive et autonome. Id. 

Deuxièmement, le dossier d'examen de brevet peut créer prosecution disclaimer, parfois appelé désaveu de l'examen de brevet. Il s'agit d'une doctrine de revendication-construction. Si le demandeur fait une représentation claire et indiscutable pour obtenir une indemnité, le tribunal peut interpréter la demande d'exclusion de la signification remise. La formulation de Federal Circuit Omega Engineering demeure un point de référence utile : prosecution disclaimer favorise l'avis public et empêche les brevetés de se réinventer au moyen de significations d'interprétation de revendications qu'ils ont clairement écartées lors de l'examen du brevet, mais des déclarations ambiguës ne suffisent pas. Omega Eng’g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323–26 (Fed. Cir. 2003).

Troisièmement, le fichier d'examen de brevet peut créer prosecution history estoppel, qui est principalement une limitation à la doctrine des équivalents. Sous Festo, une modification restrictive apportée pour une raison liée à la brevetabilité peut vraisemblablement céder le territoire entre la revendication de brevet originale et la revendication de brevet modifiée, sous réserve d'itinéraires de réfutation reconnus. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 733–41 (2002).

Ces doctrines se chevauchent dans les preuves qu'elles examinent, mais elles ne doivent pas être effondrées. Une déclaration d'examen de brevet peut informer le sens ordinaire d'une revendication de brevet sans créer de disclaimer. Un disclaimer peut restreindre la portée littérale de la revendication de brevet sans invoquer la doctrine des équivalents. Et Festo L'estoppel peut interdire les équivalents même lorsque l'interprétation littérale des revendications de brevet n'est pas affectée par ailleurs.

B. Interprétation de la revendication de brevet

lumière de l'état de la technique cité par l'examinateur

Étant donné que le dossier d'examen du brevet comprend l'état de la technique cité au cours de l'examen, l'art cité par l'examinateur fait partie du dossier d'interprétation. Mais l'art cité ne restreint pas automatiquement les revendications de brevet. La question pertinente n'est pas simplement : « Qu'est-ce que la référence citée a révélé ? » La meilleure question est de savoir comment l'examinateur a appliqué la référence, et qu'a dit ou modifié le demandeur en réponse.

Cette distinction est importante. Un examinateur peut citer un renvoi dans un rejet anticipé, le combiner avec d'autres renvois dans un rejet évident, l'inscrire sur un avis de renvoi cité, en discuter dans les motifs d'acceptation ou simplement l'examiner au moyen d'une déclaration de divulgation d'information. Chaque circonstance a un poids d'interprétation différent. Une référence appliquée dans un rejet et distinguée par le demandeur est généralement plus probante qu'une simple référence énumérée parmi de nombreux documents cités. Même alors, la référence n'informe la revendication de brevet que par sa relation avec le langage de la revendication de brevet, la théorie du rejet, la modification et la réponse.

Une règle utile pour les tribunaux et les procureurs est celle-ci: l'art cité par l'examinateur est le contexte, et non une limitation négative. Les revendications de brevet ne doivent pas être interprétées comme excluant tout ce qui figure dans une référence citée simplement parce que la référence est devant l'examinateur. Elles ne doivent être interprétées à la lumière de l'art cité que dans la mesure où le déposant ou l'examinateur accepte le raisonnement qui lie cet art au sens d'une revendication contestée.

Les réponses du demandeur sont généralement plus importantes que la simple citation de l'art. Une réponse disant "Référence A" ne divulgue pas l'attache récitée" est plus étroite et plus sûre qu'une réponse disant "l'invention exclut les clips". La première peut être une distinction factuelle au sujet d'un élément de revendication de brevet particulier; la seconde peut être interprétée comme une renonciation au champ de revendication de brevet. De même, un argument selon lequel deux références ne peuvent pas être combinées peut avoir peu d'importance pour la construction d'une revendication de brevet, à moins que l'argument ne dépende d'une représentation de ce que la revendication de brevet exige ou exclut.

Dans la décision Federal Circuit, 2025 Eye Therapies v. Slayback illustre comment l'art cité par l'examinateur, la modification, les remarques du demandeur et les motifs de l'indemnité peuvent interagir. Là, le demandeur a modifié le libellé de la revendication, de «compris» à «composé essentiellement de» après un rejet sur Dean et a soutenu que Dean impliquait de la brimonidine avec un autre ingrédient actif. L'examinateur a fait écho aux motifs de l'allocation du poste de demandeur. Le Federal Circuit a interprété l'expression « essentiellement » plus restrictive que son effet transitoire ordinaire, en soutenant que le dossier d'examen du brevet limitait les revendications à des compositions excluant les ingrédients actifs additionnels. Eye Therapies, LLC v. Slayback Pharma LLCC'est pas vrai. 23-2173, gap op. at 7–12 (Fed. Cir. Juin 30, 2025).

Le point important n'est pas que tous les amendements de "comprenant" à "constituant essentiellement de" aient le même effet. Le point important est que le tribunal a lu la durée de la revendication de brevet dans l'ensemble de la séquence d'examen du brevet: le rejet du doyen, la modification du déposant, l'explication du déposant et la justification de l'indemnité de l'examinateur. Dans ce contexte, l'art cité par l'examinateur n'a pas fonctionné seul; il importe que le demandeur utilise l'art pour définir la distinction brevetable.

C. Motifs de l'indemnité à l'examinateur

Les raisons de l'octroi de l'indemnité par l'examinateur occupent une position particulière dans l'interprétation américaine des revendications de brevet. Ils font partie de l'historique du dossier et peuvent éclairer ce que l'examinateur croyait distinguer les revendications de brevet de l'état de la technique. Mais ils ne sont généralement pas, debout seuls, un candidat se rend.

Le règlement régissant les motifs de l'indemnité prévoit que, lorsque le dossier ne précise pas clairement les motifs de l'indemnité, l'examinateur peut énoncer ces motifs. Elle permet également au demandeur ou au titulaire d'un brevet de déposer une déclaration exposant les motifs de l'admission et indique que l'examinateur ne répond pas à une telle déclaration, ce qui n'a pas d'incidence. 37 C.F.R. § 1.104(e).

Le MPEP est encore plus explicite sur l'effet d'estoppel limité du commentaire unilatéral de l'examinateur. Il décrit les raisons de l'acceptation comme une partie importante de l'historique du dossier, mais les caractérise aussi comme l'opinion personnelle de l'examinateur et indique que la déclaration de l'examinateur ne devrait pas créer l'estoppel; seules les déclarations du demandeur devraient le faire. MPEP § 1302.14.

Le cas principal de Federal Circuit est Salazar v. Procter & Gamble Co., 414 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2005). Dans ce cas, le tribunal a rejeté l'argument selon lequel une déclaration unilatérale d'examinateur dans les motifs d'acceptation créait un désaveu clair et incontestable ou prosecution history estoppel. Le silence de la requérante n'équivaut pas à l'adoption de la caractérisation de l'examinateur. En même temps, Salazar n'a pas jugé que les déclarations de l'examinateur n'étaient pas pertinentes. Le tribunal a reconnu que les déclarations de l'examinateur peuvent être une preuve de la façon dont une personne compétente dans l'art comprenait la revendication de brevet à l'époque. Id. à 1345–47.

Un contraste récent est Maquet Cardiovascular LLC v. Abiomed Inc.C'est pas vrai. 23-2045, gap op. à 17–19 (Fed. Cir. mars 21, 2025). Dans ce cas, le Federal Circuit a examiné le dossier d'examen d'un brevet connexe et a examiné le commentaire relatif à la référence Völker. Le tribunal a considéré que le dossier d'examen de brevet connexe pouvait être pertinent lorsqu'il traitait d'un langage de revendication suffisamment commun, mais il a rejeté un désaveu clair fondé sur le silence du déposant en réponse à l'avis d'acceptation.

La synthèse pratique est simple. Les raisons de l'admission des examinateurs sont les plus fortes lorsqu'ils répètent, adoptent ou confirment l'argument de rétrécissement propre au demandeur. Ils sont les plus faibles lorsqu'ils sont unilatéraux, inexpliqués ou non liés au libellé contesté de la revendication de brevet. Le silence en réponse aux raisons de l'allocation ordinaire ne doit pas être considéré comme une adoption affirmative. Par contre, les commentaires du demandeur sur les raisons de l'octroi peuvent lui-même devenir une déclaration sur le champ d'application des revendications de brevet.

D. Disclaimer de l'examen de brevet: renonciation claire dans les propres mots du déposant

Le refus d'examen de brevet est souvent le cas où l'art cité et la réponse du demandeur font le plus de travail. Les tribunaux cherchent à se rendre clairement et sans équivoque. Cette norme est exigeante parce que les brevets sont des instruments d'avis public : les concurrents ont le droit de s'appuyer sur ce que le demandeur a clairement abandonné, mais ils n'ont pas le droit de fabriquer la renonciation de la défense ambiguë.

Un déposant peut créer un déni de responsabilité en modifiant des revendications de brevet et en expliquant que la modification distingue l'état de la technique pour une raison particulière. Le déposant peut également créer un déni de responsabilité sans modification en faisant valoir clairement ce que les revendications de brevet exigent ou ne couvrent pas. Par exemple, si un demandeur distingue l'état de la technique au motif que l'élément de fixation revendiqué doit être fileté et que l'état de la technique utilise un clip non fileté, un tribunal ultérieur peut considérer que l'élément de fixation doit être fileté si la déclaration est claire, répétée et nécessaire pour tenir compte. Si le demandeur fait simplement valoir que le clip de l'état de la technique n'est pas celui cité dans le contexte spécifique de la référence, l'effet peut être plus étroit.

La portée de l'exclusion de responsabilité devrait être compatible avec la remise. Omega Eng.g, 334 F.3d à 1325–26. Un déni de responsabilité fondé sur la distinction d'un clip à ressort ne devrait pas exclure automatiquement toutes les fixations non visseuses à moins que la déclaration du demandeur n'ait effectivement atteint cette distance.

E. Dossier d'examen des brevets estoppel après Festo

Une fois que l'interprétation des revendications de brevet est terminée, un breveté peut toujours demander la contrefaçon en vertu de la doctrine des équivalents. C'est là que Festo prosecution history estoppel fonctionne le plus directement.

Dans Festo, la Cour suprême a jugé qu'une modification restrictive apportée pour satisfaire à toute exigence de la Loi sur les brevets peut donner lieu à l'estoppel si la modification restreint la revendication de brevet pour une raison liée à la brevetabilité. La Cour a rejeté une interdiction complète, mais elle a adopté une présomption selon laquelle le titulaire du brevet a renoncé à tous les équivalents sur le territoire entre la revendication de brevet initiale plus large et la revendication de brevet modifiée plus étroite. Festo, 535 U.S. à 736–41.

Le breveté peut réfuter cette présomption en démontrant que l'équivalent allégué était imprévisible au moment de la modification, que la justification sous-jacente à la modification n'avait qu'un rapport tangentiel avec l'équivalent, ou qu'il y avait une autre raison pour laquelle le breveté ne pouvait raisonnablement pas être censé décrire l'équivalent. Id. à 740–41.

Les Festo framework est plus formel que prosecution disclaimer. La non-responsabilité demande si le demandeur a clairement restreint le sens de la revendication littérale. Festo demande si un amendement visant à restreindre le territoire qui aurait été cédé à des fins équivalentes est présumé. Le même événement d'examen des brevets peut être important dans les deux doctrines, mais les voies et les conséquences doctrinales diffèrent.

F. Éstoppel fondé sur l'argumentation et la doctrine des équivalents

U.S. prosecution history estoppel ne se limite pas à des modifications restreintes. Même sans un amendement qui déclenche la Festo Le demandeur peut renoncer à l'objet de l'affaire au moyen d'arguments présentés à l'examinateur, et cette renonciation peut par la suite s'écarter de la doctrine des équivalents. Le Federal Circuit a décrit le prosecution history estoppel comme résultant soit en apportant une modification restrictive à la revendication, soit en renvoyant la portée de la revendication par argument à l'examinateur du brevet. Conoco, Inc. v. Energy & Env’t Int’l, L.C., 460 F.3d 1349, 1363 (Fed. Cir. 2006); voir aussi Amgen Inc. v. Coherus BioSciences Inc., 931 F.3d 1154, 1159–60 (Fed. Cir. 2019).

La norme pour l'estoppel fondé sur les arguments est exigeante. Le dossier d'examen de brevet doit montrer une renonciation claire et indiscutable de l'objet pertinent, et la question est de savoir si un concurrent comprendrait raisonnablement que le demandeur a renoncé à l'équivalent revendiqué. Deering Precision Instruments, LLC v. Vector Distribution Sys., Inc., 347 F.3d 1314, 1326 (Fed. Cir. 2003); PODS, Inc. v. Porta Stor, Inc., 484 F.3d 1359, 1367–68 (Fed. Cir. 2007); Amgen, 931 F.3d à 1159–60.

Amgen v. Coherus est une illustration moderne utile. Amgen a affirmé qu'il y avait eu infraction en vertu de la doctrine des équivalents parce que l'accusé a utilisé une combinaison de sel qui n'était pas l'une des combinaisons de sel mentionnées dans les allégations. Au cours de l'examen des brevets, Amgen avait toutefois distingué l'état de la technique Holtz en mettant l'accent sur les combinaisons particulières de sels citées dans les revendications. Le Federal Circuit a soutenu qu'Amgen avait clairement et sans équivoque cédé des combinaisons de sel non réclamées et ne pouvait donc pas les récupérer par des équivalents. Amgen, 931 F.3d à 1159–61.

L'estoppel fondé sur l'argumentation est également important lorsqu'un demandeur donne plusieurs raisons indépendantes de brevetabilité. Si le demandeur distingue l'état de la technique pour plusieurs motifs distincts, chaque motif peut créer une préclusion distincte, à condition que le demandeur ne se soit pas fondé uniquement sur la combinaison de ces motifs. PODS, 484 F.3d à 1367; Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1581–83 (Fed. Cir. 1995). L'argument ne doit pas non plus figurer dans la réponse finale avant l'allocation; une remise antérieure claire n'est pas effacée simplement parce que le demandeur obtient ultérieurement l'allocation sur une présentation différente ou plus étroite. Amgen, 931 F.3d à 1160–61.

III. L'OEB : une revendication de brevet Interprétation sans l'arrêt de l'enrouleur de fichier U.S.-Style

La comparaison de l'OEB commence par une distinction institutionnelle. L'OEB examine les demandes, délivre les brevets européens et statue sur les oppositions et les recours en vertu de la EPC; la contrefaçon est généralement traitée en dehors de l'OEB, par les juridictions nationales ou par le Tribunal unifié des brevets. Pour cette raison, la bonne comparaison n'est pas de savoir si les offices de l'OEB appliquent le principe U.S. prosecution history estoppel dans le cadre d'une procédure en contrefaçon, mais si la procédure EPC reconnaît un principe contraignant en matière de saisie des dossiers.

Ils ne le font généralement pas.

L'article 69 EPC et son protocole définissent l'étendue de la protection par référence aux revendications, interprétées à l'aide de la description et des dessins. Le Protocole rejette à la fois une approche strictement littérale et une approche qui traite les revendications comme de simples lignes directrices, exigeant un équilibre entre une protection équitable pour le breveté et une sécurité juridique raisonnable pour les tiers. Il prévoit également que les équivalents doivent être pris en compte pour déterminer l'étendue de la protection. Protocole sur l'interprétation de l'article 69 EPC art. 1–2.

Dans 2025,, la carte agrandie dans G 1/24 a examiné l'interprétation de la revendication en ce qui concerne la brevetabilité dans le cadre du EPC. La Grande Chambre a estimé que les revendications sont le point de départ et le fondement de l'évaluation de la brevetabilité et que la description et les dessins doivent être consultés lors de l'interprétation des revendications, et pas seulement lorsque le libellé de la revendication est ambigu. G 1/24, ECLI:EP:BA:2025:G000124.20250618 (enlarged Bd. App. Juin 18, 2025).

Il s'agit de l'interprétation des revendications de brevet, et non de l'estoppel. La déclaration la plus claire récente de l'OEB sur l'estoppel du wrapper de fichiers apparaît dans T 0325/23C'est vrai. La chambre de recours technique a déclaré qu'en général, il n'y a pas d'estoppel de saisie de dossiers en vertu de la EPC; le concept est une doctrine américaine et n'existe pas en tant que tel dans la procédure EPC. La Chambre a reconnu que les événements relatifs à l'examen des brevets et à l'histoire peuvent indiquer qu'une interprétation étroite est techniquement raisonnable, mais a rejeté l'idée que ces événements lient toutes les procédures ultérieures de EPC ou excluent d'autres interprétations techniquement raisonnables. T 0325/23, ECLI:EP:BA:2024:T032523.20241210 (Tech. Bd. App. déc. 10, 2024).

Les analogues les plus proches de l'OEB ne sont donc pas des doctrines d'estoppel au sens américain. Ce sont des doctrines qui s'occupent du contenu et de l'effet admissibles des modifications : ajout de matière au titre de l'article 123(2) EPC, extension inadmissible de la protection après l'octroi au titre de l'article 123(3) EPC, traitement strict des avertissements non divulgués, généralisation intermédiaire, objections de clarté à l'examen et interprétation des revendications à l'aide de la description et des dessins. Ces mécanismes peuvent être sévères, mais ils ne sont pas les mêmes qu'une règle de litige interdisant la récupération de l'objet cédé par des équivalents.

Pour la stratégie d'examen des brevets, la leçon de l'OEB diffère de la leçon des États-Unis. Avant l'OEB, le plus grand risque immédiat est souvent de créer des problèmes de base de modification, d'ajout ou de clarté. Mais les déclarations de l'OEB devraient encore être rédigées en tenant compte des litiges, car les tribunaux nationaux et l'UPC peuvent considérer les dossiers d'examen des brevets différemment des chambres de recours de l'OEB.

IV. Corée : Exclusion consciente, non pas remise mécanique

La Corée reconnaît un analogue fonctionnel à prosecution history estoppel, mais la doctrine coréenne est plus contextuelle qu'une doctrine américaine. Festo La présomption. Dans l'interprétation des revendications de brevet, le droit coréen commence par le langage de revendication de brevet. Les revendications de brevet définissent l'invention protégée, et la description du brevet, les dessins, les connaissances générales communes et le dossier d'examen du brevet peuvent être utilisés pour comprendre la signification technique du libellé de la revendication de brevet. Mais les directives coréennes mettent en garde contre le fait que les documents relatifs à l'examen des brevets ne devraient pas servir à élargir ou à restreindre le libellé des revendications de brevet au-delà de ce que le libellé de la revendication de brevet peut raisonnablement porter. Voir Système des brevets de la République de Corée, WIPO Guide judiciaire en matière de brevets § 8.5.1.2.

L'analogue le plus proche de prosecution history estoppel apparaît dans la doctrine coréenne des équivalents. L'analyse des équivalents coréens comprend des exigences positives — le principe de l'identité de la solution, l'identité substantielle des effets et la facilité de remplacement — et des exigences négatives, notamment le fait que l'accusé ou la technologie comparée ne doit pas être une technologie du domaine public libre à la pratique et que l'élément remplacé ne doit pas avoir été délibérément exclu de la portée des revendications au cours de l'examen des brevets. Le breveté assume la charge des exigences positives, tandis que l'auteur présumé de l'infraction assume la charge des exigences négatives. Voir id. § 8.5.2.3.

L'amélioration importante est que le droit coréen pas considérer toute modification restrictive comme une renonciation automatique de l'ensemble du territoire entre la revendication de brevet originale et la revendication de brevet modifiée. Dans M. Daebeobwon [Cour suprême], Fév. 2, 2023, 2022Hu10210 (S. Kor.), la Cour suprême de Corée a estimé que la question de savoir si une configuration a été délibérément exclue des revendications de brevet doit être évaluée en tenant compte non seulement de la description du brevet, mais aussi de l'opinion de l'examinateur lors de l'examen du brevet, des modifications et des arguments écrits du déposant, de l'intention du déposant et des motifs de la modification. La Cour a expressément rejeté une comparaison mécanique entre le libellé de la revendication de brevet avant et après l'amendement comme suffisant pour conclure que toutes les configurations intervenantes étaient délibérément exclues.

Les faits 2022Hu10210 illustrer ce point. Le demandeur avait supprimé la langue "prodrug ester" lors de l'examen du brevet, mais la Cour suprême a jugé que le formate accusé de dapagliflozine n'avait pas été délibérément exclu de la portée de la revendication du brevet. La Cour a confirmé la conclusion de la juridiction inférieure selon laquelle l'objet de l'accusé restait dans le même champ d'application que les revendications de brevet revendiquées et a rejeté l'argument selon lequel la suppression, en soi, créait l'estoppel de l'examen des brevets-histoire. M. Daebeobwon [Cour suprême], Fév. 2, 2023, 2022Hu10210 (S. Kor.).

L'approche coréenne est donc plus proche d'une enquête sur l'exclusion consciente fondée sur l'intention ou l'enregistrement plutôt que d'une règle d'amendement-rendement claire. On peut trouver une exclusion consciente lorsque, par exemple, le demandeur a restreint la revendication de brevet pour éviter l'état de la technique cité dans un rejet et que le dossier global montre une intention d'exclure la configuration de l'état de la technique. Mais l'inférence doit provenir du dossier d'examen des brevets dans son ensemble, y compris les raisons de sa modification. Un amendement restreint est une preuve puissante, mais ce n'est pas une preuve concluante.

Pour ce qui est de la pratique de l'examen des brevets, les réponses de la Corée devraient préciser l'objet des modifications. Si une modification est apportée pour traiter d'un rejet précis, le dossier doit indiquer cette fin limitée. Les procureurs devraient éviter les déclarations inutiles suggérant que les variantes non réclamées sont en dehors de l'invention en tant que telle, en particulier lorsque ces variantes peuvent ultérieurement être des équivalents importants.

V. Japon : Cinquième Échelle de balle Exigence et exclusion objective

Le Japon reconnaît également un analogue fonctionnel à prosecution history estoppel, mais il est intégré dans la doctrine des équivalents plutôt que encadré comme une doctrine d'estoppel de style américain séparée. Loi japonaise sur les brevets L'article 70 prévoit que la portée technique d'une invention brevetée est déterminée sur la base des revendications, les termes de la revendication étant interprétés à la lumière du cahier des charges et des dessins. Tokkyo Hō [Loi sur le brevet], loi No. 121 de 1959, art. 70 (Japon).

La Cour suprême japonaise a reconnu la doctrine des équivalents dans le Roulement à bille C'est une affaire. Saikō Saibansho Fév. 24, 1998, Hei 6 (O) No. 1083, 52(1) Minshū 114 (Japon). Les cinq exigences sont les suivantes : l'élément différent n'est pas une partie essentielle de l'invention; le remplacement atteint l'objet de l'invention et produit le même effet; le remplacement aurait été facilement conçu par un homme du métier au moment de la fabrication ou de la contrefaçon; le produit accusé n'était pas identique ou facilement conçu à la technologie du domaine public au moment du dépôt; et il n'y a pas de circonstances particulières, telles que l'exclusion du produit accusé des revendications de brevet au cours de l'examen du brevet.

La cinquième exigence est le principal comparateur. Il demande si des circonstances particulières excluent les équivalents, y compris les circonstances dans lesquelles le demandeur a intentionnellement exclu le produit ou le procédé accusé du champ d'application de la revendication au cours de l'examen du brevet. À cet égard, le Japon ressemble à prosecution history estoppel, mais la structure est différente. L'enquête japonaise n'est pas déclenchée par une présomption de style américain selon laquelle toute modification restrictive apportée pour des raisons de brevetabilité renonce à l'ensemble du territoire intermédiaire. L'enquête demande plutôt si la conduite du breveté appuie objectivement le traitement de la variante accusée comme exclue.

Le raffinement moderne vient de Maxacalcitol. Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Mars. 24, 2017, Hei 28 (Ju) No. 1242, 71(3) Minshū 359 (Japon). La Cour suprême a estimé que le simple fait que le demandeur n'ait pas déposé de brevet revendiquant une solution de rechange prévisible n'établit pas, en soi, des circonstances particulières excluant des équivalents. La Cour a expliqué qu'il peut exister des circonstances particulières lorsqu'il est objectivement et visiblement clair que le demandeur a omis l'alternative des revendications de brevet tout en reconnaissant qu'il pouvait se substituer à la structure revendiquée.

Cette distinction est essentielle. Dans Maxacalcitol, l'accusé a utilisé une structure transforme de vitamine D plutôt que la structure cis-forme revendiquée. Les contrevenants accusés ont fait valoir que le breveté aurait pu revendiquer la structure transformatrice et qu'il devrait donc être interdit d'affirmer des équivalents. La Cour suprême a rejeté cet argument parce que le dossier ne montrait pas objectivement et de manière externe que le demandeur reconnaissait la structure de transformation comme un substitut et l'avait délibérément omise des revendications de brevet. Maxacalcitol, Hei 28 (Ju) No. 1242.

Le Japon possède donc un analogue significatif mais limité à prosecution history estoppel. Le cinquième Échelle de balle L'exigence peut exclure les équivalents lorsque la conduite du demandeur indique objectivement l'exclusion. Mais la simple prévisibilité, seule, est insuffisante. Cela rend le Japon plus proche de l'enquête sur l'exclusion consciente et sensible aux données de Corée que des États-Unis. Festo La présomption.

Pour ce qui est de la pratique de l'examen des brevets, les réponses japonaises devraient éviter les déclarations qui font une alternative non revendiquée comme un substitut connu que le déposant a délibérément choisi de ne pas revendiquer un brevet. Si une modification restrictive n'est apportée qu'en vue de distinguer une référence citée ou de clarifier le libellé, la réponse devrait le dire. La description du brevet et les revendications de brevet dépendantes devraient, dans la mesure du possible, préserver des solutions de rechange importantes sur le plan commercial.

VI. Chine : Solutions techniques remises, bonne foi et principe de don adjacent

L'analogue de la Chine est plus direct que les versions coréenne et japonaise parce que la doctrine judiciaire chinoise exclut expressément la récupération des solutions techniques cédées dans les litiges d'infraction. La règle est fondée sur la cohérence, la bonne foi et la fonction d'avis public du dossier d'examen et d'invalidation des brevets.

L'analyse des infractions en Chine reconnaît les équivalents, mais la doctrine est soumise à plusieurs principes limitatifs. La Cour suprême du peuple a décrit la règle de l'estoppel comme une limitation aux équivalents visant à obliger les parties à agir de bonne foi et à empêcher les brevetés d'interpréter les revendications de brevet dans les procédures de contrefaçon en contradiction avec les positions prises dans les procédures de délivrance et de confirmation des brevets. Voir Système des brevets de la Chine, WIPO Guide judiciaire en matière de brevets § 4.3.2.5.

La règle de base apparaît dans l'article 6 de la Cour populaire suprême de 2009 interprétation brevet-infraction. Elle prévoit que, lorsque le breveté ou le demandeur a abandonné une solution technique en modifiant les revendications de brevet ou la description de brevet, ou par une déclaration lors de la délivrance ou de l'invalidation d'un brevet, le tribunal n'appuiera pas la tentative du breveté d'inclure cette solution technique dans le champ de protection du brevet dans les procédures de contrefaçon. Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi [Interprétation de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions relatives à l'application de la loi dans le procès des litiges relatifs aux atteintes aux brevets] art. 6 (promulgué déc. 28, 2009, en vigueur le janvier 1, 2010) (Chine).

Cela rend la Chine plus proche des États-Unis que l'OEB. Une déclaration d'examen ou d'invalidation de brevet peut ultérieurement fonctionner comme une règle d'exclusion dans le cadre d'un litige en contrefaçon. Mais la terminologie chinoise est différente. La question n'est pas de savoir si Festo la présomption s'applique; c'est la question de savoir si une solution technique particulière a été abandonnée par le biais d'observations ou de modifications dans le cadre d'une procédure de délivrance ou d'invalidation. L'accent est mis sur la solution cédée, le dossier administratif, et les brevetés tentent plus tard de récupérer la solution.

La qualification interprétative ultérieure est importante. L'article 13 de la deuxième interprétation de la Cour populaire suprême prévoit que, lorsque le titulaire du droit prouve qu'une modification ou une déclaration restrictive concernant les revendications de brevet, la description de brevet ou les dessins a été expressément refusée dans le cadre d'une procédure de délivrance ou de confirmation de brevet, le tribunal devrait conclure que la modification ou la déclaration n'a pas renoncé à la solution technique. Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi (Er) [Interprétation (II) de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions relatives à l'application de la loi dans le procès des litiges relatifs à des atteintes aux brevets] art. 13 (promulgué janv. 25, 2016, modifié le déc. 23, 2020) (Chine).

Cette qualification empêche la lecture excessive du dossier d'examen des brevets. Si le déposant a fait une déclaration restrictive, mais que l'office des brevets ou l'organisme d'examen ultérieur n'a pas accepté cette déclaration comme base de délivrance ou de maintien, la justification de l'estoppel est plus faible. Les directives chinoises indiquent également qu'en évaluant si une déclaration restrictive a été niée spécifiquement, les tribunaux examinent si le décideur a finalement accepté la déclaration et si le brevet a été délivré ou maintenu valide sur cette base.

La Chine a également un principe de don adjacent mais distinct. L'article 5 de l'interprétation de la Cour populaire suprême de 2009 prévoit que, lorsqu'une solution technique n'est décrite que dans la description ou les dessins du brevet mais qu'elle n'est pas citée dans les revendications de brevet, le tribunal n'appuie pas la tentative du breveté d'inclure cette solution dans le champ de protection du brevet dans les litiges relatifs à la contrefaçon. Ceci est analytiquement différent de l'examen des brevets et de l'abandon de l'histoire. L'arrêt concerne ce que le breveté a renoncé par modification ou par argument; le don concerne ce que le breveté a divulgué mais n'a pas présenté de revendication de brevet. Les deux doctrines limitent l'expansion ultérieure par des équivalents, mais elles fonctionnent sur des documents différents et des théories différentes. Interprétation de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions relatives à l'application de la loi dans le procès des litiges relatifs à des atteintes aux brevets les arts. 5–6.

Pour ce qui est de la pratique en matière d'examen et d'invalidation des brevets, la Chine demande une attention particulière tant dans la procédure d'examen initial que dans la procédure postérieure à la délivrance. Les déclarations faites pour obtenir l'octroi, préserver la validité ou distinguer une référence peuvent ultérieurement définir une solution technique remise. Dans le même temps, des solutions de rechange importantes sur le plan commercial ne devraient pas être simplement divulguées dans la description du brevet; dans la mesure du possible, elles devraient être revendiquées, car les solutions divulguées mais non réclamées peuvent être traitées comme des dons au public.

VII. Synthèse comparative

Les compétences peuvent être regroupées en trois grandes catégories.

La première catégorie est celle des États-Unis. Le droit américain dispose d'une doctrine formelle en matière d'examen des brevets, d'histoire et d'estoppel, d'une doctrine distincte en matière d'examen des brevets et d'une solide tradition d'utilisation du dossier d'examen des brevets comme preuve intrinsèque dans l'interprétation des revendications de brevets. Le dossier d'examen des brevets est important tant avant qu'après que la doctrine des équivalents entre dans l'analyse.

La deuxième catégorie est celle de l'OEB. L'OEB utilise la description et les dessins dans l'interprétation des revendications et applique strictement les modifications apportées dans le cadre de la procédure EPC, mais il ne reconnaît pas l'estoppel de type américain dans la procédure EPC. Le dossier d'examen de brevet peut fournir un contexte technique, mais il ne fonctionne pas comme une doctrine de renonciation contraignante en vertu de la EPC.

La troisième catégorie comprend la Corée, le Japon et la Chine. Ces juridictions reconnaissent les analogues fonctionnels à l'estoppel, mais pas comme des copies des États-Unis. FestoC'est vrai. La Corée et le Japon demandent si le requérant a exclu intentionnellement ou objectivement la configuration des accusés. La Chine demande si le titulaire du brevet a renoncé à une solution technique au moyen d'une modification ou d'une déclaration dans le cadre d'une procédure de délivrance ou de confirmation.

VIII. Conclusion

le dossier d'examen des brevets n'est pas une doctrine globale uniforme, et les systèmes non américains ne devraient pas être décrits comme de simples variations sur FestoC'est vrai. Les États-Unis demeurent l'exemple le plus clair d'un régime formel d'examen des brevets, d'histoire et d'appel : une modification restrictive apportée pour une raison liée à la brevetabilité peut, semble-t-il, empêcher le titulaire du brevet de reprendre le territoire cédé par la doctrine des équivalents. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736–41 (2002). Le droit américain confère également au dossier d'examen de brevet un rôle important dans l'interprétation ordinaire des revendications de brevet et du prosecution disclaimer, en particulier lorsque les modifications et remarques du déposant distinguent clairement l'art cité par l'examinateur. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc); Omega Eng’g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323–26 (Fed. Cir. 2003). Les motifs d'acceptation de l'examinateur peuvent influencer le sens de la revendication de brevet, surtout lorsqu'ils font écho aux arguments de rétrécissement du déposant, mais les déclarations unilatérales de l'examinateur et le silence du déposant ne devraient normalement pas créer la renonciation. Salazar v. Procter & Gamble Co., 414 F.3d 1342, 1345–47 (Fed. Cir. 2005).

L'OEB se distingue. Bien que le EPC exige que les revendications soient interprétées à la lumière de la description et des dessins, et bien que la pratique de l'OEB impose strictement des dispositions sur les questions de modification telles que l'ajout de matière et l'extension de la protection, la procédure de l'OEB ne reconnaît pas l'estoppel de l'emballage de fichiers de style américain. Le dossier d'examen de brevet peut fournir un contexte technique, mais il ne fonctionne pas comme une doctrine d'estoppel contraignante en vertu de la EPC. Voir Protocole sur l'interprétation de l'article 69 EPC art. 1–2; T 0325/23, ECLI:EP:BA:2024:T032523.20241210 (Tech. Bd. App. déc. 10, 2024).

La Corée, le Japon et la Chine fournissent des analogues fonctionnels plus proches, mais chacun utilise sa propre structure doctrinale. La doctrine coréenne d'exclusion délibérée ou délibérée exige un examen complet du dossier d'examen des brevets et rejette la renonciation automatique fondée uniquement sur des modifications restreintes. La question n'est pas de savoir si le déposant a restreint la revendication de brevet dans l'abrégé, mais si le dossier dans son ensemble — y compris les opinions de l'examinateur, les modifications, les arguments du déposant, les motifs de modification et l'intention du déposant — montre que la configuration spécifique de l'accusé a été délibérément exclue. M. Daebeobwon [Cour suprême], Fév. 2, 2023, 2022Hu10210 (S. Kor.).

Le Japon traite également la question par la doctrine des équivalents, en particulier la cinquième Échelle de balle qu'il n'y ait pas de circonstances particulières excluant l'équivalence. Saikō Saibansho Fév. 24, 1998, Hei 6 (O) No. 1083, 52(1) Minshū 114 (Japon). La Cour suprême Maxacalcitol La décision confirme que le simple défaut de breveter une alternative prévisible n'est pas suffisant; le comportement du breveté doit indiquer objectivement et extérieurement que la variante a été reconnue comme un substitut et délibérément laissée en dehors des revendications de brevet. Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Mars. 24, 2017, Hei 28 (Ju) No. 1242, 71(3) Minshū 359 (Japon).

La doctrine chinoise est plus directement preclusive. Lorsqu'un breveté ou un demandeur renonce à une solution technique au moyen de modifications ou d'observations pendant la délivrance ou l'invalidation, les tribunaux chinois ne permettent généralement pas au breveté de récupérer cette solution dans le cadre d'une procédure en contrefaçon. Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi [Interprétation de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions relatives à l'application de la loi dans le procès des litiges relatifs aux atteintes aux brevets] art. 6 (promulgué déc. 28, 2009, en vigueur le janvier 1, 2010) (Chine). Mais la qualification est importante : lorsque le breveté démontre que la modification ou la déclaration restrictive a été expressément refusée ou non acceptée dans la procédure de délivrance ou de confirmation, la renonciation peut ne pas s'appliquer. Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi (Er) [Interprétation (II) de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions relatives à l'application de la loi dans le procès des litiges relatifs à des atteintes aux brevets] art. 13 (promulgué janv. 25, 2016, modifié le déc. 23, 2020) (Chine). Chine Le principe du don appartient à la même famille de doctrines limitant la portée des revendications de brevet, mais il devrait rester analytiquement distinct : le don concerne des solutions techniques divulguées dans la description ou les dessins de brevet mais non revendiquées, tandis que l'examen de l'histoire des brevets concerne l'objet abandonné par la modification ou l'argument. Interprétation de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions relatives à l'application de la loi dans le procès des litiges relatifs à des atteintes aux brevets les arts. 5–6.

La leçon pratique pour les avocats en brevets est que le dossier d'examen des brevets devrait être rédigé comme preuve de litige futur. Dans l'ensemble des juridictions, les modifications devraient être liées au rejet précis auquel il est fait référence; les réponses devraient éviter les admissions inutiles au niveau de l'invention; et des solutions de rechange importantes sur le plan commercial devraient être conservées dans les revendications de brevet, dans la mesure du possible, et non pas simplement décrites dans la description du brevet. Les conséquences juridiques diffèrent — présomption de renonciation aux États-Unis, pas de véritable préclusion à l'OEB, exclusion consciente en Corée, circonstances particulières au Japon et solutions techniques abandonnées en Chine — mais la discipline stratégique est la même: dire exactement ce qui est nécessaire pour garantir ou préserver la validité, et pas plus.