Nicht auf dem Deckblatt, dennoch dem Amt vorgelegt: Stand der Technik aus der Stammanmeldung und § 325(d)

Zusammenfassung: Dieser Artikel untersucht, ob der bei der Patentprüfung einer Stammanmeldung angeführte oder berücksichtigte Stand der Technik eine Ermessensverweigerung nach 35 U.S.C. § 325(d) auch dann rechtfertigen kann, wenn der Hinweis nicht auf dem Gesicht des angefochtenen Patents erscheint. Sie erklärt, dass MPEP § 609.02 es erlaubt, Informationen, die in einem direkten Elternteil betrachtet werden, in eine Fortsetzung zu übertragen, ohne lediglich zur Berücksichtigung erneut eingereicht zu werden, so dass die Patentprüfungsakte beweiskräftiger ist als das Patent. Unter Advanced Bionics und Ecto World kann ein Prüfer-initialisiertes IDS den ersten Teil der § 325(d)-Untersuchung auch dann erfüllen, wenn die Referenz nie in einer Zurückweisung angewandt wurde; die konsequentere Frage ist, ob der Antragsteller einen materiellen Office-Fehler vorweist. Obwohl Kewazinga überzeugende Unterstützung für die Anwendung dieses Prinzips auf direkte Vorfahren bietet, löst keine Federal Circuit-Entscheidung das Problem direkt, und das PTAB hat es abgelehnt, die Argumentation kategorisch auf Geschwister oder entfernte Kollateral-Verwandte auszudehnen. Die praktische Lehre ist, dass § 325(d) die eigentliche Prioritätskette, den Nachweis der Prüfung, die Patentanspruchskontinuität und die Substanz der früheren Analyse des Amtes anspricht – nicht nur, ob auf dem Patent eine Referenz gedruckt wurde.

Einleitung

Ein vertrautes Faktenmuster ist in der Interpartes Review immer wichtiger geworden. Eine Petition stützt sich auf einen Verweis, der nicht auf das angefochtene Patent erscheint. Die Referenz erscheint jedoch in der Patentprüfungsdatei eines Elternteils oder einer anderen Anmeldung in der Prioritätskette – vielleicht in einer Informationsoffenlegungserklärung, vielleicht in einem USPTO-Prüfungsbericht und vielleicht als Herzstück einer Zurückweisung. Der Patentinhaber wendet sich an 35 U.S.C. § 325(d), während der Antragsteller antwortet, dass der Verweis in der angefochtenen Anmeldung nie zitiert und nicht auf das angefochtene Patent gedruckt wurde.

Der Petenten-Cover-page-Argument ist zu einfach. In einer Fortsetzungsfamilie kann dem Amt zuvor eine Referenz vorgelegt worden sein, obwohl sie nie wieder in die Kinderanmeldung aufgenommen und nie auf das Kinderpatent gedruckt wurde. Aber die entgegengesetzte Übertreibung ist ebenso gefährlich: Die Darstellung in einem Elternteil erfordert nicht automatisch eine diskretionäre Leugnung. Die bessere Analyse trennt vier verschiedene Sätze – ob eine Referenz gedruckt, präsentiert, geprüft und substanziell bewertet wurde – und wendet dann den zweiteiligen Rahmen von Fortgeschrittene Bionik zur eigentlichen Familiengeschichte.

Die neue Regel ist praktisch und nicht kategorisch. Kunst, die in einem direkten Elternteil betrachtet wird, hat eine wesentliche – und manchmal entscheidende – Rolle§ 325(d), insbesondere wenn die angefochtenen Patentansprüche Patentansprüche verfolgen, die in der Muttergesellschaft geprüft wurden. Kunst, die lediglich auf einer initiierten übergeordneten IDS aufgeführt ist, kann auch den ersten Teil der § 325(d) Anfrage erfüllen. Doch die Tiefe des früheren Engagements des Amtes spielt im zweiten Teil gewöhnlich am meisten eine Rolle: Ob der Antragsteller einen materiellen Fehler des Amtes gezeigt hat. Und da sich die Beziehung von Eltern zu Geschwistern zu entfernten Kollateralen relativen bewegt, schwächt sich die Folgerung, dass die frühere Patentprüfung »pertain[ed]« zum angefochtenen Patent erheblich ab.

- Ich weiß es nicht. Das Patent deckt ist Beweis, nicht die Patentprüfung Rekord

Das Feld "Zitiert" auf einem erteilten Patent ist ein nützlicher Beweis. In der Regel werden die vom Anmelder oder Prüfer gemachten Aufzeichnungen aufgeführt, und es ist ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung, was vor dem Amt war. Das Drucken ist jedoch eine administrative Folge davon, wie ein Zitat in den Datensatz eingetragen wurde; es ist keine Bestimmung, und es ist nicht der rechtliche Test nach § 325(d).

Die USPTO-eigenen Verfahren machen diese Unterscheidung explizit. Das Handbuch zum Verfahren der Patentprüfung (MPEP) § 609.06 erläutert, wie antragstellende und Prüfer-zitierte Referenzen gedruckt werden, erkennt aber auch an, dass eine Entgegenhaltung auch dann berücksichtigt worden sein kann, wenn sie nicht gedruckt wurde; in diesem Fall spiegelt die Anmeldungsdatei die Erwägung wider. US-Patent- und Markenamt, Handbuch zum Verfahren der Patentprüfung § 609.06 (9hrsg. 01.2024, November. 2024). Die Dateigeschichte – eine paraphierte IDS, ein PTO-892, ein USPTO-Prüfungsbericht, eine Interview-Zusammenfassung, eine Bekanntmachung der zitierten Referenzen oder ein anderes Patentprüfdokument – ist daher ein besserer Beweis für das Geschehene als das Gesicht des alleinstehenden Patents.

Auch das Aussehen des Patents stellt nicht fest, dass das Amt das Referenzmaterial gefunden, auf einen Patentanspruch angewandt oder eine Charakterisierung dieses Patents akzeptiert hat. Die IDS-Regeln sehen ausdrücklich vor, dass die Einreichung einer IDS nicht als ein Eingeständnis zu verstehen ist, dass die in der Erklärung genannten Informationen für die Patentierbarkeit von Bedeutung sind oder als solche angesehen werden. 37 C.F.R. § 1.97(h). . . Ein Coverpage-Zitat kann somit die Darstellung oder die Betrachtung beweisen, aber er selbst beweist keine sachliche Bewertung.

Die gleiche Unterscheidung spielt außerhalb des PTAB eine Rolle. Jedes erteilte Patent trägt die gesetzliche Vermutung der Gültigkeit, ob eine bestimmte Referenz in seinem Gesicht erscheint oder nicht. 35 U.S.C. § 282(a). Beweise nicht vor dem Prüfer kann mehr überzeugendes Gewicht in Bezirksgericht Rechtsstreitigkeiten tragen, aber es ändert nicht die klare und überzeugende Beweislast. Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P’ship, 564 US 91, 110–11 (2011). Im Gegensatz dazu stellt die Sektion 325(d) eine andere, institutionsbezogene Frage: ob dem Amt zuvor dieselbe oder im wesentlichen dieselben Kunst oder Argumente vorgelegt wurden und, wenn ja, ob das Amt materiell fehlgeschlagen ist.

II. SCHLUSSANTRÄGE MPEP § 609.02 und die Fortsetzungsaufzeichnung

Die Grunddeckungslogik ist besonders unzuverlässig für Aufrechterhaltungspatente liegt in MPEP § 609.02. Für eine Aufrechterhaltung, Teilung oder Aufrechterhaltung in Teilen unter 37 C.F.R. § 1.53(b) eingereicht, heißt es im Handbuch, dass der Prüfer Informationen berücksichtigen wird, die vom Amt in einer Stammanmeldung berücksichtigt wurden. Ferner heißt es, dass ein Anmelder eine Liste dieser Informationen in der laufenden Anmeldung nicht erneut vorlegen muss, es sei denn, der Anmelder möchte die Informationen auf das daraus resultierende Patent drucken. MPEP § 609.02(I) (II)(A)(2) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024).

Dieses Verfahren schafft eine bewusste Kluft zwischen Betrachtung und Druck. Angenommen, ein Prüfer Initialen eine IDS in einer übergeordneten Fortsetzung, und der Antragsteller später Dateien eine weitere Fortsetzung, die den Nutzen dieses Elternteils. Nach § 609.02, braucht der Anmelder den Verweis nicht nur wieder aufzulisten, um ihn vor den Kinderprüfer zu stellen. Aber wenn der Anmelder es nicht wieder auflistet, darf der Hinweis nicht auf dem Kinderpatent erscheinen. Das Fehlen des Hinweises von der Abdeckung des Kindes ist daher völlig mit dem Verfahren des Amtes für die Weiterleitung berücksichtigter Informationen vereinbar.

Die Übertragungsregel hat Grenzen. Es gilt für Informationen, die tatsächlich in der Mutterschaft berücksichtigt werden, nicht nur eingereicht, sondern unberücksichtigt bleiben. Die übermittelten, aber in der Regel nicht berücksichtigten Informationen müssen in Übereinstimmung mit 37 C.F.R. §§ 1.97 und 1.98 erneut eingereicht werden, um eine Berücksichtigung im Kind zu gewährleisten. MPEP § 609.02(II)(B)(2). Das Handbuch schreibt auch ein anderes Verfahren für Dokumente vor, die sich aus einer internationalen Anmeldung mit der Bezeichnung der Vereinigten Staaten ergeben: Um die Berücksichtigung der im internationalen Recherchenbericht oder im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht genannten Dokumente sicherzustellen, muss der Antragsteller eine konforme IDS in der fortdauernden US-Bewerbung einreichen. MPEP § 609.02(I).

Es gibt auch eine Autoritäts-Ebene Vorbehalt. Das MPEP ist Agentur-Leitfaden, kein Statut oder eine Verordnung und hat selbst keine Rechtskraft. In re Skvorecz, 580 F.3d 1262, 1268–69 & n.3 (Fed. Cr. 2009). Aber das macht § 609.02 nicht irrelevant. Es beschreibt das eigene Prüfungsverfahren des Amtes, und die PTAB-Panels haben sich darauf verlassen, um zu bestimmen, was das Amt in einer Fortsetzung zu prüfen hatte. Für § 325(d) fungiert das Handbuch daher als Beweis für die Handlungspraxis und als verfahrenstechnische Verbindung zwischen einer direkten Ahnenakte und der angefochtenen Fortsetzung.

Auch für die Übertragungspraxis außerhalb des § 325(d) gibt es eine begrenzte Appellat-Unterstützung. In einem ungerechtfertigten Fall stützte sich der Federal Circuit auf MPEP § 609, indem er behauptete, dass die Nichteinreichung in einer in der Muttergesellschaft zitierten oder vorgelegten Teilinformation kein unbilliges Verhalten darstellen könne. ATD Corp. v. Lydall, Inc., 159 F.3d 534, 547 (Fed. Cir. 1998). ATD beantwortet die Frage nach § 325(d) nicht, bestätigt aber, dass die Nichtrückmeldung im Rahmen des Fortsetzungsverfahrens des Amtes nicht dem Zurückhalten der Informationen vom Kinderprüfer entspricht.

III. URBAN Abschnitt 325(d) nach Fortgeschrittene Bionik und Ektowelt

Abschnitt 325(d) gibt dem Direktor das Ermessen, eine Petition abzulehnen, weil dem Amt zuvor derselbe oder im Wesentlichen derselbe Stand der Technik oder dieselben Argumente vorgelegt wurden. 35 U.S.C. § 325(d). . . Im Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbHNein. IPR2019-01469, Papier 6, bei 7–11 (P.T.A.B. Feb. 13, 2020) (precedential), das Board organisiert diese Diskretion in zwei Teile.

Erstens fragt die Kammer, ob dem Amt zuvor derselbe oder im Wesentlichen derselbe Art oder dieselben Argumente vorgelegt wurden. Vorher vorgestellt, ist breiter als in einer Ablehnung verwendet. Sie umfasst die von einem Prüfer aufgezeichnete und von einem Anmelder in einer IDS gelieferte Kunst. Einverstanden. bei 7–8. Zweitens fragt die Kammer, ob der Antragsteller nachgewiesen hat, dass das Amt die Patentierbarkeit der angefochtenen Patentansprüche in einer Weise falsch gemacht hat, wenn der erste Teil erfüllt ist. Einverstanden. Bei 8–9. reicht eine vernünftige Meinungsverschiedenheit mit dem Prüfer nicht aus; der geltend gemachte Fehler muss wesentlich sein.

Die bekannten sechs Faktoren aus Becton, Dickinson innerhalb dieser zweiteiligen Struktur arbeiten. Faktoren a) (b) und (d) – die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Kunst und Argumenten – in der Regel in Teil eins. Faktoren c) e) und (f) — das Ausmaß der früheren Bewertung, das Auftreten von Fehlern durch den Petenten und zusätzliche Tatsachen, die sich auf die Überprüfung auswirken — in der Regel den zweiten Teil. Becton, Dickinson & Co. v. B. Braun Melsungen AGNein. IPR2017-01586, Papier 8, bei 17–18 (P.T.A.B. Dez. 15, 2017) (vorläufig gemäß § III.C.5, Absatz 1; sonst informativ); Fortgeschrittene Bionik, Papier 6, bei 9–11.

Die Präzedenzentscheidung des Direktors Ecto World, LLC v. RAI Strategic Holdings, Inc.Nein. IPR2024-01280, Papier 13, bei 3–7 (Dir. Mai 19, 2025) (vorhergehend auf § A), geschärft die Behandlung der IDS-Kunst. Die Verwendung des gleichen Stands der Technik, die zuvor auf einem Prüfer-initialisierten IDS vorgestellt wurde, erfüllt Teil 1, auch wenn der Prüfer ihn nie angewandt oder diskutiert hat. Einverstanden. bei 3–4. Der Petenten muss dann materieller Fehler ausdrücklich und mit Besonderheit adressieren; generalisierte Verdienste ersetzen Argumente nicht eine Teil-Zwei-Analyse. Einverstanden. bei 5–6. Gleichzeitig können Größe und Umstände einer IDS eine Rolle spielen. Eine Auflistung, die mehr als 1,000-Referenzen enthält, zusammen mit einem Antragsteller, der nicht beistand, nachdem ein Prüfer nach relevanten Informationen gesucht hatte, könnte gegen eine Ermessensverweigerung unter Becton, Dickinson Faktor (f). Einverstanden. bei 6–7.

Dieser Rahmen schafft eine wichtige Unterscheidung. Ob ein Prüfer einen Verweis in materieller Hinsicht gewöhnlich verwendet, kontrolliert nicht Teil eins. Es kontrolliert oft die praktische Kraft von Teil zwei.

IV. Der Präsident Wenn der Elternbericht das Werk bewirkt

Der stärkste § 325(d)-Fall ergibt sich, wenn der Prüfer den geltend gemachten Stand der Technik bei der Patentprüfung eines direkten Elternteils tatsächlich angewandt hat, die Stamm- und Kinderpatentansprüche materiell ähnlich sind und der Antrag die Analyse des Prüfers im Wesentlichen wieder aufgreift.

Das war das Muster in Becton, Dickinson. . . Bei der Patentprüfung des direkten Elternteils waren zwei Verweise in getrennten offensichtlichen Zurückweisungen angewandt worden. Die Fortsetzungsansprüche waren im Umfang ähnlich, ein terminal disclaimer verband die Ansprüche, und der Antrag ordnete die Kunst und die Positionen, die der Prüfer bereits in Betracht gezogen hatte, weitgehend um. Becton, Dickinson, Papier 8, bei 16–18, 22–28. Der Vorstand lehnte es ab, sich auf diesem Grund nach § 325(d) zu etablieren. Obwohl nur der einleitende Absatz von § III.C. 5 – die Sechs-Faktor-Formulierung – ist formal Präzedenzfall, das Gleichgewicht der Entscheidung ist formal informativ, einschließlich seiner Mutter-Patent-Prüfung Analyse.

Mehrere spätere, nicht vorausschauende Entscheidungen veranschaulichen dieselbe Logik. Im Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. v. Alcon, Inc.Nein. IPR2021-00899, Papier 16, bei 2–3 n.1, 20–22, 33–38 (P.T.A.B. Nov.9, 2021), die Parteien vereinbart, dass die Mutter und Fortsetzung die gleiche oder identische schriftliche Beschreibung, und die Kammer nahm ihre Konvention zur Bewertung der Stammgeschichte. Der Prüfer hatte die Hauptreferenz über mehr als drei Jahre wiederholt durch sieben Ablehnungen, Interviews, Beratungsaktionen und eine Voranmeldungskonferenz bewertet. Die Kammer fand die Petition Kunst und Argumente die gleiche oder kumulative und verweigert Institution, wenn der Antragsteller nicht einen materiellen Fehler zu identifizieren. Im Gator Bio, Inc. v. Sartorius Bioanalytical Instruments, Inc.Nein. IPR2023-00215, Paper 19, bei 11–22 (P.T.A.B. June 20, 2023), bezeichnete die Kammer die Eltern- und Kindergeschichte als miteinander verflochten: Kunst war in der Muttergesellschaft weitgehend angewandt worden, die angefochtenen Ansprüche wurden durch eine terminal disclaimer verbunden und keine Partei beanstandete die Betrachtung der Stammakte. Auch hier zeigte der Petente keinen wesentlichen Fehler.

Elternüberlegungen sind jedoch kein Ende. Oticon Medical AB v. Cochlear Ltd.Nein. IPR2019-00975, Papier 15, bei 9–10, 15–20 (P.T.A.B. Okt. 16, 2019) (vorläufig gemäß §§ II.B–II.C), als Stand der Technik und Zurückweisungen aus der Mutterpatentprüfung betrachtet, lehnte es jedoch ab, die Institution zu verweigern. Eine neu geltend gemachte Referenz lieferte eine wesentlich andere, nicht kumulative Lehre, die der frühere Bericht nicht enthielt. Oticon ist daher das Präzedenzprinzip der Beschränkung: Selbst eine umfangreiche Mutterpatentprüfung verbietet es nicht, eine Institution zuzulassen, wenn die Petition die Kunst oder Analyse wesentlich verändert.

Diese Entscheidungen zeigen, warum die Referenz im Elternhaus zitiert wurde, ist nur der Anfang. Ein überzeugender § 325(d) Datensatz verbindet die Elternprüfung mit den angefochtenen Ansprüchen. Nützliche verbindende Beweise umfassen überlappende Anspruchssprache, die gleiche Spezifikation, eine offensichtlichkeitsartige Doppelpatentierung Ablehnung, ein terminal disclaimer, gemeinsames Prüfungspersonal, ausdrückliche Einbeziehung der Elternakte, und – vor allem – die Office-Behandlung der besonderen Lehre später in der Petition betont.

V. IDS-Nur Kunst in einem Elternteil oder Vorfahren

Die schwierigere Frage ist, ob ein in einer übergeordneten IDS aufgeführter und initialisierter Verweis – aber nie in einer Zurückweisung verwendet – zuvor in der child-Patentprüfung vorgelegt wurde. Die nächste Entscheidung ist: Google LLC v. Kewazinga Corp.Nein. IPR2021-00527, Papier 16, bei 10–13, 18–21 (P.T.A.B. Aug. 24, 2021) (nicht vorausschauend).

Im Kewazinga, mehrere geltend gemachte Verweise erschienen auf der paraphierten IDSs in direkten Vorfahren des angefochtenen Patents. Für einen anderen geltend gemachten Verweis identifizierte Moezzi-1, das IDS sein Stammpatent, das die Kammer im Wesentlichen dasselbe fand, weil die Spezifikationen und Zahlen fast identisch waren und die vertrauenswürdige Offenbarung in der Mutterschaft erschien. Einverstanden. bei 10–13. Die Kammer stützte sich auf MPEP § 609.02:, weil das Amt die Verweise in den Vorfahren berücksichtigt hatte, der Fortsetzungsprüfer war verpflichtet, sie zu prüfen, obwohl der Anmelder sie nicht zum Druck auf das angefochtene Patent erneut auflistete. Einverstanden. auf S. 10–12. Die Mitwirkung desselben Prüfers, eine Zurückweisung wegen Doppelpatentierung und ein Terminal Disclaimer verstärkten den Zusammenhang zwischen den Erteilungsverfahren. Das Board wies das Argument des Antragstellers zurück, die Entgegenhaltungen lägen in der unmittelbaren Anmeldungskette zu weit zurück. Es sah sie als bereits vorgelegt an und lehnte die Einleitung ab, weil der Antragsteller keinen konkreten wesentlichen Fehler aufgezeigt hatte. Einverstanden. bei 12–13, 18–21.

Kewazinga liefert die direkteste Antwort auf die Coverpage-Frage: Im richtigen Fortsetzungsprotokoll kann die Kunst unter § 325(d) zählen, auch wenn sie nicht auf dem angefochtenen Patent erscheint. Aber Kewazinga Es handelt sich um eine nicht präzedentielle Panelentscheidung, und sein Betrieb sollte nicht als verbindliche per-se-Regel für alle Vorfahren IDSs neu gefasst werden.

Die beste aktuelle Synthese kombiniert Kewazinga mit Ektowelt. Kewazinga bietet überzeugende Autorität für das Tragen von Kunst von einem direkten Vorfahren in das Kind nach MPEP § 609.02. Ektowelt stellt fest, dass die IDS-Präsentation zum Teil auch ohne inhaltliche Anwendung ausreichend ist. Aber Ektowelt eine IDS in der eigenen Patentprüfung des angefochtenen Patents behandelt; sie hat die Eltern-Kind-Frage nicht ausdrücklich entschieden. Zusammen bilden die Entscheidungen ein starkes Argument, dass ein Prüfer-initialisierte IDS in einem direkten inländischen Vorfahren Teil eins erfüllt, aber sie schaffen keine präzedenzielle Eltern-IDS-Regel.

Die Unterscheidung spielt bei Teil zwei eine Rolle. Nur eine IDS-Präsentation beweist weniger, was das Amt verstanden hat, als eine begründete Ablehnung, eine Antwort des Antragstellers, ein Interview oder Gründe für eine Zulage. Ein Patentinhaber kann argumentieren, Ektowelt stellt dem Petenten die Last auf, einen wesentlichen Fehler zu identifizieren, auch wenn der Prüfer den Verweis nicht erörtert hat. Ein Antragsteller kann diese Belastung jedoch dadurch tragen, dass er die genaue Offenbarung, die der Prüfer offenbar übersehen hat, identifiziert, erklärt, warum er den angegebenen Gründen für die Zulage widerspricht, und zeigt, warum die geltend gemachte Kombination oder der Beweis nicht nur kumulativ ist. Eine neue, allein stehende Sachverständigenerklärung stellt nicht unbedingt einen Fehler dar; die Analyse muss zu dem zurückkehren, was die Kunst gelehrt hat und was das Amt getan hat oder nicht getan hat.

VI. Direkte Vorfahren, Geschwister und entfernte Verwandte

Die Rechtsprechung unterstützt nicht eine frei schwebende Regel, dass jede Patentprüfung in einer Patentfamilie zu jedem anderen Familienmitglied gehört. Die rechtliche und evidente Verbindung ist entlang der von MPEP angesprochenen direkten Prioritätskette am stärksten § 609.02. Für Geschwister wird sie faktisch abhängig und für entfernte Kollateral-Verwandte schwach.

Guardant Health, Inc. v. Univ. of Wash.Nein. IPR2022-00449, Papier 13, bei 10, 15–18 (P.T.A.B. Aug. 1, 2022) (nicht präzedential) illustriert den außergewöhnlichen Geschwisterfall. Es ging um frühere Argumente und nicht um eine Geschwister-IDS. Die angefochtene Anmeldung und ihre Geschwister waren Fortsetzungen desselben Elternteils, teilten dieselbe Patentbeschreibung, wurden von demselben Prüfer gleichzeitig geprüft und enthielten Patentanspruchssprache, die die Kammer als dieselbe im Anwendungsbereich betrachtete. Die angefochtene Patentprüfung umfasste auch eine offensichtlichkeitsähnliche doppelte Patentierungsverweigerung über die Geschwister. Auf dieser ungewöhnlich integrierten Aufzeichnung behandelte die Kammer die Geschwisterargumente wie zuvor dargestellt. Wärter stellt nicht fest, dass eine Geschwister-Patentprüfung automatisch übernommen wird.

Die äußere Grenze erscheint in EVE Energy Co., Ltd. v. VARTA Microbattery GmbHNein. IPR2023-00121, Papier 12, bei 12–15 (P.T.A.B. Mai 12, 2023) (nicht vorhergehende). Die Kammer räumte ein, dass ein Verfahren, das sich auf das angefochtene Patent bezieht, Eltern und direkte Vorfahren umfassen kann, unter Berufung auf Kewazinga, lehnte es jedoch ab, diese Argumentation auf ein Patent auf einer entfernten Nebenstelle auszudehnen. Die beiden Patente stiegen durch separate PCT- und US-Ketten aus einer gemeinsamen deutschen Anmeldung ab – die Kammer beschrieb sie auswendig als ,zweite Cousins', dreimal entfernt. Gemeinsame entfernte Vorfahren allein machten die kollaterale Patentprüfung nicht zu einem Verfahren, das sich auf das angefochtene Patent bezieht. Einverstanden. bei 12–14. Die geltend gemachten Verweise erscheinen separat auf der angefochtenen Anmeldung eigenen IDS, so dass Teil eins auf dieser Grundlage zufrieden war; die Kammer lehnte dann § 325(d) Leugnung nach der Feststellung materieller Fehler und gesondert zu dem Schluss, dass der Antragsteller gezeigt hatte, eine angemessene Wahrscheinlichkeit vorherrschen. Einverstanden. bei 14–15.

Die praktische Lektion ist, dass die Familie nicht die operative Tatsache ist. Der Befürworter sollte einen verfahrens- und substanziellen Weg von der früheren Aufzeichnung zum angefochtenen Patent festlegen: Direkte Nutzen-Patentansprüche, Berücksichtigung im Vorfahren, Kontinuität des Patentanspruchs, Kenntnis des Prüfers und Überschneidungen zwischen den früheren und den vorliegenden Argumenten. Ein gemeinsamer entfernter Vorfahr, ohne mehr, ist unwahrscheinlich, die Arbeit zu tun.

VII. Vgl. Ein besserer Weg, um das Argument des § 325(d) zu beweisen oder zu bezwingen

Für einen Patentinhaber ist die effektivste Präsentation eine rekordbasierte Beweiskette. Zunächst wird die direkte Linie unter 35 U.S.C. §§ 120–121, festgelegt und jede relevante Anwendung identifiziert. Zweitens: Beweisen Sie die Überlegung, anstatt sich auf eine Deckseite zu stützen: geben Sie den initiierten IDS, PTO-892, USPTO-Prüfungsbericht, die Interviewzusammenfassung oder ein anderes Datei-History-Dokument an. Drittens, kartieren die Eltern- und Kinderansprüche und identifizieren Tatsachen, die die Prüfungen zeigten, verbunden waren, wie z. B. eine doppelt patentierende Ablehnung, terminal disclaimer, gemeinsamer Prüfer oder gemeinsame Gründe für die Zulage. Viertens, vergleichen Sie die Petitionstheorie mit der früheren Analyse des Amtes. Schließlich konfrontieren Sie sich mit Teil zwei ausdrücklich, indem Sie erklären, warum die Petition keinen wesentlichen Fehler identifiziert.

Für einen Petenten ist die schwächste Antwort, dass der Verweis nicht auf das angefochtene Patent gedruckt wurde. Wenn MPEP § 609.02 und die Ahnendatei Rücksicht nehmen, verwechselt dieses Argument die Veröffentlichung mit der Präsentation. Eine stärkere Petition sollte davon ausgehen, dass Teil eins zufrieden sein und Teil zwei entwickeln kann. Sie sollte die genaue Lehre ermitteln, die der Prüfer übersehen oder missverstanden hat, jede wesentliche Änderung des Patentanspruchs zwischen Elternteil und Kind erklären, zeigen, warum eine neue Referenz oder Kombination nicht kumulativ ist, und den angeblichen Fehler mit der angegebenen Grundlage für die Zulage verbinden. Wenn die einschlägige IDS außergewöhnlich groß war oder der Antragsteller dem Prüfer wenig Unterstützung bei der Lokalisierung der einschlägigen Lehre gab, Ektowelt macht diese Fakten auch relevant.

Für Staatsanwälte erlaubt das Manual als Elternkunst, ohne erneute Einreichung weiterzuleiten, aber die Erlaubnis ist nicht immer die gleiche wie Prozess-Vorsicht. Die erneute Einreichung einer prägnanten, konformen IDS kann die Referenz auf das Gesicht des Kindes legen und eine spätere sachliche Auseinandersetzung über den Weg der Betrachtung beseitigen. Umgekehrt kann die wahllose Neubevölkerung einer Fortsetzung mit einer enormen familienweiten IDS die praktische Folgerung verringern, dass der Prüfer jede einzelne Referenz sinnvoll bewertet hat und eine Ektowelt faktor-(f)-Frage. Es kann auch Gebührenfolgen haben: Jede IDS, die unter 37 C.F.R. § 1.97 am oder nach Januar 19, 2025, eingereicht wird, erfordert eine schriftliche Sizefee-Behauptung nach § 1.98(a)(4) und eine IDS, die die kumulative Anzahl der antragstellenden Gegenstände zur Überquerung von 50, 100, oder 200 veranlasst, die entsprechende Gebührenebene unter § 1.17(v) auszulösen. Die elterlichen Gegenstände zählen im Kind nicht, es sei denn, der Antragsteller reicht sie dort erneut ein. US-Patent- und Markenamt, Quick Reference Guide zur Information Disclosure Statement (IDS) Size Fee and Size Fee Assertion 1, 3–4. . . Die richtige Praxis ist bewusst: den Nachweis dessen, was in Betracht gezogen wurde, zu bewahren, beim Drucken oder bei Klarheit erneut einzureichen, die besonderen Regeln für internationale Dokumente einzuhalten und nicht davon auszugehen, dass die Familiensanktionen als Teil des Kinderprotokolls behandelt werden.

VIII. Der Präsident Was bindend ist – und was offen bleibt

Die Hierarchie der Autorität verdient Nachdruck. Fortgeschrittene Bionik, dem bezeichneten Teil des Becton, Dickinson, Oticon (vorläufig zu §§ II.B–II.C) und § A von Ektowelt sind Präzedenzfälle in der Kammer. Kewazinga, Johnson & Johnson, Gator Bio, Wärter, und EVE-Energie sind überzeugende, nicht vorausschauende Entscheidungen. Es scheint keine Federal Circuit verdient Entscheidung squarely Lösung, ob Kunst nur in einem Elternteil betrachtet wird früher präsentiert für § 325(d) in einem IPR fordern das Kind.

Diese Appellate-Lücke ist unüberraschend, weil institutionelle Entscheidungen nach 35 U.S.C. § 314(d) im Allgemeinen nicht beschwerlich sind. Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 579 U.S. 261, 273–75 (2016); Thryv, Inc. v. Click-to-Call Techs., LP, 590 U.S. 45, 54 (2020); Mylan Lab’ys Ltd. v. Janssen Pharmaceutica, N.V., 989 F.3d 1375, 1382–83 (Fed. Cir. 2021). Das Federal Circuit hat sich mit § befasst 325(d) in anderen Verfahrenseinstellungen, einschließlich ex-parte-Überprüfung nach einer Serie IPR Petition, aber diese Behörde nicht eine Mutter-Patent-Prüfung Regel für IPR bildung. Siehe In re Vivint, Inc., 14 F.4th 1342, 1350–54 (Fed. Cir. 2021).

Praktizierende sollten auch vermeiden, sich auf den verlassenen, sinnvoll angesprochenen Vorschlag zu verlassen. Im April schlug 2024, die USPTO eine Verordnung vor, nach der Kunst nicht wie bisher vorgestellt zählen würde, nur weil sie auf einem initiierten IDS erschien; der Vorschlag hätte erfordern, dass die Kunst oder Argumente sinnvoll behandelt worden wären. Patent Trial and Appeal Board Regeln der Praxis für das Briefing diskreter Denialfragen und Regeln für 325(d) Erwägungen, Instituting Parallel und Serial Petitionen und Kündigung aufgrund einer Vergleichsvereinbarung, 89 Fed. Reg. 28,693, 28,701, 28,705 (vorgeschlagener Apr. 19, 2024). . . Das Amt zog diesen Vorschlag mit Wirkung vom Oktober 17, 2025. Patent Trial and Appeal Board Rules of Practice for Briefing Discretionary Denial Issues, und Rules for 325(d) Erwägungen, Instituting Parallel and Serial Petitions und Kündigung aufgrund einer Vergleichsvereinbarung zurück — 90 Fed. Reg. 48,342 (Oct. 17, 2025) (Rücknahme). . . Das derzeitige Board-Gesetz ist Ektowelt: IDS-Präsentation ist genug für den ersten Teil, während die Tiefe und die Umstände der Betrachtung für wesentliche Fehler und die Diskretionsbilanz relevant bleiben.

Schlussfolgerung

Ein Verweis auf das angefochtene Patent, das zuvor dem Amt vorgelegt worden war, braucht nicht auf das Gesicht des angegriffenen Patents zu erscheinen. In einer direkten Fortsetzungskette kann MPEP § 609.02 als übergeordnete Kunst in das Kind tragen, auch wenn der Antragsteller die Referenz für den Druck nicht erneut eingereicht hat. Kewazinga wendet diesen Grundsatz unmittelbar an und Ektowelt bestätigt allgemeiner, dass IDS-Kunst nicht in einer Ablehnung verwendet worden sein muss, um den ersten Teil der Fortgeschrittene Bionik.

Aber früher präsentiert wird, bedeutet nicht, vollständig bewertet, und es bedeutet sicherlich nicht, dass die Immune aus der Überlegung. Die entscheidende Arbeit findet oft am Fortgeschrittene Bionik Teil zwei. Eine begründete Elternverweigerung, die sich auf materiell ähnliche Patentansprüche richtet, kann für die Leugnung ein machtvolles Argument sein; eine paraphierte IDS stellt weniger fest; eine entfernte relative Prüfung des Patents kann überhaupt nichts begründen. Die fundierte Analyse beginnt daher mit der Aktenhistorie, folgt der eigentlichen Priorität und den Prüfungslinks und fragt, was das Amt verstanden hat – nicht nur, was passiert ist, um auf dem Umschlag zu drucken.