Résumé analytique: Cet article examine si l'état de la technique cité ou examiné au cours de l'examen d'une demande initiale peut justifier un refus discrétionnaire en vertu de 35 U.S.C. § 325(d), même si la référence n'apparaît pas sur la face du brevet contesté. Il explique que MPEP § 609.02 permet aux informations considérées par un parent direct de se poursuivre sans être soumises de nouveau à un examen, ce qui rend le dossier d'examen du brevet plus probatif que la couverture du brevet. Dans le cadre de Advanced Bionics et Ecto World, un IDS initialisé par l'examinateur peut satisfaire la première partie de l'enquête § 325(d) même si la référence n'a jamais été appliquée dans un rejet; la question plus conséquente est de savoir si le requérant démontre une erreur importante de l'Office. Bien que Kewazinga fournisse un soutien persuasif pour l'application de ce principe aux ancêtres directs, aucune décision Federal Circuit ne résout carrément la question, et le PTAB a refusé d'étendre catégoriquement le raisonnement aux frères et sœurs ou aux proches collatéraux éloignés. La leçon pratique est que § 325(d) tourne sur la chaîne de priorité réelle, la preuve de considération, la continuité des revendications, et la substance de l'analyse antérieure de l'office — pas seulement si une référence a été imprimée sur le brevet.
Présentation
Un modèle de faits familier est devenu de plus en plus important dans l'examen inter partes. Une pétition s'appuie sur une référence qui ne figure pas sur la face du brevet contesté. La référence figure toutefois dans le dossier d'examen de brevet d'un parent ou d'une autre demande dans la chaîne de priorité — peut-être sur une déclaration de divulgation d'informations, peut-être dans un rapport d'examen de l'USPTO, et peut-être comme élément central d'un rejet. Le titulaire du brevet invoque 35 U.S.C. § 325(d), tandis que le demandeur répond que la référence n'a jamais été citée dans la demande contestée et n'a pas été imprimée sur le brevet contesté.
L'argument de la page couverture du pétitionnaire est trop simple. Dans une famille continue, une référence peut avoir été précédemment présentée à l'Office, bien qu'elle n'ait jamais été réinscrite dans la demande d'enfant et n'ait jamais été imprimée sur le brevet d'enfant. Mais la surestimation inverse est tout aussi dangereuse : la présentation chez un parent n'exige pas automatiquement un refus discrétionnaire. La meilleure analyse sépare quatre propositions différentes — qu'une référence ait été imprimée, présentée, examinée et évaluée quant au fond — et applique ensuite le cadre en deux parties de Advanced Bionics à l'enregistrement familial réel.
La règle émergente est pratique plutôt que catégorique. L'art considéré dans un parent direct a un rôle important - et parfois décisif -§ 325(d), en particulier lorsque les revendications contestées de brevet suivent les revendications de brevet examinées dans le parent. L'art simplement énuméré sur un parent initial IDS peut également satisfaire la première partie de l'enquête § 325(d). Pourtant, la profondeur de l'engagement antérieur de l'Office importe habituellement le plus à la deuxième partie : si le requérant a montré une erreur importante de l'Office. Et alors que la relation passe de parent à frère et soeur à parent collatéral à distance, l'inférence que l'examen antérieur du brevet «pertain[ed] to» le brevet contesté s'affaiblit considérablement.
I. La page de garde du brevet est un élément de preuve, non l’historique d’examen
Le champ "Références citées" sur un brevet délivré est une preuve utile. Il identifie habituellement les références enregistrées par le déposant ou l'examinateur et constitue un point de départ pratique pour l'évaluation de ce qui était devant l'Office. Mais l'impression est une conséquence administrative de la façon dont une citation est entrée dans le dossier; il ne s'agit pas d'une détermination sur le fond et n'est pas le critère juridique prévu à l'article 325(d).
Les propres procédures de l'USPTO rendent cette distinction explicite. Les Manuel de procédure d'examen des brevets (MPEP) § 609.06 explique comment les références sollicitées par le demandeur et les références sollicitées par l'examinateur sont imprimées, mais reconnaît également qu'une citation peut avoir été considérée même si elle n'a pas été imprimée; dans ce cas, le dossier de la demande reflète la considération. Office américain des brevets et des marques, Manuel de procédure d'examen des brevets § 609.06 (9th ed. Rev. 01.2024, nov. 2024). L'historique du dossier — un IDS initial, un PTO-892, un rapport d'examen de l'USPTO, un résumé d'entrevue, un avis de références citées ou un autre document d'examen de brevet — est donc une meilleure preuve de ce qui s'est passé que le seul visage du brevet.
L'apparition sur le brevet n'établit pas non plus que l'office a trouvé le matériel de référence, l'a appliqué à une revendication ou a accepté une quelconque caractérisation de celui-ci. Les règles de IDS prévoient expressément que le dépôt d'un IDS ne doit pas être interprété comme un aveu que les renseignements cités dans la déclaration sont ou sont considérés comme importants pour la brevetabilité. 37 C.F.R. § 1.97(h)C'est vrai. Une citation de page de couverture peut donc prouver une présentation ou une considération, mais elle ne prouve pas en soi une évaluation de fond.
La même distinction n'entre pas dans le PTAB. Chaque brevet délivré comporte la présomption légale de validité, qu'une référence particulière apparaisse ou non sur son visage. 35 U.S.C. § 282(a). Les éléments de preuve dont l'examinateur n'a pas été saisi peuvent avoir un poids plus persuasif dans les litiges entre les tribunaux de district, mais ils ne modifient pas le fardeau clair et convaincant de la preuve. Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P’ship, 564 U.S. 91, 110–11 (2011). La section 325(d), en revanche, pose une question différente, à l'étape de l'institution: si le même art ou les mêmes arguments ont été présentés antérieurement à l'Office et, dans l'affirmative, si l'Office a commis une erreur matérielle.
II. MPEP § 609.02 et le dossier de continuation
La logique de la page couverture est particulièrement peu fiable pour les brevets de continuation réside dans le MPEP § 609.02. Pour une continuation, divisionnelle ou de continuation-in-part déposée sous 37 C.F.R. § 1.53(b), le Manuel indique que l'examinateur prendra en considération les informations qui ont été examinées par l'Office dans une demande principale. Il précise en outre qu'un déposant n'est pas tenu de soumettre à nouveau une liste de ces informations dans la demande continue, à moins que le déposant ne souhaite que les informations figurant sur le brevet qui en résulte soient imprimées. MPEP § 609.02(I), (II)(A)(2) (9th ed. Rev. 01.2024, nov. 2024).
Cette procédure crée un écart délibéré entre la considération et l'impression. Supposons qu'un examinateur paraphé un IDS dans une continuation parentale, et le demandeur dépose par la suite une nouvelle continuation demandant le bénéfice de ce parent. En vertu de l'article 609.02,, le demandeur n'a pas besoin de réinscrire la référence simplement pour la placer devant l'examinateur de l'enfant. Mais si le demandeur ne la réénumère pas, la référence peut ne pas figurer sur le brevet d'enfant. L'absence de référence de la couverture de l'enfant est donc tout à fait compatible avec la procédure de l'Office pour la transmission des informations considérées.
La règle du report a des limites. Il s'applique aux renseignements effectivement pris en considération par le parent, non seulement soumis, mais laissés sans considération. Les renseignements fournis mais non pris en considération par le parent doivent généralement être soumis de nouveau conformément à 37 C.F.R. §§ 1.97 et 1.98 pour assurer la prise en considération de l'enfant. MPEP § 609.02(II)(B)(2). Le Manuel prescrit également une procédure différente pour les documents issus d'une demande internationale désignant les États-Unis : pour assurer l'examen des documents cités dans le rapport de recherche internationale ou le rapport d'examen préliminaire international, le déposant doit présenter un IDS conforme dans la demande américaine en cours. MPEP § 609.02(I).
Il y a aussi une mise en garde au niveau de l'autorité. Le MPEP est une directive d'agence, pas une loi ou un règlement et n'a pas lui-même force de loi. In re Skvorecz, 580 F.3d 1262, 1268–69 & n.3 (Fed. Cir. 2009). Mais cela ne rend pas § 609.02 non pertinent. Il décrit la procédure d'examen de l'Office, et les groupes spéciaux du PTAB s'en sont appuyés pour déterminer ce que l'Office devait examiner dans le cadre d'une poursuite. Pour le § 325(d), le Manuel fonctionne donc comme preuve de la pratique de l'agence et comme lien procédural entre un dossier d'ancêtre direct et la continuation contestée.
Il y a aussi un support d'appel limité pour la pratique de report à l'extérieur du § 325(d). Dans un cas de conduite inéquitable, le Federal Circuit s'est appuyé sur MPEP § 609 pour conclure que le fait de ne pas soumettre de nouveau dans une information divisionnaire citée ou soumise au parent ne pouvait constituer un comportement inéquitable. ATD Corp. v. Lydall, Inc., 159 F.3d 534, 547 (Fed. Cir. 1998). ATD ne répond pas à la question du § 325(d), mais il confirme que la non-présentation dans le cadre de la procédure de continuation de l'office n'équivaut pas à la rétention des informations de l'examinateur de l'enfant.
III. Section 325(d) Après Advanced Bionics et Ecto World
L'article 325(d) donne au directeur le pouvoir discrétionnaire de rejeter une requête parce que le même ou essentiellement le même état de la technique ou les arguments précédemment présentés à l'Office. 35 U.S.C. § 325(d)C'est vrai. Dans Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbHC'est pas vrai. IPR2019-01469, Paper 6, at 7–11 (P.T.A.B. févr. 13, 2020) (précédent), la Commission a organisé cette discrétion en deux parties.
Premièrement, la Chambre demande si le même art ou les mêmes arguments ont été présentés précédemment à l'Office. La présentation précédente est plus large que la description utilisée dans un rejet. Elle comprend les oeuvres enregistrées par un examinateur et celles fournies par un demandeur dans un IDS. Id. à 7–8. Deuxièmement, si la première partie est satisfaite, la Chambre demande si le requérant a démontré que l'Office a commis une erreur dans la brevetabilité des revendications contestées. Id. à 8–9. Un désaccord raisonnable avec l'examinateur n'est pas suffisant; l'erreur alléguée doit être importante.
Les six facteurs familiers de Becton, Dickinson fonctionner à l'intérieur de cette structure en deux parties. Facteurs a), b) et d) — les similitudes et les différences entre l'art et les arguments — informent généralement la première partie. Facteurs c), e), et f)—l'étendue de l'évaluation antérieure, le requérant faisant état d'erreurs et d'autres faits ayant une incidence sur le réexamen—en informe généralement la deuxième partie. Becton, Dickinson & Co. v. B. Braun Melsungen AGC'est pas vrai. IPR2017-01586, Paper 8, at 17–18 (P.T.A.B. déc. 15, 2017) (précédent en ce qui concerne le paragraphe III.C.5,; autrement informatif); Advanced Bionics, Papier 6, à 9–11.
Le directeur a rendu une décision Ecto World, LLC v. RAI Strategic Holdings, Inc.C'est pas vrai. IPR2024-01280, Papier 13, à 3–7 (Dir. mai 19, 2025) (précédent quant au § A), a aiguisé le traitement de l'art IDS. L'utilisation du même état de la technique précédemment présenté sur un IDS initialisé satisfait à la première partie même si l'examinateur ne l'a jamais appliqué ou discuté. Id. à 3–4. Le pétitionnaire doit alors traiter expressément et avec particularité l'erreur matérielle; les arguments de fond généralisés ne se substituent pas à une analyse en deux parties. Id. à 5–6. En même temps, la taille et les circonstances d'un IDS peuvent être importantes. Une liste contenant plus de références 1,000, couplée à l'absence d'assistance d'un demandeur après qu'un examinateur ait demandé des renseignements pertinents, pourrait être mise en balance avec le refus discrétionnaire en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Becton, Dickinson Facteur f). Id. à 6–7.
Ce cadre produit une distinction importante. La question de savoir si un examinateur a utilisé une référence de fond n'est habituellement pas de contrôler la première partie. Il contrôle souvent la force pratique de la deuxième partie.
IV. Quand l'enregistrement des parents fait le travail
L'affaire 325(d) la plus forte se produit lorsque l'examinateur a effectivement appliqué l'art revendiqué lors de l'examen d'un brevet d'un parent direct, que les revendications du parent et de l'enfant ont une portée matériellement similaire, et que la requête reprend substantiellement l'analyse de l'examinateur.
C'est ce qui s'est passé Becton, DickinsonC'est vrai. Deux références ont été appliquées dans des cas distincts de rejet d'évidence lors de l'examen du brevet du parent direct. Les revendications de continuation étaient de portée similaire, un terminal disclaimer les liait, et la pétition réorganisait en grande partie l'art et les positions que l'examinateur avait déjà examinés. Becton, Dickinson, Papier 8, à 16–18, 22–28. La Commission a refusé d'instituer pour ce motif en vertu de l'article 325(d). Bien que seul le paragraphe d'ouverture du § III.C. 5 – la formulation à six facteurs – est officiellement un précédent, le reste de la décision est formellement informatif, y compris son analyse d'examen parent-brevet.
Plusieurs décisions non précédentielles plus tard illustrent la même logique. Dans Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. v. Alcon, Inc.C'est pas vrai. IPR2021-00899, Paper 16, at 2–3 n.1, 20–22, 33–38 (P.T.A.B. nov. 9, 2021), les parties ont convenu que le parent et la continuation avaient la même description écrite ou identique, et la Commission a adopté leur convention d'évaluation de l'historique parent. L'examinateur avait évalué la référence principale à maintes reprises pendant plus de trois ans au moyen de sept refus, d'entrevues, de mesures consultatives et d'une conférence préalable à l'appel. La Commission a conclu que l'art et les arguments de la pétition étaient identiques ou cumulatifs et qu'ils avaient refusé l'institution lorsque le requérant n'avait pas relevé une erreur importante. Dans Gator Bio, Inc. v. Sartorius Bioanalytical Instruments, Inc.C'est pas vrai. IPR2023-00215, Paper 19, at 11–22 (P.T.A.B. June 20, 2023), la Commission a décrit les antécédents parent et enfant comme étant « intertwined » : l'art avait été largement appliqué au parent, les revendications contestées étaient liées par un terminal disclaimer, et aucune partie ne s'est opposée à l'examen du dossier parent. Là encore, le requérant n'a pas fait preuve d'erreur matérielle.
La considération parentale, cependant, n'est pas une préclusion. Oticon Medical AB v. Cochlear Ltd.C'est pas vrai. IPR2019-00975, Paper 15, at 9–10, 15–20 (P.T.A.B. oct. 16, 2019) (précédente de §§ II.B–II.C), examiné l'état de la technique et les refus de l'examen de brevet parent, mais a refusé de refuser l'institution. Une nouvelle référence a fourni un enseignement matériellement différent et non cumulatif que le dossier antérieur ne contenait pas. Oticon est donc le principe de limitatif précédent: même l'examen des brevets parent étendu ne fait pas obstacle à l'institution lorsque la pétition modifie substantiellement l'art ou l'analyse.
Ces décisions montrent pourquoi "la référence a été citée dans le parent" n'est que le début. Un enregistrement convaincant § 325(d) relie l'examen parent aux revendications contestées. La preuve utile de connexion comprend le langage de revendication qui se chevauche, la même spécification, un rejet de double brevet de type évident, un terminal disclaimer, un personnel d'examen commun, l'incorporation expresse du dossier parent, et, surtout, le traitement de l'enseignement particulier par la suite souligné dans la pétition.
V. IDS-Uniquement Art dans un parent ou un ancêtre
La question la plus difficile est de savoir si une référence énumérée et paraphée dans un parent IDS – mais jamais utilisée dans un rejet – a été présentée précédemment dans l'examen de brevet de l'enfant. La décision la plus proche est Google LLC v. Kewazinga Corp.C'est pas vrai. IPR2021-00527, Papier 16, à 10–13, 18–21 (P.T.A.B. août 24, 2021) (non prioritaire).
Dans Kewazinga, plusieurs documents invoqués figuraient dans des IDSs paraphés, déposés dans des demandes antérieures dont le brevet contesté descendait directement. Pour un autre document invoqué, Moezzi-1, l’IDS identifiait son brevet parent, que le PTAB a considéré comme substantiellement identique, car les descriptions et les figures étaient presque identiques et que l’enseignement invoqué figurait dans le brevet parent. Id. à 10–13. La Chambre s'est fondée sur MPEP § 609.02: parce que l'office avait examiné les références dans les ancêtres, l'examinateur de suite était tenu de les examiner même si le déposant ne les avait pas réénumérés pour impression sur le brevet contesté. Id. à 10–12. Le même examinateur est impliqué, un rejet à double brevet, et un terminal disclaimer a renforcé le lien entre les poursuites. La Commission a rejeté l'argument du requérant selon lequel les références étaient trop éloignées de l'ascendance directe, les a trouvées présentées antérieurement et a refusé l'institution parce que le requérant n'avait pas relevé une erreur matérielle précise. Id. à 12–13, 18–21.
Kewazinga fournit la réponse la plus directe à la question de la page couverture: dans le bon dossier de continuation, l'art peut compter sous § 325(d) même s'il n'apparaît pas sur le brevet contesté. Mais Kewazinga est une décision de formation collégiale dépourvue de valeur de précédent contraignant ; sa solution ne doit pas être transformée en règle générale contraignante applicable automatiquement à tous les IDSs des demandes antérieures d’une même filiation.
La meilleure synthèse actuelle combine Kewazinga avec Ecto World. Kewazinga fournit une autorité persuasive pour transporter l'art considéré d'un ancêtre direct dans l'enfant sous MPEP § 609.02. Ecto World fournit un précédent contraignant de l'Office selon lequel la présentation de IDS est suffisante à la première partie, même sans application de fond. Mais Ecto World a traité un IDS dans le cadre de l'examen du brevet contesté; il n'a pas expressément décidé de la question parent-enfant. Ensemble, les décisions font valoir clairement qu'un IDS initialisé par un examinateur dans un ancêtre national direct satisfait à la première partie, mais qu'elles ne créent pas une règle antérieure de parent-IDS.
La distinction est importante dans la deuxième partie. La présentation d'IDS seulement prouve moins ce que l'Office a compris qu'un rejet motivé, une réponse du demandeur, une entrevue ou des motifs d'acceptation. Un titulaire de brevet peut faire valoir que Ecto World charge le requérant d'identifier une erreur importante même si l'examinateur n'a pas discuté de la référence. Toutefois, un requérant peut s'acquitter de cette charge en identifiant la divulgation précise que l'examinateur semble avoir omise, en expliquant pourquoi elle contredit les motifs énoncés de l'indemnité et en montrant pourquoi la combinaison ou la preuve alléguée n'est pas simplement cumulative. Une nouvelle déclaration d'expert, qui se tient seule, n'établit pas nécessairement l'erreur; l'analyse doit revenir à ce que l'art enseigné et ce que l'Office a fait ou non.
VI. Ancêtres directs, siblings et parents éloignés
La jurisprudence ne soutient pas une règle de libre-volage selon laquelle chaque examen de brevet d'un brevet appartient à tous les autres membres de la famille. Le lien juridique et de preuve est le plus fort tout au long de la chaîne de priorité directe abordée par MPEP § 609.02. Il devient de fait dépendant pour les frères et sœurs et faible pour les proches collatéraux à distance.
Guardant Health, Inc. v. Univ. of Wash.C'est pas vrai. IPR2022-00449, Paper 13, at 10, 15–18 (P.T.A.B. août 1, 2022) (non-précédent), illustre le cas exceptionnel des frères et sœurs. Il s'agissait d'arguments antérieurs plutôt que d'un IDS de frères et sœurs. La demande contestée et ses frères et sœurs étaient des continuations d'un même parent, partageaient la même description du brevet, étaient examinés de façon contemporaine par le même examinateur et contenaient le libellé de la revendication de brevet que la Chambre considérait comme étant de même portée. L'examen de brevet contesté comprenait également un rejet de type évident de double brevet par rapport à la sœur. Sur ce dossier exceptionnellement intégré, la Commission a traité les arguments des frères et sœurs tels qu'ils avaient été présentés précédemment. Gardien n'établit pas qu'un examen par un frère ou une sœur est automatiquement reporté.
La limite extérieure apparaît en EVE Energy Co., Ltd. v. VARTA Microbattery GmbHC'est pas vrai. IPR2023-00121, Papier 12, à 12–15 (P.T.A.B. May 12, 2023) (non-précédent). La Chambre a reconnu que les procédures relatives au brevet contesté peuvent comprendre des parents et des ancêtres directs, citant : Kewazinga, mais a refusé d'étendre ce raisonnement à un brevet sur une succursale de garantie à distance. Les deux brevets descendaient par des chaînes distinctes du PCT et des États-Unis d'une demande allemande commune – le conseil les a décrits comme des cousins de seconde, trois fois supprimés. À lui seul, l'ascendance commune et lointaine n'a pas fait de l'examen de brevet collatéral une procédure relative au brevet contesté. Id. à 12–14. Les références revendiquées apparaissaient séparément sur la demande contestée, IDS propre, donc la première partie a été satisfaite sur cette base; la Commission a alors refusé le refus de § 325(d) après avoir trouvé une erreur importante et a conclu séparément que le requérant avait montré une probabilité raisonnable de préséance. Id. à 14–15.
La leçon pratique est que la famille n'est pas le fait opérationnel. Le promoteur devrait établir une voie de procédure et de fond allant du dossier antérieur au brevet contesté : revendications de brevet à avantage direct, considération dans l'ancêtre, continuité des revendications de brevet, sensibilisation de l'examinateur et chevauchement entre les arguments antérieurs et les arguments actuels. Un ancêtre à distance partagé, sans plus, est peu susceptible de faire le travail.
VII. Une meilleure façon de prouver — ou de vaincre — l'argumentation § 325(d)
Pour un titulaire de brevet, la présentation la plus efficace est une chaîne de preuves fondée sur des documents. Premièrement, établir la ligne directe sous 35 U.S.C. §§ 120–121, selon le cas, et identifier chaque application pertinente. Deuxièmement, prouver la considération plutôt que de s'appuyer sur une page de couverture : fournir le rapport d'examen IDS initial, PTO-892, USPTO, un résumé d'entrevue ou un autre document d'histoire de fichiers. Troisièmement, cartographiez les demandes des parents et de l'enfant et identifiez les faits montrant que les examens ont été reliés, comme un rejet à double brevet, terminal disclaimer, un examinateur commun ou des raisons partagées de l'allocation. Quatrièmement, comparez la théorie de la pétition avec l'analyse antérieure de l'Office. Enfin, confrontez-vous expressément à la deuxième partie en expliquant pourquoi la pétition n'identifie aucune erreur importante.
Pour un demandeur, la réponse la plus faible est que la référence n'a pas été imprimée sur le brevet contesté. Lorsque MPEP § 609.02 et le fichier de l'ancêtre montrent une considération, cet argument confond publication et présentation. Une pétition plus forte devrait supposer que la première partie peut être satisfaite et développer la deuxième partie. Il devrait indiquer l'enseignement exact que l'examinateur a négligé ou mal compris, expliquer tout changement important de revendication entre le parent et l'enfant, montrer pourquoi une nouvelle référence ou combinaison n'est pas cumulative et relier l'erreur alléguée à la base énoncée pour l'allocation. Si le IDS pertinent était exceptionnellement grand ou si le demandeur n'a guère aidé l'examinateur à trouver l'enseignement pertinent, Ecto World rend également ces faits pertinents.
Pour les procureurs, le Manuel autorise l'art parent considéré à se poursuivre sans nouvelle présentation, mais l'autorisation n'est pas toujours la même que la prudence en matière de litige. Remettre un IDS concis et conforme peut placer la référence sur le visage de l'enfant et éliminer un litige factuel ultérieur sur le chemin de la considération. Inversement, le fait de repeupler indifféremment une suite avec une énorme IDS à l'échelle de la famille peut réduire l'inférence pratique selon laquelle l'examinateur a évalué de façon significative toute référence et peut créer une Ecto World problème de facteur f). Elle peut aussi avoir des conséquences en matière de taxes : chaque IDS déposé sous 37 C.F.R. § 1.97 le ou après janvier 19, 2025, exige une assertion écrite de prix de taille sous § 1.98(a)(4), et un IDS qui provoque le nombre cumulatif d'articles fournis par le demandeur pour croiser 50, 100, ou 200 déclenche le niveau de taxes correspondant sous § 1.17(v). Les articles parentaux ne comptent pas dans l'enfant à moins que le demandeur ne les y soumet à nouveau. Office américain des brevets et des marques, Guide de référence rapide de l'énoncé de divulgation de l'information (IDS) Frais de taille et d'imposition des frais de taille 1, 3–4C'est vrai. La bonne pratique est délibérée : préserver la preuve de ce qui a été considéré, soumettre à nouveau lors de l'impression ou de la clarté, respecter les règles spéciales pour les documents parentaux internationaux, et éviter de supposer que les poursuites familiales collatérales seront traitées comme faisant partie du dossier de l'enfant.
VIII. Ce qui est contraignant — et ce qui reste ouvert
La hiérarchie de l'autorité mérite d'être soulignée. Advanced Bionics, la partie désignée de Becton, Dickinson, Oticon (précédent en ce qui concerne §§ II.B-II.C), et § A de Ecto World sont des précédents au Conseil. Kewazinga, Johnson & Johnson, Gator Bio, Gardienet EVE Énergie sont des décisions persuasives et non prioritaires. Il semble qu'il n'y ait pas de Federal Circuit qui mérite la décision de décider carrément si l'art considéré uniquement chez un parent est présenté précédemment pour § 325(d) dans un IPR défiant l'enfant.
Cette lacune n'est pas surprenante parce que les décisions de l'institution ne peuvent généralement pas faire l'objet d'un recours en vertu de 35 U.S.C. § 314(d). Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 579 U.S. 261, 273–75 (2016); Thryv, Inc. v. Click-to-Call Techs., LP, 590 U.S. 45, 54 (2020); Mylan Lab’ys Ltd. v. Janssen Pharmaceutica, N.V., 989 F.3d 1375, 1382–83 (Fed. Cir. 2021). Le Federal Circuit a traité § 325(d) dans d'autres paramètres de procédure, y compris le réexamen ex parte après une pétition IPR série, mais cette autorité n'établit pas de règle d'examen parent-brevet pour l'établissement IPR. Voir In re Vivint, Inc., 14 F.4th 1342, 1350–54 (Fed. Cir. 2021).
Les praticiens devraient également éviter de s'appuyer sur la proposition abandonnée, qui a fait l'objet d'une attention particulière. En avril 2024,, le USPTO a proposé un règlement en vertu duquel l'art ne compterait pas comme précédemment présenté simplement parce qu'il apparaissait sur un IDS initial; la proposition aurait exigé que l'art ou les arguments aient été traités de manière significative. Patent Trial and Appeal Board Règles de pratique pour l'exposé de questions discrétionnaires de déni, et Règles pour les considérations 325(d), l'établissement de requêtes parallèles et sérielles et la résiliation en raison d'un accord de règlement, 89 Fed. Rég. 28,693, 28,701, 28,705 (proposition avr. 19, 2024)C'est vrai. Le Bureau a retiré cette proposition à compter du mois d'octobre 17, 2025. Patent Trial and Appeal Board Règles de pratique pour l'exposé des questions discrétionnaires de déni, et règles pour les considérations 325(d), l'établissement de requêtes parallèles et sérielles et la résiliation en raison d'un accord de règlement, 90 Fed. Rég. 48,342 (oct. 17, 2025) (retrait)C'est vrai. La loi actuelle du Conseil est Ecto World: La présentation d'IDS est suffisante pour la première partie, alors que la profondeur et les circonstances de la considération restent pertinentes pour l'erreur matérielle et l'équilibre discrétionnaire.
Conclusion
Il n'est pas nécessaire qu'une référence apparaisse sur la face du brevet contesté pour avoir déjà été présentée à l'office. Dans une chaîne de continuation directe, MPEP § 609.02 peut porter l'art parent considéré dans l'enfant même si le demandeur n'a pas soumis à nouveau la référence pour l'impression. Kewazinga applique ce principe directement, et Ecto World confirme plus largement que l'art de l'IDS n'a pas besoin d'être utilisé dans un rejet pour satisfaire la première partie de Advanced Bionics.
Mais "précédemment présenté" ne signifie pas "entièrement évalué," et il ne signifie certainement pas "immune de réexamen". Le travail décisif se produit souvent à Advanced Bionics Deuxième partie. Un rejet motivé d'un parent dirigé vers des revendications de brevet sensiblement similaires peut justifier un refus puissant; un IDS initial établit moins; un examen de brevet par un parent éloigné ne peut rien établir du tout. La bonne analyse commence donc par l'historique du dossier, suit les liens de priorité et d'examen et demande ce que l'Office a compris, et non seulement ce qu'il est arrivé d'imprimer sur la couverture.
