Zusammenfassung: In diesem Artikel wird erklärt, warum die Beantwortung eines USPTO-Prüfungsberichts in Ex-parte-Reexamination eine andere Strategie erfordert als die Reaktion auf eine normale Prüfung der Patentanmeldung. In der gewöhnlichen Patentprüfung versucht der Anmelder in der Regel, einen wirtschaftlich nützlichen Anspruchsumfang zu erhalten und kann durch Änderung, RCE-Praxis oder Fortsetzungspraxis verfahrensflexibel sein. Im Gegensatz dazu verteidigt der Patentinhaber bei einer erneuten Prüfung die erteilten Rechte – häufig parallel zu Rechtsstreitigkeiten – und sollte die erste nicht abschließende Antwort des USPTO-Prüfungsberichts als eine kritische Bilanz für Vergütung, Beschwerde und spätere Durchsetzung behandeln. In dem Artikel wird betont, dass Patentinhaber alle Argumente frühzeitig zur Verfügung stellen sollten, bedeutungsvolle abhängige Ansprüche separat argumentieren sollten, um Fallback-Positionen für die Beschwerde zu erhalten und reflexive Änderungen zu vermeiden, da geänderte oder neue Nachprüfungsansprüche Intervening-Rechte, Schadensersatz, Verletzung und Schaden-Konstruktions-Folgen verursachen können. Es erklärt auch, dass Prozess- und Nachprüfungsrat koordinieren müssen, bevor eine Verengungsposition eingenommen wird, weil selbst Argumente, die keine gesetzlichen Eingriffsrechte unter Marine Polymer schaffen, die Auslegung von Patentansprüchen, prosecution disclaimer und der Prozessstrategie noch beeinflussen können. Schließlich hebt der Artikel hervor, dass Reexaminations-Beschwerden der Zentralen Überprüfungseinheit (CRU) mit einem speziellen Versand behandelt werden, daher sollte die Berufung eine vor dem Prüfer erstellte Aufzeichnung verfeinern, anstatt diesen Datensatz zum ersten Mal zu erstellen.
I. Einleitung
Auf den ersten Blick kommt jedem Patentanwalt eine Antwort auf einen USPTO-Prüfungsbericht in Ex-parte-Reexamination bekannt vor. Der Patentinhaber erhält einen USPTO-Prüfungsbericht, analysiert Ablehnungen, berücksichtigt Änderungen, bereitet Bemerkungen vor und appelliert gegebenenfalls an das Patent Trial and Appeal Board. Diese Mechanik ähnelt der gewöhnlichen Patentprüfung einer anhängigen Patentanmeldung. Aber die Ähnlichkeit ist irreführend. In der gewöhnlichen Patentprüfung versucht der Anmelder, ein Patent zu erhalten. In der Nachprüfung versucht der Patentinhaber, ein bereits erteiltes Patent zu erhalten, oft während das Patent im Amtsgericht geltend gemacht oder in Lizenzverhandlungen verwendet wird.
Dieser Unterschied ändert die gesamte Antwortstrategie. Eine Patentprüfungsantwort kann oft iterativ sein. Eine Überprüfungsreaktion sollte defensive, rekordbewusste, appellationsbewusste und, wo Rechtsstreitigkeiten anhängig sind, generell änderungsscheu sein. In einer erneuten Prüfung sollte der Patentinhaber davon ausgehen, dass die Antwort auf den ersten nicht abschließenden USPTO-Prüfungsbericht die wichtigste Gelegenheit sein könnte, alle Argumente für die Patentanspruchskonstruktion, alle Unterscheidungen nach dem Stand der Technik, alle Positionen des abhängigen Patentanspruchs und alle Belege vorzulegen. Siehe 37 C.F.R. § 1.111(b) (c); MPEP § 2271; MPEP § 2272.
II. Unterschiedlicher Verfahrensstand, unterschiedliches Ziel
Das gewöhnliche Erteilungsverfahren betrifft eine anhängige Patentanmeldung. Der Anmelder hat noch keine durchsetzbaren Patentrechte erlangt und versucht in der Regel, einen wirtschaftlich nützlichen Schutzumfang zu erreichen. Auf einen nicht abschließenden Prüfungsbescheid kann er mit Argumenten, Änderungen, Beweismitteln oder einer Kombination dieser Mittel reagieren. Siehe 37 C.F.R. § 1.111. Wird das Prüfungsverfahren später geschlossen, kann der Anmelder häufig einen Request for Continued Examination stellen, eine Fortsetzungsanmeldung verfolgen oder den Anspruchssatz auf andere Weise weitergestalten. Siehe 37 C.F.R. § 1.114(a), (c), (d).
Die Ex-parte-Überprüfung ist anders. Es handelt sich um ein erteiltes Patent. Vorbehaltlich der anwendbaren AIA-Estoppel-Bestimmungen kann ein Antrag auf Ex-parte-Wiederprüfung von einer Person während des Patentzeitraums gestellt werden und beruht auf dem Stand der Technik, der unter 35 U.S.C. § 301. Siehe 35 U.S.C. § 302.Der Direktor muss innerhalb von drei Monaten nach dem Antrag feststellen, ob der Antrag eine wesentliche neue Frage der Patentierbarkeit aufwirft. 35 U.S.C. § 303(a).
Sobald eine erneute Prüfung angeordnet ist, ist das Verfahren keine saubere Fortsetzung der normalen Patentprüfung. Es handelt sich um ein im USPTO durchgeführtes Verfahren nach der Ausstellung, das typischerweise von der Zentralen Untersuchungseinheit durchgeführt wird und dem gesetzlichen Kommando der Sonderversendung unterliegt. Siehe 35 U.S.C. § 305; MPEP § 2236; MPEP § 2261. Kritisch, diese spezielle Versandpflicht erstreckt sich ausdrücklich auf jede Beschwerde an die Patent Trial and Appeal Board. 35 U.S.C. § 305.
Auch das Kundenziel ändert sich. In der gewöhnlichen Patentprüfung besteht das Ziel darin, einen zulässigen Anspruchsumfang zu erhalten. Bei der Überprüfung ist das Ziel die Beibehaltung des vollstreckbaren Anspruchsumfangs. Diese Unterscheidung ist am wichtigsten, wenn sich das Patent in Rechtsstreitigkeiten befindet. Eine Behauptung, die nur durch eine Änderung erneut untersucht wird, kann weniger wertvoll sein als eine engere abhängige Behauptung, die in der erteilten Fassung überlebt. Die Antwortstrategie sollte daher mit einer einfachen, aber wichtigen Frage beginnen: Versucht der Patentinhaber, Ansprüche zu erlangen oder Schadensersatzansprüche zu erhalten?
III. URBAN Nachprüfung ist schmaler im Umfang, aber nicht niedriger Stakes
Die gewöhnliche Patentprüfung kann das gesamte Spektrum der Patentierbarkeit und formalen Fragen umfassen: Neuheit, Offensichtlichkeit, Berechtigung, schriftliche Beschreibung, Ermöglichung, Unbestimmtheit, Doppelpatentierung, Beschränkungspraxis, Zeichnungen, Erfinderschaft und Informationsverbreitung.
Die unter 35 U.S.C. § 304 angeordnete Ex-parte-Nachprüfung hingegen konzentriert sich hauptsächlich auf Patente und gedruckte Veröffentlichungen. Die MPEP stellt fest, dass Patentansprüche in einer Ex-parte-Nachprüfung auf der Grundlage von Patenten oder gedruckten Veröffentlichungen geprüft werden und dass § 112-Fragen nur in Bezug auf neue Patentansprüche oder ersatzgebenden Gegenstand behandelt werden. 37 C.F.R. § 1.552(a); MPEP § 2258. Die Nachprüfung ist daher schmaler als die gewöhnliche Patentprüfung, aber die Ansprüche sind oft höher, weil die Patentansprüche bereits als vollstreckbare Eigentumsrechte bestehen.
Dieser engere Anwendungsbereich sollte die Reaktion beeinflussen. Eine Nachprüfungsreaktion sollte nicht wie ein breiter Patentprüfungs-Aufsatz über die Erfindung gelesen werden. Sie sollte eng mit der vom Prüfer angewandten auftragsgemäßen wesentlichen neuen Frage der Patentierbarkeit und den spezifischen Stand der Technik und gedruckten Veröffentlichungen verbunden sein. Wenn Rechtsstreitigkeiten anhängig sind, können unnötige Charakterisierungen der Erfindung später bei der Auslegung von Patentansprüchen, Nichtverletzung, prosecution disclaimer oder Schadensersatzargumenten verwendet werden. Die besten Nachprüfungsreaktionen sind daher oft enger, disziplinierter und anspruchsspezifischer als normale Patentprüfungsreaktionen.
IV. Der Präsident Die nicht abschließende Reaktion ist das Hauptereignis
Der wichtigste praktische Unterschied ist das Timing. In der gewöhnlichen Patentprüfung kann der Anmelder nach einer nicht abschließenden Antwort über einen bedeutungsvollen Verfahrensraum verfügen. Der Anmelder kann eine andere nicht abschließende Maßnahme erhalten, eine RCE nach Abschluss einreichen, die Fortsetzungspraxis fortsetzen oder die Patentanspruchsstrategie im Laufe der Zeit verfeinern. Siehe 37 C.F.R. § 1.114.
Bei Ex-parte-Reexamination gibt es auch ein Post-Order-Patentinhaber-Erklärungsverfahren, das nicht mit der späteren Antwort auf einen USPTO-Prüfungsbericht verwechselt werden sollte. Nach der Bestellung einer erneuten Prüfung kann der Inhaber des Patents innerhalb der vom Amt gesetzten Frist eine Erklärung einreichen, die alle vorgeschlagenen Änderungen einschließt. Siehe 37 C.F.R. § 1.530; MPEP § 2249. Der Patentinhaber kann auch auf diese Aussage verzichten, in diesem Fall kann das Verfahren direkter zum ersten USPTO-Prüfungsbericht übergehen. Siehe MPEP § 2249. Sobald ein USPTO-Prüfungsbericht vorliegt, muss die Antwort des Patentinhabers unter Berücksichtigung der Einschränkungen der Nachprüfungspraxis erstellt werden.
Bei der Beantwortung dieses USPTO-Prüfungsberichts sollte der Patentinhaber nicht auf dieselbe Flexibilität zählen, die in der gewöhnlichen Patentprüfung zur Verfügung steht. MPEP § 2271 besagt, dass der Patentinhaber seine Aussage und Antwort auf den ersten USPTO-Prüfungsbericht vollständig beantworten und/oder ändern sollte, um alle noch offenen Zurückweisungsgründe zu vermeiden, und dass der zweite USPTO-Prüfungsbericht nach dem Auftrag zur erneuten Prüfung in der Regel endgültig gemacht wird. MPEP § 2271.
Nach der endgültigen Ablehnung wird die Patentinhaberposition viel eingeschränkter. MPEP § 2272 erklärt, dass die Patentprüfung vor dem Prüfer mit abschließender Klage abgeschlossen werden soll; sobald eine nicht vorzeitige endgültige Zurückweisung eingereicht wird, hat der Patentinhaber kein Recht mehr auf uneingeschränkte weitere Patentprüfung. MPEP § 2272. Im selben Abschnitt wird ausdrücklich betont, dass es keine Möglichkeit gibt, unter 37 C.F.R. § 1.53 zu refilen und keine Möglichkeit, eine RCE unter 37 C.F.R. § 1.114 in Nachprüfung einzureichen. Einverstanden. ; siehe auch 37 C.F.R. § 1.114(e)(6).
Das Ergebnis ist eine andere Redaktionsdisziplin. Eine Überprüfung auf einen nicht abschließenden USPTO-Prüfungsbericht sollte weniger wie eine Eröffnungsverhandlung und eher wie die Grundlage für die Zulage, die Nachprüfung, die Berufung und spätere Durchsetzung behandelt werden. Die Antwort sollte sich mit allen Gründen der Ablehnung befassen, jeden Patentanspruch oder jede Patentanspruchsgruppe, die argumentiert wird, identifizieren, die patentierbaren Unterscheidungen gegenüber den angewandten Verweisen darlegen und verfügbare Beweise enthalten. Siehe 37 C.F.R. § 1.111(b) (c); MPEP § 2266; MPEP § 2272.
Das ist nicht nur eine gute Gestaltungshygiene. Es ist Erhaltung. § 1.111 verpflichtet den Anmelder oder Patentinhaber, die angeblichen Fehler in der Beschwerde des Prüfers deutlich und konkret zu machen, auf jeden Einspruchs- und Zurückweisungsgrund zu antworten und die spezifischen Unterscheidungen vorzulegen, von denen angenommen wird, dass sie die Patentansprüche über die angewandten Verweise patentierbar machen. 37 C.F.R. § 1.111(b) (c). Eine allgemeine Feststellung, dass die Patentansprüche patentierbar sind, reicht nicht aus. Einverstanden.
V. Abhängige Patentansprüche sollten als Beschwerde-Erhaltungsvermögen geltend gemacht werden
In der gewöhnlichen Patentprüfung werden abhängige Patentansprüche häufig beiläufig behandelt. Eine Antwort kann sich konzentrieren
auf die unabhängigen Patentansprüche, wobei die abhängigen Patentansprüche stehen oder fallen, es sei denn, eine bestimmte abhängige Beschränkung wird wichtig. Dieser Ansatz ist in der Nachprüfung riskant.
In der Nachprüfung können abhängige Patentansprüche der beste Fallback-Position des Patentinhabers sein. Sie können engere Beschränkungen enthalten, die den zitierten Kunststil vermeiden und gleichzeitig die erteilte Patentanspruchssprache erhalten. Wenn sich das Patent in einem Rechtsstreit befindet, ist diese Unterscheidung entscheidend: Ein bereits ausgestellter abhängiger Patentanspruch kann den durchsetzbaren Anwendungsbereich ohne Eingriffsrechte und Schäden, die sich aus der Änderung eines unabhängigen Patentanspruchs ergeben können, erhalten.
Aus diesem Grund sollten sinnvolle abhängige Patentansprüche in der Antwort auf den nicht abschließenden USPTO-Prüfungsbericht gesondert geltend gemacht werden. Die Antwort sollte nicht einfach sagen, dass die abhängigen Patentansprüche aus mindestens den gleichen Gründen patentierbar sind wie die unabhängigen Patentansprüche. Diese Sprache kann ausreichend sein, wenn keine gesonderte Frage des abhängigen Patentanspruchs vorgesehen ist, aber sie tut wenig, um eine Fallback-Position zu erhalten. Eine stärkere Reexaminationsreaktion identifiziert die spezifische abhängige Einschränkung, erklärt, wo der Prüfer zitierte Kunst nicht offenlegen oder vorschlagen, und bindet das Argument an den genauen Grund der Ablehnung.
Dieser Ansatz betrifft auch die Berufung. Nach 37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv) muss jeder angefochtene Zurückweisungsgrund unter einer gesonderten Überschrift argumentiert werden, und Ansprüche, die demselben Grund unterliegen, können getrennt, als Gruppe oder als Untergruppen geltend gemacht werden. Werden Ansprüche als Gruppe oder Untergruppe geltend gemacht, so kann die Kammer einen einzigen repräsentativen Anspruch auswählen und die Ablehnung für die Gruppe allein auf der Grundlage dieses Anspruchs entscheiden. 37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv). Das Versäumnis, gesondert zusammengefasste Ansprüche geltend zu machen, verzichtet auf das Argument, dass die Kammer ihre Patentierbarkeit getrennt prüfen müsse. Id.; MPEP § 1205; In re McDaniel, 293 F.3d 1379, 1384, 63 U.S.P.Q.2 d 1462, 1465–66 (Fed. Cir. 2002).
Die praktische Lektion ist direkt: Wenn ein abhängiger Anspruch von Belang ist, argumentieren Sie es separat vor dem Prüfer und tragen dieses gesonderte Argument in die Beschwerdeschrift. Eine abhängige Behauptung, die nie eindeutig verteidigt wurde, kann nicht als sinnvoller Appellat Fallback funktionieren. In einer gerichtlichen Nachprüfung, getrennt argumentiert abhängige Ansprüche kann der Patentinhaber die beste Versicherungspolice.
VI. Änderungen sind in Nachprüfungen verfügbar, aber oft nicht praktisch in Rechtsstreitigkeiten
In der gewöhnlichen Patentprüfung ist die Änderung ein routinemäßiges Werkzeug. Der Anmelder kann einen Patentanspruch einschränken, um den Stand der Technik zu vermeiden, Einschränkungen zur Angleichung an eine kommerzielle Verkörperung hinzufügen, abhängige Patentansprüche in unabhängiger Form umschreiben oder in Fortsetzung zusätzliche Patentansprüche geltend machen. Abänderungen sind oft einfach Teil des Weges zur Zulage.
In Ex-parte-Reexamination, Änderung ist rechtlich verfügbar, aber wesentlich eingeschränkt. Nach Abschnitt 305 kann der Patentinhaber Änderungen und neue Patentansprüche vorschlagen, um die beanspruchte Erfindung von dem genannten Stand der Technik zu unterscheiden, aber kein vorgeschlagener geänderter oder neuer Patentanspruch kann den Umfang eines Patentanspruchs erweitern. 35 U.S.C. § 305; siehe auch 37 C.F.R. § 1.552(b); MPEP § 2258.
Wenn das Patent jedoch in Rechtsstreitigkeiten verwickelt ist, ist die richtige praktische Annahme in der Regel, dass Änderung keine normale Option ist. Es kann als letztes Resort Validity Salvage Tool verfügbar sein, aber es ist selten Rechtsstreit-neutral. Eine einschränkende Änderung kann die Vertragsverletzungsanalyse ändern, frühere Patentanspruchs-Konstruktionspositionen untergraben, neue nicht-verletzende Argumente schaffen, Expertenberichte komplizieren, die Streitbeilegung beeinflussen und Einmischungsrechte einladen. Die Streitfrage ist nicht nur, ob ein geänderter Patentanspruch patentierbar wäre. Ob der geänderte Patentanspruch in dem Fall noch sinnvoll wäre, ist zu prüfen.
Die Frage der gesetzlichen Eingriffsrechte ist von zentraler Bedeutung. Abschnitt 307(b) sieht vor, dass jeder vorgeschlagene geänderte oder neue Patentanspruch, der nach einer erneuten Prüfung als patentierbar und in ein Patent aufgenommen wird, die gleiche Wirkung hat, die in 35 U.S.C. § 252 für neu ausgegebene Patente festgelegt ist. 35 U.S.C. § 307(b). Abschnitt 252, wiederum bewahrt Kontinuität nur in dem Maße, in dem ursprüngliche und neu ausgestellte Patentansprüche wesentlich identisch sind; andernfalls schafft es Schutz für Personen, die vor der Neuausgabe beschuldigte Artikel verkauft, verwendet oder importiert haben oder wesentliche Vorbereitungen getroffen haben. 35 U.S.C. § 252.
Das Federal Circuit hat diese Grundsätze im Zusammenhang mit der Nachprüfung angewandt. In Bloom Engineering erklärte das Gericht, dass, es sei denn, ein nach der Nachprüfung erteilter oder bestätigter Anspruch ist identisch mit einem ursprünglichen Anspruch, kann das Patent nicht gegen die Verletzung Tätigkeit vor der Ausstellung der Nachprüfung Bescheinigung durchgesetzt werden; .identisch" bedeutet ohne wesentliche Änderung, nicht unbedingt wörtliche Identität. Bloom Eng .g Co. v. N. Am. Mfg. Co., 129 F.3d 1247, 1250 (Fed. Cir. 1997).
Aus diesem Grund kann die Änderung bei der gerichtlichen Nachprüfung so kostspielig sein. Ein Patentinhaber kann aus dem USPTO mit einem patentierbaren geänderten Patentanspruch hervorgehen, verliert aber für den Patentanspruch in der geänderten Fassung erhebliche Schäden in der Vergangenheit. Der Patentinhaber kann dem Angeklagten auch ein neues Argument geben, dass sich der geltend gemachte Patentanspruchsumfang wesentlich verändert habe. In diesem Sinne kann Änderung das PTO-Problem lösen und gleichzeitig ein Streitproblem verursachen.
Der Punkt sollte nicht überbewertet werden. Einige Änderungsanträge können unvermeidbar sein, und einige Änderungsanträge können wertvolle künftige Rechte bewahren. Ein neu geschriebener Anspruch, der lediglich einen erteilten abhängigen Anspruch in unabhängiger Form wiedergibt, kann den Anwendungsbereich dieses abhängigen Anspruchs nicht unbedingt ändern. Siehe Bloom Eng-g, 129 F.3d bei 1250. Aber als Faustregel, wenn aktive Rechtsstreitigkeiten anhängig sind, sollte jede vorgeschlagene Änderung sowohl als USPTO-Einreichung als auch als Prozessanmeldung bewertet werden.
VII. Bestehende abhängige Ansprüche sind häufig besser als neue Änderungen
Da Änderungen Intervening-Rechte und Streitbeilegungsprobleme auslösen können, werden bestehende abhängige Patentansprüche oft zum bevorzugten Fallback. Rezitiert ein abhängiger Patentanspruch bereits die zur Unterscheidung des zitierten Anspruchs erforderliche Einschränkung, kann der Patentinhaber diesen erteilten Patentanspruch verteidigen, ohne den Patentanspruchstext zu ändern. Das kann viel wertvoller sein als die Änderung eines unabhängigen Patentanspruchs, um dieselbe Einschränkung hinzuzufügen.
Hier konvergieren Patentprüfungsstrategie und Prozessstrategie. In der Überprüfungsantwort sollte festgestellt werden, welche abhängigen Patentansprüche eine kommerziell bedeutsame Verletzung aufweisen. Diese Patentansprüche sollten dann getrennt auf ihre eigenen Grenzen und nicht nur als Anhang zu den unabhängigen Patentansprüchen geltend gemacht werden. Der Zweck besteht nicht nur darin, den Prüfer zu überzeugen. Es geht darum, ein sauberes Archiv für Rechtsmittel und Vollstreckung zu bewahren.
Zum Beispiel, anstatt zu schreiben, sind die Patentansprüche 2–10 aus mindestens den Gründen patentierbar, die in Bezug auf den Patentanspruch 1,. diskutiert wurden, sollte die Antwort etwas Konkreteres sagen:
Auch wenn das Amt die Zurückweisung des Patentanspruchs aufrechterhält 1, Patentanspruch 4 ist separat patentierbar, da die angewandten Referenzen nicht offenlegen oder vorschlagen [spezifische abhängige Beschränkung]. Der USPTO-Prüfungsbericht identifiziert [Referenzstelle] für die breitere Beschränkung des Patentanspruchs 1, aber keine im Patentanspruch vorgeschriebene Lehre von [abhängiger Beschränkung] identifiziert und nicht feststellen kann 4.”
Diese Art von Argument macht drei Dinge. Er gibt dem Prüfer einen anspruchsspezifischen Grund, die Zurückweisung zurückzuziehen. Sie gibt der Kammer eine gesondert erhaltene Beschwerdefrage. Und es gibt dem Prozessteam eine enger ausgestellte Forderung, die ohne Änderung überleben kann.
VIII. Der Präsident. Die Koordinierung der Rechtsstreitigkeiten muss jeder verengten Position vorausgehen
Eine Nachprüfungsantwort für ein Streitpatent sollte nicht in einem Patentprüfungssilo verfasst werden. Positionen, die vor der Central Reexamination Unit (CRU) eingenommen wurden, können Verstöße, Markman-Positionen, Gutachten, Schadenstheorien, Stay Motions, Unterlassungspraxis, Abwicklungsleverage und Berufung beeinflussen. Das MPEP erkennt diese Überschneidung an: Ex-parte-Nachprüfungsanträge werden häufig eingereicht, wenn das Patent an gleichzeitigen Rechtsstreitigkeiten beteiligt ist, und wenn ein neu geprüftes Patent an Rechtsstreitigkeiten beteiligt ist oder wird, entscheidet der Direktor, ob die Nachprüfung ausgesetzt wird. 37 C.F.R. § 1.565(b); MPEP § 2286.
Die Überschneidung ist besonders wichtig für die Auslegung von Patentansprüchen. MPEP § 2258 weist die Prüfer an, die Auslegung eines umstrittenen Patentanspruchsbegriffs in verwandten Rechtsstreitigkeiten durch ein Bundesgericht anzuerkennen und zu beurteilen, ob diese Auslegung mit der umfassendsten zumutbaren Konstruktion vereinbar ist. Das MPEP erkennt auch an, dass schriftliche Patentinhabererklärungen, die vor Gericht oder vor dem Amt über den Umfang des Patentanspruchs eingereicht wurden, bei der Bestimmung der Bedeutung eines Patentanspruchs während der Nachprüfung berücksichtigt werden können. 35 U.S.C. § 301(a)(2); 37 C.F.R. § 1.552(d); MPEP § 2258.
Marine Polymer zeigt, warum Koordination unerlässlich ist. Der Patentinhaber hatte eine bezirksgerichtliche Konstruktion von "biocompatible" erhalten, die eine geringe Variabilität, hohe Reinheit und keine nachweisbare biologische Reaktivität erfordert. Bei der Nachprüfung wandte der Prüfer jedoch zunächst eine breitere Konstruktion an und stützte sich zum Teil auf abhängige Ansprüche, die eine leichte oder leichte Reaktivität erlaubten. Marine Polymer reagierte, indem er diese abhängigen Ansprüche stornierte und den Prüfer drängte, das Bezirksgericht engere Konstruktion anzunehmen. Nach diesen Annullierungen zog der Prüfer die Zurückweisungen zurück und bestätigte die übrigen Ansprüche. Marine Polymer Techs., Inc. v. HemCon, Inc., 672 F.3d 1350, 1356–58 (Fed. Cir. 2012) (en banca).
Der Federal Circuit wies HemCons gesetzliche Einmischungsrechte zurück, weil die geltend gemachten Patentansprüche selbst nicht geändert worden waren und nicht neu waren. Nach § 307(b) behandelte die Mehrheit dieses Schwellenwertproblem als dispositiv. Id. bei 1362–64. Das Gericht erkannte aber auch an, dass Argumente und Zugeständnisse, die während der Patentprüfung, einschließlich der Nachprüfung, gemacht wurden, die Auslegung von Patentansprüchen und den effektiven Umfang des Patentanspruchs beeinflussen können. Id. bei 1363–65. Judge Dyk-s dissent unterstreicht das praktische Risiko: Obwohl seine Ansicht nicht kontrollierte, hätte er Marine Polymer-Stornierungen und engere Bauargumente als eine materielle Verengung behandelt, die ausreichend ist, um intervenierende Rechte zu unterstützen. ID. bei 1372–78 (Dyk, J., abweichend).
Aus diesem Grund sollte die verengte Position allgemein verstanden werden. Es umfasst nicht nur formale Patentanspruchsänderungen, sondern auch die Aufhebung von Patentansprüchen, die Annahme einer engeren gerichtlichen Konstruktion, die Unterscheidung des Stands der Technik durch die Charakterisierung der Erfindung, die Aufhebung von Ausführungsverkörperungen, oder die Argumentation, dass ein Patentanspruch Begriff ausgeschlossen Gegenstand relevant für die Verletzung. Bevor eine solche Position eingenommen wird, sollte der Nachprüfungs- und Prozessberater bestätigen, ob die betroffenen Patentansprüche geltend gemacht werden, ob die beschuldigten Produkte noch verletzt werden, ob die Position mit Markman oder Expertenpositionen in Konflikt steht, ob sie Schäden oder Verfügungstheorien betrifft und ob bestehende abhängige Patentansprüche stattdessen verteidigt werden können.
Die praktische Regel ist einfach: In einer gerichtlichen Nachprüfung sollte jede Verengungsposition sowohl als USPTO-Einreichung als auch als Prozessanmeldung behandelt werden. Marine Polymer schränkt die gesetzlichen Eingriffsrechte auf geänderte oder neue Patentansprüche ein, macht aber keine Verengung von Argumenten prozessneutral.
IX. Der Präsident Appelle von Reexamination sind kein langsamer Zurücksetzen
Die Beschwerdepraxis ist ein weiterer Bereich, in dem gewöhnliche Patentprüfungen und Neuprüfungen ähnlich aussehen, aber unterschiedlich funktionieren. In der gewöhnlichen Patentprüfung kann die Beschwerde ein Weg unter mehreren sein. Der Anmelder kann Beschwerde einlegen, die Patentprüfung durch eine RCE wieder eröffnen, eine Fortsetzung einreichen oder eine modifizierte Patentanspruchsstrategie verfolgen.
Bei einer erneuten Prüfung kann die Beschwerde der wichtigste Weg sein, wenn die Änderung den Rechtsstreit schädigen würde. Der Patentinhaber kann einen Prüfer nach endgültiger Zurückweisung bei der Kammer beschweren, aber ein Dritter kann nicht Beschwerde einlegen und nicht an der Beschwerde des Patentinhabers teilnehmen. 35 U.S.C. § 306; MPEP § 2273.
Da ein erneutes Prüfungsverfahren, einschließlich einer Beschwerde an das Patent Trial and Appeal Board, mit besonderer Absendung durchgeführt werden muss, sollte die Beschwerde der CRU nicht als eine langsame Gelegenheit zum Wiederaufbau des Falls behandelt werden. 35 U.S.C. § 305; MPEP § 2261.
Die Beschwerde stärkt auch die Bedeutung des Erhalts abhängiger Patentansprüche. Der Beschwerdebrief muss erklären, warum der Prüfer in Bezug auf jeden angefochtenen Zurückweisungsgrund irrte; Argumente oder Behörden, die nicht im Beschwerdebrief enthalten sind, werden generell für diese Beschwerde abgelehnt. 37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv). Wie bereits erwähnt, können gruppierte Patentansprüche mit einem repräsentativen Patentanspruch bestehen oder fallen. Id.; MPEP § 1205.
Ein gut ausgearbeiteter Beschwerdebrief zur Überprüfung sollte daher die Struktur, die in der nicht abschließenden Antwort geschaffen wurde, weiterführen. Sie sollte unabhängig-patentierte Patentansprüche, abhängig-patentierte Patent-Fallback-Argumente, Patentanspruchs-Konstruktionsfragen, Beweisargumente und alle Fragen, die für eine weitere Überprüfung beibehalten werden müssen, getrennt identifizieren. Der Berufungsbrief sollte das Protokoll verfeinern, nicht zum ersten Mal erstellen.
X. Schlussfolgerung
Die Reaktion auf einen USPTO-Prüfungsbericht in der gewöhnlichen Patentprüfung und die Reaktion auf einen USPTO-Prüfungsbericht in Ex-parte-Prüfung kann ähnliche Werkzeuge beinhalten, aber die strategische Haltung ist grundlegend anders. Bei der normalen Patentprüfung geht es um die Erlangung von Patentansprüchen. Bei der Überprüfung geht es um die Wahrung der erteilten Rechte.
Dieser Unterschied ist am dringendsten, wenn das Patent in Rechtsstreitigkeiten ist. In der gewöhnlichen Patentprüfung ist die Änderung oft ein praktischer Weg zur Zuerkennung. Bei der gerichtlichen Nachprüfung kann die Änderung die Patentierbarkeit erhalten, während sie auf die Verletzungsdeckung, frühere Schäden, Patentanspruchs-Konstruktionspositionen oder Vergleichslever verzichtet. Denn geänderte und neue Nachprüfungspatentansprüche sind an den Rahmen der Eingriffsrechte des § 252, gebunden, so muss der Patentinhaber die Änderung nicht nur als ein Patentprüfungsereignis, sondern als ein Prozessereignis behandeln. Siehe 35 U.S.C. §§ 252, 307(b); MPEP § 2293; Bloom Eng-g, 129 F.3d bei 1250.
Die besten Reexaminationsreaktionen sind daher tendenziell argumentativ-erste, änderungsversible, abhängig-patentierte Forderung fokussiert und appellativ-bewusst. Counsel sollte alle verfügbaren Argumente in der nicht abschließenden Antwort zu machen, separat verteidigen sinnvoll abhängige Patentansprüche, präsentieren Beweise früh, koordinieren jede Verengung Position mit dem Prozessteam, und daran erinnern, dass Beschwerden von CRU Nachprüfungen werden selbst mit speziellen Versand behandelt. Die Antwort sollte nicht einfach versuchen, den Prüfer zu überwinden. Sie sollte das Patent, die Beschwerde und den Fall erhalten.
