Résumé analytique: Cet article explique pourquoi la réponse à un rapport d'examen de l'USPTO dans le cadre d'un réexamen ex parte exige une stratégie différente de celle de l'examen ordinaire des demandes de brevet. Dans le cadre de l'examen ordinaire des brevets, le déposant tente généralement d'obtenir une portée de revendication commercialement utile et peut avoir une souplesse procédurale grâce à la modification, à la pratique RCE ou à la pratique de continuation. En revanche, lors d'un nouvel examen, le titulaire d'un brevet défend les droits qui lui ont été accordés, souvent parallèlement à un litige, et devrait considérer la première réponse non finale au rapport d'examen de l'USPTO comme un dossier de fond critique pour l'acceptation, l'appel et l'exécution ultérieure. L'article souligne que les titulaires de brevets devraient présenter rapidement tous les arguments, argumenter séparément des revendications dépendantes significatives pour préserver des positions de repli en vue d'un recours, et éviter des modifications réflexives parce que les revendications modifiées ou les nouvelles demandes de réexamen peuvent créer des droits d'intervention, des dommages-intérêts, des atteintes et des conséquences sur la construction des revendications. Il explique également que les avocats en litige et les avocats en révision doivent se coordonner avant de prendre une position restrictive, car même les arguments qui ne créent pas de droits d'intervention prévus par la loi en vertu de Marine Polymer peuvent encore influer sur l'interprétation des revendications de brevet, de prosecution disclaimer et de la stratégie en matière de litige. Enfin, l'article souligne que les appels de réexamen interjetés par l'Unité centrale de réexamen (CRU) sont traités avec un envoi spécial, de sorte que l'appel devrait affiner un dossier établi devant l'examinateur plutôt que de tenter de créer ce dossier pour la première fois.
I. Présentation
À première vue, une réponse à un rapport d'examen de l'USPTO dans le cadre d'un réexamen ex parte semble familière à tout procureur en brevets. Le titulaire du brevet reçoit un rapport d'examen de l'USPTO, analyse les refus, examine les modifications, prépare les observations et, si nécessaire, fait appel au Patent Trial and Appeal Board. Ces mécanismes ressemblent à l'examen ordinaire d'une demande de brevet en instance. Mais la ressemblance est trompeuse. Lors de l'examen ordinaire des brevets, le demandeur tente d'obtenir un brevet. En réexamen, le titulaire du brevet essaie de préserver un brevet déjà délivré, souvent alors que le brevet est revendiqué par un tribunal de district ou utilisé dans les négociations de licence.
Cette différence change toute la stratégie de réponse. Une réponse à l'examen d'un brevet peut souvent être itérative. Une réponse de réexamen doit être défensive, consciente des dossiers, consciente de l'appel et, lorsque le litige est en instance, généralement à l'inverse de la modification. Lors du réexamen, le titulaire du brevet devrait supposer que la réponse au premier rapport d'examen non définitif de l'USPTO pourrait être la principale occasion de présenter tous les arguments relatifs à la construction d'une revendication de brevet, toutes les distinctions de l'art antérieur, toutes les positions de retrait d'une revendication de brevet dépendante et toutes les preuves à l'appui. Voir 37 C.F.R. § 1.111(b), c); MPEP § 2271; MPEP § 2272.
II. Différentes positions procédurales, différents objectifs
L'examen ordinaire de la demande de brevet porte sur une demande en instance. Le demandeur n'a pas encore obtenu de droits de brevet exécutoires et s'efforce généralement d'obtenir une portée de revendication commercialement utile. Le demandeur peut répondre à un rapport d'examen non final de l'USPTO avec des arguments, des modifications, des preuves ou une combinaison de ces outils. Voir 37 C.F.R. § 1.111. Si l'examen du brevet se termine plus tard, le demandeur peut souvent déposer une demande de poursuite de l'examen, poursuivre la pratique de la poursuite ou continuer de façonner l'ensemble de revendications du brevet. Voir 37 C.F.R. § 1.114(a), c), d).
Le réexamen ex parte est différent. Il s'agit d'un brevet délivré. Sous réserve des dispositions d'estoppel de l'AIA applicables, une demande de réexamen ex parte peut être déposée par toute personne pendant la période de validité du brevet et est fondée sur l'état de la technique cité en vertu de 35 U.S.C. § 301. Voir 35 U.S.C. § 302.Le directeur doit déterminer, dans les trois mois suivant la requête, si la requête soulève une nouvelle question substantielle de brevetabilité. 35 U.S.C. § 303(a).
Une fois que le réexamen est ordonné, la procédure n'est pas une poursuite pure de l'examen ordinaire des brevets. Il s'agit d'une procédure de validité après délivrance menée à l'intérieur de la USPTO, généralement traitée par l'unité centrale de réexamen et soumise au commandement statutaire de l'expédition spéciale. Voir 35 U.S.C. § 305; MPEP § 2236; MPEP § 2261. Critiquement, cette exigence de distribution spéciale s'étend expressément à tout appel au Patent Trial and Appeal Board. 35 U.S.C. § 305.
L'objectif du client change également. Dans le cadre de l'examen ordinaire des brevets, l'objectif est d'obtenir la portée admissible de la revendication. Dans le cadre du réexamen, l'objectif est de préserver la portée des revendications exécutoires. Cette distinction est particulièrement importante lorsque le brevet est en litige. Une revendication qui survit au réexamen uniquement par une modification peut être moins valable qu'une revendication plus étroite et dépendante qui survit tel qu'il a été émis. La stratégie de réponse devrait donc commencer par une question simple mais importante : le titulaire du brevet essaie-t-il d'obtenir des revendications ou de préserver des revendications portant atteinte aux intérêts?
III. Le réexamen est plus étroit, mais pas plus bas.
L'examen ordinaire des brevets peut porter sur toute la gamme des questions de brevetabilité et de forme : nouveauté, évidence, admissibilité, description écrite, habilitation, indéfinité, double brevetage, pratique de restriction, dessins, inventeur et questions de divulgation de l'information.
En revanche, le réexamen ex parte ordonné en vertu de 35 U.S.C. § 304 est principalement axé sur les brevets et les publications imprimées. Le MPEP indique que les revendications de brevet faisant l'objet d'un réexamen ex parte sont examinées sur la base de brevets ou de publications imprimées, et que les questions relatives à l'article 112 ne sont traitées que pour ce qui est des nouvelles revendications de brevet ou de l'objet modificatif. 37 C.F.R. § 1.552(a); MPEP § 2258. Le réexamen est donc plus étroit que l'examen ordinaire des brevets, mais les enjeux sont souvent plus élevés parce que les revendications de brevet existent déjà en tant que droits de propriété exécutoires.
Cette portée plus étroite devrait influencer la réponse. Une réponse de réexamen ne doit pas se lire comme un essai d'examen de brevet général sur l'invention. Elle devrait être étroitement liée à la nouvelle question importante de brevetabilité ordonnée ainsi qu'aux brevets spécifiques sur l'état de la technique et aux publications imprimées appliqués par l'examinateur. Lorsque le litige est en instance, les caractérisations inutiles de l'invention peuvent être utilisées plus tard dans l'interprétation des revendications de brevet, non-violation, prosecution disclaimer, ou les arguments en dommages-intérêts. Par conséquent, les réponses les mieux adaptées aux demandes de réexamen sont souvent plus étroites, plus disciplinées et plus spécifiques que les réponses ordinaires à l'examen des brevets.
IV. La réponse non finale est l'événement principal
La différence pratique la plus importante est le moment. Lors de l'examen ordinaire des brevets, le demandeur peut disposer d'une marge de manœuvre significative après une réponse non définitive. Le demandeur peut recevoir une autre mesure non définitive, déposer un RCE après la fin, poursuivre la pratique ou affiner la stratégie de réclamation au fil du temps. Voir 37 C.F.R. § 1.114.
Dans le cadre d'un réexamen ex parte, il existe également une procédure de déclaration après l'ordre du propriétaire d'un brevet qui ne doit pas être confondue avec la réponse ultérieure à un rapport d'examen de l'USPTO. Après que le réexamen a été ordonné, le titulaire du brevet peut déposer une déclaration, y compris toute proposition de modification restrictive, dans le délai fixé par l'office. Voir 37 C.F.R. § 1.530; MPEP § 2249. Le titulaire du brevet peut également renoncer à cette déclaration, auquel cas la procédure peut passer plus directement au premier rapport d'examen de l'USPTO. Voir MPEP § 2249. De toute façon, une fois qu'un rapport d'examen USPTO est publié, la réponse du titulaire du brevet doit être rédigée en tenant compte des contraintes de la pratique du réexamen.
En répondant à ce rapport d'examen de l'USPTO, le titulaire du brevet ne devrait pas compter sur la même souplesse que celle dont dispose l'examen ordinaire des brevets. MPEP § 2271 déclare que la déclaration et la réponse du propriétaire du brevet au premier rapport d'examen de l'USPTO devraient entièrement répondre et/ou modifier en vue d'éviter tous les motifs de rejet en suspens, et que le deuxième rapport d'examen de l'USPTO après l'ordonnance de réexamen sera généralement rendu définitif. MPEP § 2271.
Après le rejet final, la position du titulaire du brevet devient beaucoup plus limitée. MPEP § 2272 explique que l'examen de brevet avant l'examinateur vise à conclure par une action finale; une fois qu'un rejet final non prématuré est introduit, le titulaire du brevet n'a plus le droit de poursuivre sans restriction l'examen de brevet. MPEP § 2272. La même section souligne en particulier qu'il n'y a aucune possibilité de nouveau dépôt sous 37 C.F.R. § 1.53 et aucune possibilité de déposer un RCE sous 37 C.F.R. § 1.114 en réexamen. Id. ; voir également 37 C.F.R. § 1.114(e)(6).
Le résultat est une discipline de rédaction différente. Une réponse de réexamen à un rapport d'examen non final de l'USPTO devrait être traitée moins comme une négociation d'ouverture et plus comme la base pour l'allocation, la pratique après la fin, l'appel et l'exécution ultérieure. La réponse devrait porter sur tous les motifs de rejet, identifier chaque revendication de brevet ou groupe de revendications de brevet faisant l'objet de l'argumentation, présenter les distinctions brevetables par rapport aux références appliquées et inclure les éléments de preuve disponibles. Voir 37 C.F.R. § 1.111(b), c); MPEP § 2266; MPEP § 2272.
Ce n'est pas seulement une bonne hygiène de rédaction. C'est la préservation. L'article 1.111 exige que le demandeur ou le titulaire du brevet fasse une remarque distincte et précise sur les erreurs supposées dans l'action de l'examinateur, qu'il réponde à tous les motifs d'opposition et de rejet et présente les distinctions spécifiques censées rendre les revendications de brevet brevetables par rapport aux références appliquées. 37 C.F.R. § 1.111(b), c). Une déclaration générale selon laquelle les revendications de brevet sont brevetables ne suffit pas. Id.
V. Les revendications de brevet dépendantes devraient être invoquées comme des actifs de protection des appels
Les revendications de brevet dépendantes sont souvent traitées occasionnellement lors de l'examen ordinaire des brevets. Une réponse peut se concentrer
sur les revendications de brevet indépendantes, les revendications de brevet dépendantes étant ou tombant avec elles, à moins qu'une limitation dépendante particulière ne devienne importante. Cette approche est risquée en réexamen.
Lors du réexamen, les revendications de brevet dépendantes peuvent être la meilleure position de repli du titulaire du brevet. Ils peuvent contenir des limitations plus étroites qui évitent l'art cité tout en préservant le langage de revendication délivré par brevet. Lorsque le brevet est en litige, cette distinction est cruciale : une revendication de brevet dépendante déjà émise peut préserver la portée exécutoire sans les problèmes de droits et de dommages-intérêts qui peuvent découler de la modification d'une revendication de brevet indépendante.
Pour cette raison, des revendications de brevet dépendantes significatives devraient être présentées séparément dans la réponse au rapport d'examen non final de l'USPTO. La réponse ne doit pas simplement indiquer que les revendications de brevet dépendantes sont brevetables pour au moins les mêmes raisons que les revendications de brevet indépendantes. Cette formulation peut être adéquate lorsqu'il n'y a pas de question distincte de revendication de brevet dépendante, mais elle ne permet guère de préserver une position de repli. Une réponse de réexamen plus forte identifie la limitation dépendante spécifique, explique où l'examinateur cité l'art ne divulgue pas ou ne suggère pas, et lie l'argument au motif précis du rejet.
Cette approche est également en appel. 37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv), chaque motif de rejet contesté doit être présenté sous une rubrique distincte, et les revendications de brevet soumises au même motif peuvent être présentées séparément, en tant que groupe, ou en tant que sous-groupes. Si les revendications de brevet sont présentées en tant que groupe ou sous-groupe, la Commission peut choisir une seule revendication de brevet représentative et décider du rejet du groupe sur la seule base de cette revendication de brevet. 37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv). Le défaut d'argumenter séparément les revendications de brevet groupées renonce à l'argument selon lequel la Chambre doit considérer séparément leur brevetabilité. Id.; MPEP § 1205; dans le dossier McDaniel, 293 F.3d 1379, 1384, 63 Les États-Unis.2d 1462, 1465–66 (Fed. Cir. 2002).
La leçon pratique est directe : si une revendication dépendante est importante, argumentez-la séparément devant l'examinateur et insérez cet argument distinct dans le mémoire d'appel. Une revendication dépendante qui n'a jamais été clairement défendue peut ne pas fonctionner comme un retour en appel significatif. Dans le cadre d'un réexamen litigieux, les revendications dépendantes présentées séparément peuvent être la meilleure police d'assurance du titulaire du brevet.
VI. Des modifications sont disponibles en réexamen, mais souvent pas pratique en litige
Dans l'examen ordinaire des brevets, la modification est un outil de routine. Le demandeur peut restreindre une revendication de brevet pour éviter l'état de la technique, ajouter des limitations pour s'aligner sur une incarnation commerciale, réécrire des revendications de brevet dépendantes sous une forme indépendante ou poursuivre des revendications de brevet supplémentaires. L'amendement fait souvent simplement partie de la voie d'acceptation.
Dans le cadre d'un réexamen ex parte, les modifications sont disponibles sur le plan juridique, mais sont limitées sur le plan matériel. L'article 305 permet au titulaire du brevet de proposer des modifications et de nouvelles revendications de brevet afin de distinguer l'invention revendiquée de l'état de la technique cité, mais aucune revendication de brevet modifiée ou nouvelle ne peut élargir la portée d'une revendication de brevet. 35 U.S.C. § 305; voir aussi 37 C.F.R. § 1.552(b); MPEP § 2258.
Toutefois, lorsque le brevet est en litige, l'hypothèse pratique correcte est généralement que la modification n'est pas une option normale. Il peut être disponible comme outil de récupération de la validité de dernier recours, mais il est rarement neutre en matière de litige. Une modification restrictive peut modifier l'analyse de la contrefaçon, saper les positions antérieures en matière de revendication de brevet-construction, créer de nouveaux arguments de non-violation, compliquer les rapports d'experts, affecter l'effet de levier du règlement, et inviter les défenseurs des droits intermédiaires. La question du litige n'est pas seulement de savoir si une revendication de brevet modifiée serait brevetable. Il s'agit de savoir si la revendication de brevet modifiée serait encore utile dans le cas présent.
La question des droits d'intervention est centrale. L'article 307(b) prévoit que toute revendication de brevet modifiée ou nouvelle proposée jugée brevetable et incorporée dans un brevet après réexamen a le même effet que celui spécifié dans 35 U.S.C. § 252 pour les nouveaux brevets délivrés. 35 U.S.C. § 307(b). L'article 252,, quant à lui, ne préserve la continuité que dans la mesure où les revendications de brevet originales et rééditées sont essentiellement identiques; autrement, il crée des protections pour les personnes qui ont fabriqué, acheté, offert de vendre, utilisé ou importé des objets accusés, ou qui ont fait des préparatifs substantiels, avant la réédition. 35 U.S.C. § 252.
Le Federal Circuit a appliqué ces principes dans le contexte du réexamen. Dans l'affaire Bloom Engineering, le tribunal a expliqué qu'à moins qu'une revendication accordée ou confirmée après le réexamen ne soit identique à une revendication initiale, le brevet ne peut pas être appliqué contre toute activité portant atteinte avant la délivrance de l'attestation de réexamen; La société Bloom Eng. c. N. Am. Mfg. Co., 129 F.3d 1247, 1250 (Fed. Cir. 1997).
C'est pourquoi l'amendement peut être si coûteux dans le cadre d'un réexamen litigieux. Un titulaire de brevet peut sortir de l'USPTO avec une revendication de brevet modifiable brevetable, mais perdre des dommages significatifs dans le passé pour la revendication de brevet telle que modifiée. Le titulaire d'un brevet peut également remettre à l'auteur de l'infraction un nouvel argument selon lequel la portée revendiquée de la revendication de brevet a changé substantiellement. En ce sens, l'amendement peut résoudre le problème des PTO tout en créant un problème de litige.
Il ne faut pas trop insister sur ce point. Certains amendements peuvent être inévitables et certains peuvent préserver des droits potentiels précieux. Une revendication réécrite qui reprend simplement une revendication dépendante émise sous une forme indépendante ne peut pas nécessairement modifier la portée de cette revendication dépendante. Voir Bloom Eng, 129 F.3d à 1250. Mais en règle générale, lorsque des litiges actifs sont en cours, chaque modification proposée doit être évaluée à la fois comme un dépôt USPTO et un dépôt de litiges.
VII. Les revendications de brevet à charge existantes sont souvent meilleures que les nouvelles modifications
Étant donné que les modifications peuvent déclencher des problèmes de droit d'intervention et de position des litiges, les revendications de brevet dépendantes existantes deviennent souvent le repli préféré. Si une revendication de brevet dépendante récite déjà la limitation restrictive nécessaire pour distinguer l'art cité, le titulaire du brevet peut être en mesure de défendre cette revendication de brevet sans modifier le texte de la revendication de brevet. Cela peut être beaucoup plus utile que de modifier une revendication de brevet indépendant pour ajouter la même limitation.
C'est là que convergent la stratégie d'examen des brevets et la stratégie de litige. La réponse au réexamen devrait indiquer quelles revendications de brevet dépendantes préservent une contrefaçon commercialement significative. Elle devrait ensuite faire valoir séparément ces revendications de brevet sur leurs propres limitations, et non pas simplement comme des appendices aux revendications de brevet indépendantes. Le but n'est pas seulement de persuader l'examinateur. Il s'agit de conserver un dossier propre aux fins d'appel et d'exécution.
Par exemple, au lieu d'écrire, les revendications de brevet 2–10 sont brevetables pour au moins les raisons discutées en ce qui concerne la revendication de brevet 1,. La réponse devrait dire quelque chose de plus concret:
Même si l'office maintient le rejet de la revendication de brevet 1,, la revendication de brevet 4 est brevetable séparément parce que les références appliquées ne divulguent pas ou ne suggèrent pas [limitation dépendante spécifique]. Le rapport d'examen de l'USPTO identifie [le passage de référence] pour la limitation plus large de la revendication de brevet 1, mais n'identifie pas et ne peut identifier aucun enseignement de [limitation dépendante] organisé comme l'exige la revendication de brevet 4..
Ce genre d'argument fait trois choses. Elle donne à l'examinateur une raison spécifique de retirer le rejet. Elle donne à la Commission une question distinctement conservée en appel. Et il donne à l'équipe de litige une revendication plus étroite qui peut survivre sans modification.
VIII. La coordination des litiges doit précéder toute position étroite
Une réponse de réexamen pour un brevet litigieux ne devrait pas être rédigée dans un silo d'examen de brevet. Les positions prises devant l'Unité centrale de réexamen (CRU) peuvent avoir une incidence sur les allégations d'infraction, les positions de Markman, les rapports d'experts, les théories en matière de dommages-intérêts, les motions de sursis, la pratique de l'injonction, l'effet de levier du règlement et l'appel. Le MPEP reconnaît ce chevauchement : les demandes de réexamen ex parte sont fréquemment déposées lorsque le brevet est impliqué dans un litige concomitant et si un brevet en réexamen est ou devient impliqué dans un litige, le directeur décide s'il y a lieu de suspendre le réexamen. 37 C.F.R. § 1.565(b); MPEP § 2286.
Ce chevauchement est particulièrement important pour l'interprétation des revendications de brevet. MPEP § 2258 charge les examinateurs de reconnaître l'interprétation par un tribunal fédéral d'une demande de brevet contestée dans un litige connexe et d'évaluer si cette interprétation est conforme à la construction la plus large raisonnable. Le MPEP reconnaît également que les déclarations écrites des titulaires de brevets déposées devant les tribunaux ou devant l'Office concernant la portée de la revendication de brevet peuvent être prises en considération pour déterminer le sens d'une revendication de brevet au cours du réexamen. 35 U.S.C. § 301(a)(2); 37 C.F.R. § 1.552(d); MPEP § 2258.
Marine Polymer illustre pourquoi la coordination est essentielle. Le titulaire du brevet avait obtenu une construction par cour de district de -biocompatible, nécessitant une variabilité faible, une pureté élevée et aucune réactivité biologique détectable. En réexamen, cependant, l'examinateur a d'abord appliqué une construction plus large, en se fondant en partie sur des revendications dépendantes qui permettaient une réactivité légère ou légère. Marine Polymer a répondu en annulant ces réclamations dépendantes et en exhortant l'examinateur à adopter la construction plus étroite du tribunal de district. Après ces annulations, l'examinateur a retiré les refus et confirmé les autres demandes. Marine Polymer Techs., Inc. v. HemCon, Inc., 672 F.3d 1350, 1356–58 (Fed. Cir. 2012) (en banc).
La Federal Circuit a rejeté l'argument des droits intermédiaires légaux d'HemCon, parce que les revendications invoquées elles-mêmes n'avaient pas été modifiées et n'étaient pas nouvelles. En vertu de l'article 307(b), la majorité a considéré cette émission seuil comme non positive. Id. at 1362–64. Mais le tribunal a également reconnu que les arguments et concessions faits au cours de l'examen du brevet, y compris le réexamen, peuvent affecter l'interprétation des revendications et leur portée effective. Id. at 1363–65. La dissidence du juge Dyks souligne le risque pratique : bien que son point de vue n'ait pas contrôlé, il aurait traité les annulations de Marine Polymers et les arguments de construction plus étroits comme un rétrécissement substantiel suffisant pour soutenir les droits intermédiaires. Id. à 1372–78 (Dyk, J., dissident).
Pour cette raison, il convient de bien comprendre la position de réduction. Elle comprend non seulement les modifications formelles des revendications de brevet, mais aussi l'annulation des revendications de brevet, l'adoption d'une construction judiciaire plus étroite, la distinction entre l'état de la technique en caractérisant l'invention, la renonciation aux incarnations, ou l'argument selon lequel un terme de revendication de brevet exclut l'objet pertinent à la contrefaçon. Avant de prendre une telle position, l'avocat du réexamen et l'avocat du contentieux devraient confirmer si les revendications de brevet concernées sont revendiquées, si les produits accusés enfreignent toujours, si la position est en conflit avec les positions de Markman ou d'experts, si elle affecte les dommages ou les théories d'injonction, et si les revendications de brevet dépendantes existantes peuvent être défendues à la place.
La règle pratique est simple : dans le cadre d'un réexamen litigieux, toute position restrictive doit être traitée à la fois comme un dépôt USPTO et comme un dépôt de litige. Marine Polymer limite les droits d'intervention prévus par la loi aux revendications de brevet modifiées ou nouvelles, mais elle ne rend pas les arguments restreints neutres en matière de litige.
IX. Les appels provenant du réexamen ne sont pas une réinitialisation lente
La pratique des recours est un autre domaine dans lequel l'examen et le réexamen ordinaires des brevets sont similaires mais fonctionnent différemment. Dans l'examen ordinaire des brevets, le recours peut être une voie parmi plusieurs. Le demandeur peut faire appel, rouvrir l'examen de brevet par l'intermédiaire d'un RCE, déposer une demande de continuation ou poursuivre une stratégie de revendication modifiée.
Lors du réexamen, l'appel peut être la voie principale lorsque la modification endommagerait le litige. Le titulaire d'un brevet peut faire appel du rejet d'un examinateur auprès de la Chambre après le rejet final, mais un tiers demandeur ne peut pas faire appel et ne peut pas participer au recours du titulaire d'un brevet. 35 U.S.C. § 306; MPEP § 2273.
Étant donné que la procédure de réexamen, y compris tout recours devant la Patent Trial and Appeal Board, , doit être conduite avec une diligence spéciale, l'appel de la CRU ne doit pas être considéré comme une occasion lente de reconstruire l'affaire. 35 U.S.C. § 305; MPEP § 2261.
L'appel souligne également l'importance de la préservation des revendications dépendantes-brevets. Le mémoire d'appel doit expliquer pourquoi l'examinateur a commis une erreur quant à chaque motif contesté de rejet; les arguments ou les autorités qui ne sont pas inclus dans le mémoire d'appel se voient généralement refuser l'examen de ce recours. 37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv). Et, comme nous l'avons mentionné plus haut, les revendications groupées en matière de brevets peuvent être ou tomber sous le coup d'une revendication de brevet représentative. Id. ; MPEP § 1205.
Un mémoire d'appel de réexamen bien rédigé devrait donc reporter la structure créée dans la réponse non finale. Elle devrait identifier séparément les arguments relatifs aux revendications de brevets indépendants, les arguments relatifs aux revendications de brevets dépendantes, les questions relatives à la construction des revendications de brevets, les arguments relatifs à la preuve et toutes les questions qui doivent être conservées aux fins d'un examen plus approfondi. Le mémoire d'appel devrait raffiner le dossier et ne pas le créer pour la première fois.
X. Conclusion
La réponse à un rapport d'examen de l'USPTO dans le cadre d'un examen ordinaire de brevets et la réponse à un rapport d'examen de l'USPTO dans le cadre d'un réexamen ex parte peuvent comporter des outils similaires, mais la position stratégique est fondamentalement différente. L'examen ordinaire des brevets porte sur l'obtention de revendications de brevet. Le réexamen porte sur la préservation des droits délivrés.
Cette différence est particulièrement marquée lorsque le brevet est en litige. Dans l'examen ordinaire des brevets, la modification est souvent un moyen pratique d'en tenir compte. Dans le cadre d'un réexamen litigieux, la modification peut préserver la brevetabilité tout en sacrifiant la protection contre la contrefaçon, les dommages-intérêts antérieurs, les positions en matière de construction de revendications de brevets ou l'effet de levier du règlement. Étant donné que les revendications de brevet modifiées et les nouvelles demandes de réexamen sont liées au cadre des droits intermédiaires de l'article 252,, le titulaire du brevet doit traiter la modification comme un litige, et non comme un simple incident d'examen de brevet. Voir 35 U.S.C. §§ 252, 307(b); MPEP § 2293; Bloom Eng=g, 129 F.3d à 1250.
Les meilleures réponses au réexamen ont donc tendance à être fondées sur les arguments - premier, amendement - inverse, le brevet dépendant - et conscientes de l'appel. Les avocats devraient présenter tous les arguments disponibles dans la réponse non finale, défendre séparément des revendications de brevet dépendantes significatives, présenter des preuves rapidement, coordonner chaque position rétrécissante avec l'équipe de litige, et se rappeler que les appels des réexamens de la CRU sont eux-mêmes traités avec une diligence spéciale. La réponse ne devrait pas simplement essayer de passer l'examinateur. Elle doit préserver le brevet, le recours et l'affaire.
