Représentation en procédure Inter Partes Review

Représentation des titulaires de brevets en IPR

Une défense du propriétaire d'un brevet devrait commencer dès qu'une pétition possible devient apparente. La préparation précoce permet d'évaluer l'état de la technique, le dossier d'examen des brevets, les questions relatives à la construction des revendications de brevet, les témoins potentiels, les litiges connexes et l'importance commerciale de chaque revendication de brevet contestée.

Pré-Pétition et évaluation immédiate des cas

Nous évaluons :

✓ Le brevet contesté et les membres de la famille
✓ Antécédents de la technique raisonnablement prévisibles
✓ Questions relatives à l'examen des brevets et à la construction des revendications de brevets
✓ Défenses légales et procédurales potentielles
✓ Procédures relatives au tribunal de district ou à l'ITC
✓ Besoins d'experts, d'essais et de preuves
✓ Options de modification et de continuation

Réponse préliminaire du titulaire de brevet

La réponse préliminaire est la première occasion pour le propriétaire du brevet d'expliquer pourquoi le PTAB ne devrait pas introduire un examen.

Nous élaborons des réponses ciblées sur les lacunes juridiques, procédurales, de preuve et techniques de la pétition tout en examinant comment chaque position peut affecter le reste de la procédure et tout litige parallèle.

Essais entrepris

Lorsque l'examen est instauré, nous établissons le dossier du mérite par les moyens suivants :

✓ Réponses des titulaires de brevets

✓ Déclarations d'experts

✓ Preuve objective de non-évidence

✓ preuve de la construction d'une revendication de brevet

✓ Contre-interrogatoire des témoins des pétitionnaires

✓ Demandes de découverte et de preuve

✓ Réunion d'information sur les réponses

✓ Motions visant à modifier le cas échéant sur le plan stratégique

Nous évaluons toute modification proposée à la lumière des positions de contrefaçon, des dommages-intérêts, des droits d'intervention, des demandes en instance et de la valeur future de la famille des brevets.

Argumentation orale, nouvelle audience et appel

Nous préparons des arguments oraux de PTAB sur les questions juridiques et techniques les plus susceptibles de déterminer le résultat. Nous donnons également des conseils sur les demandes de nouvelle audience, l'examen par le directeur, le cas échéant, et l'appel Federal Circuit. Le USPTO identifie le réexamen et l'appel Federal Circuit comme des pistes post-décisionnelles potentielles dans les procédures AIA.

Représentation des requérants en IPR

Une pétition efficace doit raconter une histoire complète et techniquement cohérente dès le départ. Les lacunes matérielles ne peuvent généralement pas être corrigées en se fondant sur des exposés ultérieurs.

Nous aidons les pétitionnaires à :

✓ Évaluer si IPR est la procédure appropriée
✓ Analyse des brevets, des revendications de brevets et de l'examen des brevets
✓ Recherche et évaluation des références
✓ Sélection et élaboration des motifs proposés
✓ Cartes de revendications de brevets et cartographie technique
✓ Sélection des experts et préparation de la déclaration
✓ Rédaction des pétitions
✓ Réunion d'information et découverte des réponses
✓ Dépôts et argumentation orale
✓ Stratégie de réaudition et d'appel

L'objectif n'est pas simplement de rassembler des références. La pétition doit expliquer comment les références enseignent les limites contestées, pourquoi les combinaisons proposées sont appuyées et comment la preuve correspond aux normes juridiques en vigueur.

Coordination avec
Litiges parallèles

Un IPR peut affecter plus que la validité. Positions prises avant que le PTAB puisse influencer :

• interprétation des revendications de brevet

• Théories de l'invalidité des tribunaux de district

• Positions pour infraction

• Témoignage d'experts

• Litiges

• Éstoppel

• Débat sur le règlement et l'octroi de licences

• Stratégie d'appel

Nous collaborons avec les avocats en litige afin de tenir un dossier coordonné et d'éviter les incohérences inutiles entre le PTAB et les tribunaux.

Pourquoi AddyHart pour IPR

Profondeur technique et probante

La réussite d’un inter partes review (IPR) repose sur un dossier technique convaincant. Nous travaillons étroitement avec les inventeurs, les ingénieurs et les experts témoins pour évaluer l’état de la technique invoqué, élaborer des analyses revendication par revendication et présenter des preuves portant à la fois sur la technologie et sur les critères juridiques applicables. Des déclarations d’experts et de la stratégie de contre-interrogatoire aux indices objectifs de non-évidence, nous nous attachons à constituer un dossier qui étaye les positions de nos clients tout au long de la procédure.

Expérience en matière de PTAB et d'argumentation orale

Les inter partes reviews (IPRs) exigent une défense à la fois rigoureuse sur le plan technique et précise sur le plan procédural. Nos avocats ont l’expérience de la représentation de clients devant le PTAB, de la coordination avec les contentieux devant les U.S. district courts et des recours en matière de brevets. Nous préparons chaque étape de la procédure, de la décision d’ouverture à l’audience orale et au réexamen de la décision, avec le souci de préserver le dossier le plus solide possible pour tout recours ultérieur.

Stratégie élargie en matière de brevets et de famille

L’issue d’un IPR peut affecter bien davantage que les revendications contestées. Nous évaluons chaque décision stratégique au regard de l’ensemble du portefeuille du client : brevets connexes, demandes de continuation, possibilités de licences, démarches en cours pour faire valoir les droits et développement futur des produits. Cette approche conjugue la procédure immédiate et ses conséquences à long terme pour protéger la valeur de la propriété intellectuelle au-delà d’un seul dossier.

Articles connexes de Divergent Patent Law

Équipe concernée

Les professionnels ci-dessous combinent IPR, réexamen, appel, litige, examen des brevets et expérience technique pertinente pour les contestations portant sur des brevets délivrés.

Meredith Martin Addy

Président et cofondateur · Avocat en brevets inscrit auprès de l’USPTO · Ingénieur électricien

Ingénieur électricien et avocat en brevets enregistré, Mimi s'appuie sur plus de 100 affaires de brevets de district et plus de 100 Federal Circuit fait appel pour donner des conseils sur la stratégie d'examen des brevets, les procédures de PTAB, les licences et la durabilité du portefeuille.

Gregory B. Gulliver

Associé · Avocat en brevets inscrit auprès de l’USPTO · Ancien ingénieur logiciel

Ancien ingénieur logiciel ayant neuf ans d’expérience dans l’industrie, Gregory a rédigé et suivi les procédures de délivrance de centaines de demandes concernant les communications sans fil, les logiciels, le matériel informatique, les semi-conducteurs et les technologies de réseau.

Brandon R. Theiss

Associé · Avocat américain en brevets inscrit auprès de l’USPTO · Titulaire de la licence américaine Professional Engineer

Titulaire d’une licence Professional Engineer et ancien ingénieur en contrôle industriel et dispositifs médicaux, Brandon conseille en matière de délivrance, de stratégie § 101, de développement de portefeuille et de procédures après délivrance concernant l’IA, les logiciels, les systèmes cloud, les dispositifs médicaux et l’automatisation.

Craig McLaughlin

Conseil senior · Avocat en brevets inscrit auprès de l’USPTO · Formation en biologie

Avocat en brevets inscrit auprès de l’USPTO, Craig possède une formation en biologie et près de 30 ans d’expérience. Il traite des dossiers de brevets d’utilité et de dessin ou modèle concernant les dispositifs médicaux, systèmes mécaniques, produits de consommation et matériel informatique, ainsi que les procédures après délivrance et recours connexes.

Ganesh J. Prabu

Conseiller technique · Ingénieur sans fil · Soutien à l'analyse des brevets et à la délivrance de licences

Ganesh J. Prabu est ingénieur en communications sans fil et conseiller technique, avec plus de deux décennies d’expérience, notamment chez Motorola et BlackBerry. Il contribue aux procédures de délivrance, licences et contentieux par l’analyse technique des technologies 5G, LTE et IoT, la préparation de tableaux de correspondance des revendications, la rétro-ingénierie et l’analyse des preuves d’utilisation.

Heather King (Allebach)

Responsable parajuridique · Opérations en matière de brevets et de litiges

Heather coordonne l’intégration des portefeuilles, les formalités de dépôt à l’USPTO, les rapports aux clients, la correspondance internationale, les demandes d’instructions, les transferts de portefeuille et la mise en œuvre des procédures de délivrance propres à chaque client.

Sue Tucker

Responsable du dossier · Litige et opérations en matière de brevets

Sue apporte plus de 25 ans d'expérience en opérations juridiques à la gestion des délais, la coordination des dossiers, l'administration des cas et le soutien procédural pour les questions devant les tribunaux de l'USPTO, PTAB et fédéraux.

Nous contacter

Que vous développiez un nouveau portefeuille, transfériez des dossiers de délivrance existants, prépariez un lancement de produit ou répondiez à une contestation d’un brevet délivré, nous serons heureux d’échanger sur vos objectifs.

N’incluez aucune information confidentielle dans une première demande. Une relation avocat-client n’est établie que par un mandat écrit.