Zusammenfassung: Dieser Artikel argumentiert, dass Patentanwälte sollten manchmal eine Beschränkung Anforderung als kommerzielles Werkzeug zu behandeln, anstatt eine Patentprüfung Unannehmlichkeiten. Für Plattformtechnologien – wie z. B. ein Life-Sciences-Programm mit Ansprüchen an eine Verbindung, Formulierung, Herstellungsmethode, Dosierungsschema, Biomarker, Arzneimittelkombination und zweite Indikation – kann der Geschäftswert des Patentnachlasses darin liegen, separat schützende Vermögenswerte zu bewahren, die später Finanzierung, Lizenzierung, Durchsetzung, Veräußerung oder Produktlinienerweiterung unterstützen können. Wenn die Spezifikation tatsächlich mehrere unabhängige oder unterschiedliche Erfindungen unterstützt, kann die Formulierung von Ansprüchen, diese Teilungen sichtbar zu machen, eine ordnungsgemäße USPTO-Beschränkungsanforderung einladen, wodurch ein Datensatz erstellt wird, der wahre Teilungen unterstützen kann und der § 121-sichere Hafen gegen offensichtlichkeitsartige Doppelpatentierung. Die Strategie ist wertvoll, da die Alternative eine fortdauernde, schwerfällige Familie sein kann, die von Terminal-Disclaimern abhängig ist, die die Verfremdbarkeit verkürzen, begrenzen und die Durchsetzbarkeit der Bedingung bei der Fortsetzung von common ownership einschränken kann. Der Artikel weist darauf hin, dass dieser Ansatz nur dann funktioniert, wenn der Rechts- und Patentprüfer die Prädikate behält: Die Anmeldungen müssen als Folge der Beschränkung eingereichte wahre Teilungen sein, Konsonanz muss beibehalten werden, der zeitliche Ablauf der Teilung muss vor der Ausstellung geregelt werden, und die Beschränkungsantwort muss sowohl als Wahlpapier als auch als zukünftiges Diligence- oder Prozess-Display verfasst werden.
I. Einleitung
Patentstrategie scheitert oft nicht, weil das erste Patent schwach ist, sondern weil die Patentfamilie zu unteilbar ist. Eine Plattform-Technologie hat selten einen kommerziellen Schwerpunkt: Wert kann sich in einer Verbindung, Formulierung, Herstellungsmethode, Dosierungsschema, Biomarker, Liefergerät, Software-Schicht oder später entdeckt Verwendung. Eine Patentanspruchsstrategie, die diese Vermögenswerte in einen Patentprüfungspfad zwingt, kann das erste Produkt schützen und gleichzeitig das Unternehmen mit weniger Optionen für Lizenzierung, Finanzierung, Veräußerung, Durchsetzung oder zukünftige Entwicklung verlassen.
Das ist der kommerzielle Fall für die Aufforderung zur Beschränkung. Ein Beschränkungserfordernis wird in der Regel als Unannehmlichkeit behandelt, weil es die Wahl zwingt, nicht gewählte Patentansprüche von der sofortigen Prüfung zurückzieht und häufig spätere Teilanmeldungen erfordert. Im richtigen Fall können diese Effekte jedoch nützlich sein: Eine ordnungsgemäß unterstützte Beschränkungsanforderung kann dazu beitragen, eine breite Offenlegung in eine Teilarchitektur umzuwandeln, die zu kommerziellen Kontrollpunkten abbildet.
Dieser Artikel spricht sich für einen absichtlich kommerziellen Ansatz zur Beschränkungspraxis aus. Wenn die Patentbeschreibung tatsächlich mehrere kommerziell sinnvolle, unterstützende, unabhängige oder unterschiedliche Erfindungen offenlegt, sollten Staatsanwälte manchmal Patentansprüche entwerfen, so dass die Trennung dieser Erfindungen für das Patentamt ausreichend sichtbar ist, um Einschränkungen zu verlangen. Die Strategie besteht nicht darin, künstliche Patentanspruchsgruppen oder Verfahrenslasten herzustellen. Sie soll die Patentprüfungsarchitektur an den Unternehmenswert ausrichten.
Eine Arbeitshypothetik
Betrachten Sie ein Plattform-Life-Sciences-Unternehmen, das eine kleine molekulare Therapie entwickelt. Seine ursprüngliche Offenbarung unterstützt Patentansprüche auf eine Bleiverbindung oder Gattung, eine bioverfügbarkeitssteigernde Formulierung, einen Herstellungsweg, ein Dosierungsschema, eine von Biomarker ausgewählte Patientenpopulation, eine Arzneimittel-Gerät-Kombination und eine zweite therapeutische Indikation. Bei der Einreichung kann die Verbindung der kommerzielle Schwerpunkt sein. Fünf Jahre später können klinische Daten das Dosierungsregime zentralisieren, regulatorische Rückmeldungen die Formulierung erhöhen, ein Partner kann die Kombination Arzneimittel-Gerät wünschen, ein Hersteller kann sich am meisten um die Prozesspatentansprüche kümmern, und eine zweite Indikation kann der Wachstumsvorteil werden.
Eine eingleisige Patentanspruchsstrategie kann diese separaten Werttreiber verschleiern. Eine beschränkungsbewusste Strategie stellt sie stattdessen von Anfang an als eigenständige, unterstützte Patentanspruchsfamilien dar. Erfordert der Prüfer eine Beschränkung, können die sich daraus ergebenden Gruppen mehr als nur Verfahrenskategorien werden. Sie können die Arbeitskarte für spätere Divisionen, Sorgfalt, Lizenzierung und Durchsetzung werden. Die hypothetische wird unten verwendet, um die Lehre konkret zu machen.
II. Restriction Requirements sind nicht bloß administrative Vorgänge
Der Ausgangspunkt ist gesetzlich vorgeschrieben. Nach Abschnitt 121 kann der Direktor verlangen, dass die Anmeldung auf eine der Erfindungen beschränkt ist, wenn zwei oder mehrere unabhängige und unterschiedliche Erfindungen in einer Anmeldung beansprucht werden. 35 U.S.C. § 121. Die Durchführungsregel sieht ähnlich vor, dass, wenn zwei oder mehrere unabhängige und unterschiedliche Erfindungen in einer einzigen Anmeldung beansprucht werden, der Prüfer vom Anmelder eine Erfindung zur Prüfung wählen muss; Patentansprüche auf nicht ausgewählte Erfindungen, die nicht abgesagt werden, werden zurückgenommen, vorbehaltlich der Wiedereinsetzung, wenn die Beschränkung später zurückgenommen oder aufgehoben wird. 37 C.F.R. § 1.142(a)–(b).
Die richtige Beschränkung erfordert jedoch mehr als nur die konlusory Aussage eines Prüfers, dass die Patentansprüche unterschiedlich sind. Das MPEP weist darauf hin, dass die Beschränkung nur dann angebracht ist, wenn die Erfindungen unabhängig oder voneinander getrennt sind und eine ernsthafte Recherche- oder Untersuchungslast entsteht, wenn sie gemeinsam geprüft werden. MPEP § 803. MPEP § 808 fordert den Prüfer ebenfalls auf, Gründe zu ermitteln, warum die Erfindungen unabhängig oder unterschiedlich sind und warum die Prüfung zusammen eine schwere Belastung darstellen würde. MPEP § 808.01.
Diese Anforderungen werden oft als Hindernisse behandelt, die überwunden werden müssen. Sie sollten auch als Gestaltungsmöglichkeiten behandelt werden. In den hypothetischen Lebenswissenschaften kann ein Patentanspruchssatz, der die Verbindung, die Formulierung, den Herstellungsweg, das Dosierungsschema, das biomarkerdefinierte Behandlungsverfahren, die Arzneimittelkombination und die zweite Indikation getrennt darstellt, dem Prüfer eine grundsätzliche Grundlage geben, um eine Beschränkung zu verlangen. Die verschiedenen Gruppen können unterschiedliche Suchfelder, verschiedene vorhergehende Universen, unterschiedliche gesetzliche Fragen und unterschiedliche technische Probleme mit sich bringen.
Die Staatsanwaltschaft strategische Einsicht sollte dies sein: die Beschränkung Anforderung ist die Office-eigene Anerkennung, dass die Anmeldung enthält mehr als eine unabhängige oder unterschiedliche Erfindung. Diese Anerkennung kann später weit mehr bedeuten als die vorübergehenden Unannehmlichkeiten der Wahl.
III. URBAN Der § 121 Safe Harbor: Lehrliche Bedingungen
Das Argument für die Formulierung von Patentansprüchen zur Einforderung einer Beschränkung hängt von einem Paradoxen ab: Der sichere Hafen 121 ist gerade deshalb wertvoll, weil er schmal ist. Es handelt sich nicht um eine allgemeine Immunität von offensichtlichkeitsähnlicher Doppelpatentierung. Es ist nicht ein familienweiter Segen jedes Patentanspruchs, der später in einer Fortsetzungskette verfolgt wird. Und es ist keine gerechte Aufräumlehre, die verfügbar ist, wenn ein Patentinhaber eine sympathische Beschränkungsgeschichte nach der Tatsache erzählen kann. Es ist ein gesetzliches Verbot mit definierten Prädikaten.
Abschnitt 121 sieht vor, dass der Direktor, wenn zwei oder mehrere unabhängige und unterschiedliche Erfindungen in einer Anmeldung beansprucht werden, eine Beschränkung auf eine Erfindung verlangen kann. 35 U.S.C. § 121. Es sieht dann vor, dass ein Patent, das auf eine Anmeldung, in der eine Beschränkung erforderlich gemacht wurde, oder auf eine Anmeldung, die infolge dieses Erfordernisses eingereicht wurde, erteilt wird, nicht als Referenz gegen eine Teilanmeldung, die ursprüngliche Anmeldung oder ein Patent verwendet werden kann, das entweder auf eine Teilanmeldung eingereicht wird, wenn die Teilanmeldung vor der Erteilung des Patents auf die andere Anmeldung eingereicht wird. Einverstanden. Der sichere Hafen gilt daher als Verbot der Verwendung eines eingeschränkten Familienpatents als offensichtlichkeitsähnliche Doppelpatentreferenz gegen eine andere qualifizierte Anmeldung oder ein Patent. Sie erklärt selbst nicht, dass die Patentansprüche patentrechtlich unterschiedlich sind. Sie verhindert, dass der Patentinhaber wegen der Einhaltung einer vom Amt auferlegten Teilung bestraft wird. Siehe Applied Materials, Inc. v. Advanced Semiconductor Materials Am., Inc., 98 F.3d 1563, 1568 (Fed. Cir. 1996); Studiengesellschaft Kohle mbH v. N. Petrochemical Co., 784 F.2d 351, 358–59 (Fed. Cir. 1986) (Newman, J., beigeordnet).
Diese gesetzliche Struktur erklärt sowohl die Anziehung als auch die Gefahr der Strategie. Ein Beschränkungserfordernis kann eine ungewöhnlich starke Patentprüfung erzeugen: Das Amt selbst hat den Anmelder verpflichtet, Patentansprüche zu teilen, weil die Patentansprüche auf unabhängige oder unterschiedliche Erfindungen gerichtet sind. Da jedoch § 121 eine ansonsten verfügbare Doppelpatentierungs-Herausforderung verhindern kann, wendet der Federal Circuit diese strikt an. Siehe Geneva Pharms., Inc. v. GlaxoSmithKline PLC, 349 F.3d 1373, 1382 (Fed. Cir. 2003); G.D. Searle LLC v. Lupin Pharms. , Inc., 790 F.3d 1349, 1354 (Fed. Circ. 2015). Die doktrinären Bedingungen sind formal: Amtlich verpflichtete Teilung, Teilung Status, Einreichung als Folge der Beschränkung Anforderung, Konsonanz und gesetzlichen Timing.
A. Der sichere Hafen erfordert Office-gezwungene Division, nicht freiwillige Portfolio-Slicing
Die erste Anforderung ist eine echte Beschränkungsanforderung. Abschnitt 121 wird durch die Feststellung des Amtes ausgelöst, dass das Anmeldungspatent unabhängige und unterschiedliche Erfindungen beansprucht. 35 U.S.C. § 121. Eine freiwillige Entscheidung des Anmelders, Patentansprüche auf mehrere Anmeldungen zu teilen, ist nicht dasselbe. Der sichere Hafen existiert, weil der Anmelder vom Amt zur Teilung von Patentansprüchen verpflichtet wurde; er ist keine Belohnung für einseitige Portfolioverwaltung.
Diese Unterscheidung ist zentral für die hypothetische. Das Life-Sciences-Unternehmen könnte für die Formulierung, Biomarker oder zweite Indikation aus gewöhnlichen Portfolio-Gründen Fortsetzungen einreichen. Aber wenn die ursprüngliche Anmeldung stellt diese Erfindungen deutlich genug, damit das Amt Beschränkung zu verlangen, später Teilungen kann eine gesetzliche Safe-Harbor-Geschichte, dass freiwillige Fortsetzungen fehlen. Der Anmelder kann dem Amt nicht die Beschränkung befehlen, kann aber Ansprüche formulieren, die eine legitime Beschränkung sichtbar machen. MPEP § 804.01; siehe auch Bristol-Myers Squibb Co. v. Pharmachemie B.V., 361 F.3d 1343, 1347–48 (Fed. Cir. 2004).
Das ist, warum die Phrase "Provooke eine Beschränkung Anforderung" sollte sorgfältig verstanden werden. Der Anmelder kann dem Amt nicht die Beschränkung befehlen. Der Antragsteller sollte auch keine falsche Trennung herstellen. Aber wenn die Offenbarung wirklich mehrere unabhängige oder unterschiedliche Erfindungen unterstützt, können die Patentansprüche so verfasst werden, dass das Amt eine klare und prinzipientreue Grundlage hat, um Beschränkungen zu verlangen. Der sichere Hafen beginnt mit dem USPTO-Untersuchungsbericht.
B. Die spätere Anmeldung muss eine wahre Teilung sein
Die zweite Anforderung ist ebenso unverzeihlich: Die Anmeldung, die den sicheren Hafen aufruft, muss eine Teilung sein oder zumindest von einer ordentlichen Teilung in einer Weise abstammen, die die gesetzlichen Anforderungen bewahrt. Abschnitt 121 verwendet den Begriff "divisionale Anwendung". 35 U.S.C. § 121. Der Federal Circuit hat diese Sprache ernst genommen.
Pfizer ist die führende Warnung. Dort enthielt die ursprüngliche Anmeldung zusammengesetzte, zusammengesetzte und gebrauchsfertige Patentansprüche. Der Prüfer erlegte eine Beschränkungspflicht auf. Pfizer reichte eine Teilung ein, die zu einem Patent heranreifte, und eine Teilfortführung, die zu einem anderen heranreifte. Das Landgericht wendete § 121, an, aber der Federal Circuit kehrte um und hielt den sicheren Hafen für auf Teilanmeldungen und Patente beschränkt, die aus solchen Anmeldungen ausstellen. Pfizer Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc., 518 F.3d 1353, 1362 (Fed. Cir. 2008Eine Fortsetzung in Teil war nicht gut genug. Id. bei 1362–63.
Der Grund dafür ist kein Formalismus für sich selbst. Eine Teilung wird aus einer früheren Anwendung herausgeschnitten und fügt keine neue Materie hinzu. Eine teilweise Fortsetzung, per Definition, fügt neue Materie hinzu. Wenn CIPs den Anspruch § 121-Schutz patentieren könnten, könnte der sichere Hafen Gegenstände abschirmen, die niemals Teil der beschränkten Patentansprüche in der ursprünglichen Anmeldung waren. Das würde einen Schutz gegen die von Amts wegen auferlegte Teilung in eine breitere Immunität für später hinzugefügte Erfindungen umwandeln. Pfizer Ich habe mich geweigert, diesen Schritt zu tun. ID. bei 1361–63.
Amgen eine weitere Disziplin hinzugefügt. Der Federal Circuit erkannte an, dass ein Patent nicht immer direkt von der ersten Teilanmeldung ausgehen muss, um den Schutz des § 121 zu erhalten; eingreifende Fortsetzungen dürfen den Schutz des Safe-Harbors nicht zerstören, wenn sie von einer ordnungsgemäßen Teilanmeldung infolge einer Beschränkungspflicht herrühren. Aber das Gericht weigerte sich, eingereichte und als Fortsetzungen bezeichnete Anmeldungen so zu behandeln, als wären sie Teilungen, wo sie nicht von einer Teilung abstammen. Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1353–54 (Fed. Cir. 2009). Mit anderen Worten, eine Fortsetzung kann manchmal innerhalb einer geschützten Teilungskette leben, aber eine gewöhnliche Fortsetzung wird nicht in eine Teilung umgewandelt, nur weil der Anmelder später wünschte, sie wäre eine.
Für die Patentprüfung ist dies ein Redaktions- und Prüfpunkt ebenso wie ein rechtlicher Punkt. Sind die Ansprüche auf nicht ausgewählten Gegenstand gerichtet und kann § 121-Schutz von Bedeutung sein, sollte die Anmeldung als Teilung eingereicht und identifiziert werden. In der hypothetischen, wenn die Biomarker-Gruppe beschränkt ist und später kommerziell wichtig wird, sollte die Folgeanwendung ein wahrer Teilungs-, nicht ein generischer Fortsetzungsbaum sein, der später recharakterisiert werden soll. Die Spezifikation sollte keine neue Angelegenheit hinzufügen, und der Prioritätsanspruch, das Antragsdatenblatt, die vorläufige Änderung und die Bemerkungen sollten mit dem Teilungsstatus übereinstimmen.
C. Die Teilung muss infolge der Beschränkungsvorschrift eingereicht werden
Die dritte Voraussetzung ist die Verursachung. Es reicht nicht aus, dass irgendwo in der Familie eine Beschränkungsanforderung besteht. Die Anmeldung unter Berufung auf § 121 muss als Ergebnis dieser Anforderung eingereicht worden sein. 35 U.S.C. § 121; Bristol-Myers, 361 F.3d bei 1347–48.
Diese Anforderung hat echten Biss. Im Bristol-MyersDie Federal Circuit vertrat die Auffassung, dass der Patentinhaber § 121 nur dann geltend machen könne, wenn die Teilanmeldung infolge des Beschränkungserfordernis eingereicht worden sei und mit diesem Erfordernis vereinbar sei. 361 F.3d bei 1348. Das Gericht wies ein loses Verhältnis zwischen der Beschränkungsgeschichte und dem späteren Patent zurück. Einverstanden. Die Beschränkungsvorschrift muss Teil der ursächlichen und rechtlichen Abstammung der späteren Teilung sein.
Boehringer den Punkt zu präzisieren. Der Federal Circuit stellte fest, dass § 121 für eine Teilung einer Teilung gelten kann, sofern die anderen Anforderungen erfüllt sind. Boehringer Ingelheim Int’l GmbH v. Barr Labs., Inc., 592 F.3d 1340, 1352 (Fed. Cir. 2010Der sichere Hafen ist nicht notwendigerweise auf die erste Teilung beschränkt, die nach der Beschränkungsanforderung eingereicht wurde. Eine ordnungsgemäß gewartete Teilungskette kann den Vorteil bewahren. Boehringer betonte auch, dass das . als Ergebnis der . Anforderung muss sowohl durch das angefochtene Patent und das Referenzpatent erfüllt werden. Id. bei 1351–52. Es reicht daher nicht, zu zeigen, dass ein Familienmitglied auf die Einschränkung zurückgeht. Die entsprechenden Patente müssen das erforderliche Verhältnis zur gleichen Beschränkungsarchitektur teilen.
Dieser Punkt sollte beeinflussen, wie Staatsanwälte entwerfen und pflegen Familiendiagramme. Ein nützliches Diagramm sollte nicht nur Prioritätsansprüche und Ablaufdaten auflisten. Es sollte den Antrag identifizieren, in dem die Beschränkungsanforderung erteilt wurde, die Gruppe, die die Verbindung abdeckt, die Gruppe, die die Formulierung abdeckt, die Gruppe, die die Biomarkermethode umfasst, die Gruppe, die die Kombination Arzneimittel-Gerät umfasst, und jede Division, die diese Gruppen verfolgte. Die Frage ist nicht einfach, sind diese Patente verwandt? Es stellt sich die Frage, ob sowohl das angefochtene Patent als auch das geltend gemachte Referenzpatent ohne Überschreitung der Beschränkungslinien auf dieselbe vom Amt auferlegte Teilung zurückgeführt werden können.
D. Konsonanz ist der Preis für den sicheren Hafen
Die vierte Voraussetzung ist Konsonanz. Die Konsonanz verlangt, dass die Abgrenzung zwischen den vom Prüfer identifizierten unabhängigen und unterschiedlichen Erfindungen in den späteren Anmeldungen und Patenten beibehalten wird. Gerber Garment Tech., Inc. v. Lectra Sys., Inc., 916 F.2d 683, 688 (Fed. Cir. 1990); Symbol Techs., Inc. v. Opticon, Inc., 935 F.2d 1569, 1579 (Fed. Cir. 1991). Wenn diese Grenze überschritten wird, gilt der sichere Hafen nicht. Symbol, 935 F.2d bei 1579.
Dies ist die wichtigste prozessorientierte Folge der beschränkungsbewussten Formulierung. Wenn der Prüfer die hypothetischen Ansprüche für die Verbindung in Gruppe I, Gruppe II für die Formulierung, Gruppe III für die Herstellung, Gruppe IV für die biomarkergesteuerte Behandlung und Gruppe V für eine Arzneimittelkombination teilt, sollten spätere Anwendungen diese Gruppen nicht beiläufig mischen. Eine Behauptung, die zwar kommerziell attraktiv ist, aber die Stoff- und Biomarkergruppen umfasst, kann langfristigeres Risiko als Wert verursachen.
St. Jude ist das vorsichtige Herzstück. Die Federal Circuit erklärte, dass der sichere Hafen entstanden, weil Einschränkungen Anforderungen und Doppel-Patent-Herausforderungen können sonst widerrechtlich kollidieren. St. Jude Med., Inc. v. Access Closure, Inc., 729 F.3d 1369, 1376–77 (Fed. Cir. 2013Aber das Gericht weigerte sich, den sicheren Hafen anzuwenden, weil Konsonanz nicht aufrechterhalten worden war. Id. bei 1381–82. Das Problem war nicht nur das angefochtene Patent allein; das Gericht prüfte das angefochtene Patent, das Referenzpatent und das eingeschränkte Patent, um festzustellen, ob die Familie die Beschränkungslinien eingehalten hatte. Id. bei 1378–82. Da das Geschwisterpatent den beschränkten Gegenstand überlappte, scheiterte der sichere Hafen. Id. bei 1381–82.
Dieser Punkt ist für die Staatsanwälte von entscheidender Bedeutung. Konsonanz ist keine einmalige Anfrage. Es ist eine Familien-Architektur-Untersuchung. Eine spätere Teilung kann sauber aussehen, wenn sie allein betrachtet wird, aber Safe-Harbor-Schutz kann noch verloren gehen, wenn ein anderes Patent in der Familie überquert die Prüfer's Abgrenzung Linie und wird dann als Doppel-Patent-Referenz verwendet. Der Staatsanwalt muss daher nicht nur die Patentansprüche in der Teilanmeldung, sondern auch die Patentansprüche in Geschwisteranmeldungen, Fortschreibungs-Patentanmeldungen und Patente, die später Referenz werden können, überwachen.
Aus diesem Grund sollte eine beschränkungsbewusste Formulierung mit einer beschränkungsbewussten Forderungsänderung einhergehen. Während der Patentprüfung wandern Änderungen häufig zu kommerziell wichtigen Verkörperungen über. Das ist natürlich. Aber wenn § 121 Schutz ein strategisches Ziel ist, sollte jede Änderung gegen die ursprüngliche Beschränkungsgruppe überprüft werden. Ein Anspruch, der zwar kommerziell attraktiv ist, aber zwei beschränkte Erfindungen umfasst, kann langfristigeres Risiko als Wert verursachen.
E. Abschnitt 121 schützt vor einer Referenz; es heilt nicht undifferenzierte Patentansprüche außerhalb des Statuts
Eine weitere Feinheit ist, dass § 121 nicht undifferenzierte Patentansprüche deutlich macht. Es verhindert, dass ein qualifiziertes Patent als Referenz in einer offensichtlichkeitsähnlichen Doppelpatentierung Zurückweisung oder Herausforderung verwendet wird. 35 U.S.C. § 121. Wenn die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt sind, ergibt sich die gewöhnliche Doppelpatentanalyse.
Dies spielt eine Rolle, weil Staatsanwälte manchmal von dem sicheren Hafen sprechen, als ob es sich bei doppelter Patentierung in einer Familie löst. Das ist zu breit. Der sichere Hafen kann verhindern, dass ein bestimmtes Patent als doppelter Patentbezug gegen eine qualifizierte Teilanmeldung oder Originalanmeldung dient. Fallen die späteren Ansprüche jedoch außerhalb der Beschränkungsarchitektur, wenn die Anmeldung keine wirkliche Teilung ist, wenn die betreffende Anmeldung nicht infolge des Beschränkungsanspruchs eingereicht wurde oder Konsonanz verloren gegangen ist, wird § 121 Ansprüche, die sonst nicht patentierbar sind, nicht retten. Siehe Pfizer, 518 F.3d bei 1362–63; St. Jude, 729 F.3d bei 1381–82; GD Searle, 790 F.3d bei 1354–56.
IV. Der Präsident Erhaltung des sicheren Hafens bei der Patentprüfung
Die Doktrin hat eine unmittelbare Patentprüfung Konsequenz: der sichere Hafen muss gebaut werden, während die Anmeldungen anhängig sind. Die folgenden Punkte sind eher Praxisdisziplinen als zusätzliche Black-Letter-Prädikate, aber sie bestimmen, ob die gesetzlichen Bedingungen später nachgewiesen werden können.
A. Bauen Sie den sicheren Hafen vor der Ausgabe, nicht in Rechtsstreitigkeiten
Der Federal Circuit ist besonders skeptisch gegenüber den Bemühungen, § 121-Schutz nach der Ausstellung zu rekonstruieren. GD Searle und Janssen dies deutlich zu machen.
Im GD Searle, versuchte der Patentinhaber, eine Neuauflage zu verwenden, um ein Problem der Patentfamilie zu beheben. Das ursprüngliche Patent hatte eine Anmeldung erhalten, die nicht als Teilfortführung, sondern als Teilfortführung verfolgt wurde. In der Neuauflage löschte der Patentinhaber neue Materie und benannte die Anmeldung als Teilung um. Die Federal Circuit befand, dass der sichere Hafen nicht galt. GD Searle, 790 F.3d bei 1354–56. Das Löschen neuer Materie in der Neuausgabe änderte nicht rückwirkend die Art der Anmeldung, von der das Patent erteilt worden war. Id. bei 1355. Das Gericht stellte auch fest, dass die relevanten Patente nicht die erforderliche gemeinsame Linie in der Teilungskette teilen. ID. bei 1356.
Janssen die gleiche praktische Schlussfolgerung im Kontext der Überprüfung erzielt. Dort versuchte der Patentinhaber, ein angefochtenes Patent nach § 121 zu bringen, indem er das Patent während der Nachprüfung änderte, um neue Materie zu entfernen und die Anmeldung als Teilung neu zu benennen. Der Federal Circuit wies den Versuch zurück und behauptete, dass ein Patentinhaber ein angefochtenes Patent nicht rückwirkend durch Änderung in den sicheren Hafen bringen könne. In re Janssen Biotech, Inc., 880 F.3d 1315, 1321–23 (Fed. Cir. 2018). Das Gericht stellte fest, dass die Anmeldung spätestens zum Zeitpunkt der angefochtenen Patentfrage ordnungsgemäß als Teilanmeldung bezeichnet werden muss. Id. bei 1323.
Safe-Harbor-Schutz ist nicht etwas, das im Bezirksgericht festgelegt werden, Neuauflage, oder Nachprüfung. Es muss während der Antragstellung entwickelt werden. Der Praktiker, der den Nutzen des § 121 will, sollte die Aufzeichnung von Anfang an wie eine Aufzeichnung des § 121 aussehen lassen: ursprüngliche Patentansprüche auf mehrere Erfindungen; eine vom Amt auferlegte Beschränkung; eine saubere Wahlantwort; eine Teilanmeldung, die auf nicht gewählten Gegenstand gerichtet ist; keine neue Angelegenheit; Patentanspruchsänderungen, die Konsonanz aufrechterhalten; und ein Familiendiagramm, das die Abstammung dokumentiert.
B. Lassen Sie die Anmelde-vor-Ausgabe-Zustand Antrieb Teilzeit
Abschnitt 121 enthält auch eine zeitliche Bedingung: Die Teilung muss vor der Erteilung des Patents auf die andere Anmeldung eingereicht werden. 35 U.S.C. § 121. In der Praxis verstärkt dies eine einfache Patentprüfungsdisziplin: Warten Sie nicht, bis der Elternteil oder ein anderes relevantes Familienmitglied entscheidet, ob die nicht gewählte Erfindung von Bedeutung ist.
Die sicherste Praxis besteht darin, vor der Berücksichtigung und vor der Erteilung des entsprechenden verwandten Patents Teilentscheidungen zu treffen. In der hypothetischen, Counsel sollte die Mitteilung der Zulage in den gewählten Fall als Checkpoint verwenden: identifizieren Sie die nicht ausgewählten Gruppen, bewerten Sie klinische Daten, Partner Diskussionen, Herstellung Scale-up, und Second-Indication-Pläne, und entscheiden Sie, welche Teilungen einzureichen, während der gesetzliche Weg bleibt zur Verfügung. Eine Beschränkung, die ohne rechtzeitige Teilung in die Emission ausläuft, kann zu einer verpassten Gelegenheit und nicht zu einem Portfolio-Asset werden.
C. Bevorzugung sauberer Architektur über die nachträgliche Charakterisierung
Die Federal Circuit Gehäuse belohnen saubere Architektur und bestrafen clevere Rekonstruktion. Angewandte Werkstoffe und Symbol zeigen, dass § 121 Patente schützen kann, wenn der Anmelder die vom Amt vorgeschlagene Abteilung beachtet hat. Angewandte Werkstoffe, 98 F.3d bei 1568–69; Symbol, 935 F.2d bei 1579–80. Boehringer zeigt, dass der Schutz über die erste Teilung hinaus reichen kann, wenn die Kette an die Beschränkungspflicht gebunden bleibt und die anderen gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. 592 F.3d bei 1352. Aber Pfizer, Amgen, St. Jude, GD Searle, und Janssen zeigen, dass das Gericht nicht eine Familie retten, die als etwas anderes als eine Teilungskette strukturiert ist und später neu gekennzeichnet wird, wenn Doppelpatentierung ein Streitproblem wird. Pfizer, 518 F.3d bei 1362–63; Amgen, 580 F.3d bei 1353–54; St. Jude, 729 F.3d bei 1381–82; GD Searle, 790 F.3d bei 1354–56; Janssen, 880 F.3d bei 1321–23.
Diese Rechtsprechung sollte als praktisches Redaktionsmandat konzipiert werden. Wenn der Staatsanwalt den Vorteil einer Beschränkung will, muss der Antrag so verfasst und strafrechtlich verfolgt werden, als ob die Beschränkungsaufzeichnung später von einem Bezirksgericht und dem Federal Circuit geprüft wird. Es reicht nicht aus zu sagen, dass der Anmelder eine Teilung hätte einreichen können. Es reicht nicht aus zu sagen, dass die späteren Patentansprüche in etwa dem Gegenstand entsprechen, der beschränkt wurde. Es ist nicht genug, um neue Materie später zu entfernen. Die Familie muss so strukturiert sein, dass die gesetzliche Geschichte wahr ist.
V. Haftungsausschluss für Terminals sind kein kostenfreier Ersatz
Eine häufige Reaktion auf offensichtlichkeitsartige doppelte Patentierung ist, dass der Anmelder einfach ein terminal disclaimer einreichen kann. Diese Antwort ist zu lässig. Terminal Disclaimers können ein Patentprüfungsproblem lösen, aber sie können ein langfristiges Asset-Problem verursachen.
Ein terminal disclaimer eingereicht, um nicht gesetzliche doppelte Patentierung zu überwinden tut mehr als Verzicht auf Patentlaufzeit. Nach 37 C.F.R. § 1.321(c)(3) muss es eine Bestimmung enthalten, wonach das Patent nur für und während der Zeit vollstreckbar ist, in der es sich im allgemeinen im Besitz der Anmeldung oder des Patents befindet, die die Grundlage für die doppelpatentierende Zurückweisung bildete. 37 C.F.R. § 1.321(c)(3). Die Verordnung sieht außerdem vor, dass Endausschlüsse für Nachfolger und Abtretungen verbindlich sind. 37 C.F.R. § 1.321(b).
Das ist ein kritischer Transaktionspunkt. Die Anforderung wird am besten als common ownership beschrieben, nicht als "Joint Ownership" im Umgangssinn. Für die durchsetzbare Lebensdauer des endgültig nicht beanspruchten Patents hängt die Vollstreckbarkeit von common ownership mit dem Referenzpatent oder der Anmeldung ab. In der hypothetischen, das kann wichtig sein, wenn das Unternehmen später den Herstellungsprozess einem Partner zuweisen will, den Biomarker Ansprüche nach Feld lizenzieren, oder die Arzneimittel-Gerät-Kombination ausrollen.
Die Federal Circuit-Entscheidung in SimpleAir, Inc. v. Google LLC Das zeigt der Punkt. Die dort angemeldeten Patente hatten abschließende Disclaimer, die während der Patentprüfung eingereicht wurden, um offensichtlichkeitsähnliche Doppelpatentabweisungen zu überwinden, und diese Disclaimer erforderten einen Ablauf mit und common ownership neben den relevanten Stammpatenten oder Anmeldungen. 884 F.3d 1160, 1166–67 (Fed. Cir. 2018). Das Gericht stellte auch fest, dass Endausschlüsse sowohl die Patentlaufzeit als auch die Entfremdbarkeit beeinflussen können. ID. bei 1167–68.
Das Eigentümerproblem ist in der kollaborativen Forschung, der Hochschullizenzierung, der gemeinsamen Entwicklung und der Veräußerung noch akuter. Im In re Hubbell, die Federal Circuit befand, dass common ownership keine Voraussetzung für eine offensichtlichkeitsartige Doppelpatentierung ist. 709 F.3d 1140, 1147–49 (Fed. Cir. 2013). Das kommt darauf an, weil ein terminal disclaimer praktisch oder rechtlich nicht verfügbar sein kann, wenn der Besitz bereits divergiert ist. Siehe ID. ; siehe auch In re Fallaux, 564 F.3d 1313, 1318–19 (Fed. Cir. 2009) (über Doppelpatentierung von Bedenken im Zusammenhang mit geteiltem Eigentum).
Die eingeschränkte Formulierung reagiert auf dieses Problem am vorderen Ende. Ein beschränkungsunterstützter Teilungspfad kann die Notwendigkeit verringern, sich später auf Terminalausschlüsse zu verlassen. Das bedeutet nicht, dass § 121 alle doppelten Patentierungsrisiken eliminiert. Das bedeutet, dass eine ordnungsgemäß erhaltene Safe-Harbor-Position einer Patentprüfungsstrategie vorzuziehen ist, die jede doppelt patentierende Ablehnung löst, indem sie die Familie durch endgültige Disclaimer miteinander verbindet.
VI. Die ODP Landschaft macht Familienarchitektur wichtiger, nicht weniger
In modernen Patentfamilien ist die Doppelpatentierung nach wie vor ein lebendiges und manchmal auch gegenständliches Risiko. Die Federal Circuit-Fälle nach der URAA zeigen, dass Ablauftermine, Patentlaufzeitanpassungen, Einreichungsauftrag, Erteilungsauftrag und Patentanspruchsüberlappung auf unerwartete Weise miteinander interagieren können.
Im Gilead Sciences, Inc. v. Natco Pharma Ltd.Das Gericht stellte fest, dass unter den dort dargelegten Umständen ein später ausgestelltes, aber früher auslaufendes Patent als offensichtliches Doppelpatent gegen ein früher ausgestelltes, aber später auslaufendes Patent dienen könne. 753 F.3d 1208, 1215–17 (Fed. Cir. 2014). Im AbbVie Inc. v. Mathilda & Terence Kennedy Institute of Rheumatology TrustDas Gericht wies ebenfalls darauf hin, dass es nach wie vor um die offensichtliche Doppelpatentierung gehe, wenn es um eine unangemessene zeitliche Ausdehnung der Exklusivität gehe. 764 F.3d 1366, 1373–74 (Fed. Cir. 2014).
In jüngerer Zeit In re Cellect, LLC die Auffassung vertreten, dass die offensichtlichkeitsartige doppelte Patentierung für ein Patent, das eine Patentlaufzeitanpassung erhalten hat, anhand des Ablaufdatums nach der Hinzufügung von PTA beurteilt wird. 81 F.4th 1216, 1228–31 (Fed. Cir. 2023). Das Gericht wies auch eine späte, nach der Expiration Terminal-Disclaimer-Theorie als Heilmittel. ID. bei 1231–32.
Gleichzeitig Zellekt sollte nicht überbewertet werden. Im Allergan USA, Inc. v. MSN Laboratories Private Ltd.Der Federal Circuit stellte klar, dass ein erst eingereichter, erst ausgestellter, später auslaufender Patentanspruch nicht ungültig sei, weil ein später eingereichter, später ausgestellter, früher auslaufender Patentanspruch einen gemeinsamen Prioritätstag habe. 111 F.4th 1358, 1368–70 (Fed. Cir. 2024).
Zusammengenommen schaffen diese Fälle nicht für jede Patentfamilie eine einzige mechanische Regel. Sie schaffen einen planerischen Imperativ. Für das hypothetische Unternehmen kann eine Familie, die eine Verbindung, eine Formulierung, ein Dosierungsschema, einen Herstellungsweg, ein Biomarker-Verfahren und eine zweite Indikation umfasst, unterschiedliche Patentprüfungsdateien und unterschiedliche Ablaufprofile aufweisen. Staatsanwälte sollten nicht davon ausgehen, dass gemeinsame Priorität, Fortsetzungspraxis, common ownership oder Terminal Disclaimers ODP verschwinden lassen. Wenn die Offenlegung dies unterstützt, können beschränkungsunterstützte Teilungen eine sauberere Architektur bieten.
VII. Vgl. Der kommerzielle Fall der Einberufung von Beschränkungen
Der kommerzielle Wert der beschränkungsbewussten Formulierung ist am deutlichsten, wenn die Erfindung keine einzige Punktverbesserung ist, sondern eine Plattform. Die hypothetischen Lebenswissenschaften verdeutlichen den Punkt. Eine Patentfamilie, die die Verbindung, Formulierung, Herstellungsweg, Dosierungsschema, Biomarker-Methode, Arzneimittel-Gerät-Kombination und zweite Indikation als separate Patentanspruchsfamilien behandelt, kann nützlicher sein als eine Familie, die sie als bloße Fallback-Verkörperungen einer Erfindung behandelt.
A. Optionalität und gestaffelte Investitionen
Plattformunternehmen wissen selten bei der Einreichung, welcher Vermögenswert kommerziell dominant wird. Die gewählten Patentansprüche können zunächst verfolgt werden, weil sie dem Trägerprodukt am nächsten oder dem Stand der Technik am wenigsten ausgesetzt sind. Die nicht ausgewählten Patentansprüche können Kandidaten für Teilung als klinische Daten bleiben, regulatorische Feedback, Finanzierung, Partnerinteresse und Wettbewerbsverhalten klären Wert.
In der hypothetischen, die Verbindung kann die erste Wahl rechtfertigen. Wenn aber ein Dosierungsschema später für das Etikett wesentlich wird, wenn die Formulierung zum Differenzierungator wird, oder wenn die von Biomarker gewählte Population zur Erstattungsstory wird, kann ein erhaltener Teilungspfad wertvoller sein als die marginalen Einsparungen aus einem engeren ursprünglichen Patentanspruchssatz. Es geht nicht darum, alles sofort aggressiv zu verfolgen. Es soll das Recht erhalten, spätere Entscheidungen mit besseren Informationen zu treffen.
Diese Inszenierung sollte an Meilensteine gebunden sein. Zu gegebener Zeit des gewählten Falles sollte der Berater jede nicht gewählte Gruppe erneut besuchen und fragen, ob sie ein aktuelles Produkt, eine wahrscheinliche Gestaltung, eine Partnermöglichkeit, eine regulatorische Entwicklung oder eine zukünftige Finanzierungsgeschichte kartiert. Die Patentbudgets sollten an dem Wert der erhaltenen Optionen gemessen werden, nicht nur an der Anzahl der eingereichten Anmeldungen.
B. Sorgfalt und Transaktionsbereitschaft
Eine nützliche Beschränkungsanforderung tut oft, was ein guter Patent-Portfolio-Manager ohnehin tun würde: Sie trennt Vermögenswerte in kommerziell verständliche Kategorien. In der hypothetischen, eine Gruppe kann der Kernverbindung entsprechen, eine andere zur Herstellung, eine andere zu Behandlungsmethoden, eine andere zur Biomarker-Population, und eine andere zur Arzneimittel-Gerät-Kombination. Wenn spätere Divisionen diese Gruppen verfolgen, ist die Familie leichter in Fleiß zu verstehen.
Investoren und Erwerber fragen nicht nur, ob ein Unternehmen Patente besitzt. Sie fragen sich, ob die Patente das Produkt, wahrscheinliche Design-Arounds, zukünftige Indikationen, Fertigungskontrollpunkte und partnerorientierte Vermögenswerte abdecken. Sie fragen auch, ob die Teilungsrechte noch bestehen, ob das ODP-Risiko kontrolliert wird und ob Terminalausschlüsse die Trennung beeinträchtigen. Eine Familie, die sich um eine saubere Beschränkungsanforderung kümmert, kann diese Fragen überzeugender beantworten als eine Familie, die durch Ad-hoc-Fortsetzungen aufgebaut wurde.
Dies ist auch, wo Rekorddisziplin wird kommerziell. Käufer und Lizenznehmer werden sich fragen, ob die Beschränkungsgruppen klar waren, ob spätere Anwendungen sie verfolgten und ob die Familie eher als echte Teilarchitektur gebaut als nachträglich nachgerüstet wurde. See G.D. Searle LLC v. Lupin Pharms., Inc., 790 F.3d 1349, 1354–56 (Fed. Cr. 2015); In re Janssen Biotech, Inc., 880 F.3d 1315, 1321–23 (Fed. Cr. 2018). Die Aktengeschichte sollte deutlich machen, was beschränkt wurde, was gewählt wurde, was nicht gewählt blieb, ob der Antragsteller durchquerte, und wie später Divisionen den Prüfergruppen zuordnen.
C. Hebelwirkung der Lizenzierung und Durchsetzung
Restriction-aware Redaktion kann ein mehr nutzbare Lizenzierungspaket produzieren. Ein Lizenzgeber mit einem breiten Patent hat oft ein stumpfes Instrument. Ein Lizenzgeber mit einer strukturierten Familie kann genauer lizenzieren: Herstellung von Patentansprüchen an einen Prozesspartner, Biomarker-Patentansprüche an einen diagnostischen Partner, Arzneimittel-Geräte-Patentansprüche an einen Gerätemitarbeiter und Zweitanzeige-Patentansprüche an einen therapeutischen Lizenznehmer. Diese Granularität kann anwendungsbezogene Lizenzen, Supply-Chain-Lizenzen, defensive Cross-Lizenzen und Siedlungsstrukturen unterstützen.
Die Vorteile für die Durchsetzung sind ähnlich. Ein einziges Patent kann anfällig sein für eine enge Nichtverletzungsposition oder eine einzige Nichtigkeitsklage. Eine strukturierte Familie kann unterschiedliche Patentanspruchstypen gegenüber verschiedenen Beteiligten in der Handelskette präsentieren: Produktpatentansprüche gegen Hersteller, Verfahrenpatentansprüche gegen Nutzer oder Dienstleister, Herstellungspatentansprüche gegen Lieferanten und Gerätekombinationspatentansprüche gegen integrierte Plattformbetreiber.
Dies bedeutet nicht, dass mehr Patente immer besser sind. Mangelhaft differenzierte Patente können ODP-Probleme, Terminal-Disclaimer-Abhängigkeiten und Komplikationen bei Patentanspruchsvorbeugung verursachen. Der Punkt ist genauer: Eine Familie, die sich um wirklich unterschiedliche beschränkte Erfindungen herumbaut, kann unterschiedliche Patentansprüche bieten, die auf unterschiedliche kommerzielle Chokepoints gerichtet sind, und gleichzeitig eine sauberere Erklärung dafür bewahren, warum diese Patente separat existieren.
D. Transaktionsflexibilität
Die Beschränkungsstrategie ist besonders attraktiv, wenn die zukünftige Vermögenstrennung plausibel ist. Universitäten können verschiedene Nutzungsfelder an verschiedene Unternehmen lizenzieren. Plattform-Start-ups können nicht-Kern-Anwendungen aussortieren. Pharmazeutische Unternehmen können Fertigungstechnik verkaufen und gleichzeitig therapeutische Ansprüche geltend machen. Eine Patentfamilie, die von Terminal Disclaimers belastet wird, kann diese Transaktionen erschweren, da die Durchsetzbarkeit von der Fortsetzung von common ownership abhängen kann.
Eine beschränkungsunterstützte Teilungsfamilie kann eine sauberere Alternative bieten. Wurde die ursprüngliche Anmeldung zur Vorlage mehrerer echter Erfindungen erstellt, wenn das Amt eine Beschränkung verlangte, wenn echte Teilungen nicht gewählte Gruppen verfolgten und Konsonanz erhalten blieb, kann es einfacher sein, die sich daraus ergebenden Vermögenswerte zu erklären und möglicherweise leichter zu verarbeiten. Die Familie ist nicht frei von allen ODP-Risiko, aber es kann eine gesetzliche Safe-Harbor-Erzählung, die nicht davon abhängt, dass jeder Vermögenswert für immer gebündelt.
Die kommerzielle These ist daher eng, aber wichtig. Eine Beschränkung ist nicht immer wünschenswert. Es erhöht die Kosten, zwingt die Wahl und kann die Prüfung des Patents erschweren. Aber wenn das Geschäftsmodell von mehreren schutzfähigen Knoten abhängt, sollte der Staatsanwalt fragen, ob die Patentansprüche nicht nur entworfen werden sollten, um die Prüfung zu überleben, sondern um eine Patentfamilie zu schaffen, die das Unternehmen nutzen kann.
VIII. Der Präsident Die Reaktion auf die Beschränkung ist ein Portfoliodokument
Eine Beschränkungsanforderung sollte nicht mechanisch beantwortet werden. Die Antwort kann zu einem der wichtigsten Dokumente in der Familiengeschichte werden.
Die erste Frage ist, ob man durchqueren soll. Ist die Gruppierung des Prüfers strategisch nützlich, rechtlich solide und im Einklang mit dem künftigen Teilungsplan des Anmelders, so kann nicht-traversal sinnvoll sein. Ist die Gruppierung des Prüfers überbreitet, ungenau oder wahrscheinlich schädliche Auswirkungen auf den Patentanspruchs-Scope-Bereich hervorrufen, kann die Durchquerung von wesentlicher Bedeutung sein. Die Entscheidung sollte nicht allein durch kurzfristige Patentprüfungsfreundlichkeit vorangetrieben werden.
Die zweite Frage ist, was zu wählen ist. Die gewählte Gruppe ist oft die Erfindung, die am ehesten kurzfristige Zulagen oder unmittelbaren kommerziellen Schutz generiert. Aber das ist nicht immer die richtige Antwort. Der Staatsanwalt sollte Produktstart-Zeitpunkt, konkurrenzfähiges Design-around-Risiko, erwartete Fortsetzungsanmeldungen, ausländische Patentprüfung, Prior-Art Stärke, PTA Folgen, und das Budget des Kunden für Divisionen betrachten.
Die dritte Frage ist, welcher Datensatz erstellt werden soll. Wählt der Anmelder ohne Traverse, so sollte die Antwort unentgeltliche Zulassungen vermeiden, dass die nicht gewählten Patentansprüche patentrechtlich unterschiedlich sind, was später den Umfang des Patentanspruchs einschränken kann. Wenn der Antragsteller durchquert, sollte die Antwort die Meinungsverschiedenheit des Antragstellers wahren, ohne die Fähigkeit zur Einreichung von Teilungen zu untergraben, wenn die Beschränkung aufrechterhalten wird. Wenn der Prüfer die Beschränkungsaussage falsch auszeichnet, sollte die Antwort die Aufzeichnung korrigieren.
Dieser letzte Punkt ist nach Focus Products Group International, LLC v. Kartri Sales Co., 156 F.4th 1259 (Fed. Cir. 2025) wichtiger geworden (siehe Restriction Requirements als inhaltliche Beschränkungen: Lehren aus Focus Products v. Kartri ). Die Entscheidung bedeutet nicht, dass jede Auswahl einer Species den Schutzumfang verengt. Ihre Bedeutung liegt im späteren Verlauf des Erteilungsverfahrens: Der Prüfer behandelte bestimmte Ansprüche wiederholt als außerhalb der gewählten Species liegend, der Patentinhaber akzeptierte diese Grenze, und das Gericht entschied, dass er den aufgegebenen Schutzumfang später nicht zurückgewinnen konnte. Id. Für eine Verfahrensführung, die Restriction Requirements berücksichtigt, folgt daraus: Dieselbe Verfahrensakte, die eine Struktur aus Teilanmeldungen stützt, kann bei unvorsichtiger Handhabung auch den Schutzumfang verengen.
Die beschränkungsbewusste Formulierung erfordert daher eine beschränkungsbewusste Patentprüfung. Die Staatsanwaltschaft sollte die Beschränkung Reaktion als Wahlpapier und eine zukünftige Streitdarstellung behandeln.
IX. Der Präsident Schlussfolgerung
Die besten Patentanwälte entwerfen nicht nur für die erste Zulage. Sie zeichnen für das Leben des Vermögens.
Eine Beschränkungsanforderung ist oft unbequem, aber Unannehmlichkeiten sind nicht die gleichen wie Schäden. Im richtigen Fall kann eine Beschränkungsanforderung ein wertvolles Ereignis sein: Sie bestätigt, dass die Anmeldung mehrere unabhängige oder unterschiedliche Erfindungen präsentiert, eine Roadmap für Teilungen erstellt, § 121 Safe-Harbor-Argumente unterstützt und die Notwendigkeit von Endausschlüssen, die auf common ownership die Durchsetzbarkeit von Dauer und Bedingung opfern, verringert.
Die Strategie erfordert Sorgfalt. Abschnitt 121 ist formal. Konsonanz ist wichtig. Der Status der Division ist wichtig. Patentprüfungsantworten sind von Bedeutung. Terminalausschlüsse können immer noch notwendig sein. Und ein Beschränkungsprotokoll kann den Umfang des Patentanspruchs einschränken, wenn er falsch behandelt wird.
Aber diese warnen, unterstützen, anstatt zu untergraben, den zentralen Punkt. Wenn eine Offenbarung eines Klienten eine Plattform ist, sollte die Patentanspruchsstrategie nicht so tun, als sei es eine einzige schmale Erfindung. Werden mehrere echte Erfindungen offenbart, sollte ein hochentwickelter Staatsanwalt manchmal die Patentansprüche so entwerfen, dass das Patentamt einen prinzipienmäßigen Grund hat, sie einzuschränken. In diesen Fällen ist die Provokation einer Beschränkungsanforderung keine Spielkunst. Es ist disziplinierte Portfolio-Architektur.
