Résumé : Cet article soutient que les praticiens de la délivrance des brevets devraient parfois considérer une exigence de restriction comme un outil commercial plutôt qu’un désagrément procédural. Pour les technologies de plateforme — par exemple un programme de sciences de la vie revendiquant un composé, une formulation, un procédé de fabrication, un schéma posologique, un biomarqueur, une combinaison médicament–dispositif et une seconde indication — la valeur du portefeuille peut résider dans la préservation d’actifs protégeables séparément, susceptibles de soutenir ultérieurement financement, licences, actions en contrefaçon, cessions ou extension de gamme. Lorsque la description étaye réellement plusieurs inventions indépendantes ou distinctes, rédiger les revendications pour rendre ces séparations visibles peut susciter une exigence régulière de restriction de l’USPTO, créant un dossier susceptible de fonder de véritables demandes divisionnaires et le safe harbor du § 121 contre l’obviousness-type double patenting. Cette stratégie est utile car l’autre voie peut être une famille riche en continuations dépendant de terminal disclaimers, qui peuvent réduire la durée, limiter la cessibilité et subordonner l’opposabilité au maintien d’un titulaire commun. Elle ne fonctionne toutefois que si le conseil préserve les conditions légales et procédurales : de véritables demandes divisionnaires déposées à la suite de la restriction, le respect des lignes de séparation (consonance), une gestion du calendrier divisionnaire avant délivrance et une réponse à la restriction conçue à la fois comme acte de choix d’invention et comme future pièce d’audit ou de contentieux.
I. Introduction
La stratégie de brevet échoue souvent parce que la famille est trop indivisible, plutôt que parce que le premier brevet est faible. Une technologie de plateforme a rarement un seul centre de valeur commerciale : celle-ci peut résider dans un composé, une formulation, un procédé de fabrication, un schéma posologique, un biomarqueur, un dispositif d’administration, une couche logicielle ou un usage découvert ultérieurement. Forcer ces actifs dans une seule voie de délivrance peut protéger le premier produit tout en réduisant les possibilités de licences, de financement, de cession, d’action en contrefaçon ou de développement futur.
C’est la justification commerciale d’une stratégie visant à susciter une restriction. Celle-ci est généralement perçue comme un inconvénient : elle impose un choix, retire les revendications non choisies de l’examen immédiat et nécessite souvent des dépôts divisionnaires ultérieurs. Dans les cas appropriés, ces effets peuvent pourtant être utiles : une restriction correctement fondée peut transformer un exposé large en une structure de demandes divisionnaires correspondant aux points de contrôle commercial.
Cet article défend une approche volontairement commerciale de la restriction. Lorsque la description divulgue réellement plusieurs inventions commercialement significatives, étayées, indépendantes ou distinctes, les praticiens devraient parfois rédiger les revendications de façon à rendre leur séparation assez visible pour que l’Office exige une restriction. La stratégie ne consiste pas à fabriquer des groupes artificiels ou une charge procédurale. Elle vise à faire correspondre la structure de délivrance à la valeur de l’entreprise.
Un exemple de travail
Considérons une entreprise de sciences de la vie développant une plateforme de traitement par petite molécule. Son exposé initial étaye des revendications visant un composé chef de file ou un genre, une formulation améliorant la biodisponibilité, une voie de fabrication, un schéma posologique, une population sélectionnée par biomarqueur, une combinaison médicament–dispositif et une seconde indication thérapeutique. Au dépôt, le composé peut sembler central commercialement. Cinq ans plus tard, les données cliniques peuvent rendre le schéma posologique essentiel, les retours réglementaires donner plus d’importance à la formulation, un partenaire rechercher la combinaison médicament–dispositif, un fabricant privilégier les revendications de procédé et une seconde indication devenir l’actif de croissance.
Une stratégie unique de revendications peut masquer ces sources de valeur séparées. Une stratégie tenant compte de la restriction les présente dès le début comme des ensembles distincts de revendications étayées. Si l’examinateur exige une restriction, les groupes peuvent devenir davantage que des catégories procédurales : un plan de travail pour les futures divisionnaires, audits, licences et actions en contrefaçon. L’exemple sert ci-dessous à concrétiser les règles.
II. Les exigences de restriction dépassent le seul événement administratif
Le point de départ est légal. L’article 121 prévoit que, « si deux ou plusieurs inventions indépendantes et distinctes sont revendiquées dans une seule demande », le directeur peut exiger que celle-ci soit limitée à une invention. 35 U.S.C. § 121. La règle d’application prévoit de même que, lorsque plusieurs inventions indépendantes et distinctes figurent dans une demande, l’examinateur exige le choix d’une invention pour examen ; les revendications non supprimées visant les inventions non choisies sont retirées de l’examen, sous réserve de réintégration si la restriction est ensuite retirée ou infirmée. 37 C.F.R. § 1.142(a)–(b).
Une restriction régulière exige toutefois davantage qu’une affirmation non étayée de l’examinateur selon laquelle les revendications diffèrent. Le MPEP indique qu’elle n’est justifiée que si les inventions sont indépendantes ou distinctes et si leur examen conjoint imposerait une charge importante de recherche ou d’examen. MPEP § 803. Le MPEP § 808 exige également que l’examinateur explique le caractère indépendant ou distinct et la charge importante d’un examen conjoint. MPEP § 808.01.
Ces exigences sont souvent perçues comme des obstacles. Elles devraient aussi être considérées comme des possibilités de rédaction. Dans l’exemple des sciences de la vie, présenter séparément le composé, la formulation, la voie de fabrication, le schéma posologique, la méthode de traitement définie par biomarqueur, la combinaison médicament–dispositif et la seconde indication peut donner à l’examinateur un fondement raisonné pour exiger la restriction. Les groupes peuvent relever de domaines de recherche, ensembles d’antériorités, questions légales et problèmes techniques différents.
Le praticien devrait retenir ceci : l’exigence de restriction est la reconnaissance, par l’Office lui-même, que la demande contient plusieurs inventions indépendantes ou distinctes. Cette reconnaissance peut compter ultérieurement bien davantage que l’inconvénient temporaire du choix.
III. Le safe harbor du § 121 : conditions juridiques
L’argument pour une rédaction visant à susciter la restriction repose sur un paradoxe : le safe harbor du § 121 est précieux précisément parce qu’il est étroit. Il ne confère pas une immunité générale contre l’obviousness-type double patenting, ne protège pas toute la famille et chaque revendication poursuivie dans une chaîne de continuations, et ne constitue pas un mécanisme d’équité permettant de régulariser a posteriori toute situation où le titulaire raconte une histoire convaincante de restriction. Il s’agit d’une interdiction légale soumise à des conditions définies.
L’article 121 dispose que, lorsque plusieurs inventions indépendantes et distinctes sont revendiquées dans une demande, le directeur peut exiger une restriction à une invention. 35 U.S.C. § 121. Il prévoit ensuite qu’un brevet issu d’une demande ayant fait l’objet d’une restriction, ou d’une demande déposée à la suite de celle-ci, « ne peut être opposé comme référence » à une demande divisionnaire, à la demande initiale ou à un brevet issu de l’une ou l’autre, si la divisionnaire est déposée avant la délivrance du brevet issu de l’autre demande. Id. Le safe harbor interdit donc d’opposer un brevet de la famille divisée comme référence d’obviousness-type double patenting à une autre demande ou un autre brevet remplissant les conditions. Il ne déclare pas, à lui seul, les revendications distinctes du point de vue de la brevetabilité. Il évite de pénaliser le titulaire pour s’être conformé à une division imposée par l’Office. Voir Applied Materials, Inc. v. Advanced Semiconductor Materials Am., Inc., 98 F.3d 1563, 1568 (Fed. Cir. 1996); Studiengesellschaft Kohle mbH v. N. Petrochemical Co., 784 F.2d 351, 358–59 (Fed. Cir. 1986) (Newman, J., concurring).
Cette structure légale explique à la fois l’intérêt et le risque de la stratégie. La restriction peut créer un dossier de délivrance particulièrement solide : l’Office a lui-même exigé la division des revendications parce qu’elles visent des inventions indépendantes ou distinctes. Mais le § 121 pouvant empêcher une contestation de double brevet par ailleurs disponible, le Federal Circuit l’applique strictement. See Geneva Pharms., Inc. v. GlaxoSmithKline PLC, 349 F.3d 1373, 1382 (Fed. Cir. 2003); G.D. Searle LLC v. Lupin Pharms., Inc., 790 F.3d 1349, 1354 (Fed. Cir. 2015). Les conditions sont formelles : division imposée par l’Office, statut divisionnaire, dépôt à la suite de la restriction, consonance et calendrier légal.
A. Le safe harbor exige une division imposée par l’Office
La première condition est une véritable exigence de restriction. Le § 121 est déclenché par la détermination, par l’Office, que la demande revendique des inventions indépendantes et distinctes. 35 U.S.C. § 121. Le choix volontaire du déposant de répartir les revendications entre plusieurs demandes n’est pas équivalent. Le safe harbor existe parce que l’Office lui a imposé de diviser ; il ne récompense pas une gestion unilatérale du portefeuille.
Cette distinction est centrale dans l’exemple. L’entreprise pourrait déposer des continuations sur la formulation, le biomarqueur ou la seconde indication pour des raisons ordinaires de portefeuille. Mais si la demande initiale les présente assez distinctement pour que l’Office impose une restriction, les divisionnaires ultérieures pourraient bénéficier d’un fondement légal de safe harbor absent des continuations volontaires. Le déposant ne peut ordonner une restriction, mais peut rédiger des revendications la rendant légitimement visible. MPEP § 804.01; see also Bristol-Myers Squibb Co. v. Pharmachemie B.V., 361 F.3d 1343, 1347–48 (Fed. Cir. 2004).
Il faut donc comprendre avec soin l’expression « provoquer une exigence de restriction ». Le déposant ne peut l’imposer à l’Office, ni fabriquer une fausse séparation. Mais lorsque l’exposé étaye réellement plusieurs inventions indépendantes ou distinctes, les revendications peuvent donner à l’Office un fondement clair et raisonné pour l’exiger. Le safe harbor commence par cette décision de l’Office.
B. La demande ultérieure doit être une véritable divisionnaire
La deuxième condition est tout aussi stricte : la demande invoquant le safe harbor doit être divisionnaire ou, à tout le moins, descendre d’une véritable divisionnaire d’une manière préservant les conditions légales. L’article 121 emploie l’expression « divisional application ». 35 U.S.C. § 121. Le Federal Circuit la prend au sérieux.
Pfizer constitue le principal avertissement. La demande initiale contenait des revendications de composé, de composition et de méthode d’utilisation. L’examinateur a imposé une restriction. Pfizer a déposé une divisionnaire devenue un brevet et une continuation-in-part devenue un autre. Le tribunal de district a appliqué le § 121, mais le Federal Circuit a infirmé : le safe harbor se limite aux demandes divisionnaires et aux brevets qui en sont issus. Pfizer Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc., 518 F.3d 1353, 1362 (Fed. Cir. 2008). Une continuation-in-part ne suffisait pas. Id. at 1362–63.
Il ne s’agit pas de formalisme pour lui-même. Une divisionnaire est issue d’une demande antérieure et n’ajoute pas de matière. Une continuation-in-part en ajoute, par définition. Si les CIP pouvaient bénéficier du § 121, le safe harbor pourrait protéger un objet n’ayant jamais figuré dans les revendications séparées de la demande initiale. Une protection contre la division imposée par l’Office deviendrait alors une immunité plus large pour des inventions ajoutées ultérieurement. Pfizer a refusé de franchir ce pas. Id. at 1361–63.
Amgen a ajouté une exigence supplémentaire. Le Federal Circuit a reconnu qu’un brevet ne doit pas toujours être issu directement de la première divisionnaire pour bénéficier du § 121 : des continuations intermédiaires ne détruisent pas nécessairement le safe harbor si elles descendent d’une véritable divisionnaire déposée à la suite d’une restriction. Mais la cour a refusé de traiter comme divisionnaires des demandes déposées et désignées comme continuations lorsqu’elles ne descendaient pas d’une divisionnaire. Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1353–54 (Fed. Cir. 2009). Une continuation peut donc parfois s’inscrire dans une chaîne divisionnaire protégée, mais une continuation ordinaire ne devient pas divisionnaire parce que le déposant aurait souhaité rétrospectivement ce statut.
Dans la procédure de délivrance, c’est autant une question de rédaction et de gestion des échéances que de droit. Si les revendications visent un objet non choisi et si le § 121 peut compter, la demande doit être déposée et identifiée comme divisionnaire. Dans l’exemple, si le groupe biomarqueur est exclu par restriction puis devient commercialement important, la demande ultérieure doit être une véritable divisionnaire, et non une branche générique de continuations à requalifier plus tard. La description ne doit pas ajouter de matière, et la revendication de priorité, la fiche de données, la modification préliminaire et les observations doivent être cohérentes avec le statut divisionnaire.
C. La divisionnaire doit être déposée « à la suite » de la restriction
La troisième condition est causale. Une restriction présente quelque part dans la famille ne suffit pas. La demande invoquant le § 121 doit avoir été déposée « à la suite » de cette exigence. 35 U.S.C. § 121; Bristol-Myers, 361 F.3d at 1347–48.
Cette condition a des effets réels. Dans Bristol-Myers, le Federal Circuit a jugé que le titulaire ne pouvait invoquer le § 121 que si la divisionnaire avait été déposée à la suite de la restriction et respectait ses lignes de séparation. 361 F.3d at 1348. Un lien vague entre l’historique de restriction et le brevet ultérieur ne suffisait pas. Id. La restriction doit appartenir à la filiation causale et juridique de la divisionnaire ultérieure.
Boehringer a précisé ce point. Le Federal Circuit a jugé que le § 121 peut s’appliquer à une divisionnaire issue d’une divisionnaire, sous réserve des autres conditions. Boehringer Ingelheim Int’l GmbH v. Barr Labs., Inc., 592 F.3d 1340, 1352 (Fed. Cir. 2010). Cette décision compte pour une planification élaborée du portefeuille. Le safe harbor n’est pas nécessairement limité à la première divisionnaire déposée après restriction. Une chaîne divisionnaire correctement maintenue peut préserver le bénéfice. Mais Boehringer a aussi souligné que l’exigence de dépôt « à la suite » de la restriction doit être satisfaite pour le brevet contesté comme pour le brevet opposé. Id. at 1351–52. Montrer qu’un seul membre de la famille remonte à la restriction ne suffit donc pas. Les brevets pertinents doivent présenter le lien requis avec la même structure de restriction.
Ce point devrait influencer la préparation et la tenue des schémas de familles. Un schéma utile ne devrait pas seulement lister priorités et expirations. Il devrait identifier la demande ayant reçu la restriction, les groupes du composé, de la formulation, de la méthode à biomarqueur et de la combinaison médicament–dispositif, ainsi que chaque divisionnaire les poursuivant. Il ne suffit pas de demander « ces brevets sont-ils apparentés ? ». Il faut pouvoir rattacher le brevet contesté et le brevet opposé à la même division imposée par l’Office, sans franchir les lignes de restriction.
D. La consonance est le prix du safe harbor
La quatrième condition est la consonance : la ligne de démarcation entre les inventions indépendantes et distinctes identifiées par l’examinateur doit être maintenue dans les demandes et brevets ultérieurs. Gerber Garment Tech., Inc. v. Lectra Sys., Inc., 916 F.2d 683, 688 (Fed. Cir. 1990); Symbol Techs., Inc. v. Opticon, Inc., 935 F.2d 1569, 1579 (Fed. Cir. 1991). Si cette ligne est franchie, le safe harbor ne s’applique pas. Symbol, 935 F.2d at 1579.
C’est la conséquence contentieuse la plus importante d’une rédaction tenant compte de la restriction. Si l’examinateur répartit les revendications hypothétiques entre groupe I pour le composé, II pour la formulation, III pour la fabrication, IV pour le traitement guidé par biomarqueur et V pour la combinaison médicament–dispositif, les demandes ultérieures ne doivent pas les mélanger sans précaution. Une revendication commercialement attrayante chevauchant les groupes composé et biomarqueur peut créer davantage de risque à long terme que de valeur.
St. Jude constitue le principal avertissement. Le Federal Circuit a expliqué que le safe harbor répond au risque de conflit injuste entre exigences de restriction et contestations de double brevet. St. Jude Med., Inc. v. Access Closure, Inc., 729 F.3d 1369, 1376–77 (Fed. Cir. 2013). La cour a toutefois refusé le safe harbor, car la consonance n’avait pas été maintenue. Id. at 1381–82. Elle n’a pas examiné le seul brevet contesté isolément, mais aussi le brevet opposé et celui issu de la demande restreinte, afin de déterminer si la famille respectait les séparations. Id. at 1378–82. Le brevet apparenté chevauchant l’objet séparé par restriction, le safe harbor a échoué. Id. at 1381–82.
Ce point est crucial pour les praticiens. La consonance ne s’examine pas sur une seule demande, mais sur la structure de la famille. Une divisionnaire ultérieure peut sembler régulière isolément, tout en perdant la protection si un autre brevet franchit la ligne de démarcation de l’examinateur puis est opposé pour double brevet. Le praticien doit donc surveiller les revendications de la divisionnaire déposée, mais aussi celles des demandes apparentées, continuations et brevets susceptibles de devenir des références opposées.
Une rédaction tenant compte de la restriction doit donc s’accompagner de modifications également attentives à celle-ci. Les modifications se rapprochent souvent des modes de réalisation commercialement importants, ce qui est naturel. Mais si le § 121 est un objectif stratégique, chacune doit être vérifiée par rapport au groupe initial de restriction. Une revendication commercialement attrayante chevauchant deux inventions séparées peut créer plus de risque à long terme que de valeur.
E. Le § 121 protège contre une référence ; il ne rend pas distinctes les revendications hors de son champ
Autre subtilité : le § 121 ne rend pas distinctes des revendications qui ne le sont pas. Il empêche d’opposer un brevet remplissant les conditions comme référence dans un rejet ou une contestation d’obviousness-type double patenting. 35 U.S.C. § 121. Si les conditions légales manquent, l’analyse ordinaire de double brevet redevient applicable.
Cela compte parce que les praticiens présentent parfois le safe harbor comme une solution au double brevet dans toute la famille. C’est trop large. Il peut empêcher d’opposer un brevet particulier pour double brevet à une divisionnaire ou demande initiale remplissant les conditions. Mais si les revendications ultérieures sortent de la structure de restriction, si la demande n’est pas une véritable divisionnaire, si elle n’a pas été déposée à la suite de la restriction ou si la consonance est perdue, le § 121 ne sauvera pas des revendications par ailleurs non distinctes du point de vue de la brevetabilité. Voir Pfizer, 518 F.3d at 1362–63; St. Jude, 729 F.3d at 1381–82; G.D. Searle, 790 F.3d at 1354–56.
IV. Préserver le safe harbor pendant la délivrance
La conséquence procédurale est immédiate : le safe harbor se construit pendant que les demandes sont en instance. Les points suivants sont des disciplines de pratique, et non des conditions légales supplémentaires, mais ils déterminent si les conditions légales pourront ensuite être prouvées.
A. Construire le safe harbor avant délivrance
Le Federal Circuit s’est montré particulièrement sceptique face aux tentatives de reconstruire la protection du § 121 après délivrance. G.D. Searle et Janssen le montrent nettement.
Dans G.D. Searle, le titulaire a tenté de corriger un problème de famille par réédition (reissue). Le brevet initial était issu d’une demande traitée comme continuation-in-part plutôt que comme divisionnaire. Lors de la réédition, il a supprimé la matière ajoutée et redésigné la demande comme divisionnaire. Le Federal Circuit a jugé le safe harbor inapplicable. G.D. Searle, 790 F.3d at 1354–56. Supprimer la matière ajoutée pendant la réédition ne modifiait pas rétroactivement la nature de la demande d’origine du brevet. Id. at 1355. La cour a aussi constaté l’absence de filiation commune requise des brevets pertinents dans la chaîne divisionnaire. Id. at 1356.
Janssen a abouti à la même conclusion pratique en matière de réexamen. Le titulaire tentait de faire entrer un brevet contesté dans le § 121 en le modifiant pendant le réexamen pour supprimer la matière ajoutée et redésigner la demande comme divisionnaire. Le Federal Circuit a rejeté cette tentative : un titulaire ne peut faire bénéficier rétroactivement un brevet contesté du safe harbor par une modification en réexamen. In re Janssen Biotech, Inc., 880 F.3d 1315, 1321–23 (Fed. Cir. 2018). La cour a indiqué que la demande doit être correctement désignée comme divisionnaire au plus tard lors de la délivrance du brevet contesté. Id. at 1323.
La protection du safe harbor ne se régularise pas devant le tribunal de district, en réédition ou en réexamen. Elle doit être organisée pendant que les demandes sont en instance. Le praticien qui souhaite le bénéfice du § 121 doit constituer dès le départ un dossier conforme au § 121 : revendications initiales visant plusieurs inventions ; restriction imposée ; réponse claire de choix ; divisionnaire visant l’objet non choisi ; aucune matière ajoutée ; modifications maintenant la consonance ; schéma de famille documentant la filiation.
B. Faire guider le calendrier divisionnaire par la condition de dépôt avant délivrance
Le § 121 contient aussi une condition temporelle : la divisionnaire doit être déposée avant la délivrance du brevet de l’autre demande. 35 U.S.C. § 121. Cela renforce une discipline simple : ne pas attendre la délivrance de la demande parente ou d’un autre membre pertinent pour décider de l’intérêt de l’invention non choisie.
La pratique la plus sûre est de décider des divisionnaires avant l’acceptation et, en tout état de cause, avant la délivrance du brevet apparenté pertinent. Dans l’exemple, le conseil devrait utiliser l’avis d’acceptation de la demande choisie comme point de contrôle : identifier les groupes non choisis, évaluer les données cliniques, discussions de partenariat, montée en échelle de fabrication et projets de seconde indication, puis décider des divisionnaires tant que la voie légale reste ouverte. Une restriction suivie d’une délivrance sans action divisionnaire dans les délais peut devenir une occasion manquée plutôt qu’un actif.
C. Privilégier une structure claire plutôt qu’une requalification a posteriori
La jurisprudence du Federal Circuit favorise une structure claire et sanctionne les reconstructions ingénieuses. Applied Materials et Symbol montrent que le § 121 peut protéger les brevets lorsque le déposant a respecté la division imposée par l’Office. Applied Materials, 98 F.3d at 1568–69; Symbol, 935 F.2d at 1579–80. Boehringer montre que la protection peut dépasser la première divisionnaire si la chaîne reste liée à la restriction et si les autres conditions légales sont satisfaites. 592 F.3d at 1352. Mais Pfizer, Amgen, St. Jude, G.D. Searle, et Janssen montrent que la cour ne sauvera pas une famille structurée autrement qu’en chaîne divisionnaire, puis rebaptisée lorsque le double brevet devient un problème contentieux. Pfizer, 518 F.3d at 1362–63; Amgen, 580 F.3d at 1353–54; St. Jude, 729 F.3d at 1381–82; G.D. Searle, 790 F.3d at 1354–56; Janssen, 880 F.3d at 1321–23.
Cette jurisprudence doit se traduire par une exigence pratique de rédaction. Pour obtenir le bénéfice de la restriction, il faut rédiger et conduire la demande comme si son dossier devait être ultérieurement scruté par un tribunal de district et le Federal Circuit. Il ne suffit pas de dire qu’une divisionnaire aurait pu être déposée, que les revendications ultérieures correspondent approximativement à l’objet séparé ou que la matière ajoutée a été supprimée ensuite. La structure familiale doit rendre les conditions légales réellement satisfaites.
V. Les terminal disclaimers ne sont pas une solution sans coût
Une réponse courante à l’obviousness-type double patenting consiste à dire qu’il suffit de déposer un terminal disclaimer. C’est trop léger. Ces actes peuvent résoudre une difficulté de délivrance tout en créant une difficulté durable pour l’actif.
Un terminal disclaimer déposé pour surmonter un nonstatutory double patenting ne renonce pas seulement à une durée de brevet. Selon 37 C.F.R. § 1.321(c)(3), il doit prévoir que le brevet ne sera opposable que pendant la période où il appartient au même titulaire que la demande ou le brevet ayant fondé le rejet de double brevet. 37 C.F.R. § 1.321(c)(3). La règle précise aussi que les terminal disclaimers lient les successeurs et ayants droit. 37 C.F.R. § 1.321(b).
C’est un point essentiel pour les opérations. L’exigence est celle d’un titulaire commun (common ownership), et non d’une simple copropriété au sens courant. Pendant la vie opposable du brevet soumis au terminal disclaimer, son opposabilité dépend du maintien de ce titulaire commun avec le brevet ou la demande opposé. Dans l’exemple, cela peut compter si l’entreprise souhaite ensuite céder le procédé de fabrication à un partenaire, concéder les revendications de biomarqueur par domaine ou détacher l’activité médicament–dispositif.
La décision du Federal Circuit dans SimpleAir, Inc. v. Google LLC l’illustre. Les brevets comportaient des terminal disclaimers déposés pendant la délivrance pour surmonter des rejets d’obviousness-type double patenting, exigeant une expiration commune et un titulaire commun avec les demandes ou brevets parents pertinents. 884 F.3d 1160, 1166–67 (Fed. Cir. 2018). La cour a aussi observé que ces actes peuvent affecter la durée et la cessibilité du brevet. Id. at 1167–68.
La difficulté de propriété est encore plus aiguë en recherche collaborative, licence universitaire, développement conjoint ou cession d’activité. Dans In re Hubbell, le Federal Circuit a jugé que l’existence d’un titulaire commun n’est pas une condition préalable à un rejet d’obviousness-type double patenting. 709 F.3d 1140, 1147–49 (Fed. Cir. 2013). Cela compte, car un terminal disclaimer peut être juridiquement ou pratiquement indisponible après séparation des propriétés. See id.; see also In re Fallaux, 564 F.3d 1313, 1318–19 (Fed. Cir. 2009) (examen des difficultés de double brevet dans un contexte de propriété divisée).
Une rédaction attentive à la restriction répond à cette difficulté en amont. Une voie divisionnaire fondée sur une restriction peut réduire le recours ultérieur aux terminal disclaimers. Cela ne signifie pas que le § 121 élimine tout risque de double brevet. Une position de safe harbor correctement préservée peut simplement être préférable à une stratégie réglant chaque rejet de double brevet en liant toute la famille par de tels actes.
VI. Le contexte de l’ODP renforce l’importance de la structure familiale
L’obviousness-type double patenting reste un risque réel, parfois contre-intuitif, des familles modernes. Les décisions du Federal Circuit postérieures à l’URAA montrent que dates d’expiration, ajustement de durée, ordre des dépôts, ordre des délivrances et chevauchement des revendications peuvent interagir de façon inattendue.
Dans Gilead Sciences, Inc. v. Natco Pharma Ltd., la cour a jugé que, dans les circonstances de l’affaire, un brevet délivré plus tard mais expirant plus tôt pouvait être opposé pour obviousness-type double patenting à un brevet délivré plus tôt mais expirant plus tard. 753 F.3d 1208, 1215–17 (Fed. Cir. 2014). Dans AbbVie Inc. v. Mathilda & Terence Kennedy Institute of Rheumatology Trust, la cour a également souligné que l’obviousness-type double patenting vise toujours à empêcher une prolongation temporelle indue de l’exclusivité. 764 F.3d 1366, 1373–74 (Fed. Cir. 2014).
Plus récemment, In re Cellect, LLC a jugé que l’obviousness-type double patenting d’un brevet ayant reçu un ajustement de durée s’apprécie selon sa date d’expiration après ajout du PTA. 81 F.4th 1216, 1228–31 (Fed. Cir. 2023). La cour a aussi rejeté une tentative tardive de remédier au défaut par terminal disclaimer après expiration. Id. at 1231–32.
Toutefois, Cellect ne doit pas être interprété trop largement. Dans Allergan USA, Inc. v. MSN Laboratories Private Ltd., le Federal Circuit a précisé qu’une revendication déposée et délivrée en premier, mais expirant plus tard, n’était pas invalide pour obviousness-type double patenting au regard d’une revendication déposée et délivrée plus tard, mais expirant plus tôt, partageant la même date de priorité. 111 F.4th 1358, 1368–70 (Fed. Cir. 2024).
Ces affaires ne créent pas une règle mécanique unique pour toute famille. Elles imposent une planification. Pour l’entreprise de l’exemple, une famille couvrant composé, formulation, schéma posologique, voie de fabrication, méthode à biomarqueur et seconde indication peut avoir des historiques de délivrance et profils d’expiration différents. Il ne faut pas présumer qu’une priorité commune, les continuations, un titulaire commun ou les terminal disclaimers feront disparaître l’ODP. Si l’exposé l’autorise, des divisionnaires fondées sur une restriction peuvent fournir une structure plus claire.
VII. La justification commerciale d’une stratégie suscitant la restriction
La valeur commerciale d’une rédaction attentive à la restriction apparaît le mieux pour une plateforme plutôt qu’une amélioration ponctuelle. L’exemple des sciences de la vie le montre. Traiter le composé, la formulation, la fabrication, le schéma posologique, la méthode à biomarqueur, la combinaison médicament–dispositif et la seconde indication comme des ensembles distincts de revendications peut rendre une famille plus utile que de les traiter comme de simples réalisations de repli d’une seule invention.
A. Préserver les options et échelonner l’investissement
Les entreprises de plateforme savent rarement au dépôt quel actif dominera commercialement. Les revendications choisies peuvent être poursuivies d’abord parce qu’elles sont les plus proches du produit de lancement ou les moins exposées aux antériorités. Les non-choisies peuvent rester candidates à des divisionnaires à mesure que données cliniques, retours réglementaires, financement, intérêt des partenaires et comportement des concurrents précisent leur valeur.
Dans l’exemple, le composé peut justifier le premier choix. Mais si le schéma posologique devient ensuite essentiel à l’information autorisée du produit, si la formulation le différencie ou si la population sélectionnée par biomarqueur devient centrale pour le remboursement, une voie divisionnaire préservée peut valoir davantage que les économies marginales d’un jeu initial plus étroit. Il ne s’agit pas de tout poursuivre vigoureusement en même temps, mais de préserver le droit de décider plus tard avec une meilleure information.
Cet échelonnement doit être lié à des jalons. À l’acceptation de la demande choisie, le conseil devrait revoir chaque groupe non choisi et demander s’il correspond à un produit actuel, une solution probable de contournement, une possibilité de partenariat, une évolution réglementaire ou un financement futur. Le budget brevet doit être apprécié selon la valeur des options préservées, et non le seul nombre de demandes déposées.
B. Audit et préparation des opérations
Une restriction utile fait souvent ce qu’un bon gestionnaire de portefeuille ferait déjà : elle sépare les actifs en catégories commercialement intelligibles. Dans l’exemple, un groupe peut correspondre au composé central, un autre à la fabrication, un autre aux méthodes de traitement, un autre à la population sélectionnée par biomarqueur et un autre à la combinaison médicament–dispositif. Si les divisionnaires les suivent, la famille devient plus lisible lors d’un audit.
Les investisseurs et acquéreurs ne demandent pas seulement si l’entreprise détient des brevets. Ils demandent s’ils couvrent le produit, les contournements probables, les indications futures, les points de contrôle de fabrication et les actifs intéressant les partenaires. Ils demandent aussi si des possibilités divisionnaires restent ouvertes, si le risque d’ODP est maîtrisé et si des terminal disclaimers nuisent à la séparation des actifs. Une famille organisée autour d’une restriction claire peut répondre plus solidement qu’une famille construite par continuations ponctuelles.
C’est aussi là que la rigueur documentaire devient commerciale. Les acquéreurs et licenciés demanderont si les groupes étaient clairs, si les demandes ultérieures les ont suivis et si la famille a été construite comme une véritable structure divisionnaire plutôt que reconfigurée après coup. See G.D. Searle LLC v. Lupin Pharms., Inc., 790 F.3d 1349, 1354–56 (Fed. Cir. 2015); In re Janssen Biotech, Inc., 880 F.3d 1315, 1321–23 (Fed. Cir. 2018). Le dossier devrait rendre explicite ce qui a été séparé, choisi et laissé non choisi, l’existence d’une contestation et le rattachement des divisionnaires ultérieures aux groupes de l’examinateur.
C. Un meilleur levier de licence et d’action en contrefaçon
Une rédaction attentive à la restriction peut produire un ensemble de licences plus utilisable. Avec un seul brevet large, le donneur de licence dispose souvent d’un outil peu précis. Avec une famille structurée, il peut cibler : revendications de fabrication à un partenaire de procédé, biomarqueur à un partenaire diagnostique, médicament–dispositif à un collaborateur spécialisé et seconde indication à un licencié thérapeutique. Cette précision favorise les licences par domaine d’utilisation, de chaîne d’approvisionnement, les licences croisées défensives et les montages transactionnels de règlement.
Les avantages pour les actions en contrefaçon sont comparables. Un seul brevet peut être vulnérable à un argument précis de non-contrefaçon ou à une seule contestation de validité. Une famille structurée permet d’opposer différents types de revendications à différents acteurs de la chaîne : produit aux fabricants, méthode aux utilisateurs ou prestataires, fabrication aux fournisseurs et combinaison de dispositifs aux opérateurs de plateformes intégrées.
Davantage de brevets n’est pas toujours préférable. Des brevets mal différenciés peuvent créer des difficultés d’ODP, des dépendances de terminal disclaimers et des complications d’autorité de la chose jugée (claim preclusion). Le point est plus précis : une famille fondée sur des inventions réellement différentes séparées par restriction peut offrir des revendications visant différents points de contrôle commercial, tout en expliquant plus clairement pourquoi ces brevets existent séparément.
D. Souplesse des opérations
La stratégie est particulièrement intéressante lorsqu’une séparation future des actifs est plausible. Les universités peuvent concéder plusieurs domaines à différentes entreprises. Une startup de plateforme peut détacher des applications non centrales. Une société pharmaceutique peut vendre une technologie de fabrication en conservant ses revendications thérapeutiques. Des terminal disclaimers peuvent compliquer ces opérations, car l’opposabilité peut dépendre du maintien d’un titulaire commun.
Une famille divisionnaire fondée sur une restriction peut offrir une autre voie plus claire. Si la demande initiale présentait plusieurs inventions réelles, si l’Office a exigé la restriction, si de véritables divisionnaires ont poursuivi les groupes non choisis et si la consonance a été préservée, les actifs résultants peuvent être plus faciles à expliquer et éventuellement à négocier. La famille n’est pas sans risque d’ODP, mais peut disposer d’un fondement légal de safe harbor ne dépendant pas du maintien perpétuel de tous les actifs ensemble.
La thèse commerciale est donc limitée mais importante. Susciter une restriction n’est pas toujours souhaitable : cela augmente les coûts, impose un choix et peut compliquer la délivrance. Mais si le modèle économique dépend de plusieurs éléments protégeables, le praticien doit demander s’il faut rédiger non seulement pour franchir l’examen, mais pour créer une famille utilisable par l’entreprise.
VIII. La réponse à la restriction est un document de portefeuille
Il ne faut pas répondre mécaniquement à une exigence de restriction. La réponse peut devenir l’un des documents les plus importants de l’historique familial.
La première question est de savoir s’il faut contester (traverse). Si le regroupement est stratégiquement utile, juridiquement fondé et cohérent avec le futur plan divisionnaire, l’absence de contestation peut se justifier. S’il est trop large, inexact ou susceptible d’affecter défavorablement la portée, une contestation peut être indispensable. La décision ne doit pas dépendre de la seule commodité immédiate de la procédure.
La deuxième question est le choix de l’invention. Le groupe choisi est souvent celui offrant la meilleure perspective d’acceptation prochaine ou de protection commerciale immédiate. Mais ce n’est pas toujours la bonne réponse. Il faut considérer le lancement du produit, le risque de contournement concurrent, les continuations attendues, les procédures étrangères, la force des antériorités, les effets sur le PTA et le budget divisionnaire du client.
La troisième question est le dossier à créer. Si le déposant choisit sans contester, il devrait éviter les admissions inutiles sur le caractère distinct des revendications non choisies susceptibles de restreindre ultérieurement la portée. S’il conteste, la réponse doit préserver son désaccord sans compromettre la possibilité de divisionnaires si la restriction est maintenue. Si l’examinateur présente incorrectement l’invention, la réponse doit rectifier le dossier.
Ce dernier point a pris davantage d’importance après Focus Products Group International, LLC v. Kartri Sales Co., 156 F.4th 1259 (Fed. Cir. 2025) (voir Les exigences de restriction comme limites de fond : enseignements de Focus Products v. Kartri). Cette affaire ne signifie pas que tout choix d’espèce restreint la portée. Sa force tient au dossier ultérieur de délivrance : l’examinateur avait traité à plusieurs reprises certaines revendications comme extérieures à l’espèce choisie, le titulaire avait accepté cette frontière et la cour lui a interdit de reprendre ensuite la portée abandonnée. Id. Le même dossier qui soutient la structure divisionnaire peut donc restreindre les revendications s’il est mal géré.
Une rédaction attentive à la restriction nécessite donc un suivi de délivrance tout aussi attentif. La réponse doit être traitée à la fois comme acte de choix et comme future pièce contentieuse.
IX. Conclusion
Les meilleurs praticiens ne rédigent pas pour la seule première acceptation. Ils rédigent pour toute la vie de l’actif.
Une exigence de restriction est souvent gênante, mais cette gêne n’est pas nécessairement un préjudice. Dans les cas appropriés, elle peut être précieuse : confirmation de plusieurs inventions indépendantes ou distinctes, plan de demandes divisionnaires, appui aux arguments de safe harbor du § 121 et possible réduction du recours aux terminal disclaimers sacrifiant de la durée et subordonnant l’opposabilité à un titulaire commun.
La stratégie exige de la vigilance. Le § 121 est formel. La consonance, le statut divisionnaire et les réponses de délivrance comptent. Des terminal disclaimers peuvent rester nécessaires. Et un dossier de restriction mal géré peut restreindre la portée.
Ces réserves confortent toutefois le point central. Si l’exposé du client décrit une plateforme, la stratégie ne devrait pas la traiter comme une seule invention étroite. Lorsque plusieurs inventions réelles sont divulguées, un praticien expérimenté devrait parfois rédiger pour donner à l’Office une raison fondée de les séparer. Dans ces cas, susciter la restriction n’est pas un artifice : c’est une construction rigoureuse du portefeuille.
