Résumé : Le paiement de taxes au tarif « petite entité » alors que le taux plein était requis n’invalide pas automatiquement un brevet américain, mais peut créer des obligations de régularisation, un risque financier et des difficultés pour faire valoir le brevet. L’analyse commence par l’éligibilité au moment du paiement des taxes concernées, notamment la taxe de délivrance et les taxes de maintien en vigueur ; le seul statut du demandeur à la date de délivrance ne démontre pas qu’un paiement antérieur était irrégulier. Les erreurs de bonne foi peuvent être corrigées après la délivrance au titre de 37 C.F.R. § 1.28(c), au moyen du décompte détaillé et du paiement des compléments requis, y compris en cas d’erreur dans la déclaration du statut de petite entité ou le signalement de sa perte. Si aucun délai fixe n’est prévu pour engager une régularisation volontaire, les notifications de l’USPTO et les demandes visant à remédier à un dépôt incomplet imposent des délais de réponse que les titulaires doivent respecter. Des déclarations délibérément inexactes peuvent fonder une inequitable conduct lorsque l’importance requise des faits et l’intention spécifique de tromper sont établies, et le paiement du complément n’écarte pas un moyen d’inopposabilité par ailleurs fondé. Par ailleurs, 35 U.S.C. § 41(j) autorise une amende d’au moins trois fois l’insuffisance de paiement, en plus du complément dû, sauf si l’entité établit sa bonne foi. Les titulaires doivent donc documenter leur éligibilité, réévaluer leur statut avant le paiement des taxes de délivrance et de maintien en vigueur, examiner rapidement les anomalies et conserver les preuves étayant tant la déclaration initiale que toute régularisation.
Introduction
Un brevet ne devient pas automatiquement invalide parce que son titulaire a payé les taxes au tarif « petite entité » alors que le taux plein était requis. L’USPTO prévoit une procédure de correction des erreurs de bonne foi, y compris lorsqu’elles sont découvertes après la délivrance. Des déclarations délibérément inexactes peuvent néanmoins fonder une constatation d’inequitable conduct, et le droit actuel autorise séparément des sanctions pécuniaires pour les fausses déclarations du droit à des taxes réduites. L’évaluation des conséquences exige d’examiner l’éligibilité réelle du demandeur, la date des paiements et les circonstances de l’erreur. 37 C.F.R. § 1.28(c); 35 U.S.C. § 41(j).
Ces difficultés surviennent souvent lorsqu’une entreprise se développe, conclut une licence ou fait l’objet d’une acquisition pendant qu’une demande est en instance. Une opération peut modifier l’éligibilité aux taxes réduites sans que les dossiers de l’équipe chargée de la délivrance soient immédiatement mis à jour. L’erreur peut n’apparaître qu’à l’occasion d’une revue de portefeuille, d’une acquisition ultérieure ou de la préparation d’un contentieux. Le titulaire doit alors déterminer comment régulariser les paiements passés et si le comportement en cause crée un problème plus large pour faire valoir le brevet.
La terminologie importe. L’invalidité du brevet et l’impossibilité de le faire valoir (unenforceability) sont des conséquences juridiques distinctes. La section 282 reconnaît séparément, comme moyens de défense, l’inopposabilité et certains motifs d’invalidité. Dans une affaire concernant des paiements au tarif « petite entité », le Federal Circuit a expressément expliqué que l’inequitable conduct rend le brevet inopposable, plutôt qu’invalide. Une anomalie de paiement ne doit donc pas être présentée comme entraînant automatiquement l’invalidité du brevet. 35 U.S.C. § 282(b); Ulead Sys., Inc. v. Lex Comput. & Mgmt. Corp., 351 F.3d 1139, 1150 n.8 (Fed. Cir. 2003).
Déterminer si le statut de petite entité était injustifié
La première vérification porte sur l’éligibilité. Le statut de petite entité est ouvert aux personnes physiques, petites entreprises et organismes sans but lucratif qui remplissent les conditions requises. Pour une entreprise, le critère de taille applicable exige généralement que son effectif, entreprises affiliées comprises, ne dépasse pas 500 salariés. L’analyse des liens d’affiliation empêche une entité de bénéficier du statut au seul motif que la filiale détenant directement le brevet a un faible effectif. 37 C.F.R. § 1.27(a); 13 C.F.R. § 121.802(a).
Les droits sur l’invention comptent également. Un demandeur par ailleurs éligible peut perdre ce droit en cédant ou en concédant sous licence des droits à une entité non éligible, ou en s’engageant à effectuer un tel transfert. La signature formelle ou l’enregistrement d’une cession envisagée peut donc ne pas correspondre à la première date de perte d’éligibilité. Il faut examiner le contrat applicable et les droits qu’il crée. 37 C.F.R. § 1.27(a)(1)–(3).
L’éligibilité doit être appréciée pour la demande ou le brevet concernés. Le conseil doit identifier les titulaires, les licenciés et les obligations contractuelles pertinents, puis évaluer les parties selon les règles applicables. Présumer de façon générale qu’un client est une jeune entreprise ou une petite entreprise ne permet pas de déterminer si toutes les parties détenant des droits sur une invention donnée remplissent les conditions. Voir 37 C.F.R. § 1.27(f).
La vérification doit aussi être renouvelée pour une nouvelle demande issue d’une demande antérieure. Une continuation, une demande divisionnaire, une continuation-in-part ou une demande de redélivrance exige sa propre déclaration du statut de petite entité ; la désignation figurant dans la demande parente ne se transmet pas automatiquement. Une revue des paiements à l’échelle de la famille doit donc distinguer la poursuite de la procédure d’une demande existante du dépôt d’une nouvelle demande revendiquant son bénéfice. 37 C.F.R. § 1.27(c)(4), (f).
La date de paiement de la taxe de délivrance compte
Affirmer que le demandeur était une grande entité « à la délivrance » peut masquer l’événement déterminant pour l’analyse du paiement. Une fois le statut de petite entité régulièrement établi, § 1.27(g)(1) autorise à continuer de payer les taxes réduites malgré un changement de statut, jusqu’à l’échéance de la taxe de délivrance ou d’une taxe de maintien en vigueur. Le demandeur doit alors réévaluer son droit à la réduction. 37 C.F.R. § 1.27(g)(1).
Prenons une entreprise qui établit régulièrement son statut de petite entité au dépôt, puis perd son éligibilité pendant la procédure de délivrance. Le règlement peut encore autoriser le paiement des taxes intermédiaires de procédure au tarif « petite entité ». Toutefois, lors du paiement de la taxe de délivrance, le demandeur doit réévaluer son éligibilité et signaler la perte de ce droit. Un audit doit distinguer les paiements autorisés par cette règle de maintien du statut de ceux qui étaient réellement insuffisants. Voir U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 509.03(b)(I) [hereinafter MPEP].
La chronologie change le résultat. Supposons que le demandeur remplisse les conditions lorsqu’il paie la taxe de délivrance le 1er juin, qu’une opération lui fasse perdre pour la première fois son éligibilité le 15 juin et que le brevet soit délivré le 7 juillet. Selon § 1.27(g), ce changement ultérieur ne rend normalement pas rétroactivement irrégulier le paiement du 1er juin. Si l’opération ou l’obligation entraînant la perte d’éligibilité était au contraire née le 15 mai, le demandeur ne pourrait pas valablement invoquer le statut de petite entité pour payer la taxe de délivrance du 1er juin. C’est l’effet juridique de l’opération, et non sa seule date d’annonce, qui détermine cette appréciation factuelle. Voir 37 C.F.R. § 1.27(a), (g).
La notification constitue également une exigence distincte. La règle impose de signaler la perte du droit avant ou lors du paiement de la première taxe de délivrance ou de maintien en vigueur exigible après cette perte. Le simple paiement du taux plein ne constitue pas la notification requise. Le conseil doit vérifier à la fois le montant de la taxe et le statut inscrit lorsqu’il prépare la réponse relative à la taxe de délivrance ou organise un paiement de maintien en vigueur. 37 C.F.R. § 1.27(g)(2).
Corriger une erreur de bonne foi après la délivrance
La section 1.28(c) vise tant le statut de petite entité établi par erreur que l’omission erronée de signaler à l’office la perte de ce droit. Lorsque la déclaration de statut et les paiements réduits ont été effectués de bonne foi, l’erreur est excusée sous réserve de respecter les exigences de dépôt, de décompte détaillé et de paiement du complément prévues par la règle. Le règlement s’applique expressément à une demande ou à un brevet délivré. 37 C.F.R. § 1.28(c).
DH Technology traite directement d’une taxe de délivrance payée à tort au tarif réduit. Le U.S. district court avait estimé que le brevet était déchu et que le délai pour corriger l’insuffisance de paiement avait expiré. Le Federal Circuit a rejeté cette approche et jugé que § 1.28(c) régit le calendrier de correction d’une taxe de délivrance payée par erreur au tarif « petite entité ». Il a expliqué que cette disposition n’imposait aucun délai fixe de régularisation, tout en renvoyant l’affaire pour examen de la fraude alléguée. Il n’a pas conclu que le comportement du demandeur était nécessairement innocent. DH Tech., Inc. v. Synergystex Int’l, Inc., 154 F.3d 1333, 1342–43 (Fed. Cir. 1998).
Le même cadre de régularisation s’applique aux paiements insuffisants de taxes de maintien en vigueur effectués de bonne foi sous un statut de petite entité préalablement établi, y compris lorsque ce statut a été établi par erreur ou conservé après la perte d’éligibilité. Dans Ulead, le Federal Circuit a appliqué § 1.28(c) et reconnu l’effet de l’acceptation du complément de paiement par l’USPTO. L’absence ordinaire de paiement d’une taxe de maintien en vigueur et un paiement erronément réduit au titre des règles de petite entité nécessitent donc des analyses procédurales différentes. Ulead, 351 F.3d at 1148–50; MPEP § 2550.
Un paiement réduit de maintien en vigueur effectué sans avoir établi le statut de petite entité soulève une autre difficulté procédurale et peut entraîner l’expiration du brevet si le paiement intégral ou une déclaration écrite appropriée n’est pas fourni dans les délais. Il faut donc distinguer un statut établi par erreur d’un statut qui n’a jamais été établi. MPEP § 509.03(b)(IV).
L’absence de délai fixe pour engager une régularisation volontaire au titre de § 1.28(c) permet aux titulaires de corriger des erreurs anciennes. Ils doivent néanmoins examiner et corriger rapidement toute erreur identifiée, tant que les documents pertinents et les personnes responsables restent disponibles. Un retard peut compliquer la reconstitution des faits et permettre que d’autres paiements soient effectués sur la base d’un statut inexact.
La procédure distincte de remboursement prévue par § 1.28(a) exige que la déclaration de statut de petite entité et la demande de remboursement soient toutes deux déposées dans les trois mois suivant le paiement, effectué dans les délais, de la taxe au taux plein. Ce délai ne régit pas la correction d’un paiement insuffisant au titre de § 1.28(c). 37 C.F.R. § 1.28(a), (b)(1), (c).
Lorsqu’une erreur compromet la possibilité de faire valoir le brevet
La procédure de régularisation repose sur la bonne foi. La section 1.27(h) qualifie de fraude commise ou tentée à l’encontre de l’office les démarches délibérément trompeuses visant à établir le statut de petite entité ou à payer des taxes réduites. Dans Nilssen, le Federal Circuit a confirmé des conclusions d’inopposabilité concernant des paiements indus au tarif « petite entité » après la conclusion d’accords de licence avec une grande entité. La décision reposait sur des constatations relatives à l’intention de tromper et à la crédibilité des explications du titulaire. Elle confirmait également que des agissements irréguliers lors des démarches de maintien en vigueur peuvent compromettre la possibilité de faire valoir un brevet après sa délivrance. 37 C.F.R. § 1.27(h); Nilssen v. Osram Sylvania, Inc., 504 F.3d 1223, 1231–33 (Fed. Cir. 2007).
Nilssen précède la décision rendue en banc dans Therasense, qui fournit le cadre applicable à l’inequitable conduct. La partie accusée de contrefaçon doit établir le caractère déterminant des faits et l’intention spécifique de tromper par des preuves claires et convaincantes. La négligence, y compris l’affirmation que le demandeur aurait dû s’en rendre compte, n’établit pas l’intention requise. Lorsque l’intention est déduite de preuves circonstancielles, la tromperie doit être l’unique déduction la plus raisonnable. Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276, 1290–91 (Fed. Cir. 2011) (en banc).
Le caractère déterminant exige une analyse propre. Therasense exige en principe un caractère déterminant selon le critère « but-for », tout en reconnaissant une exception pour les fautes actives particulièrement graves, telles que la présentation d’une déclaration sous serment manifestement fausse. Le seul fait qu’une taxe ait été insuffisamment payée ne suffit pas à mener cette analyse à son terme. Id. at 1291–93.
Le Federal Circuit a appliqué ce cadre au statut de petite entité dans Outside the Box. Le U.S. district court avait retenu une inequitable conduct sur le fondement d’un accord impliquant un distributeur qui ne remplissait pas les conditions du statut de petite entité. Le Federal Circuit a infirmé cette décision parce que le dossier n’établissait pas l’intention spécifique de tromper. Il a expressément refusé de décider si une fausse déclaration du statut de petite entité était, en soi, déterminante. Il a reconnu que les erreurs de bonne foi pouvaient être corrigées par le paiement du complément et que le dossier ne justifiait pas l’inopposabilité. Outside the Box Innovations, LLC v. Travel Caddy, Inc., 695 F.3d 1285, 1294–95 (Fed. Cir. 2012).
Cette solution exige de la prudence de part et d’autre du litige. Un titulaire ne peut pas considérer que toute déclaration relative au statut tarifaire est nécessairement sans importance. Une partie accusée de contrefaçon ne peut pas établir une inequitable conduct en prouvant seulement que les taxes au taux plein auraient dû être payées. Les circonstances de la déclaration et les preuves relatives aux personnes responsables restent centrales. Voir id.
La régularisation a également ses limites. L’acceptation du complément de paiement par l’USPTO corrige l’erreur de paiement, mais ne tranche pas une allégation de tromperie délibérée par ailleurs étayée. Ulead explique qu’un titulaire peut faire l’objet d’une contestation pour inequitable conduct s’il affirme sciemment, à tort, qu’une erreur remplit les conditions d’une régularisation de bonne foi. Il doit donc examiner les faits justifiant la régularisation, plutôt que supposer que le paiement règle à lui seul toute question d’opposabilité du brevet. Ulead, 351 F.3d at 1149–50.
Sanctions pécuniaires et pratique actuelle de l’USPTO
La section 41(j) prévoit une conséquence légale distincte. Une entité dont il est établi qu’elle a faussement déclaré avoir droit à une réduction de taxe est passible d’une amende d’au moins trois fois le montant non payé, sauf si elle démontre que sa déclaration était de bonne foi. Toute amende imposée s’ajoute au complément de paiement requis. La disposition s’applique que l’office découvre la fausse déclaration avant ou après la délivrance. Cette appréciation administrative diffère de la charge de prouver l’inequitable conduct devant une juridiction. L’impossibilité d’établir le moyen de défense légal fondé sur la bonne foi ne prouve pas, à elle seule, tous les éléments nécessaires à l’inopposabilité. 35 U.S.C. § 41(j); Therasense, 649 F.3d at 1290–93.
L’avis de mise en œuvre publié par l’USPTO en 2025 indique que ces sanctions s’appliquent aux taxes payées à tort à un tarif réduit à compter du 29 décembre 2022, quelle que soit la date de dépôt de la demande. Cette limite concerne la sanction légale ; elle ne supprime pas la nécessité de corriger les erreurs antérieures. L’avis précise aussi que le paiement du complément après l’imposition d’une amende n’éteint pas celle-ci. U.S. Patent & Trademark Off., Statutory Penalties for False Assertions or Certifications of Small and Micro Entity Status, 1536 Off. Gaz. Pat. & Trademark Off. 204, 206 (July 8, 2025).
L’absence de délai fixe pour une régularisation volontaire au titre de § 1.28(c) ne supprime pas l’obligation de répondre dans les délais à une notification d’insuffisance de paiement de l’USPTO et à une injonction de présenter des justifications. La procédure annoncée par l’office prévoit un délai initial de réponse de deux mois, prorogeable au titre de § 1.136(a). U.S. Patent & Trademark Off., Statutory Penalties for False Assertions or Certifications of Small and Micro Entity Status, 1536 Off. Gaz. Pat. & Trademark Off. 204, 205 (July 8, 2025).
Le formulaire actuel de réponse relatif au statut de petite entité avertit expressément que l’absence de décompte détaillé et de paiement du complément requis entraînera l’abandon de la demande ou l’expiration du brevet. Cette conséquence annoncée du non-respect de la procédure de l’office est distincte de l’invalidité ou de l’inopposabilité prononcée en justice. U.S. Patent & Trademark Off., Form PTO/SB/142, Response to Notice of Payment Deficiency & Show Cause Order—Options II & III 1–2 (rev. July 2026).
Les praticiens doivent aussi tenir compte des procédures actuelles de contrôle de l’office. Un mémorandum du 24 octobre 2025 a remplacé des passages du MPEP laissant entendre que les déclarations de statut d’entité ne seraient normalement pas remises en question. Il reconnaît expressément un contrôle discrétionnaire du droit au statut et du caractère raisonnable du comportement du demandeur. Memorandum from Brian E. Hanlon, Assistant Comm’r for Pats., to Patent Examining Corps, Advance Notice of Change to the MPEP with Respect to False Assertions or Certifications of Entity Status 1–2 (Oct. 24, 2025).
Dans son rappel du 17 mars 2026, l’USPTO a indiqué avoir commencé à imposer des amendes et souligné l’importance de conserver les preuves des vérifications raisonnables exigées par 37 C.F.R. § 11.18(b). Les conseils actuels doivent tenir compte de cette pratique. Les descriptions plus anciennes, par les juridictions, du traitement des compléments de paiement par l’office ne démontrent pas que l’USPTO accepte aujourd’hui toute explication de bonne foi sans vérification. U.S. Patent & Trademark Off., Reminder: Conduct a Reasonable Inquiry Before Claiming Small or Micro Entity Status (Mar. 17, 2026).
Régulariser le dossier et conserver les preuves
Une vérification utile commence par une chronologie. Le conseil doit identifier la déclaration initiale de statut, l’événement susceptible d’avoir mis fin à l’éligibilité, les paiements concernés et la date de découverte de l’erreur. Les accords, les documents sociaux et les échanges avec les personnes ayant autorisé les paiements peuvent établir si le problème résulte d’une appréciation erronée de l’éligibilité, de l’omission de signaler une opération ultérieure ou d’un comportement nécessitant un examen plus approfondi. La vérification doit aussi identifier les demandes et brevets apparentés concernés par les mêmes faits.
L’audit des taxes doit appliquer la règle de maintien du statut avant de calculer un complément. Si le statut a été régulièrement établi puis que l’éligibilité a changé, certains paiements intermédiaires de procédure peuvent être restés autorisés. Pour les paiements réellement erronés, la régularisation doit identifier chaque taxe, le montant et la date du paiement initial, le montant actuel applicable au taux plein et le complément qui en résulte. Chaque demande ou brevet exige son propre dépôt. MPEP § 509.03(b)(I), (IV).
Le calcul utilise généralement la taxe au taux plein en vigueur lorsque le complément est intégralement payé, diminuée du montant initialement versé. Il ne correspond donc pas nécessairement à la différence entre les anciens tarifs « petite entité » et « grande entité ». Le règlement prévoit une règle particulière lorsque la taxe concernée a diminué entre le paiement erroné et la régularisation : dans ce cas, il fixe un complément égal au montant initialement payé par erreur. Le conseil doit appliquer cette disposition plutôt que lui substituer un calcul fondé sur un pourcentage historique. MPEP § 509.03(b)(IV); 37 C.F.R. § 1.28(c)(2)(i).
Un dépôt de régularisation non conforme peut également déclencher un délai de réponse distinct. Au titre de § 1.28(c)(3), l’office peut exiger une mise en conformité dans un délai d’un mois non prorogeable afin d’éviter le renvoi du document de régularisation. Ce délai concerne la correction d’un dépôt insuffisant ; il ne constitue pas un délai général pour engager une régularisation volontaire. 37 C.F.R. § 1.28(c)(3).
Un complément de paiement conforme vaut aussi notification de la perte du statut de petite entité. Le titulaire doit vérifier le statut enregistré par l’USPTO et coordonner les paiements futurs avec tout prestataire chargé des taxes de maintien en vigueur. Il faut conserver les documents justifiant les vérifications initiales et la régularisation ultérieure, notamment parce que l’office peut demander des explications et des preuves de bonne foi. 37 C.F.R. § 1.28(d); U.S. Patent & Trademark Off., Reminder: Conduct a Reasonable Inquiry Before Claiming Small or Micro Entity Status (Mar. 17, 2026).
Ces procédures sont également utiles lors des vérifications préalables aux opérations et au contentieux. L’acquéreur d’un brevet peut demander l’historique des paiements et les justificatifs d’éligibilité avant la réalisation de l’opération. Le conseil préparant une action pour faire valoir un brevet peut examiner un changement de statut inexpliqué avant qu’il ne devienne litigieux. Aucune de ces vérifications ne suppose qu’une erreur a été commise ; toutes deux exigent suffisamment d’informations pour apprécier les dates, les droits et les décisions ayant déterminé les taxes applicables.
Protéger la valeur des brevets par une gestion exacte des taxes
Le droit prévoit un moyen pratique de régulariser les erreurs de bonne foi relatives au statut de petite entité, y compris celles découvertes après la délivrance. Son utilisation exige une présentation exacte de l’éligibilité et des paiements réellement concernés. Les déclarations délibérément inexactes peuvent avoir des conséquences au titre de l’inequitable conduct, tandis que les sanctions légales actuelles offrent à l’USPTO un moyen distinct de traiter les déclarations non étayées. Les titulaires peuvent réduire ces risques en documentant l’éligibilité au dépôt, en la réévaluant pour les taxes de délivrance et de maintien en vigueur et en veillant à ce que les opérations affectant les droits de brevet soient portées à la connaissance des personnes responsables de la gestion des taxes.
