La doctrine des équivalents aux États-Unis et devant certaines juridictions européennes

Résumé : Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et devant la Juridiction unifiée du brevet, la protection peut s’étendre au-delà du sens ordinaire des revendications, mais les critères applicables et leurs limites varient selon le juge saisi. La comparaison s’articule ici autour de trois questions : la variante arguée de contrefaçon est-elle techniquement équivalente ? Les choix du titulaire lors de la rédaction ou de la procédure de délivrance rendent-ils cette protection juridiquement indisponible ? L’extension de la protection compromettrait-elle la prévisibilité pour les tiers ou engloberait-elle l’état de la technique ? Le droit américain traite ces questions au moyen d’une preuve propre à chaque caractéristique revendiquée et de doctrines distinctes : prosecution history estoppel, disclosure-dedication et ensnarement. Les juridictions européennes examinées abordent des préoccupations comparables par l’interprétation des revendications, l’exigence de respect strict de leur libellé, l’équivalence appréciée au regard des revendications et, à la JUB, une jurisprudence en développement sur la protection équitable et la sécurité juridique. Les décisions relatives au pémétrexed illustrent les différences d’analyse juridique que peuvent imposer des substitutions techniques similaires, selon les revendications, les dossiers de délivrance et le contexte procédural. Pour la rédaction, le suivi de la délivrance et les études de liberté d’exploitation, le constat essentiel est que l’interchangeabilité technique ne suffit pas, à elle seule, à déterminer l’étendue de la protection : le conseil doit relier la substitution litigieuse au dossier du brevet et aux règles de la juridiction concernée.

Introduction

Un concurrent change le sel utilisé dans une formulation pharmaceutique, remplace un couvercle monobloc par un assemblage en deux parties ou fait fonctionner un dispositif juste en dehors d’une plage numérique revendiquée. Chacun de ces changements peut se situer hors du sens ordinaire d’une revendication. Pour savoir s’il évite la contrefaçon, il faut examiner la question des équivalents ; cet examen peut aboutir à des réponses différentes pour des brevets correspondants dans plusieurs pays.

Le droit américain et les juridictions européennes examinées ici reconnaissent qu’une protection effective peut parfois couvrir une réalisation qui échappe au sens ordinaire de la revendication. Ils protègent également la possibilité, pour les tiers, de se fier à ce que le déposant a effectivement revendiqué. Les cas difficiles se situent à la rencontre de ces intérêts : une solution de remplacement remplit le même rôle technique, mais le déposant a choisi un libellé plus étroit, abandonné des revendications connexes ou divulgué cette solution sans la revendiquer. Des décisions américaines récentes montrent combien la procédure de délivrance et l’exposé du brevet peuvent trancher ces litiges avant même que le juge examine l’équivalence technique. Les décisions européennes traitent nombre de ces préoccupations au moyen de constructions juridiques différentes.

Cette comparaison porte sur les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Juridiction unifiée du brevet. Le Royaume-Uni et l’Allemagne illustrent des approches nationales établies, tandis que la JUB constitue une juridiction distincte pour les brevets relevant de sa compétence. Identifier la juridiction compétente est une première étape indispensable. Un brevet européen n’est pas soumis à un critère judiciaire unique et universel des équivalents. Cet article emploie le terme « équivalents » à des fins comparatives, sans suggérer que ces juridictions appliquent une doctrine transnationale uniforme. Par « variante », il faut entendre la caractéristique arguée de contrefaçon qui s’écarte du sens ordinaire de la revendication.

Dans les systèmes examinés, les litiges relatifs aux équivalents appellent trois examens qu’il ne faut pas confondre : la variante arguée de contrefaçon est-elle techniquement équivalente au niveau de la caractéristique litigieuse de la revendication ? Les choix du titulaire en matière de rédaction, d’exposé ou de procédure de délivrance rendent-ils cette protection juridiquement indisponible ? L’extension de la protection nuirait-elle à la prévisibilité raisonnablement attendue par les tiers ou engloberait-elle l’état de la technique ? Les catégories juridiques et le poids accordé à chacun de ces examens varient selon la juridiction. Les distinguer permet de comprendre pourquoi une preuve convaincante d’interchangeabilité technique peut établir la contrefaçon dans un litige sans permettre d’obtenir une protection dans un autre.

Le cadre américain et l’exigence d’une preuve précise

La doctrine américaine moderne repose sur Graver Tank, Warner-Jenkinson, et Festo. Dans Graver Tank, la Cour suprême des États-Unis (U.S. Supreme Court) a reconnu qu’une substitution ne présentant pas de différence substantielle pouvait constituer une contrefaçon malgré son exclusion du libellé de la revendication. L’équivalence dépend du brevet, de l’état de la technique et des circonstances, notamment de la question de savoir si les personnes du métier auraient compris que les caractéristiques revendiquées et celles qui leur ont été substituées étaient interchangeables. Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 608–09 (1950).

Warner-Jenkinson a situé résolument l’analyse au niveau de chaque caractéristique de la revendication. La ressemblance globale entre les produits ne suffit pas. Selon la règle dite all-elements rule, chaque caractéristique doit être reproduite littéralement ou par un équivalent, et la doctrine ne peut aboutir à en supprimer une. Le triptyque fonction, manière et résultat fournit un cadre d’analyse ; l’absence de différence substantielle en fournit un autre. La formulation appropriée dépend de la technologie et des faits. L’équivalence s’apprécie au moment de la contrefaçon, ce qui peut rendre pertinents des substituts développés ultérieurement. Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 29, 37, 39–40 (1997).

Ces principes distinguent la doctrine d’un simple argument selon lequel le produit litigieux reprend l’idée générale du brevet. Un système de capteurs et un produit argué de contrefaçon peuvent, par exemple, tous deux détecter une posture dangereuse tout en obtenant et en traitant les mesures pertinentes de façons sensiblement différentes. Une argumentation convaincante fondée sur les équivalents doit identifier précisément la substitution et expliquer pourquoi ses différences techniques ne sont pas substantielles au regard de la revendication.

L’article 112(f) prévoit un examen distinct de l’équivalence légale dans le cadre de la contrefaçon littérale. La structure arguée de contrefaçon doit remplir exactement la fonction revendiquée et être identique ou équivalente à la structure correspondante décrite dans le brevet. La doctrine générale des équivalents relève d’un examen distinct de la contrefaçon non littérale, effectué après l’interprétation des revendications. 35 U.S.C. § 112(f); Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 27–28; Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp., 185 F.3d 1259, 1266–67 (Fed. Cir. 1999).

Des décisions récentes du Federal Circuit donnent un poids considérable à cette exigence de preuve. Dans la décision de 2023 VLSI, la cour a infirmé une conclusion de contrefaçon par équivalence parce que les éléments produits par le titulaire ne reliaient pas suffisamment l’agencement revendiqué à l’agencement litigieux. Une affirmation générale de similitude ne pouvait remplacer les témoignages précis et l’argumentation établissant les correspondances requises. VLSI Tech. LLC v. Intel Corp., 87 F.4th 1332, 1342–45 (Fed. Cir. 2023).

NexStep a confirmé cette exigence. La cour a confirmé une décision rendue en droit (judgment as a matter of law) écartant le verdict de contrefaçon par équivalence du jury : la preuve n’identifiait ni n’expliquait suffisamment la caractéristique du produit litigieux présentée comme l’équivalent d’une caractéristique exigeant une action unique. NexStep, Inc. v. Comcast Cable Commc’ns, LLC, 119 F.4th 1355, 1370–71, 1373 (Fed. Cir. 2024). La majorité a refusé d’assouplir par principe l’exigence de preuve au seul motif que la technologie était facile à comprendre. La preuve doit fournir la comparaison effective, plutôt que simplement reprendre la formule fonction–manière–résultat. NexStep, No. 2022-1815, slip op. at 35–38.

La réciproque compte également. Les tribunaux ne peuvent écarter l’équivalence en qualifiant simplement d’opposées les caractéristiques revendiquées et litigieuses. Dans Edgewell, le Federal Circuit a rejeté une approche binaire opposant une structure monocomposante à une structure multicomposante. Il fallait déterminer si les preuves permettraient à un jury raisonnable de juger non substantielles les différences techniques pertinentes. La notion de vitiation décrit l’insuffisance juridique d’une argumentation donnée ; elle ne fait pas de toute différence littérale un moyen de défense automatique. Edgewell Pers. Care Brands, LLC v. Munchkin, Inc., 998 F.3d 917, 923–25 (Fed. Cir. 2021).

L’interprétation des revendications doit donc précéder l’analyse des équivalents. Dans une autre affaire de 2026 VLSI jugée en appel, le Federal Circuit a infirmé une décision sommaire écartant une argumentation fondée sur les équivalents pour certaines revendications d’appareil. Le tribunal de district avait introduit une restriction sur l’ordre des opérations par application du prosecution disclaimer, alors que les déclarations faites pendant la procédure de délivrance n’imposaient pas clairement et sans équivoque cette restriction à ces revendications. La décision a permis de réexaminer cette argumentation dans la suite de la procédure ; elle n’a pas établi la contrefaçon. Elle montre aussi la nécessité de distinguer le prosecution disclaimer, qui contribue à déterminer le sens des revendications, du prosecution history estoppel, qui peut exclure une argumentation par équivalence par ailleurs disponible. VLSI Tech. LLC v. Intel Corp., No. 2024-1772, slip op. at 9–12 (Fed. Cir. Apr. 14, 2026).

Comment la procédure de délivrance, l’exposé et l’état de la technique limitent les équivalents aux États-Unis

L’équivalence technique ne permet pas de surmonter toutes les conséquences des choix faits pour obtenir un brevet. Selon Festo, une modification qui restreint la revendication pour un motif lié à la brevetabilité fait présumer l’abandon de la protection comprise entre les caractéristiques initiales et modifiées. Le titulaire peut renverser cette présomption pour l’équivalent concerné en établissant son imprévisibilité, un lien seulement accessoire avec le motif de la modification, ou une autre raison pour laquelle le substitut ne pouvait raisonnablement être décrit. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736–41 (2002). Pour établir ce lien seulement accessoire, le motif objectif de la modification doit pouvoir être dégagé du dossier de délivrance. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, 1369–70 (Fed. Cir. 2003) (en banc).

La décision de 2026 Actelion illustre une modification restrictive qui excluait l’équivalent invoqué. Le déposant avait restreint une caractéristique relative au pH d’une solution en vrac, passant de « supérieur à 12 » à « 13 ou plus », après que l’examinateur eut lié la brevetabilité à des résultats inattendus au seuil le plus élevé. La cour a rejeté l’argument selon lequel la modification ne présentait qu’un lien accessoire avec un équivalent de pH inférieur. La similitude alléguée des performances chimiques ne changeait pas le motif objectif de la restriction. Actelion Pharms. Ltd. v. Mylan Pharms. Inc., No. 2024-1641, slip op. at 15–17 (Fed. Cir. May 13, 2026). Le conseil doit se demander si le substitut réintroduit précisément la distinction ayant fondé la brevetabilité.

Un estoppel peut également naître sans modification de la revendication invoquée. Dans Amgen v. Coherus, les arguments présentés pendant la procédure de délivrance avaient clairement et sans équivoque abandonné des combinaisons de sels non revendiquées. Les déclarations distinguant l’invention de l’état de la technique méritent donc autant d’attention que les modifications apparentes du texte des revendications. Amgen Inc. v. Coherus BioSciences Inc., 931 F.3d 1154, 1159–61 (Fed. Cir. 2019).

Colibri montre que la suppression d’une autre revendication peut créer un estoppel lorsque les revendications supprimées et maintenues sont étroitement liées et que l’argumentation du titulaire fondée sur les équivalents établit elle-même le lien de fond. Le déposant avait supprimé une revendication portant sur une rétraction après un rejet pour défaut de description écrite, tout en conservant une revendication portant sur une poussée. Compte tenu du rapport entre ces revendications et l’équivalent invoqué, le Federal Circuit a jugé cette argumentation exclue. Une revendication invoquée restée inchangée n’échappe donc pas nécessairement à l’estoppel résultant d’une modification. Colibri Heart Valve LLC v. Medtronic CoreValve, LLC, 143 F.4th 1367, 1379, 1381 (Fed. Cir. 2025).

L’exposé du brevet crée une autre limite indépendante. Selon la doctrine disclosure-dedication, un déposant peut être empêché d’obtenir, par équivalence, une protection couvrant une solution de remplacement que le brevet identifie suffisamment mais ne revendique pas. Johnson & Johnston Assocs. Inc. v. R.E. Serv. Co., 285 F.3d 1046, 1054 (Fed. Cir. 2002) (en banc). Eagle Pharmaceuticals a appliqué cette règle lorsque la description présentait l’éthanol comme une solution de remplacement du propylène glycol revendiqué. Il n’était pas nécessaire que cette solution apparaisse dans un mode de réalisation identique à tous autres égards au mode de réalisation revendiqué. Eagle Pharms. Inc. v. Slayback Pharma LLC, 958 F.3d 1171, 1175–77 (Fed. Cir. 2020).

Actelion a appliqué la doctrine disclosure-dedication indépendamment de l’estoppel. La description divulguait des plages de pH plus larges et se chevauchant, qui incluaient des valeurs inférieures non revendiquées. La cour a rejeté l’idée que cette doctrine exigerait des solutions de remplacement mutuellement exclusives. Un chevauchement n’empêche pas la personne du métier d’identifier un objet divulgué qui ne relève pas des revendications délivrées. L’estoppel et la disclosure-dedication faisaient chacun obstacle à l’argumentation ; surmonter un seul de ces deux motifs n’aurait pas suffi à la sauver. Actelion, No. 2024-1641, slip op. at 17–18.

Enfin, la doctrine ne peut englober l’état de la technique (ensnarement). L’approche fondée sur une revendication hypothétique trouve son origine dans Wilson Sporting Goods. Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assocs., 904 F.2d 677, 683–85 (Fed. Cir. 1990). Jang v. Boston Scientific illustre l’importance de cette limite distincte, même après qu’un jury a retenu l’équivalence. Dans une analyse fondée sur une revendication hypothétique, le titulaire doit établir qu’une revendication correctement formulée, assez large pour couvrir la réalisation litigieuse, serait brevetable au regard de l’état de la technique ; le juge n’a pas à formuler cette revendication à sa place. Jang v. Bos. Sci. Corp., 872 F.3d 1275, 1285–90 (Fed. Cir. 2017).

Ces doctrines répondent à des questions différentes. L’estoppel concerne l’abandon de protection pendant la procédure de délivrance. La disclosure-dedication concerne une solution de remplacement identifiable, divulguée mais non revendiquée. L’ensnarement concerne le droit des tiers de mettre en œuvre l’état de la technique. Une analyse solide traite séparément ces questions, sans faire de la similitude technique l’ultime critère.

Le cadre européen et l’importance de la juridiction saisie

L’article 69 de la Convention sur le brevet européen détermine l’étendue de la protection par référence aux revendications, interprétées à l’aide de la description et des dessins. Son protocole rejette tant une lecture strictement littérale qu’une approche réduisant les revendications à de simples lignes directrices pour tout ce que le titulaire avait envisagé. L’article 2 exige expressément de tenir compte des éléments équivalents. Convention on the Grant of European Patents art. 69, Oct. 5, 1973, 1065 U.N.T.S. 199, as revised Nov. 29, 2000 [hereinafter EPC]. Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC arts. 1–2, Oct. 5, 1973, as revised Nov. 29, 2000.

Ce fondement commun ne fournit pas une formule détaillée et uniforme pour apprécier la contrefaçon. Les fonctions d’examen et d’opposition de l’OEB doivent être distinguées du jugement des actions en contrefaçon. L’article 64(3) renvoie la contrefaçon au droit national, tandis que l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet définit la compétence de celle-ci et les sources de droit applicables aux brevets qui en relèvent. L’accord maintient également certaines possibilités de saisir les juridictions nationales pendant la période transitoire. EPC art. 64(3). Agreement on a Unified Patent Court arts. 3, 24, 32, 83, Feb. 19, 2013, 2013 O.J. (C 175) 1.

Pour une famille internationale de brevets, il faut donc identifier le brevet concerné, les revendications délivrées, le territoire et la juridiction avant d’appliquer un critère d’équivalence. Un argument retenu dans une procédure nationale peut éclairer l’analyse ailleurs, mais sa portée dépend de l’approche de l’autre juridiction et du dossier dont elle dispose. Une terminologie commune peut masquer des différences quant aux connaissances attribuées à la personne du métier et au poids accordé aux choix du déposant.

L’approche britannique après Actavis

Actavis v. Eli Lilly a distingué l’interprétation normale de la contrefaçon par une variante ne présentant pas de différence substantielle. Ses trois questions portent sur l’obtention d’un résultat essentiellement identique d’une manière essentiellement identique ; sur le caractère évident, pour la personne du métier informée, du fait que la variante obtient ce résultat de cette manière ; et sur le caractère essentiel du respect strict du libellé. Les réponses doivent être oui, oui et non. Actavis UK Ltd. v. Eli Lilly & Co., [2017] UKSC 48, [54]–[56], [66] (appeal taken from Eng.).

Icescape a appliqué cette approche à un système de patinoire repliable. Les raccordements en parallèle remplissaient un rôle équivalent à celui des raccordements en série revendiqués, et la suppression d’une autre revendication ne constituait pas un abandon non équivoque de cette protection. Le brevet demeurait néanmoins invalide : la perte de priorité le rendait vulnérable aux usages antérieurs d’Ice-World intervenus entre les dates en cause. Icescape Ltd. v. Ice-World International BV, [2018] EWCA Civ 2219, [3]–[4], [43]–[44], [70]–[80], [90] (Eng.).

La comparaison avec Colibri est instructive, sans suggérer que les juridictions auraient tranché différemment des faits identiques. Dans les deux affaires, il fallait examiner les revendications supprimées. Leur traitement dépendait de dossiers de délivrance et de règles juridiques différents. Le praticien doit donc étudier la portée réelle d’une suppression avant de transposer une appréciation d’un système juridique à un autre.

Le dossier de délivrance joue un rôle limité. Icescape a appliqué l’approche réservant l’usage du dossier à des cas exceptionnels, établie dans Actavis : le dossier peut dissiper sans équivoque une incertitude réelle ou établir que le négliger serait contraire à l’intérêt public. Il n’est pas approprié de recourir systématiquement aux échanges intervenus pendant la procédure de délivrance. Icescape, [2018] EWCA Civ 2219, [77]–[80].

L’Allemagne et le rapport entre le substitut et la revendication

L’analyse allemande des équivalents demande si le moyen modifié produit le même effet pertinent, si la personne du métier peut l’identifier grâce à ses connaissances techniques et si le raisonnement reste suffisamment orienté par l’enseignement technique des revendications pour considérer le substitut comme équivalent. La troisième condition limite une analyse fondée uniquement sur un objectif technique commun. Les caractéristiques numériques ne sont pas, par principe, exclues du champ des équivalents, mais l’analyse doit préserver la signification technique de la limite spécifiée. Une performance globale équivalente ne répond pas à elle seule à cette question. Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice], Mar. 12, 2002, X ZR 168/00, 150 Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen [BGHZ] 149, 154–59 (Ger.) (Schneidmesser I) (décision en allemand reproduite dans WIPO Lex).

En Allemagne, le moyen de défense Formstein fixe une limite supplémentaire : la protection par équivalence ne peut englober un mode de réalisation argué de contrefaçon qui ne serait pas brevetable au regard de l’état de la technique. Ce moyen de défense se prête à une comparaison utile avec l’ensnarement américain, malgré des cadres procéduraux différents. BGH, Apr. 29, 1986, X ZR 28/85, 98 BGHZ 12 (Ger.) (Formstein) (sommaire de décision en allemand reproduit dans WIPO Lex).

Pour le conseil qui évalue une substitution, l’approche allemande attire l’attention sur la manière dont la personne du métier parviendrait à la solution de remplacement à partir de l’enseignement revendiqué. Une preuve technique montrant qu’un substitut remplit la même fonction générale peut laisser cette partie de l’analyse sans réponse. La description devrait donc expliquer les relations pertinentes entre les modes de réalisation, plutôt que simplement énumérer des composants interchangeables.

Le pémétrexed : une comparaison transatlantique à périmètre maîtrisé

Le contentieux du pémétrexed permet de comparer concrètement l’équivalence technique, les choix du déposant et la prévisibilité pour les tiers. Les litiges concernaient des protections apparentées pour l’administration de pémétrexed avec une supplémentation vitaminique. La comparaison est maîtrisée en ce qu’elle suit une invention et un problème de substitution communs. Elle ne suppose pas que les formes des revendications, les produits litigieux, les dossiers de délivrance ou les issues procédurales soient identiques.

Aux États-Unis, la revendication représentative 12 du brevet n° 7,772,209 exigeait l’administration de pémétrexed disodique après une supplémentation vitaminique spécifiée. Hospira et Dr. Reddy’s proposaient du pémétrexed ditrométhamine. Eli Lilly & Co. v. Hospira, Inc., 933 F.3d 1320, 1325, 1327 (Fed. Cir. 2019). La description renvoyait à un brevet décrivant un genre plus large d’antifolates, mais n’identifiait pas suffisamment le traitement litigieux au ditrométhamine pour le mettre à la disposition du public par application de la doctrine disclosure-dedication. Hospira, 933 F.3d at 1334–35. La modification de la demande parente, passant d’un antifolate au pémétrexed disodique, distinguait l’invention de l’état de la technique relatif au méthotrexate. Le Federal Circuit a considéré que la différence entre les sels ne présentait qu’un lien accessoire avec ce motif. Id. at 1331–34. La cour a retenu l’équivalence sur le fondement de l’apport du même anion actif par administration intraveineuse en solution aqueuse. Id. at 1335–36. La cour a confirmé les deux jugements de contrefaçon par équivalence, tout en infirmant la décision concluant à la contrefaçon littérale contre Hospira. Id. at 1336.

Les procédures britannique et allemande concernaient la revendication 1 du brevet européen n° 1 313 508, une revendication de type suisse visant l’utilisation de pémétrexed disodique pour fabriquer un médicament destiné à un traitement combiné inhibant les tumeurs avec de la vitamine B12 ou des dérivés spécifiés. BGH, June 14, 2016, X ZR 29/15, 211 BGHZ 1, ¶ 1 (Ger.) (Pemetrexed I) (décision en allemand reproduite dans WIPO Lex). Pendant la procédure européenne de délivrance, le terme « antifolates » a été restreint au pémétrexed à la suite d’objections de suffisance de l’exposé et de clarté, puis au sel disodique après une objection d’ajout de matière. Cette succession de modifications n’excluait pas les variantes en cause au Royaume-Uni. Actavis, [2017] UKSC 48, [76]–[80], [89].

Actavis concernait le pémétrexed diacide, ditrométhamine et dipotassique. Chacun apportait l’anion pémétrexed avec de la vitamine B12, et le sel disodique n’était pas essentiel. Les variantes constituaient une contrefaçon bien qu’elles échappent à l’interprétation normale de la revendication. Actavis, [2017] UKSC 48, [8], [58], [68]–[75], [89], [113].

En Allemagne, Pemetrexed I portait sur le sel dipotassique. La description identifiait le sel disodique comme mode de réalisation concret au sein d’un exposé plus large d’antifolates. Le BGH a distingué le choix d’une solution parmi plusieurs solutions expressément divulguées de la revendication d’une espèce au sein d’un genre : cette dernière ne divulgue et n’exclut pas nécessairement tous les autres membres du genre. Il a aussi distingué une restriction destinée à éviter l’état de la technique de modifications répondant à des exigences formelles relatives à l’exposé. Les déclarations faites pendant la procédure de délivrance pouvaient éclairer la compréhension de la personne du métier sans nécessairement la déterminer à elles seules. La cour a infirmé la décision et renvoyé l’affaire, car l’identité d’effet et la possibilité de trouver la solution nécessitaient encore une appréciation factuelle ; elle n’a pas définitivement statué sur la contrefaçon par équivalence. Pemetrexed I, ¶¶ 3, 39–40, 55–72, 89–91.

La perspective temporelle appelle également de la vigilance. Aux États-Unis, l’équivalence technique s’apprécie au moment de la contrefaçon, tandis que l’imprévisibilité invoquée pour écarter l’estoppel résultant d’une modification s’apprécie au moment de cette modification. Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 37. Festo, 344 F.3d at 1369–70. Hospira reposait sur le caractère seulement accessoire du lien avec la modification ; l’imprévisibilité n’était donc pas l’exception déterminante. Hospira, 933 F.3d at 1330–31. La deuxième question formulée dans Actavis suppose que le lecteur situé à la date de priorité sait que la variante obtient essentiellement le même résultat. Un développement ultérieur ne met donc pas, à lui seul, fin à l’analyse. Actavis, [2017] UKSC 48, [62]–[66]. Une décision récente de l’Oberlandesgericht Düsseldorf situe la possibilité de trouver la solution dans les connaissances de la personne du métier à la date de priorité ; il ne faut pas transformer cette proposition en exclusion générale de toute réalisation développée ultérieurement. Oberlandesgericht Düsseldorf [OLG] [Higher Regional Court], Sept. 12, 2025, 2 U 60/25, ¶¶ 120, 132, 135 (Ger.).

Ces affaires montrent pourquoi la chimie ne peut, à elle seule, déterminer l’étendue de la protection. L’analyse américaine exigeait une réponse distincte à la présomption d’abandon résultant de la modification. Les dossiers européens imposaient d’examiner la signification de la désignation du sel disodique dans des revendications étayées par un exposé technique plus large. Les différences d’issue procédurale comptent aussi : un renvoi après appel n’établit pas la même chose qu’un jugement de contrefaçon confirmé. Dans une comparaison, la question utile est de savoir quel élément du dossier local relie l’interchangeabilité technique à une protection juridiquement disponible.

Les équivalents devant la Juridiction unifiée du brevet

Les décisions de la JUB illustrent une approche en développement fondée sur l’article 69 et son protocole. Dans Plant-e, la division locale de La Haye a retenu quatre examens cumulatifs : l’équivalence technique, la protection équitable du titulaire, la sécurité juridique raisonnable pour les tiers et la capacité de la réalisation litigieuse à résister à la contestation pertinente fondée sur l’état de la technique. L’examen de la protection équitable comprenait la question de savoir si la personne du métier aurait compris l’application du substitut au moment de la contrefaçon. La juridiction a retenu l’équivalence bien que les racines des plantes soient séparées du compartiment anodique dans l’agencement litigieux. Plant-e Knowledge B.V. v. Arkyne Technologies S.L., UPC_CFI_239/2023, ¶¶ 86–88, 97–101 (Unified Pat. Ct., The Hague Loc. Div. Nov. 22, 2024).

Deux décisions de 2026 ont appliqué le même cadre et abouti à des résultats différents. Dans AIM Sport, la division locale d’Helsinki a relevé que les parties se fondaient toutes deux sur l’approche Plant-e et souligné le caractère cumulatif de ses conditions. Elle a rejeté l’équivalence parce que le procédé litigieux ne remplissait pas la fonction technique de la caractéristique en cause. AIM Sport Development AG v. TGI Sport Suomi Oy, UPC_CFI_214/2023 & UPC_CFI_403/2025, ¶¶ 170–82 (Unified Pat. Ct., Helsinki Loc. Div. Apr. 29, 2026).

Dans Wonderland, la division locale de Düsseldorf a également exigé une explication précise des caractéristiques substituées. Montrer que les deux mécanismes de poussette assuraient une liaison stable ne suffisait pas. Le titulaire n’avait pas non plus établi que le réagencement important serait apparent pour la personne du métier ou compatible avec la sécurité juridique des tiers. La juridiction a rejeté la contrefaçon par équivalence. Wonderland Nurserygoods Co. v. Cybex GmbH, UPC_CFI_807/2024 & UPC_CFI_334/2025, ¶¶ 238–40, 251–55, 263–71 (Unified Pat. Ct., Düsseldorf Loc. Div. May 27, 2026).

La portée juridictionnelle de ces décisions compte. Wonderland a relevé que la cour d’appel n’avait pas encore formulé les critères au 27 mai 2026 et expliqué qu’un autre critère n’aurait pas changé l’issue au vu des arguments présentés. Id. ¶¶ 236, 240. Les décisions publiées examinées jusqu’au 16 septembre 2026 ne font apparaître aucun arrêt de la cour d’appel adoptant un critère uniforme de contrefaçon par équivalence. Le cadre présenté ici reste issu de décisions de première instance.

D’autres décisions de la JUB éclairent aussi l’incidence de la procédure de délivrance et de l’exposé sur l’étendue des revendications, sans établir de doctrines générales d’estoppel ou de disclosure-dedication en matière d’équivalents. Dans Belkin, la cour d’appel a reconnu que les déclarations du déposant pendant la procédure de délivrance peuvent indiquer la compréhension de la personne du métier au dépôt. Elle a examiné les modifications et explications, mais rejeté l’interprétation plus étroite proposée par la défenderesse. Belkin GmbH v. Koninklijke Philips N.V., UPC_CoA_534/2024, UPC_CoA_19/2025 & UPC_CoA_683/2024, ¶¶ 67–70 (UPC Ct. App. Oct. 3, 2025).

L’exposé doit également être apprécié dans son contexte. Dans Washtower, la revendication exigeait expressément une bande métallique en L, tandis que la bande de retenue litigieuse était en plastique. Appliquant le cadre Plant-e au stade des mesures provisoires, la division locale a estimé la contrefaçon par équivalence plus probable que son absence. Sur la sécurité juridique raisonnable des tiers, elle a considéré que la présentation séparée du plastique, dans la description, comme matériau de remplacement de la plaque de couverture n’expliquait pas pourquoi l’élément de retenue lui-même devait rester métallique. Ce raisonnement n’établit pas de règle catégorique de disclosure-dedication à la JUB. Washtower IP B.V. v. Industriebeteiligungs- und Beratungs-GmbH, UPC_CFI_479/2025, ¶¶ 8.1.21–8.1.32 (Unified Pat. Ct., The Hague Loc. Div. Sept. 11, 2025).

Pour la comparaison transatlantique, l’analyse caractéristique par caractéristique est particulièrement instructive. Un résultat commercial globalement similaire n’a pas établi l’équivalence technique dans AIM Sport ou Wonderland. Cette exigence présente un lien pratique avec la décision de 2023 VLSI et NexStep : la partie qui invoque la contrefaçon doit expliquer la substitution litigieuse, plutôt que se fonder sur une description de la finalité générale du produit. Les formulations juridiques des différentes juridictions restent distinctes.

Tableau comparatif

Quelques distinctions au 16 septembre 2026. À lire avec les réserves et les références complètes figurant dans le texte.

La comparaison révèle des différences de construction juridique qu’un simple classement des niveaux de protection ne ferait pas apparaître. Le droit américain traite généralement le prosecution history estoppel, la disclosure-dedication et l’ensnarement comme des limites distinctes qui se superposent à un examen technique propre à chaque caractéristique. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la JUB répartissent des préoccupations comparables de prévisibilité pour les tiers entre l’interprétation normale, les questions de respect strict du libellé ou d’équivalence orientée par les revendications, les moyens de défense distincts tirés de l’état de la technique et les examens de protection équitable ou de sécurité juridique. Les juridictions abordent ainsi des questions de politique juridique apparentées à des étapes différentes de l’analyse.

Appliquer la comparaison à la rédaction et aux choix de conception évitant la contrefaçon

Considérons d’abord une substitution mécanique. Un brevet revendique un couvercle monobloc, alors que le produit litigieux utilise deux pièces coopérant entre elles. Aux États-Unis, Edgewell empêche les seuls mots « un » et « deux » de trancher automatiquement la question, mais NexStep exige une explication concrète du substitut litigieux et de son fonctionnement. L’analyse britannique repose sur les questions formulées dans Actavis. En Allemagne, le substitut proposé doit rester relié à l’enseignement technique des revendications. Devant la JUB, le cadre en développement en première instance exige aussi une protection équitable, la sécurité juridique et le respect de sa condition relative à l’état de la technique. Le même rapport technique peut contribuer à chaque examen, mais il devra répondre à des questions juridiques différentes.

Une substitution numérique présente d’autres risques. Supposons qu’un concurrent opère en dessous d’un seuil figurant dans le brevet délivré, introduit par le déposant pour distinguer l’invention de l’état de la technique. Avant de commander une comparaison approfondie des performances, le conseil américain doit examiner le motif objectif de la modification, comme l’illustre Actelion et vérifier séparément si la description identifie la plage non revendiquée. Le conseil qui applique le cadre britannique, allemand ou de la JUB doit apprécier la signification du seuil selon l’approche de cette juridiction en matière d’interprétation des revendications et d’équivalents. Qualifier de faible la différence numérique renseigne peu sur la question de savoir si le déposant a donné à cette limite une portée juridique.

Une substitution chimique peut soulever simultanément toutes ces questions. Le contentieux du pémétrexed montre l’intérêt d’identifier précisément ce qui a changé et pourquoi le brevet a retenu le composé cité. La différence litigieuse peut concerner une forme saline accessoire, une propriété pharmacologiquement significative ou un objet exclu pendant la procédure de délivrance. Un avis sur les équivalents doit relier la chimie à ces questions précises, plutôt que supposer qu’une fraction active commune établit la contrefaçon.

En rédaction, l’objectif premier reste un libellé de revendication étayé par l’exposé et couvrant directement les réalisations commercialement pertinentes. Des revendications génériques, des solutions de remplacement étayées et des revendications dépendantes plus étroites peuvent réduire la dépendance à un contentieux ultérieur sur les équivalents. La description devrait expliquer pourquoi les solutions de remplacement produisent l’effet technique pertinent et identifier les différences susceptibles de compter. Aux États-Unis, identifier expressément des solutions sans les revendiquer peut également créer un risque de disclosure-dedication. La rédaction doit étayer une protection d’une largeur utile, sans présumer que chaque substitut divulgué pourra être couvert ultérieurement par équivalence. Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1054.

Les décisions relatives à l’exposé et aux revendications devraient être réexaminées ensemble à mesure que la procédure de délivrance avance. Une solution présentée pour étayer des modifications futures peut devenir commercialement importante après la restriction des revendications initiales. Le conseil doit envisager si des revendications supplémentaires, une demande américaine de continuation ou le dépôt d’une demande divisionnaire encore possible peuvent permettre de rechercher une protection pour cet objet, dans les limites applicables de l’exposé et de la procédure. Il ne faut pas présumer que les équivalents permettront de couvrir tout ce qu’une revendication restreinte omet.

Les explications données pendant la procédure de délivrance devraient indiquer avec exactitude le motif de chaque modification et éviter les déclarations inutiles sur l’invention dans son ensemble. Une position avancée pour une revendication ne devrait pas qualifier sans précaution toutes les revendications indépendantes comme comportant la même restriction. Les revendications supprimées doivent aussi être examinées. Une copie au propre des revendications délivrées ne révèle pas la question qui s’est avérée déterminante dans Colibri.

Conclusion

Pour une étude de liberté d’exploitation, l’analyse devrait suivre les trois examens présentés ici : identifier la substitution technique au niveau de la caractéristique ; déterminer si la rédaction, l’exposé ou la procédure de délivrance rendent la protection envisagée juridiquement indisponible ; et confronter l’étendue ainsi obtenue aux exigences de prévisibilité pour les tiers et aux limites liées à l’état de la technique. Les brevets correspondants méritent une analyse individuelle, car leurs libellés et dossiers de délivrance peuvent différer. L’appréciation finale devrait expliquer quels faits techniques et événements de la procédure de délivrance étayent sa conclusion, et quelles modifications du produit imposeraient de la réexaminer.

L’importance pratique de la doctrine commence donc avant le contentieux. Les déposants peuvent préserver des possibilités utiles par une rédaction étayée et un suivi attentif de la délivrance. Les concurrents peuvent prendre des décisions de conception plus fiables en examinant le dossier qui sous-tend le libellé des revendications. Dans les systèmes étudiés ici, la tâche essentielle du praticien est d’expliquer à la fois la signification technique du substitut et l’effet juridique que la rédaction du brevet et son historique de délivrance donnent à cette signification.