Les exigences en matière de restriction sont souvent traitées comme du bruit administratif — quelque chose pour passer sur le chemin de l'acceptation. La décision fédérale 2025 dans Groupe de produits Focus International, LLC c. Kartri Sales Co. montre combien cet état d'esprit peut être dangereux. Dans ce cas, une restriction d'espèce et le traitement du breveté sont devenus l'épine dorsale d'un dossier d'examen de brevet argument d'annulation qui a réduit la portée de la revendication de brevet assez pour éliminer deux contrefaçons de brevet gagne.
I. Des rideaux sans crochet aux anneaux supérieurs plats
Focus Products est issu d'une dispute sur les rideaux de douche sans prise avec des anneaux encastrés. Focus a revendiqué trois brevets connexes – les brevets --248, -609, et -088 – ainsi que les droits de marque et de tenue liés à HOOKLESS. Après un procès en banc, le district du sud de New York a interprété le terme «Ring» en gros comme un morceau de matériau courbé au moins en partie et qui enferme et renforce généralement une ouverture, a rejeté les limites de l'examen de brevet-histoire-basé sur la forme de l'anneau, et a jugé le marquis responsable d'enfreindre les trois brevets. Concentrez les prods. C'est bon. LLC c. Kartri Sales Co., No. 1:15‐cv‐10154 (PAE), 2018 WL 3773986, à *4–6 (S.D.N.Y. août 9, 2018).
En appel, le Federal Circuit a convenu que le roulement ne nécessite aucune géométrie globale particulière. Mais il a estimé que, dans les brevets --248 et -609, le terme ne peut pas être lu pour couvrir des anneaux avec un bord supérieur plat --. Concentrez les prods. C'est bon. Int., LLC c. Kartri Sales Co., nos. 2023‐1446, ‐1450, ‐2148, ‐2149, Feuillet op. à 16–22 (cir. fédéral sept. 30, 2025). Tout le monde a convenu que les anneaux accusés de Marquis ont un bord supérieur plat, de sorte qu'une fois que cette limitation a été exclue du champ d'application de l'irring, les conclusions d'infraction sur les brevets de 248 et de 609 ne pouvaient pas supporter. Id. à 15–16.
La façon dont le panneau a atteint ce rétrécissement est la vraie histoire. Le tribunal n'a pas trouvé la limitation dans le libellé de la demande lui-même ou dans le seul cahier des charges. Au lieu de cela, il s'est appuyé sur la façon dont le PTO a initialement divisé l'invention en espèces dans l'examen de brevet --248, l'élection d'une espèce sans traversée, l'ajout et le retrait ultérieur d'une revendication dépendante récitant un bord supérieur plat -- et la décision du breveté dans la poursuite du brevet --088 d'ajouter une limite explicite --largeur supérieur plat pour surmonter un rejet double brevet non statutaire. Pris ensemble, ces étapes ont fait apparaître une image claire et cohérente des anneaux avec un bord supérieur plat, qui ont été cédés pour les brevets "248" et "609" et qui ont été réservés pour le brevet ultérieur "088". Id. à 17–22.
II. L ' exigence de restriction dans le248 et609 poursuites
Le point de départ est l'application d'origine "248". Cette application a réclamé plusieurs configurations d'anneau, correspondant à plusieurs figures différentes. L'examinateur a émis une exigence de restriction de type d'espèce, identifiant les espèces à anneaux patentement distinctes cartographiées sur des dessins particuliers. L'espèce IV correspond aux figures 18–20; l'espèce V correspond à la figure 21. Id. à 17–18.
Figures 18–20 représentent des anneaux avec un bord de projection ou un doigt s'étendant de l'anneau, ce qui aide à soutenir le rideau sur la tige. La figure 21, montre par contraste un anneau avec un bord supérieur relativement long et plat, offrant un support sur une échelle à peu près égale au diamètre extérieur de l'anneau. Id. à 17–18. L'exigence de restriction a ainsi tracé une ligne structurale entre les anneaux de projection du doigt et les anneaux supérieurs plats.
Le demandeur a choisi l'espèce IV et n'a pas traversé ni contesté la définition de l'espèce donnée par l'examinateur. Id. à 18. Après l'élection, il a ajouté un certain nombre de nouvelles revendications de brevet. L'un d'entre eux, la revendication de brevet dépendante 73, a récité que le anneau comprend un bord supérieur plat le long d'au moins une partie dudit anneau. Id. à 18–19. L'examinateur a réagi en retirant la revendication de brevet 73 de l'examen d'une espèce non sélectionnée — espèce V liée à la figure 21 — tout en permettant à sa revendication de brevet de base, dirigée vers un anneau avec un doigt de projection, de rester dans le groupe élu. Id.
À ce moment-là, l'enregistrement reflétait une délimitation claire : selon l'examinateur, un "ring" dans l'espèce choisie IV n'incluait pas un bord supérieur plat, et toute revendication de brevet récitant explicitement un bord supérieur plat faisait partie de l'espèce non sélectionnée V. Le breveté ne s'opposait pas à cette caractérisation. Il a poursuivi l'examen des revendications de brevet restantes sans passer par la restriction ni faire valoir que les incarnations de fond étaient également au sein de l'invention choisie. Id. à 19–20.
L'avis d'allocation a rendu la question encore plus explicite. L'examinateur a réitéré que la revendication de brevet 73 restait retirée en tant qu'objet non élu et a indiqué que le déposant pouvait contester ce résultat s'il jugeait l'annulation inacceptable. Le breveté n'a de nouveau rien fait pour contester l'exclusion de la revendication de brevet 73. Au lieu de cela, il a modifié d'autres revendications de brevet et a permis à l'examen de brevet de procéder à l'acceptation de la revendication de brevet 73 toujours annulée en tant qu'objet non élu. Id. à 20.
L'examen de brevet de l'entreprise "609" a suivi le même schéma. L'examinateur a émis une exigence de restriction semblable, distinguant de nouveau l'espèce IV (figures 18–20) de l'espèce V (figure 21), et le demandeur a de nouveau choisi l'espèce IV sans traverser. Le Federal Circuit a traité le fichier d'examen de brevet --609 comme étant matériellement parallèle à l'historique -248 sur ce point. Id. à 19 n.7.
Au moment de la délivrance des deux brevets, l'enregistrement intrinsèque comportait trois éléments clés : une restriction fondée sur des figures qui séparait expressément les anneaux à la pointe de la courbe en une espèce différente; le retrait répété d'une revendication de brevet à la pointe de la courbe en tant qu'objet non élu; et l'acquiescement constant du breveté dans ce cadre.
III. Le rôle de renforcement de l'examen de brevet --088
L'examen du brevet de la société déposée ultérieurement088 Le brevet a complété l'image. Initialement, l'examinateur a rejeté le088 les revendications de brevet pour l'évidence non statutaire-type double brevetage sur le248 et609 brevets. Id. à 21. Pour surmonter ce rejet, le demandeur a modifié les revendications de brevet afin d'ajouter, entre autres caractéristiques, une limitation exigeant que l'anneau ait un bord supérieur plat.
L'examinateur a ensuite retiré le rejet du double brevet. Ce faisant, l'examinateur a expliqué que la limitation de la limite supérieure de la zone plate nouvellement ajoutée distinguait le brevet de la zone 088 des brevets antérieurs, car cette caractéristique était liée à une espèce non revendiquée dans les brevets de la zone 248 et de la zone 609. Id. à 21–22. Le breveté a accepté cette explication et a poursuivi l'examen du brevet à cet effet.
Ainsi, dans trois procédures de délivrance apparentées, le demandeur comme le PTO ont considéré les anneaux à « bord supérieur plat » comme appartenant à une espèce différente de celle des anneaux revendiqués dans les brevets ’248 et ’609. Selon le Federal Circuit, cet historique confirmait que les brevets antérieurs ne couvraient pas les anneaux à bord supérieur plat, alors que le brevet ’088 les couvrait.
IV. De la restriction à l'annulation
Dans ce contexte, le Federal Circuit s'est tourné vers l'annulation du dossier d'examen de brevet. En vertu d'une loi établie, les termes de la revendication ont généralement un sens tout à fait ordinaire, à moins que le titulaire du brevet ne désavoue clairement et incontestablement certaines limites au cours de l'examen du brevet. Thorner contre Sony Comput. Entrée. Je vous en prie. LLC, 669 F.3d 1362, 1365 (Fed. Cir. 2012). Les tribunaux hésitent à restreindre leurs revendications en se fondant uniquement sur des échanges ambigus avec le PTO ou sur des caractérisations d'examinateurs unilatéraux que le demandeur n'adopte pas clairement. Voir, par exemple, Innova/Pure Water, Inc. c. Safari Water Filtration Sys. , Inc., 381 F.3d 1111, 1124 (Fed. Cir. 2004); Biogen Idec, Inc. c. GlaxoSmithKline LLC, 713 F.3d 1090, 1097 n.6 (Fed. Cir. 2013).
Le breveté s'est fortement appuyé sur Plantronics, Inc. c. Aliph, Inc., où le Federal Circuit a conclu qu'un choix en réponse à une exigence de restriction ambiguë ne pouvait, en soi, appuyer une renonciation à la portée de la revendication. 724 F.3d 1343, 1350–51 (Fed. Cir. 2013). Dans l'affaire Plantronics, ni l'examinateur ni le demandeur n'ont dit quelque chose de précis sur ce qui différenciait structurellement les espèces élues et non élues, de sorte que le tribunal a refusé de considérer l'élection comme une renonciation claire à l'objet. Id. à 1351.
Le panel de Focus Products a distingué ce scénario. Elle a reconnu qu'un choix fait en réponse à une exigence de restriction vague ne peut, à elle seule, restreindre une revendication de brevet. Concentrez les prods. , report op. à 16. Mais il a souligné que cette affaire impliquait plus d'une élection unique : la restriction cartographiée sur des figures spécifiques comportant des structures distinctes; l'examinateur a appliqué cette limite à plusieurs reprises en retirant la seule revendication de brevet citant explicitement un bord supérieur plat comme objet non élu; le titulaire du brevet a accepté à plusieurs reprises, même lorsqu'il est invité à contester ce traitement; et, dans un cas ultérieur, le breveté a affirmé avoir utilisé la partie supérieure plate de la marque » pour distinguer les revendications de brevet de la marque «088» sur les brevets de la marque «248» et de la marque «609» dans un contexte de double brevetage. Id. à 17–22.
Sur ce dossier, le tribunal a conclu que le demandeur avait clairement accepté une interprétation du248 et609 Le terme ne peut donc pas être interprété à l'essai pour couvrir de tels anneaux, même si le langage de revendication lui-même, lu isolément, ne les exclut pas expressément. Id. at 22. Parce que les produits accusés avaient tous un bord supérieur plat, le Federal Circuit a annulé l'arrêt d'infraction sur le248 et609 brevets. Id. à 15–16, 22.
V. Importance de la doctrine
Sur le plan doctrinal, Focus Products illustre comment la pratique de la restriction peut contribuer à l'établissement d'un dossier d'exclusion solide lorsqu'elle est combinée à des choix d'examen de brevet ultérieurs. Il n'abandonne pas la prudence de Plantronics à propos de traiter les élections comme des redditions substantielles, mais il indique clairement qu'une élection n'est pas hermétiquement scellée du reste de l'histoire du dossier. Lorsque l'examinateur définit les espèces par des dessins spécifiques qui reflètent des concepts structuraux distincts, lorsque cette ligne est appliquée à plusieurs reprises par l'annulation de revendications de brevet non sélectionnées, et lorsque le déposant s'appuie plus tard sur la même caractéristique structurale pour sculpter autour des membres de la famille antérieurs, un tribunal peut trouver la preuve claire et indiscutable pour l'annulation.
La décision précise également le traitement des déclarations de l'examinateur. Des cas comme celui de Biogen mettent en garde contre le fait que l'acquiescement silencieux d'un examinateur n'est généralement pas considéré comme une renonciation à la portée de la revendication. 713 F.3d at 1097 n.6. Dans Focus Products, le Federal Circuit a qualifié la conduite du breveté de plus active que le simple silence : le demandeur a choisi une espèce, a accepté la qualification répétée de revendications plates-hautes comme sujet non élu, a refusé une invitation explicite à contester cette qualification dans l'avis d'allocation, puis a capitalisé sur la même distinction pour surmonter un rejet double brevet dans un cas connexe. Concentrez les prods. , slip op. at 20–22. Ce schéma a donné à l'examinateur la compréhension de la limite de l'espèce plus de poids qu'une déclaration unilatérale ponctuelle.
VI. Incidences pratiques sur l'examen des brevets et les litiges
Pour les procureurs, Focus Products rappelle que les pratiques de restriction peuvent avoir des conséquences à long terme, surtout lorsque la ligne entre les espèces suit des caractéristiques d'importance commerciale. Lorsqu'une exigence de restriction sépare expressément les incarnations par une limitation structurelle – telle que le bord supérieur plat de l'image – par rapport au doigt projeté de l'image – le conseiller doit réfléchir soigneusement avant de traiter l'élection comme une simple formalité. Les options peuvent consister à franchir la restriction, à préciser dans le dossier que les revendications de brevet élues ne se limitent pas à la caractérisation de l'examinateur ou à préserver la capacité de poursuivre un objet non élu dans une division et à rendre cette intention explicite.
Permettre à une revendication dépendante qui récite la caractéristique clé d'être retirée en tant qu'objet non élu, puis ignorer un Avis d'Allocation qui réitère que le retrait et invite à la contestation, risque de créer exactement le genre d'enregistrement sur lequel Federal Circuit s'est appuyé ici. Une fois que ce dossier existe, des arguments plus tard selon lesquels le terme de revendication devrait être lu assez largement pour atteindre la caractéristique non-élue peuvent faire face à une bataille montante.
La stratégie d'application connexe est également importante. Dans Focus Products, la modification des revendications de brevet "088" pour ajouter une limite supérieure "plate" et le recours à cette limitation pour surmonter un rejet de double brevet ont fourni une confirmation puissante que les brevets antérieurs ne couvraient pas cette caractéristique. Les procureurs devraient supposer que tout ce qui est dit dans un membre de la famille sur la façon dont il diffère d'un autre sera utilisé pour interpréter les deux.
Pour les plaideurs, la décision souligne l'importance d'approfondir les exigences en matière de restriction et le dossier d'examen des brevets à l'échelle de la famille. La séquence de restrictions, d'élections, de revendications de brevets annulées et de modifications ultérieures qui ont porté la journée dans Focus Products n'est pas rare dans les portefeuilles complexes. Les contrevenants accusés devraient considérer la pratique des restrictions comme une source fertile d'arguments de rétrécissement; les brevetés devraient examiner ces dossiers rapidement afin de déceler les vulnérabilités potentielles et d'élaborer des constructions réalistes.
VII. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Dans Focus Products v. Kartri, le Federal Circuit a transformé ce qui aurait pu ressembler à une pratique de restriction de routine en un outil de revendication-construction décisif.248 et609 les brevets à une restriction d'espèce qui séparait les anneaux plats-hauts-bords des anneaux projetés-doigts, le choix du breveté sans traversée, le retrait et l'abandon d'une revendication dépendante plat-hauts-bords, et une modification ultérieure dans le .088 L'examen du brevet qui a utilisé le bord supérieur plat pour distinguer les brevets antérieurs, le tribunal a trouvé un disclaimer clair et indiscutable des anneaux de bord supérieur plat.
La leçon la plus large est simple. Les exigences de restriction ne sont pas toujours de simples dispositifs de gestion du dossier. Lorsqu'ils tracent des lignes autour de caractéristiques significatives et que le demandeur coopère avec ces lignes au fil du temps, ils peuvent restreindre la portée de la revendication de brevet d'une manière qui importe des années plus tard. Les traiter comme des services ménagers inoffensifs, plutôt que comme faisant partie du dossier de fond, est une pratique de brevet moderne de luxe ne peut plus se permettre.
