Einschränkungen werden oft als Verwaltungslärm behandelt – etwas, das auf dem Weg zur Vergütung vorbeikommt. Die Federal 2025 Entscheidung in Focus Products Group International, LLC v. Kartri Sales Co. zeigt, wie gefährlich diese Denkweise sein kann. In diesem Fall wurden eine Artenbeschränkung und die Handhabung durch den Patentinhaber zum Rückgrat eines Patentprüfungs-Aktes Disclaimer-Arguments, das den Umfang des Patentanspruchs beschränkte, um zwei Patentverletzungsgewinne auszulöschen.
I. Von hakenlosen Vorhängen bis zu flachen Oberkanten-Ringen
Focus Products geht auf einen Streit über „hakenlose“ Duschvorhänge mit integrierten Ringen zurück. Focus machte drei verwandte Patente – die Patente ’248, ’609 und ’088 – sowie mit HOOKLESS verbundene Marken- und Trade-Dress-Rechte geltend. Nach einer Verhandlung ohne Jury legte das Gericht im Southern District of New York „ring“ weit aus: als „ein Materialstück, das zumindest teilweise gekrümmt ist und eine Öffnung im Allgemeinen umschließt und verstärkt“. Es lehnte aus der Erteilungsakte abgeleitete Beschränkungen der Ringform ab und stellte fest, dass Marquis alle drei Patente verletzt hatte. Focus Prods. Grp. Int’l, LLC v. Kartri Sales Co., No. 1:15‑cv‑10154 (PAE), 2018 WL 3773986, at *4–6 (S.D.N.Y. Aug. 9, 2018).
In Berufung, die Federal Circuit vereinbart, dass die Ringen nicht erfordern keine bestimmte Gesamtgeometrie. Aber es hielt, dass in der248 und609 Patente, kann der Begriff nicht gelesen werden, um Ringe mit einer flachen oberen Kante zu decken. . . Focus Prods. Grp. Int .l, LLC v. Kartri Sales Co., Nos. 2023‑1446, ‑1450, ‑2148, ‑2149, Ausrutschen am 16–22 (Fed. Cir. September. 30, 2025). Alle stimmten zu, dass Marquis-beschuldigte Ringe haben eine flache obere Kante, so dass einmal, dass die Beschränkung aus dem Anwendungsbereich von ausgeschlossen wurde, die Vertragsverletzung Feststellungen über die248 und609 Patente konnten nicht bestehen. 15–16.
Wie das Panel diese Verengung erreicht hat, ist die wahre Geschichte. Das Gericht fand die Beschränkung nicht allein in der Patentanspruchssprache selbst oder in der Patentbeschreibung. Stattdessen stützte sie sich darauf, wie die PTO die Erfindung in der Patentprüfung -248 zunächst in Spezies aufteilte, die Patentinhaberwahl einer Art ohne Traverse, die spätere Hinzufügung und Zurücknahme eines abhängigen Patentanspruchs, der eine -flache Oberkante rezitiert, und die Entscheidung des Patentinhabers, das -088-Patent zu verfolgen, um eine explizite -flache Oberkante hinzuzufügen, um eine nicht-statutielle Doppelpatentverweigerung zu überwinden. Zusammengenommen wurden diese Schritte ein klares und konsistentes Bild, das Ringe mit flacher Oberkante für die Patente -248 und -609 kapituliert und stattdessen für das spätere -088-Patent reserviert. ID. bei 17–22.
II. Die Restriction Requirement in den Erteilungsverfahren zu ’248 und ’609
Ausgangspunkt ist die originale Anwendung "248". Diese Anmeldung beanspruchte mehrere Ringkonfigurationen, die mehreren verschiedenen Zahlen entsprachen. Der Prüfer erließ eine Art-Typ-Beschränkung-Vorschrift mit der Identifizierung patentierbar unterschiedlicher Ringarten, die bestimmten Zeichnungen zugeordnet wurden. Arten IV entsprachen den Abbildungen 18–20; Arten V entsprachen Abbildung 21. Id. bei 17–18.
Die Figuren 18–20 zeigen Ringe mit einer Projektionskante oder einem vom Ring reichenden Finger, der den Vorhang auf dem Stab unterstützt. Abbildung 21, zeigt dagegen einen Ring mit einer relativ langen, flachen Oberkante, die über eine Spannweite etwa gleich dem Außendurchmesser des Rings steht. Id. bei 17–18. Die Beschränkungsanforderung zeichnete somit eine strukturelle Linie zwischen den -projizierenden Finger-Ringen und den -flachen Oberkantenringen.
Der Antragsteller wählte die Art IV und stellte die Definition der Art durch den Prüfer nicht oder anderweitig in Frage. Id. bei 18. Nach der Wahl wurde eine Reihe neuer Patentansprüche hinzugefügt. Einer von ihnen, abhängige Patentanspruch 73, rezitierte, dass der Ring einen flachen oberen Rand entlang mindestens einem Teil des genannten Rings enthält. Id. bei 18–19. Der Prüfer reagierte mit der Zurücknahme des Patentanspruchs 73 von der Betrachtung einer nicht ausgewählten Spezies – Species V gebunden an Abbildung 21 – und erlaubte seinem Basispatentanspruch, der auf einen Ring mit einem projizierten Finger gerichtet war, in der gewählten Gruppe zu verbleiben. Einverstanden.
An diesem Punkt spiegelte der Bericht eine klare Abgrenzung wider: In der Ansicht des Prüfers war ein Ring in der gewählten Spezies IV keine flache Oberkante enthalten, und jeder Patentanspruch, der ausdrücklich eine flache Oberkante rezitierte, war Teil der nicht gewählten Spezies V. Der Patentinhaber widersprach dieser Charakterisierung nicht. Sie setzte die Patentprüfung der verbleibenden Patentansprüche fort, ohne die Beschränkung zu überschreiten oder zu argumentieren, dass auch flache, höhere Ausführungsformen innerhalb der gewählten Erfindung seien. ID. bei 19–20.
Die Allowance-Mitteilung hat die Frage noch deutlicher gemacht. Der Prüfer wiederholte, dass der Patentanspruch 73 als nicht gewählter Gegenstand zurückgenommen worden sei, und wies darauf hin, dass der Anmelder dieses Ergebnis anfechten könne, wenn er die Annullierung für nicht akzeptabel halte. Der Patentinhaber hat erneut nichts unternommen, um den Ausschluss des Patentanspruchs 73. anzufechten.Stattdessen änderte er andere Patentansprüche und erlaubte der Patentprüfung, mit dem Patentanspruch 73 als nicht gewählter Gegenstand zurückzutreten. ID. bei 20.
Die Patentprüfung von -609 folgte dem gleichen Muster. Der Prüfer erließ eine ähnliche Beschränkungsvorschrift, die wiederum Spezies IV (Abbildungen 18–20) von Spezies V (Abbildung 21) und der Antragsteller wieder Spezies IV ohne Traverse wählte. Der Federal Circuit behandelte die Patentprüfungs-Datei von 609 in diesem Punkt als wesentlich parallel zur Geschichte des .248. ID. bei 19 n.7.
Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem beide Patente erteilt wurden, enthielt der intrinsische Bericht drei wesentliche Elemente: eine figurenbasierte Beschränkung, die ausdrücklich flache Oberkantenringe zu einer anderen Art trennte; wiederholte Zurücknahme eines flachen Oberkanten-Patentanspruchs als nicht gewählter Gegenstand; und der Patentinhaber hat in diesem Rahmen eine konsequente Zustimmung.
III. URBAN Die Stärkung der Rolle der Patentprüfung 088
Mit der Patentprüfung des später eingereichten 088-Patents wurde das Bild vervollständigt. Zunächst wies der Prüfer die Patentansprüche der -088 für nicht-gesetzliche offensichtlichkeitsähnliche Doppelpatentierung auf die Patente -248 und -609 zurück. Id. bei 21. Um diese Zurückweisung zu überwinden, änderte die Anmelderin die Patentansprüche, um unter anderem eine Beschränkung hinzuzufügen, die den Ring über eine flache Oberkante verfügt. Einverstanden.
Der Prüfer zog dann die doppelpatentierende Zurückweisung zurück. Dabei erklärte der Prüfer, dass die neu hinzugefügte „flate obere Kante"-Begrenzung die „"088 Patent aus den früheren Patenten, weil dieses Merkmal an eine Art gebunden war, die nicht in der beanspruchten248 und609 Patente. 21–22. Der Patentinhaber akzeptierte diese Erklärung und setzte die Patentprüfung in dieser Hinsicht fort.
So behandelten sowohl der Anmelder als auch die PTO in drei damit zusammenhängenden Anklagen die Ringe der Oberkante als zu einer anderen Art gehörend als die in den Patenten 248 und 609 beanspruchten Ringe. Nach Ansicht von Federal Circuit® bestätigte diese Geschichte, dass die früheren Patente nicht die Flach-Oberkante-Ringe abdeckten, während das Patent von 088 dies tat.
IV. Der Präsident Von der Beschränkung zum Disclaimer
Vor diesem Hintergrund wandte sich der Federal Circuit an den Patentantrag Disclaimer. Nach ständiger Rechtsprechung werden Anspruchsbegriffe in der Regel als ganz gewöhnlich bezeichnet, es sei denn, der Patentinhaber lehnt bei der Patentprüfung einen bestimmten Anwendungsbereich eindeutig und unverkennbar ab. Thorner gegen Sony Comput. Ent. Bin ich. LLC, 669 F.3d 1362, 1365 (Fed. Cr. 2012). Die Gerichte wehren sich dagegen, Ansprüche zu beschränken, die ausschließlich auf dem zweideutigen Austausch mit dem PTO oder auf einseitigen Prüfercharakterisierungen beruhen, die der Anmelder nicht eindeutig annimmt. Siehe z.B. Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Sys. , Inc., 381 F.3d 1111, 1124 (Fed. Cir. 2004); Biogen Idec, Inc. v. GlaxoSmithKline LLC, 713 F.3d 1090, 1097 n.6 (Fed. Cir. 2013).
Der Patentinhaber stützte sich in hohem Maße auf Plantronics, Inc. v. Aliph, Inc., wo der Federal Circuit befand, dass eine Wahl als Reaktion auf ein mehrdeutiges Beschränkungsgebot allein einen Disclaimer des Patentanspruchs nicht unterstützen könne. 724 F.3d 1343, 1350–51 (Fed. Cir. 2013). In Plantronics, weder der Prüfer noch der Antragsteller sagte etwas Konkretes darüber, was strukturell unterscheiden die gewählten und nichtgewählten Arten, so dass das Gericht lehnte es ab, die Wahl als eine klare Übergabe von Thema zu behandeln. ID. bei 1351.
Das Panel Focus Products zeichnete dieses Szenario aus. Es räumte ein, dass eine Wahl, die als Reaktion auf eine vage Beschränkungsvorschrift getroffen wurde, einen Patentanspruch allein nicht einschränken kann. Focus Prods., slip op. at 16. Er wies jedoch darauf hin, dass es sich bei diesem Fall um mehr als eine einmalige Wahl handele: die Beschränkung, die bestimmten Zahlen mit unterschiedlichen Strukturen zugeordnet wurde; der Prüfer setzte diese Grenze wiederholt durch Zurückziehen des einzigen Patentanspruchs, der ausdrücklich eine flache Oberkante als nicht gewählten Gegenstand rezitiere; der Patentinhaber machte sich immer wieder zu Wort, selbst wenn er zur Anfechtung dieser Behandlung aufgefordert wurde; und in einem späteren Fall setzte der Patentinhaber bejahterweise eine flache Oberkante ein, um die Benachteiligung zu unterscheiden.088 Patentansprüche über die248 und609 Patente in einem doppelten Patentierungskontext. 17–22.
In diesem Protokoll kam das Gericht zu dem Schluss, dass die Anmelderin ein klares Verständnis für die Patente 248 und 609 akzeptiert habe, bei denen -Ringe keine Flach-Oberkante-Ringe umfassten. Der Begriff konnte daher in der Prüfung nicht so ausgelegt werden, dass er solche Ringe abdeckt, auch wenn die isoliert gelesene Patentanspruchssprache selbst sie nicht ausdrücklich ausschließt. Id. bei 22. Da die beschuldigten Produkte alle eine flache Oberkante hatten, hat der Federal Circuit das Vertragsverletzungsurteil über die Patente 248 und 609 rückgängig gemacht. ID. bei 15–16, 22.
V. Lehrliche Bedeutung
Doktrinlich veranschaulicht Focus Products, wie die Beschränkungspraxis zu einem robusten Disclaimer-Record beitragen kann, wenn sie mit späteren Patentprüfungsentscheidungen kombiniert wird. Sie lässt Plantronics nicht die Vorsicht vor der Behandlung von Wahlen als substantielle Kapitulationen außer Acht, aber sie macht deutlich, dass eine Wahl nicht hermetisch aus dem Rest der Aktengeschichte versiegelt ist. Wenn der Prüfer Arten durch bestimmte Zeichnungen definiert, die unterschiedliche Strukturkonzepte widerspiegeln, wenn diese Linie wiederholt durch Annullierung nicht gewählter Patentansprüche durchgesetzt wird, und wenn sich der Anmelder später auf das gleiche strukturelle Merkmal stützt, um frühere Familienmitglieder zu schnitzen, kann ein Gericht die für den Disclaimer erforderlichen klaren und unmissverständlichen Beweise finden.
Mit der Entscheidung wird auch die Behandlung von Prüferaussagen verfeinert. Fälle wie Biogen warnen davor, dass stille Zustimmung in einem Prüfer Gründe für die Zuerkennung in der Regel nicht als Verzicht auf Patentanspruchsumfang behandelt werden sollte. 713 F.3d bei 1097 n.6. In Focus Products bezeichnete der Federal Circuit das Verhalten des Patentinhabers als aktiver als bloßes Schweigen: Der Anmelder wählte eine Art, akzeptierte die wiederholte Charakterisierung von Flat-Upper-Edge-Patentansprüchen als nicht gewählter Gegenstand, lehnte eine ausdrückliche Aufforderung ab, diese Charakterisierung in der Allowance-Mitteilung anzufechten, und kapitalisierte dann die gleiche Unterscheidung, um in einem verwandten Fall eine doppelt patentierende Zurückweisung zu überwinden. Fokus-Prods. , rutsch op. bei 20–22. Dieses Muster gab dem Prüfer das Verständnis für die Artgrenze mehr Gewicht als eine einmalige einseitige Aussage.
VI. Praktische Implikationen für Patentprüfung und Rechtsstreitigkeiten
Für die Staatsanwälte ist Focus Products eine Erinnerung daran, dass die Beschränkungspraxis langfristige Folgen haben kann, insbesondere wenn die Linie zwischen den Arten kommerziell wichtige Merkmale verfolgt. Wenn eine Beschränkungsvorschrift die Verkörperungen durch eine strukturelle Begrenzung – wie z.B. die Oberkante – ausdrücklich trennt und den Finger projiziert – sollte Counsel sorgfältig überlegen, bevor er die Wahl als bloße Formalität betrachtet. Optionen können das Durchschreiten der Beschränkung, Klärung in der Aufzeichnung, dass die gewählten Patentansprüche sind nicht auf die Prüfer Charakterisierung beschränkt, oder die Erhaltung der Fähigkeit, nicht gewählt Gegenstand in einer Teilung verfolgen und machen diese Absicht ausdrücklich.
Eine abhängige Behauptung, die das Schlüsselmerkmal rezitiert, als nicht gewählter Gegenstand zurückgenommen werden zu lassen, und dann eine Allowance-Notice zu ignorieren, die wiederholt, dass Zurücknahme und fordert Herausforderung, Gefahr, genau die Art von Rekord die Federal Circuit hier vertraut zu schaffen. Sobald dieser Datensatz existiert, können spätere Argumente, dass der Anspruchsbegriff breit genug gelesen werden sollte, um das nicht gewählte Merkmal zu erreichen, mit einem bergigen Kampf konfrontiert sein.
Auch die Strategie der damit verbundenen Anwendungen ist von Bedeutung. In Focus Products wurde durch die Änderung des Patents von -088 um eine -flache Begrenzung der oberen Kante ergänzt und auf diese Beschränkung zur Überwindung einer doppelten Zurückweisung zurückgegriffen, was eine starke Bestätigung lieferte, dass die früheren Patente dieses Merkmal nicht abdeckten. Die Staatsanwälte sollten davon ausgehen, dass alles, was in einem Familienmitglied darüber gesagt wird, wie es sich von einem anderen unterscheidet, beide interpretiert werden.
Für die Streithelfer unterstreicht die Entscheidung, wie wichtig es ist, die Beschränkungsanforderungen und die familienweite Patentprüfungsakte eingehend zu prüfen. Die Reihenfolge der Beschränkung, Wahl, Annullierung von Patentansprüchen und spätere Änderungen, die den Tag in Focus Products trugen, ist in komplexen Portfolios nicht ungewöhnlich. Beschuldigte Verletzer sollten die Beschränkungspraxis als fruchtbare Quelle von Verengungsargumenten behandeln; Patentinhaber sollten diese Aufzeichnungen frühzeitig überprüfen, um potenzielle Schwachstellen zu erkennen und realistische Konstruktionen zu entwickeln.
VII. Vgl. Schlussfolgerung
In Focus Products v. Kartri verwandelte der Federal Circuit das, was nach routinemäßiger Beschränkungspraxis ausgesehen haben könnte, in ein entscheidendes Patentanspruchs-Bauwerkzeug. Indem das Gericht den Anwendungsbereich von "Flachring" in den Patenten "248" und "609" an eine Artbeschränkung anknüpfte, die flach-oberkantige Ringe von Projektions-Fingerringen trennte, die Wahl des Patentinhabers ohne Traverse, die Rücknahme und Aufgabe eines flach-oberkantigen abhängigen Patentanspruchs und eine spätere Änderung in der "088"-Patentprüfung, bei der "Flacher oberer Rand" zur Unterscheidung gegenüber den früheren Patenten verwendet wurde, fand es einen eindeutigen und unmissverständlichen Disclaimer von "Flach-oberkantigen Ringen".
Die größere Lektion ist einfach. Beschränkungsanforderungen sind nicht immer bloße Docket-Management-Geräte. Wenn sie Linien um sinnvolle Merkmale ziehen und der Anmelder im Laufe der Zeit mit diesen Linien kooperiert, können sie den Umfang des Patentanspruchs auf eine Weise einschränken, die Jahre später von Bedeutung ist. Die Behandlung als harmlose Haushaltsführung, anstatt als Teil der materiellen Rekord, ist eine Luxus moderne Patentpraxis kann sich nicht mehr leisten.
