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Zusammenfassung: Dieser Artikel vergleicht die US-Analog-Kunst-Doktrin mit dem Ansatz der EPO-Problemlösung durch die Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc., wo der Federal Circuit eine offensichtliche Herausforderung ablehnte, weil der Petente einen feldübergreifenden Automobilbezug auf einen anderen Verweis auf den Stand der Technik anstatt auf die beanspruchte Arzneimittellieferungserfindung verknüpfte. Nach dem US-Recht muss jeder vertrauenswürdige Verweis im gleichen Bereich wie die beanspruchte Erfindung oder vernünftigerweise relevant für das Problem des Erfinders sein, und dieser Schwellenwert bleibt von der gesonderten Anforderung, zu erklären, warum ein qualifizierter Handwerker die Verweise kombinieren würde. Die EPA-Praxis erreicht damit verbundene Anti-Hintergrund-Bedenken durch unterschiedliche Mechanismen: Auswahl eines geeigneten Ausgangspunktes, objektive Formulierung des technischen Problems, Beurteilung, ob dem Fachmann Kenntnisse aus einem anderen Bereich realistisch zur Verfügung standen, und die Untersuchung. Obwohl beide Systeme es erlauben, sich auf feldübergreifende Lehren zu verlassen, erlaubt es auch nicht, den Pfad zur beanspruchten Erfindung nur im Nachhinein zu rekonstruieren; Herausforderer müssen einen kohärenten, evidenzbasierten Grund dafür liefern, warum der Fachmann die Fernlehre in Betracht gezogen und angewandt hätte.

Ein Autokupplungslager kann eine unwahrscheinliche Quelle des Stands der Technik für ein Patent sein, das auf ein Gerät zur Medikamentenlieferung mit einstellbarer Dosis gerichtet ist. Aber das war die Kombination, die in Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc., wo der Petenten auf eine automobile Kupplung tragende Referenz auf die Lieferung Snap-Fit-Verlobungsgriffe aus den anderen behaupteten Referenzen fehlte. Der Federal Circuit hielt nicht fest, dass die Automobiltechnik kategorisch zu weit entfernt war. Es kehrte sich um, weil der Antragsteller die automobile Referenz mit einem anderen Verweis auf den Stand der Technik und nicht mit dem angefochtenen Patent verglichen. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc., 66 F.4th 1373, 1377–82 (Fed. Cir. 2023).

Dieser Fehler lädt zum Vergleich mit dem Problem-Lösung-Ansatz des Europäischen Patentamts ein. Nach der Praxis des EPA beginnt gewöhnlich eine erfinderische Analyse mit einem ausgewählten Stand der Technik, identifiziert die objektive technische Aufgabe, die sich aus den Unterschieden zwischen diesem Ausgangspunkt und dem Patentanspruch ergibt, und fragt, ob der Fachmann zu der beanspruchten Lösung gelangt wäre. Auf den ersten Blick könnte das Vertrauen Mylans auf ein Problem, das in seinem Hauptverweis gefunden wird, daher der europäischen Praxis ähneln.

Die Ähnlichkeit sollte nicht überbewertet werden. Der Federal Circuit hat nicht gesagt, dass Mylan falsch importiertes europäisches Recht, und das EPA wendet nicht die Federal Circuit's zweiteilige analog-art Test. Auch würde ein Vergleich zweier alleinstehender Verweise auf den Stand der Technik keine ordnungsgemäße erfinderische Analyse durch das EPA vervollständigen. Kommt eine Sekundärlehre aus einem anderen oder fernen Bereich, so verlangt die EPA-Praxis eine Erklärung dafür, warum das objektive technische Problem dieses Gebiet, diese Lehre oder das allgemeine allgemeine Fachwissen dem Fachmann realistisch zur Verfügung gestellt hätte. Sie fragt dann, ob der Stand der Technik als Ganzes den Fachmann nicht nur dazu veranlasst hätte, die Ausgangsreferenz in der beanspruchten Art und Weise zu ändern.

Die beiden Systeme verwenden somit verschiedene Lehrmaschinen, aber sie adressieren ein damit verbundenes Anliegen: Wissen über die Erfindung daran zu hindern, den fehlenden Weg durch den Stand der Technik zu liefern.

- Ich weiß es nicht.             Sanofi und der U.S.-Vergleichsregel

Das Patent in Sanofi, U.S. Patent Nr. RE47,614, betraf ein Arzneimittel-Auslieferungsgerät, das für die Aufnahme verschiedener Patronen und die Einstellung unterschiedlicher Dosisgrößen konfiguriert wurde. Unter anderem erforderten die Patentansprüche eine Federwaschmaschine mit mindestens zwei Befestigungselementen, die für die axiale und drehbare Fixierung der Waschmaschine im Verhältnis zum Gerätegehäuse konfiguriert waren. Sanofi, 66 F.4th bei 1375–76.

Mylan beanstandete die Patentansprüche in interpartes-Review mit drei Verweisen. Burren enthüllte Federn in einem Drogendelivery-Gerät. Venezia lieferte einen Frühlings-Spüler Unterricht. De Gennes, ein Automobil-Kupplungslager-Patent, offenbarte Snap-Fit-Verlobungsgriffe, die Mylan vorschlug, die Federwaschmaschine zu sichern. In seiner Petition argumentierte Mylan, dass de Gennes zwar auf ein Kupplungslager gerichtet, aber ein Problem analog zu dem von Burren angesprochenen Problem ansprach – die axiale Fixierung und Unterstützung von zwei Komponenten im Verhältnis zueinander. Sein Experte wiederholte den gleichen Vergleich. Einverstanden. bei 1376.

Die Patent Trial and Appeal Board akzeptierte ein breit gerahmtes Problem der axialen Fixierung von zwei Komponenten im Verhältnis zueinander und vertrat die Auffassung, dass de Gennes für dieses Problem vernünftigerweise relevant sei. Da sich die Parteien einig waren, dass das angefochtene Patent und de Gennes verschiedene Tätigkeitsfelder besetzten, war eine angemessene Beständigkeit der einzige verfügbare Weg, um de Gennes als analoge Kunst zu behandeln. Einverstanden. bei 1376–77.

Der Federal Circuit ist umgekehrt. Das U.S.-Gesetz erkennt zwei Prüfungen für analoge Kunst an: ob die Referenz aus demselben Tätigkeitsbereich wie die beanspruchte Erfindung stammt, unabhängig von der angesprochenen Aufgabe, oder ob sie für das besondere Problem, mit dem der Erfinder befasst war, angemessen relevant ist. In re Bigio, 381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004); In re Clay, 966 F.2d 656, 658–60 (Fed. Cir. 1992Der zweite Test fragt sich, ob sich der Gegenstand der Referenz logischerweise der Aufmerksamkeit eines normal ausgebildeten Handwerkers angesichts des Erfinderproblems gewürdigt hätte. Ton, 966 F.2d bei 659.

Beide Prüfungen erfordern einen Vergleich mit dem angefochtenen Patent oder der beanspruchten Erfindung. Analog-art Doktrin definiert den Körper des Stands der Technik relevant für die Offensichtlichkeit Untersuchung; ein Dokument . Ähnlichkeit zu einem anderen behaupteten Verweis nicht feststellen, dass das Dokument gehört in diesen Körper der Kunst. Sanofi, 66 F.4th bei 1377–80; siehe auch Donner Technology, LLC v. Pro Stage Gear, LLC, 979 F.3d 1353, 1358–61 (Fed. Cir. 2020).

Diese Unterscheidung ist inhaltlich, nicht semantisch. Zwei Verweise können ähnliche Probleme angehen, auch wenn ein oder beides von einem Handwerker, der sich mit dem Problem der beanspruchten Erfindung konfrontiert sah, nicht vernünftigerweise berücksichtigt worden wäre. Umgekehrt müssen Verweise, die in einer 103-Kombination verwendet werden, nicht analog zueinander sein. Jeder vertrauenswürdige Verweis muss stattdessen der beanspruchten Erfindung entsprechen. Siehe MPEP § 2141.01(a).

Mylans Präsentation hat diese Verbindung nicht hergestellt. Seine Petition und Expertenaussagen kennzeichneten de Gennes als analog zu Burren. Als Sanofi gegen die Unterlassung Einspruch einlegte, bestand Mylan weiterhin darauf, dass Burren das relevante Problem lieferte, und kritisierte Sanofi, weil er sich auf die Ziele des angefochtenen Patents stützte. Die Kammer arbeitete dann effektiv zurück von Mylan , Burren-zentrierte Problemstellung, um das Problem mit dem .614-Patent zu beziehen. Da der Antragsteller die Last des Nachweises der Unpatentierbarkeit trug, konnte die Kammer die fehlende Theorie nicht dafür konstruieren. Sanofi, 66 F.4th bei 1380–82; siehe auch In re Magnum Oil Tools International, Ltd., 829 F.3d 1364, 1375–81 (Fed. Cir. 2016).

Das Gericht hält nicht bedeutet, dass automobile Referenzen sind kategorisch nicht verfügbar gegen medizinische Geräte-Patentansprüche. Es ist auch nicht erforderlich, dass ein Handwerker innerhalb starrer Branchenklassifikationen bleibt. Es erfordert, dass der Herausforderer jede Referenz mit der beanspruchten Erfindung durch eine der beiden anerkannten analog-art Tests verbindet.

II. Die US-Rechtslage nach Sanofi: Broth, Verfahren und Kombination

Obwohl Sanofi liefert eine klare Vergleichsregel, die breitere Lehre bleibt flexibel. Der Oberste Gerichtshof hat darauf hingewiesen, dass vertraute Technologien über ihre primären Zwecke hinaus genutzt werden können und dass die Offensichtlichkeit nicht durch formalistische Regeln eingeschränkt werden sollte. KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 US 398, 417–21 (2007). Der Federal Circuit hat ebenfalls angewiesen, dass der Umfang der analogen Kunst im Lichte von KSR. Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231, 1237–38 (Fed. Cir. 2010).

Die vernünftig-Pertinenz-Untersuchung besteht gerade deshalb, weil ein gewöhnlich ausgebildeter Handwerker Lösungen außerhalb des unmittelbaren Bereichs der Erfindung suchen kann. Das relevante Problem kann daher nicht so eng definiert werden, dass sich nur Verweise aus dem gleichen Tätigkeitsbereich qualifizieren konnten. Donner Technologie, 979 F.3d bei 1359–61. in In re ICON Health & Fitness, Inc.So befand das Gericht beispielsweise, dass ein Klappbett-Mechanismus für Probleme mit der Unterstützung und Lagerung eines Faltlaufbandes angemessen relevant sei. 496 F.3d 1374, 1379–80 (Fed. Cir. 2007).

Gleichzeitig kann das Problem erst abstrahiert werden, wenn es universal wird. Beschreiben Sie das Problem als verbindende Komponenten, Verhindern von Bewegung, oder Bewahren eines Objekts relativ zu einem anderen, Risiken machen fast jeden Befestigungsmechanismus relevant für jede mechanische Erfindung. Vernünftige Beständigkeit muss den Zwecken, Strukturen, Funktionen, Betriebsbedingungen und technischen Zwängen Rechnung tragen, die dort, wo der qualifizierte Handwerker realistisch nach einer Lösung gesucht hätte, beeinflusst hätten. Siehe Ton, 966 F.2d bei 659; Airbus S.A.S. v. Firepass Corp., 941 F.3d 1374, 1381–84 (Fed. Cir. 2019Der gesunde Menschenverstand kann den Beweis nicht ersetzen, dass der Handwerker ein materiell entlegenes Feld betrachtet hätte. Circuit Check Inc. v. QXQ Inc., 795 F.3d 1331, 1335–37 (Fed. Cir. 2015).

Die Feld-of-Endeavor-Prüfung ist ähnlich breit, aber mit der beanspruchten Erfindung verbunden. Relevante Überlegungen umfassen die Erfindungsverkörperungen, Funktionen, Strukturen, Zwecke und Offenbarungen über ihre Verwendung. Bigio, 381 F.3d bei 1325–27. Das Feld beschränkt sich nicht auf den Patentanspruchspunkt der Neuheit, die engstmögliche Charakterisierung der Erfindung oder den besonderen Schwerpunkt des Patents innerhalb eines breiteren Bereichs. Unwired Planet, LLC v. Google Inc., 841 F.3d 995, 1000–02 (Fed. Cir. 2016).

Patentanspruchsumfang schränkt auch ein, wie die relevante Kunst und Motivation zu kombinieren gerahmt werden kann. Im Axonics, Inc. v. Medtronic, Inc.Die Kammer beschränkte ihre Analyse auf medizinische Leitungen, die für die sakrale Neuromodulation verwendet wurden, obwohl die Patentansprüche die medizinischen Leitungen breiter abdeckten. Der Federal Circuit vertrat die Auffassung, dass die relevante Kunst- und Kombinationsanalyse nicht auf einen nicht beanspruchten anatomischen Kontext oder eine bevorzugte Verkörperung beschränkt werden könne. 73 F.4th 950, 958–59 (Fed. Cir. 2023). Es stellt sich die Frage, ob ein Handwerker die zitierten Lehren kombiniert hätte, um zur beanspruchten Erfindung zu gelangen – nicht, ob die Kombination Anforderungen erfüllt hätte, die dem Hauptverweis eigen sind, aber von den Patentansprüchen abwesend wären.

Die Post-Sanofi In den Fällen wird auch klargestellt, wie analoge Kunstfragen in einem IPR dargestellt werden müssen. Im Netflix, Inc. v. DivX, LLC, die Federal Circuit lehnte eine übermäßig starre Anforderung, dass der Petenten ausdrücklich verkünden, in der Formulierung, das Feld der Unternehmung ist X. Die Petition und die Antwort, als Ganzes und im Kontext gelesen, ausreichend präsentiert den Petenten Position. Beweise, die für den Bereich des Unterfangens und der vernünftigen Beständigkeit relevant sind, können sich überschneiden, auch wenn die beiden noch unterschiedliche Tests bestehen. 80 F.4th 1352, 1358–64 (Fed. Cir. 2023).

Corephotonics, Ltd. v. Apple Inc. sollte mit besonderer Sorgfalt gelesen werden. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass Apples Anträge auf analoge Kunst nicht angemessen angesprochen haben, weil sie die geltend gemachten Verweise eher miteinander als mit den angefochtenen Patenten zu vergleichen schienen. In der Beschwerde stellte die Federal Circuit jedoch keinen Verfahrensfehler bei der Behandlung der Frage durch die Kammer fest. Apples Antwort reagierte auf die Patentinhaber analog-art Herausforderung, während weiterhin gebunden an die gleichen Referenzen, Offenbarungen, und zugrunde liegende Offensichtlichkeit Theorien in den Petitionen identifiziert. Das Gericht kam auch zu dem Schluss, dass Apple unter dem vernünftigen-Pertinenz-Test nach anfänglicher Betonung Feld der Bemühungen, weil die beiden Tests waren verwandte Grundlagen für die gleiche Offensichtlichkeit Grund, nicht ganz eindeutig Gründe der Unpatentierbarkeit. Corephotonics, Ltd. v. Apple Inc., 84 F.4th 990, 1003–10 (Fed. Cir. 2023).

Kernphotonik Es erlaubt daher eine responsive Ausarbeitung, wenn die Antwort an dieselben Verweise, Enthüllungen und Offensichtlichkeitstheorie gebunden bleibt, aber es erlaubt einem Petenten nicht, einen materiell neuen Offensichtlichkeitsgrund einzuführen. Sein Ergebnis war rekordabhängig. Das Gericht betonte sowohl die responsive Natur der Apple-Einreichung und der Patentinhaber Mitteilung und Gelegenheit, es anzusprechen. Eine Antwort kann eine Streitfrage entwickeln; sie kann nicht deutlich von der Petitionstheorie abweichen oder einen fehlenden Grund durch einen neuen ersetzen. Siehe Identifiziert. bei 1003–10; Henny Penny Corp. v. Frymaster LLC, 938 F.3d 1324, 1330–31 (Fed. Cir. 2019).

Die nichtvorläufige Entscheidung in Apple Inc. v. Gesture Technology Partners, LLC zeigt die praktischen Folgen einer ungenauen Fürsprache auf. Die Mehrheit bejahte eine Beschwerdekammer, dass Apple nicht festgestellt habe, dass eine Referenz analoge Kunst sei, bei der Apple inkonsequente Formulierungen des Bereichs des Patents verwende und es versäumt habe, eine angemessene Beständigkeit zu bewahren. Die Mehrheit stellte fest, dass ein Tätigkeitsfeld des Patents in der Regel nicht von der betreffenden Referenz abhängig sein sollte, wobei gleichzeitig anerkannt wird, dass ein Patent unter bestimmten Umständen mehr als ein Tätigkeitsfeld haben könnte – beispielsweise wenn die Patentbeschreibung unterschiedliche Ausführungsformen offenlegt und die fraglichen Patentansprüche auf einen von ihnen gerichtet sind. Nein. 2023-1494, rutscht am 14–15 (Fed. Juni 5, 2025) (nicht vorausschauend).

Richter Prost widersetzte sich. Nach ihrer Auffassung hatte die Kammer das Feld zu eng definiert, indem sie sich auf den beanspruchten Neuheitspunkt konzentrierte, entgegen Ungebundener Planet und die Regel, dass analoge Kunst breit ausgelegt werden sollte. Sie fragt sich auch, ob verschiedene Formulierungen notwendigerweise widersprüchlich seien, wobei sie argumentieren, dass sie komplementäre Punkte der Gemeinsamkeit zwischen dem Patent und verschiedenen Verweisen identifizieren könnten. Einverstanden. bei 1–3 (Prost, J., dissenting). Die geteilte Disposition rät gegen die Behandlung der Mehrheits-Feld-Stabilitätsdiskussion als kategorische Regel, vor allem im Hinblick auf die Meinungs-unvorhergesehenen Status.

Zwei weitere Unterscheidungen ergänzen das US-Framework.

Erstens, die Feststellung, dass eine Referenz analog ist, stellt keine Motivation dar, sie mit einer anderen Referenz zu kombinieren. Analog-Art Doktrin bestimmt, ob die Referenz in der Offensichtlichkeit Analyse berücksichtigt werden kann. Der Herausforderer muss noch die vorgeschlagene Änderung identifizieren, erklären, was die sekundäre Referenz dazu beiträgt, und artikulieren, warum ein gewöhnlich qualifizierter Handwerker diese Änderung vorgenommen hätte. Die Auffassungen, dass zwei Verweise analog sind, ohne mehr, sind unzureichend. Sisvel International S.A. v. Sierra Wireless, Inc., 82 F.4th 1355, 1364–65 (Fed. Cir. 2023).

Zweitens weist U.S. Gesetz normalerweise keine unabhängige rechtliche Bedeutung zu, um ein Dokument als die Referenz "primary" und ein anderes als die Referenz " Secondary" zu bezeichnen. Diese Etiketten beschreiben im Allgemeinen die Darstellung der geltend gemachten Kombination: eine Referenz liefert die zu ändernde Struktur und eine andere liefert die vorgeschlagene Änderung. Sind die zugrunde liegenden Sachaufklärungen eindeutig, so braucht der Herausforderer nicht gesondert nachzuweisen, dass er die eindeutig korrekte Primärreferenz gewählt hat. Schwendimann v. Neenah, Inc., 82 F.4th 1371, 1382–84 (Fed. Cir. 2023); In re Mouttet, 686 F.3d 1322, 1333 (Fed. Cir. 2012).

Die daraus resultierende US-Regel ist flexibel, aber anspruchsvoll. Es ist keine besondere Beschwörung erforderlich, und feldübergreifende Verweise werden nicht nur deshalb mißbilligt, weil sie aus einer anderen Branche stammen. Der Herausforderer muss aber recht genau darlegen, warum jeder Verweis in den für die beanspruchte Erfindung relevanten Kunstbereich gehört, die vorgeschlagene Kombination separat identifizieren und erklären, warum der Handwerker es gemacht hätte.

III. URBAN Der EPO-Rahmen für die Lösung von Problemen für feldübergreifende Lehren

Artikel 56 des Europäischen Patentübereinkommens sieht vor, dass eine Erfindung eine erfinderische Tätigkeit beinhaltet, wenn sie dem Fachmann unter Berücksichtigung des Stands der Technik nicht nahesteht. Europäisches Patentübereinkommen 56. Das EPA wendet diesen Standard gewöhnlich durch den Ansatz der Problemlösung an:

  1. Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik oder eines anderen geeigneten Ausgangspunktes;

  2. Festlegung des objektiven technischen Problems und

  3. zu prüfen, ob die beanspruchte Lösung für den Fachmann offensichtlich gewesen wäre.

Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt - Nein, nein. G-VII, §§ 5–5.3 (2026) [nachstehende EPA-Richtlinien].

Das EPA verwendet keinen freistehenden zweiteiligen analogen Kunsttest, der der Federal Circuit Doktrin entspricht. Fragen, die analog-künstlerischen Anliegen entsprechen, treten stattdessen während der gesamten strukturierten Analyse auf. Ist der behauptete Ausgangspunkt ein realistisches technisches Sprungbrett? Welches objektive technische Problem ergibt sich aus den Unterschieden des Patentanspruchs gegenüber diesem Ausgangspunkt? Welche Kenntnisse und technischen Bereiche sind auf den Fachmann zurückzuführen, der sich diesem Problem stellt? Und hätte der Stand der Technik insgesamt den Fachmann dazu veranlasst, die beanspruchte Änderung vorzunehmen?

IV. Der Präsident Ein geeigneter Ausgangspunkt

Die EPA-Richtlinien begünstigen gewöhnlich einen Ausgangspunkt, der einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung hat oder demselben oder einem eng verwandten technischen Bereich angehört. Die Richtlinien des EPA pt. G-VII, § 5.1. Das bedeutet nicht, dass es immer eine eindeutig korrekte .closest referenz geben muss. Es können mehrere gültige Ausgangspunkte existieren, und ein Einwand in erfinderischer Phase kann von einem geeigneten Weg aus erfolgreich sein, auch wenn ein anderes Dokument auch als naher Stand der Technik gelten könnte. Fall T 1742/12, Sofortung auf Abruf/Raytheon, ¶¶ 6.5–6.6, 10.3 (Tech. Bd. App. Juni 22, 2016).

Dies unterscheidet sich von der amerikanischen Praxis unter Schwendimann. . . U.S. Gesetz im Allgemeinen nicht eine separate Anforderung, dass ein Herausforderer rechtfertigen seine Auswahl einer eindeutig richtigen primären Referenz. In der Praxis des EPA hat der ausgewählte Ausgangspunkt eine größere analytische Bedeutung, weil er die zu bewertenden Unterschiede definiert und das objektive technische Problem wesentlich beeinflusst.

Ein Remote-Startpunkt ist nicht automatisch unzulässig, aber es kann die Analyse im Nachhinein aussetzen. Die jüngste Entscheidung in T 610/24 liefert eine zeitgenössische Illustration. Die Kammer stellte fest, dass ein erfinderischer Angriff zwar nicht mit dem streng nächstliegenden Stand der Technik beginnen muss, aber ausgehend von einem entfernteren Dokument oft zu einer ex post-facto Analyse und der Formulierung eines ,Hintersichtsproblems' führt – ein Fachmann hätte aus diesem Verweis nicht realistisch gedacht. Fall T 610/24, Überprüfung der chemischen Verträglichkeit von Pumpen und Chemikalien/Ecolab, Punkt 4.4 (Tech. Bd. App. Dez. 16, 2025).

T 610/24 ist neu und wurde nicht im EPA-Amtsblatt veröffentlicht. Es wird am besten als Illustration des etablierten Anti-Hintergrund-Bedenkens verwendet, nicht als Grundlage der Analyse. Die stabilere Grundlage bleiben die Leitlinien und die Gremien, die Entscheidungen zu geeigneten Ausgangspunkten, objektiven technischen Problemen und feldübergreifenden Kenntnissen getroffen haben.

V. Das Ziel Technisches Problem

Das objektive technische Problem ergibt sich aus der Identifizierung der Unterschiede zwischen dem Patentanspruch und dem ausgewählten Stand der Technik, der Ermittlung der technischen Auswirkungen, die auf diese Unterschiede zurückzuführen sind, und der Formulierung des Problems im Lichte dieser Effekte. Die Richtlinien des EPA pt. G-VII, § 5.2. Das objektive Problem kann sich von dem in der Anmeldung genannten Problem unterscheiden und eine Neuformulierung aufgrund des Stands der Technik erfordern, der während der Prüfung oder des Einspruchs entwickelt wurde.

Das Problem darf keine Elemente oder Hinweise auf die beanspruchte Lösung enthalten. Ein Problem gerahmt, wie z.B. Snap-Fit-Verlobungsgriffe, die axial und rotativ die Waschmaschine fixieren, würde effektiv den Weg zur Antwort offenlegen. Eine neutralere Formulierung könnte eine sichere Aufbewahrung, kompakte Montage, dimensionale Unterbringung oder verbesserte Kartuschenpositionierung betreffen, je nachdem, welche technischen Auswirkungen der Patentanspruch tatsächlich hat.

Die Sache T 422/93 veranschaulicht, wie sich die Problemformulierung auch auf den relevanten Fachmann und das ihm zugeschriebene Wissen auswirkt. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass der Fachmann aus dem objektiven technischen Problem, das sich aus dem nächstliegenden Stand der Technik ergibt, identifiziert werden sollte. Die Analyse darf den Fachmann nicht als Fachmann auf dem Gebiet der beanspruchten Lösung definieren, nur weil die Lösung letztlich aus diesem Gebiet stammte. Das Grundwissen des Fachmanns schließt auch nicht automatisch die Kenntnisse eines Spezialisten in einem anderen Bereich ein, wenn der nächstliegende Stand der Technik keinen Hinweis darauf gibt, dass die Lösung dort gesucht werden sollte. Fall T 422/93, Leuchtende Sicherheitsfasern, 1997 O.J. E.P.O. 25, Kopfnoten 1–3 (Tech. Bd. App. Sept. 21, 1995).

Das ist nicht dasselbe wie SanofiDie Regel lautet, dass jeder Verweis der beanspruchten Erfindung entsprechen muss. Aber die beiden Lehren reagieren auf eine ähnliche Nachdenklichkeitsgefahr: Weder erlaubt die bekannte Lösung, rückblickend zu bestimmen, welches Problem der Fachmann angeblich ansprach oder welche Sachkenntnis diese Person angeblich besaß.

VI. Wenn feldübergreifendes Wissen realistisch verfügbar wird

Die etablierte EPA-Behörde erkennt an, dass der Fachmann aus benachbarten, breiteren, allgemeinen und unter geeigneten Umständen entfernten technischen Bereichen schöpfen kann. Die Untersuchung wird in den Problemlösungsansatz integriert und nicht als unabhängiger vierter Schritt behandelt.

In T 176/84, vertrat die Kammer die Auffassung, dass der relevante Stand der Technik nicht nur das Erfindungs-spezifische Feld, sondern auch benachbarte oder breitere Bereiche umfasst, in denen sich das gleiche oder ein ähnliches Problem ergibt und von denen der Fachmann zu erwarten ist. Fall T 176/84, Bleistift-Schärfung, 1986 O.J. E.P.O. 50, Kopfnote (Tech. Bd. App. Nov. 22, 1985).

T 195/84 hat dieses Prinzip auf allgemeine technische Probleme ausgeweitet. Lösungen, die in einem nicht spezifischen, allgemeinen Bereich entwickelt wurden, können Teil des allgemeinen technischen Fachwissens sein, das den Fachkräften in bestimmten Bereichen zugeschrieben wird, wenn der Antrag darauf abzielt, dasselbe allgemeine Problem in einem bestimmten Bereich zu lösen. Fall T 195/84, Allgemeines technisches Wissen, 1986 O.J. E.P.O. 121, Kopfnote (Tech. Bd. App. Okt. 10, 1985).

Selbst ein wirklich entferntes Feld ist nicht kategorisch ausgeschlossen. T 560/89 stellte fest, dass ein Handwerker, der ein Problem in einem Bereich konfrontiert, ein anderes, nicht-nachbarliches Feld betrachten könnte, in dem das gleiche Problem weithin bekannt war und ein sinnvolles Verhältnis zwischen den in den beiden Bereichen verwendeten Materialien bestand. Fall T 560/89, Füllmasse, 1992 O.J. E.P.O. 725, Kopfnote (Tech. Bd. App. Apr. 24, 1991).

Diese Behörden sollten nicht auf eine kategorische Taxonomie reduziert werden. Die Beschriftung zweier Felder Die Beschriftung des Nachbarlandes entscheidet nicht selbst über die erfinderische Tätigkeit, genauso wie die Beschriftung der beiden Felder die Untersuchung nicht beendet. Die wichtige Frage ist, ob das objektive technische Problem, das ohne Kenntnis der beanspruchten Lösung betrachtet wird, dem Fachmann den anderen Bereich, seine Lehre oder das einschlägige allgemeine Fachwissen realistisch zur Verfügung gestellt hätte.

Die Tatsache, dass ein automobiles Kupplungslager und ein Drug-Delivery-Gerät beide Komponenten verwenden, die axialen Bewegungen widerstehen, stellt nicht allein fest, dass die jeweiligen Felder technisch verwandt sind. Bei der Analyse müsste die Ähnlichkeit des eigentlichen Retentionsproblems, der anwendbaren Belastungen und Toleranzen, der Herstellungszwänge, der Materialien, der Sicherheitsanforderungen, der Betriebsumgebungen und der funktionalen Ziele berücksichtigt werden.

VII. Die “Could–Would”-Prüfung

Die Feststellung der Sekundärlehre schließt die EPA-Analyse nicht ab. In der dritten Stufe wird die Frage gestellt, ob der Stand der Technik insgesamt den Fachmann angesichts der objektiven technischen Aufgabe nicht lediglich dazu veranlasst hätte, den Ausgangszustand zu ändern oder anzupassen, um zum beanspruchten Gegenstand zu gelangen. Die Richtlinien des EPA pt. G-VII, § 5.3.

Die klassische Autorität ist T 2/83,, die technische Möglichkeit von einem tatsächlichen Grund zu gehen unterscheidet. Es stellt sich die Frage, ob der Fachmann die Änderung in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils vorgenommen hätte, nicht nur, ob er die technische Fähigkeit dazu besaß. Fall T 2/83, Simethikontablette, 1984 O.J. E.P.O. 265, Kopfnote II (Tech. Bd. App. Mar. 15, 1984).

Diese Untersuchung ähnelt der US-Anforderungen aus einem Grund zu kombinieren, obwohl die Doktrinen sind nicht identisch. In beiden Systemen ist die Identifizierung aller Patentanspruchselemente irgendwo im Stand der Technik unzureichend. In der EPA-Analyse muss der Herausforderer zeigen, warum der Fachmann, der sich der objektiven technischen Aufgabe gegenübersieht, die Sekundärlehre benutzt hätte, um die Ausgangsreferenz in der beanspruchten Weise zu ändern.

VIII. Der Präsident. Anwendung der beiden Rahmen Sanofi

Die US-Analyse

Nach US-Recht war die Schwelle Frage, ob de Gennes gehörte innerhalb des Stands der Technik relevant für die behauptete Droge-Lieferung Gerät. Da de Gennes nicht im gleichen Bereich tätig war, musste Mylan feststellen, dass es für ein Problem, das durch das Patent von -614 angesprochen wurde, angemessen relevant war.

Eine richtig entwickelte Theorie hätte begonnen, indem sie das relevante Problem oder die Probleme aus den Patentansprüchen, der Patentbeschreibung und der Perspektive des normal ausgebildeten Handwerkers identifiziert hätte. Die Formulierung konnte nicht künstlich auf jedes Detail der bevorzugten medikamentösen Verkörperung beschränkt werden, denn vernünftige Beständigkeit muss Raum für nützliche Lehren aus anderen Bereichen lassen. Aber es konnte auch nicht auf das universelle Problem reduziert werden, zwei Komponenten zueinander zu fixieren.

Die Analyse musste dann de Gennes direkt mit dem beanspruchten Erfindungsproblem vergleichen. Dieser Vergleich hätte sich vielleicht damit befassen können, ob es sich bei beiden Technologien um kompakte Retentionsstrukturen, ähnliche Axial- und Rotationskräfte, vergleichbare Montagebeschränkungen oder ähnliche Anforderungen an sicheres Einschalten innerhalb eines begrenzten Raumes handelte. Expertenaussagen könnten ergeben haben, dass Ingenieure, die Medikamente entwickeln, routinemäßig allgemeine Literatur zur mechanischen Befestigung konsultiert haben oder dass Snap-Fit-Verbindungen allgemeines Wissen für das relevante Retentionsproblem waren.

Wenn diese Beweise eine angemessene Beständigkeit nachweisen, könnte de Gennes in die offensichtliche Analyse eintreten. Die separate Motivations-zu-Kombine-Untersuchung würde dann fragen, warum ein gewöhnlich erfahrener Handwerker de Gennes' besondere Snap-Fit-Geometrie ausgewählt und in das Burren-Venezia-Gerät integriert hätte, mit einer vernünftigen Erwartung, dass die Änderung die beanspruchte Funktion erfüllen würde.

Mylan argumentierte stattdessen vor allem, dass de Gennes ein Problem analog zu Burrene behandelte. Dieses Bezugs-zu-Referenz-Verhältnis hätte möglicherweise für die Erläuterung der vorgeschlagenen Kombination relevant sein können, aber es stellte nicht fest, dass de Gennes mit der beanspruchten Erfindung vergleichbar war. Die Unterlassung war unpositiv, weil Burren und Venezia die fehlenden Befestigungselemente ohne de Gennes nicht lieferten. Sanofi, 66 F.4th bei 1380–82.

Die EPA-Analyse

Die EPA-Analyse wäre anders organisiert. Unter der Annahme, dass Burren als geeigneter Ausgangspunkt ausgewählt wurde, würde die erste inhaltliche Aufgabe darin bestehen, die von Burren fehlenden Patentanspruchsmerkmale zu identifizieren und die technischen Auswirkungen zu ermitteln, die auf diese Unterschiede zurückzuführen sind.

Diese Effekte können eine sichere Axial- und Rotationsretention der Federwaschmaschine, Kompaktheit, Montagefreundlichkeit, zuverlässige Kartuschenpositionierung oder Anpassung von Maßschwankungen umfassen. Die Beweise würden bestimmen, welche Auswirkungen tatsächlich über den gesamten Anwendungsbereich des Patentanspruchs erzielt wurden, und könnten daher das objektive technische Problem unterstützen.

Das Problem müsste dann ohne Einbettung der Snap-Fit-Lösung formuliert werden. Ein Arzneimittel-Lieferung-spezifisches Problem könnte Automobil Kupplung tragende Technologie erscheinen entfernt. Ein allgemeineres Problem bezüglich der kompakten mechanischen Retention könnte allgemeine Snap-Fit-Lehren oder allgemeine mechanische Kenntnisse realistisch verfügbar machen. Aber das Niveau der Allgemeinheit konnte nicht nur gewählt werden, weil es einen bequemen Weg nach de Gennes produziert.

Die nächste Ausgabe würde nicht sein, ob de Gennes einen formalen europäischen -analogen Kunst-Test bestanden. Ob das objektive technische Problem dem Fachmann den entsprechenden Bereich, die Lehre oder das allgemeine Allgemeinwissen realistisch zur Verfügung gestellt hätte. Wenn kompakte Snap-Fit-Retention eine routinemäßige Reaktion auf ein allgemeines mechanisches Problem war, könnte T 195/84 die Zuordnung dieses Wissens an den Fachmann unterstützen. Wenn das Arzneimittel-Lieferung Problem gemeinsame sinnvolle technische Bedingungen mit benachbarten mechanischen Baugruppen, T 176/84 könnte die Berücksichtigung dieser Felder unterstützen. Wenn de Gennes wirklich entfernt bliebe, würden T 560/89 und T 422/93 eine konkretere Erklärung benötigen, warum das Problem seine Lehre innerhalb des Fachmanns realistisch berücksichtigt hätte.

Schließlich würde sich die Frage stellen, ob der Stand der Technik insgesamt den Fachmann dazu veranlasst hätte, in der Burren-basierten Vorrichtung de Gennes's besondere Snap-Fit-Regelung zu verwenden. Es wäre nicht genug, dass die Verlobungsgriffe physisch transplantiert werden könnten. Die Aufzeichnung müsste erklären, warum der Fachmann von dieser Struktur erwarten würde, dass sie das objektive Problem löst, während sie mit den Maß-, Fertigungs-, Betriebs- und Sicherheitszwängen des Arzneimittels kompatibel bleibt.

Mylans Vergleich von de Gennes mit Burren wäre daher nach der Praxis des EPA nicht unbedingt irrelevant gewesen. Sobald Burren als Ausgangspunkt und das objektive technische Problem richtig formuliert wurde, könnte das Verhältnis zwischen Burrens technischen Bedürfnissen und de Gennes-Lehre Teil der Analyse sein. Aber der Vergleich wäre allein nicht ausreichend. Sie müsste innerhalb der gesamten Kette von den Patentansprüchen passen, die Merkmale, ihre technischen Wirkungen, das objektive Problem, das dem Fachmann realistisch zur Verfügung stehende Wissen und letztlich einen Grund aufweisen, weshalb der Fachmann die beanspruchte Änderung vorgenommen hätte.

Die sorgfältige vergleichende Schlussfolgerung ist daher nicht, dass das EPA zwangsläufig dasselbe Ergebnis wie das Federal Circuit erreicht hätte. Das EPA hätte den Patentanspruch für offensichtlich halten können, wenn der Snap-Fit-Vorbehalt als allgemeines allgemeines Wissen für das objektiv ermittelte Problem etabliert worden wäre und der Stand der Technik den Einsatz der Konfiguration von de Gennes veranlasst hätte. Sie könnte eine erfinderische Tätigkeit gefunden haben, wenn die einschlägigen Einschränkungen speziell für Arzneimittellieferungsgeräte gelten und die Ausgangstechnik für den Fachmann keinen realistischen Grund lieferte, eine Kupplungslagertechnologie in Betracht zu ziehen.

Der zentrale Punkt ist schmaler: ein bloßer Vergleich zwischen Referenz und Referenz würde keine Analyse abschließen.

IX. Der Präsident Praktische Auswirkungen

Für US-Petitionisten und Invaliden-Challenger, Sanofi fordert eine direkte und disziplinierte Präsentation. Jede Referenz, auf die verwiesen wird, sollte mit dem angefochtenen Patent über einen Bereich des Unterfangens oder der angemessenen Beständigkeit verbunden sein. Der Bereich und das Problem sollten in den Patentansprüchen, der Patentbeschreibung, den Referenzen, den Sachverständigennachweisen und der Perspektive des normal ausgebildeten Handwerkers begründet werden. Wenn beide analog-Kunst-Routen unterstützend sind, kann die Erhaltung beides das Risiko verringern, das durch eine unsichere Felddefinition dargestellt wird. In der Vorlage sollte dann die vorgeschlagene Änderung gesondert erläutert werden und warum der Handwerker sie vorgenommen hätte.

Netflix bedeutet, dass das Argument nicht durch rituelle Sprache ausgedrückt werden muss. Kernphotonik bedeutet, dass eine responsive Antwort unter geeigneten protokollspezifischen Umständen eine ziemlich vorgestellte Theorie erarbeiten kann. Keiner der beiden Fälle macht die ursprüngliche Petition irrelevant. Ein Antragsteller, der das angefochtene Patent aus dem Vergleich der analogen Technik herauslässt und später eine wesentlich andere Kombination, Begründung oder Begründung vorschlägt, bleibt dem Verzicht und den neuen Einwänden ausgesetzt.

Für Patentinhaber sollte die erste Diagnosefrage sein, ob der Herausforderer die Fernreferenz mit dem Patent oder lediglich mit einem anderen Dokument des Stands der Technik verglichen hat. Die zweite sollte sein, ob das behauptete Problem auf einer angemessenen Ebene der Abstraktion gerahmt wurde. Eine Formulierung, die an jedes Detail der bevorzugten Verkörperung gebunden ist, kann zu eng sein; eine Formulierung, wie z.B. die Erhaltung von Komponenten, kann zu breit sein, um etwas Sinnvolles darüber zu sagen, wo der geschickte Handwerker ausgesehen hätte. Patentinhaber sollten analoge Kunst auch analytische unterscheiden von der Motivation zu kombinieren. Ein Herausforderer kann entweder scheitern, weil die Referenz außerhalb der relevanten Kunst war oder weil die vorgeschlagene Verwendung einer ansonsten analogen Referenz nicht unterstützt wurde.

Vor dem EPA sollte die entsprechende Interessenvertretung im Rahmen der Problemlösung zum Ausdruck gebracht werden. Die Partei, die erfinderische Tätigkeit anfechten, sollte erklären, warum der Ausgangspunkt ein realistisches technisches Sprungbrett ist, das objektive technische Problem aus etablierten Unterschieden und Wirkungen ableiten und die Lösung nicht in das Problem einbeziehen. Wo der Sekundärunterricht an anderer Stelle entsteht, sollte die Analyse zeigen, warum das objektive Problem diesen Bereich, Unterricht oder allgemeines allgemeines Wissen realistisch verfügbar machte. Es sollte dann einen würde, nicht bloß einen ,könnten.

Transatlantische Praktiker sollten sich der Gleichsetzung der Terminologie der Systeme widersetzen. Ein U.S.-Primärreferenz ist nicht unbedingt der EPO-Nähste oder geeignete Beginn Stand der Technik. U.S. vernünftige Beständigkeit ist nicht einfach die EPO benachbarte Felduntersuchung unter einem anderen Namen. Und der Ansatz der EPA-Problemlösung eliminiert nicht die Notwendigkeit, zu rechtfertigen, warum ein Fachmann eine Lehre aus einem anderen Bereich verwendet hätte.

X. Schlussfolgerung

Sanofi stellt nicht fest, dass das technische Wissen innerhalb der Industriegrenzen begrenzt bleiben muss. Feldübergreifende Verweise können von hoher Relevanz sein, und sowohl das US- als auch das EPA-Recht erkennen an, dass Fachkräfte außerhalb ihrer unmittelbaren Fachkenntnisse auf Wissen zurückgreifen können, wenn das technische Problem einen legitimen Weg dafür darstellt.

Was ist das? Sanofi stellt fest, dass die notwendige Verbindung nicht durch einen Vergleich geliefert werden kann, der die beanspruchte Erfindung auslässt. Nach US-Recht muss jeder vertrauenswürdige Verweis analog zur beanspruchten Erfindung sein, nicht nur analog zu einem anderen Verweis. Nach der Praxis des EPA muss aus einem geeigneten Ausgangspunkt, einem objektiv formulierten technischen Problem, dem dem Fachmann realistisch zugänglichen Wissen und dem Nachweis, dass der Stand der Technik die beanspruchte Änderung veranlasst hätte, eine feldübergreifende Lehre hervorgehen.

Die Rahmenbedingungen sind unterschiedlich, aber ihre zentrale Vorsicht ist in etwa die gleiche: Der Stand der Technik kann über technische Felder reisen; die Argumentation, die es dort bringt, kann nicht erst rekonstruiert werden, nachdem die Erfindung bekannt ist.