Résumé: Cet article compare la doctrine américaine de l’état de la technique analogue à l’approche problème-solution de l’OEB à travers Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc. Dans cette affaire, le Federal Circuit a rejeté une contestation pour évidence parce que le requérant avait rapproché une antériorité automobile issue d’un autre domaine d’une autre antériorité, plutôt que de l’invention revendiquée d’administration de médicaments. En droit américain, chaque référence invoquée doit relever du même domaine d’activité que l’invention revendiquée ou être raisonnablement pertinente au regard du problème de l’inventeur. Cette condition préalable reste distincte de l’obligation d’expliquer pourquoi la personne du métier aurait combiné les références. La pratique de l’OEB répond à des préoccupations similaires de prévention du raisonnement rétrospectif par d’autres mécanismes : choix d’un point de départ approprié, formulation objective du problème technique, appréciation de l’accessibilité réaliste de connaissances provenant d’un autre domaine et analyse « could–would ». Si les deux systèmes autorisent le recours à des enseignements issus d’autres domaines, aucun ne permet de reconstruire le chemin vers l’invention uniquement après en avoir pris connaissance. La partie qui conteste le brevet doit exposer, de façon cohérente et étayée, pourquoi la personne du métier aurait envisagé puis appliqué l’enseignement provenant d’un domaine technique éloigné.
Un roulement d’embrayage automobile peut sembler une source d’antériorité improbable pour un brevet portant sur un dispositif d’administration de médicaments à dose réglable. C’était pourtant la combinaison présentée dans Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc., où le requérant invoquait un document relatif à un roulement d’embrayage automobile pour fournir des griffes d’engagement par encliquetage absentes des autres références citées. Le Federal Circuit n’a pas jugé la technologie automobile trop éloignée par principe. Il a infirmé la décision parce que le requérant avait comparé cette référence automobile à une autre antériorité, plutôt qu’au brevet contesté. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc., 66 F.4th 1373, 1377–82 (Fed. Cir. 2023).
Cette erreur invite à une comparaison avec l’approche problème-solution de l’Office européen des brevets. Dans la pratique de l’OEB, l’analyse de l’activité inventive commence généralement par un point de départ choisi dans l’état de la technique, identifie le problème technique objectif résultant des différences entre ce point de départ et la revendication, puis recherche si la personne du métier serait parvenue à la solution revendiquée. À première vue, le recours de Mylan à un problème trouvé dans sa référence principale pourrait donc évoquer la pratique européenne.
Il ne faut pas exagérer cette ressemblance. Le Federal Circuit n’a pas affirmé que Mylan avait indûment transposé le droit européen, et l’OEB n’applique pas le double critère américain de l’état de la technique analogue. Une comparaison entre deux antériorités ne suffirait pas non plus, à elle seule, à mener une analyse correcte de l’activité inventive devant l’OEB. Lorsqu’un enseignement secondaire provient d’un domaine différent ou éloigné, il faut expliquer pourquoi le problème technique objectif aurait rendu ce domaine, cet enseignement ou les connaissances générales pertinentes réellement accessibles à la personne du métier. Il faut ensuite rechercher si l’état de la technique, considéré dans son ensemble, aurait incité cette personne à modifier la référence de départ de la manière revendiquée, et non simplement si elle aurait pu le faire.
Les deux systèmes utilisent donc des outils doctrinaux différents pour répondre à une préoccupation voisine : empêcher que la connaissance de l’invention ne fournisse après coup le chemin manquant à travers l’état de la technique.
I. Sanofi et la règle américaine du point de comparaison
Le brevet en cause dans Sanofi, le brevet américain n° RE47,614, concernait un dispositif d’administration de médicaments conçu pour recevoir différentes cartouches et permettre le réglage de différentes doses. Parmi les autres caractéristiques revendiquées, il exigeait une rondelle ressort comportant au moins deux éléments de fixation destinés à l’immobiliser axialement et en rotation par rapport au boîtier du dispositif. Sanofi, 66 F.4th at 1375–76.
Mylan a contesté les revendications dans une procédure d’Inter Partes Review en invoquant trois références. Burren divulguait des ressorts dans un dispositif d’administration de médicaments. Venezia apportait un enseignement sur une rondelle ressort. De Gennes, un brevet de roulement d’embrayage automobile, divulguait des griffes d’engagement par encliquetage que Mylan proposait d’utiliser pour fixer la rondelle. Dans sa requête, Mylan soutenait que de Gennes, bien que relatif à un roulement d’embrayage, traitait un problème analogue à celui de Burren : la fixation et le maintien axiaux de deux composants l’un par rapport à l’autre. Son expert reprenait cette même comparaison. Id. at 1376.
Le Patent Trial and Appeal Board a retenu un problème formulé largement, celui de la fixation axiale de deux composants l’un par rapport à l’autre, et jugé de Gennes raisonnablement pertinent pour ce problème. Les parties convenant que le brevet contesté et de Gennes relevaient de domaines d’activité différents, la pertinence raisonnable était la seule voie permettant de qualifier de Gennes d’état de la technique analogue. Id. at 1376–77.
Le Federal Circuit a infirmé cette décision. Le droit américain reconnaît deux critères pour l’état de la technique analogue : soit la référence appartient au même domaine d’activité que l’invention revendiquée, indépendamment du problème traité, soit elle est raisonnablement pertinente au regard du problème particulier auquel l’inventeur était confronté. In re Bigio, 381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004); In re Clay, 966 F.2d 656, 658–60 (Fed. Cir. 1992). Le second critère demande si l’objet de la référence se serait logiquement imposé à l’attention d’une personne du métier de compétence ordinaire examinant le problème de l’inventeur. Clay, 966 F.2d at 659.
Les deux critères imposent une comparaison avec le brevet contesté ou l’invention revendiquée. La doctrine de l’état de la technique analogue délimite les antériorités pertinentes pour l’analyse de l’évidence ; la similitude d’un document avec une autre référence invoquée ne suffit pas à l’inclure dans cet ensemble. Sanofi, 66 F.4th at 1377–80; see also Donner Technology, LLC v. Pro Stage Gear, LLC, 979 F.3d 1353, 1358–61 (Fed. Cir. 2020).
Cette distinction porte sur le fond, non sur les mots. Deux références peuvent traiter de problèmes semblables alors que l’une ou les deux n’auraient pas raisonnablement été envisagées par une personne du métier confrontée au problème de l’invention revendiquée. Inversement, les références d’une combinaison au titre du § 103 n’ont pas à être analogues entre elles. Chacune doit en revanche être analogue à l’invention revendiquée. See MPEP § 2141.01(a).
La présentation de Mylan n’établissait pas ce lien. Sa requête et le témoignage de son expert qualifiaient de Gennes d’analogue à Burren. Lorsque Sanofi a relevé cette omission, Mylan a continué à affirmer que Burren fournissait le problème pertinent et reproché à Sanofi de se fonder sur les objectifs du brevet contesté. Le Board a alors, en substance, raisonné à rebours à partir du problème formulé par Mylan autour de Burren pour le rattacher au brevet ’614. La charge de prouver la non-brevetabilité incombant au requérant, le Board ne pouvait construire pour lui la théorie manquante. Sanofi, 66 F.4th at 1380–82; see also In re Magnum Oil Tools International, Ltd., 829 F.3d 1364, 1375–81 (Fed. Cir. 2016).
La décision ne signifie pas que les références automobiles sont par principe inutilisables contre des revendications de dispositifs médicaux. Elle n’oblige pas davantage la personne du métier à rester enfermée dans des classifications industrielles rigides. Elle exige que la partie contestant le brevet rattache chaque référence à l’invention revendiquée par l’un des deux critères reconnus de l’état de la technique analogue.
II. La doctrine américaine après Sanofi: étendue, procédure et combinaison
Si Sanofi pose une règle claire quant au point de comparaison, la doctrine d’ensemble demeure souple. La Cour suprême a rappelé que des technologies connues peuvent avoir d’autres usages que leur destination première et que l’évidence ne doit pas être enfermée dans des règles formalistes. KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 417–21 (2007). Le Federal Circuit a de même indiqué que l’étendue de l’état de la technique analogue doit être interprétée largement à la lumière de KSR. Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231, 1237–38 (Fed. Cir. 2010).
Le critère de pertinence raisonnable existe précisément parce que la personne du métier peut chercher des solutions hors du domaine immédiat de l’invention. Le problème pertinent ne peut donc être défini si étroitement que seules des références du même domaine d’activité puissent y répondre. Donner Technology, 979 F.3d at 1359–61. Dans In re ICON Health & Fitness, Inc., par exemple, la cour a jugé qu’un mécanisme de lit pliant était raisonnablement pertinent pour des problèmes de soutien et de rangement d’un tapis de course pliant. 496 F.3d 1374, 1379–80 (Fed. Cir. 2007).
Pour autant, le problème ne peut être abstrait au point de devenir universel. Le décrire comme « assembler des composants », « empêcher un mouvement » ou « maintenir un objet par rapport à un autre » risque de rendre presque tout mécanisme de fixation pertinent pour toute invention mécanique. La pertinence raisonnable doit tenir compte des objectifs, structures, fonctions, conditions de fonctionnement et contraintes techniques qui auraient influencé les endroits où la personne du métier aurait réellement cherché une solution. See Clay, 966 F.2d at 659; Airbus S.A.S. v. Firepass Corp., 941 F.3d 1374, 1381–84 (Fed. Cir. 2019). Le bon sens ne remplace pas les preuves établissant que la personne du métier aurait envisagé un domaine sensiblement éloigné. Circuit Check Inc. v. QXQ Inc., 795 F.3d 1331, 1335–37 (Fed. Cir. 2015).
Le critère du domaine d’activité est lui aussi large, mais reste lié à l’invention telle que revendiquée. Les éléments pertinents comprennent ses modes de réalisation, fonctions, structures, objectifs et divulgations relatives à son utilisation. Bigio, 381 F.3d at 1325–27. Le domaine ne se limite ni au point de nouveauté de la revendication, ni à la caractérisation la plus étroite de l’invention, ni à l’accent particulier mis par le brevet au sein d’un domaine plus large. Unwired Planet, LLC v. Google Inc., 841 F.3d 995, 1000–02 (Fed. Cir. 2016).
La portée des revendications encadre aussi la définition de l’état de la technique pertinent et de la motivation à combiner. Dans Axonics, Inc. v. Medtronic, Inc., le Board avait limité son analyse aux sondes médicales utilisées pour la neuromodulation sacrée, alors que les revendications visaient plus largement des sondes médicales. Le Federal Circuit a jugé que l’analyse des antériorités pertinentes et de leur combinaison ne pouvait être limitée à un contexte anatomique non revendiqué ou à un mode de réalisation préféré. 73 F.4th 950, 958–59 (Fed. Cir. 2023). Il faut rechercher si la personne du métier aurait combiné les enseignements cités pour parvenir à l’invention revendiquée, et non si cette combinaison aurait satisfait à des exigences propres à la référence principale mais absentes des revendications.
Les décisions postérieures àSanofi précisent également comment les questions d’état de la technique analogue doivent être présentées dans une procédure IPR. Dans Netflix, Inc. v. DivX, LLC, le Federal Circuit a rejeté l’exigence excessivement rigide selon laquelle le requérant devait annoncer expressément, dans une formule consacrée, « the field of endeavor is X ». La requête et la réplique, lues dans leur ensemble et dans leur contexte, présentaient suffisamment sa position. Les preuves pertinentes pour le domaine d’activité et pour la pertinence raisonnable peuvent se recouper, même si les deux critères restent distincts. 80 F.4th 1352, 1358–64 (Fed. Cir. 2023).
Corephotonics, Ltd. v. Apple Inc. doit être lu avec une attention particulière. Le Board avait conclu que les requêtes d’Apple traitaient insuffisamment de l’état de la technique analogue, car elles semblaient comparer les références invoquées entre elles plutôt qu’aux brevets contestés. En appel, le Federal Circuit n’a toutefois relevé aucune erreur procédurale dans le traitement de cette question par le Board. La réplique d’Apple répondait à la contestation du titulaire sur ce point tout en restant liée aux mêmes références, divulgations et théories d’évidence sous-jacentes que les requêtes. La cour a également conclu qu’Apple pouvait développer le critère de pertinence raisonnable après avoir initialement privilégié le domaine d’activité : ces deux critères étaient des fondements connexes du même moyen d’évidence, et non des moyens de non-brevetabilité entièrement distincts. Corephotonics, Ltd. v. Apple Inc., 84 F.4th 990, 1003–10 (Fed. Cir. 2023).
Corephotonics permet donc de développer une réponse lorsque la réplique reste liée aux mêmes références, divulgations et à la même théorie d’évidence ; il n’autorise pas l’introduction d’un moyen d’évidence substantiellement nouveau. Le résultat dépendait du dossier. La cour a souligné à la fois le caractère de réponse des observations d’Apple et le fait que le titulaire avait été averti et avait pu y répondre. Une réplique peut approfondir une question mise en débat ; elle ne peut s’écarter sensiblement de la théorie de la requête ni remplacer un fondement manquant par un nouveau. See id. at 1003–10; Henny Penny Corp. v. Frymaster LLC, 938 F.3d 1324, 1330–31 (Fed. Cir. 2019).
La décision nonprecedential dans Apple Inc. v. Gesture Technology Partners, LLC illustre les conséquences pratiques d’une argumentation imprécise. La majorité a confirmé la conclusion du Board selon laquelle Apple n’avait pas établi le caractère analogue d’une référence, ayant décrit de façon incohérente le domaine d’activité du brevet et omis de préserver le critère de pertinence raisonnable. Selon la majorité, le domaine d’activité d’un brevet ne devrait généralement pas varier avec la référence examinée. Elle a toutefois admis qu’un brevet pouvait, dans certaines circonstances, relever de plusieurs domaines, notamment lorsque la description divulgue des modes de réalisation distincts et que les revendications en cause visent l’un d’eux. No. 2023-1494, slip op. at 14–15 (Fed. Cir. June 5, 2025) (nonprecedential).
La juge Prost a exprimé une opinion dissidente. Selon elle, le Board avait défini le domaine trop étroitement en se concentrant sur le point de nouveauté revendiqué, contrairement à Unwired Planet et à la règle d’interprétation large de l’état de la technique analogue. Elle a aussi mis en doute le caractère nécessairement contradictoire des différentes formulations : elles pouvaient, selon elle, décrire des points communs complémentaires entre le brevet et différentes références. Id. at 1–3 (Prost, J., dissenting). Cette décision divisée invite à ne pas ériger les observations de la majorité sur la stabilité du domaine en règle catégorique, particulièrement au regard du statut nonprecedential de l’opinion.
Deux distinctions supplémentaires complètent le cadre américain.
Premièrement, établir qu’une référence est analogue ne démontre pas une motivation à la combiner avec une autre. La doctrine de l’état de la technique analogue détermine si la référence peut entrer dans l’analyse de l’évidence. La partie contestant le brevet doit encore identifier la modification proposée, expliquer l’apport de la référence secondaire et exposer pourquoi la personne du métier de compétence ordinaire aurait effectué cette modification. Affirmer que deux références sont analogues ne suffit pas. Sisvel International S.A. v. Sierra Wireless, Inc., 82 F.4th 1355, 1364–65 (Fed. Cir. 2023).
Deuxièmement, le droit américain n’attache généralement pas de portée juridique autonome au fait de qualifier un document de référence « principale » et un autre de référence « secondaire ». Ces termes décrivent habituellement la présentation de la combinaison invoquée : une référence fournit la structure à modifier et l’autre la modification proposée. Lorsque les questions factuelles sous-jacentes sont claires, il n’est pas nécessaire de prouver séparément que la référence principale choisie était la seule correcte. Schwendimann v. Neenah, Inc., 82 F.4th 1371, 1382–84 (Fed. Cir. 2023); In re Mouttet, 686 F.3d 1322, 1333 (Fed. Cir. 2012).
La règle américaine qui en résulte est souple mais exigeante. Aucune formule rituelle n’est requise, et une référence issue d’un autre domaine n’est pas défavorisée du seul fait de son origine industrielle. Il faut toutefois exposer loyalement pourquoi chaque référence appartient aux antériorités pertinentes pour l’invention revendiquée, identifier séparément la combinaison proposée et expliquer pourquoi la personne du métier l’aurait réalisée.
III. L’approche problème-solution de l’OEB appliquée aux enseignements d’autres domaines
L’article 56 de la Convention sur le brevet européen prévoit qu’une invention implique une activité inventive si, pour la personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. European Patent Convention art. 56. L’OEB applique généralement cette norme selon l’approche problème-solution :
identifier l’état de la technique le plus proche ou un autre point de départ approprié ;
déterminer le problème technique objectif ; et
rechercher si la solution revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier.
European Patent Office, Guidelines for Examination in the European Patent Office pt. G-VII, §§ 5–5.3 (2026) [hereinafter EPO Guidelines].
L’OEB n’applique pas de double critère autonome de l’état de la technique analogue correspondant à la doctrine du Federal Circuit. Des questions similaires apparaissent plutôt à différents stades de l’analyse structurée. Le point de départ invoqué constitue-t-il un tremplin technique réaliste ? Quel problème technique objectif résulte des différences de la revendication par rapport à ce point de départ ? Quelles connaissances et quels domaines techniques peuvent être attribués à la personne du métier confrontée à ce problème ? Et l’état de la technique, considéré dans son ensemble, aurait-il incité cette personne à effectuer la modification revendiquée ?
IV. Un point de départ approprié
Les Directives de l’OEB privilégient généralement un point de départ ayant un objectif ou un effet similaire, ou appartenant au même domaine technique ou à un domaine étroitement lié. EPO Guidelines pt. G-VII, § 5.1. Cela ne signifie pas qu’il existe toujours une seule référence « la plus proche » correcte. Plusieurs points de départ valables peuvent exister, et une objection d’absence d’activité inventive peut aboutir à partir de l’un d’eux, même si un autre document peut également constituer un état de la technique proche. Case T 1742/12, On-Demand Instantiation/Raytheon, ¶¶ 6.5–6.6, 10.3 (Tech. Bd. App. June 22, 2016).
Cette approche diffère de la pratique américaine exposée dans Schwendimann. Le droit américain n’impose généralement pas de justifier séparément le choix d’une référence principale qui serait la seule correcte. À l’OEB, le point de départ choisi a une importance analytique plus grande : il définit les différences à évaluer et influence sensiblement le problème technique objectif.
Un point de départ éloigné n’est pas automatiquement inadmissible, mais peut exposer l’analyse au raisonnement rétrospectif. La décision récente T 610/24 en fournit une illustration. La chambre a observé qu’une attaque contre l’activité inventive ne doit pas nécessairement partir de l’état de la technique strictement le plus proche. Partir d’un document plus éloigné conduit toutefois souvent à une analyse ex post facto et à la formulation d’un « problème rétrospectif » que la personne du métier n’aurait pas réellement conçu à partir de cette référence. Case T 610/24, Checking the Chemical Compatibility of Pumps and Chemicals/Ecolab, point 4.4 (Tech. Bd. App. Dec. 16, 2025).
T 610/24 est une décision récente qui n’a pas été publiée au Journal officiel de l’OEB. Il convient de l’utiliser comme illustration de la préoccupation établie de prévention du raisonnement rétrospectif, et non comme fondement de l’analyse. Les bases plus stables restent les Directives et la jurisprudence établie des chambres sur les points de départ appropriés, les problèmes techniques objectifs et les connaissances provenant d’autres domaines.
V. Le problème technique objectif
Le problème technique objectif se déduit des différences entre la revendication et l’état de la technique choisi, des effets techniques attribuables à ces différences et d’une formulation du problème à la lumière de ces effets. EPO Guidelines pt. G-VII, § 5.2. Il peut différer du problème indiqué dans la demande et devoir être reformulé à la lumière des antériorités apparues pendant l’examen ou l’opposition.
Le problème ne doit contenir ni éléments ni indications de la solution revendiquée. Le formuler comme « prévoir des griffes d’engagement par encliquetage qui immobilisent la rondelle axialement et en rotation » révélerait pratiquement le chemin vers la réponse. Selon les effets techniques réellement établis par les caractéristiques distinctives de la revendication, une formulation plus neutre pourrait concerner la sécurité du maintien, la compacité de l’assemblage, la prise en compte des variations dimensionnelles ou l’amélioration du positionnement de la cartouche.
L’affaire T 422/93 montre comment la formulation du problème influe également sur la personne du métier pertinente et les connaissances qui lui sont attribuées. La chambre a jugé que cette personne devait être définie à partir du problème technique objectif découlant de l’état de la technique le plus proche. L’analyse ne peut la définir comme spécialiste du domaine de la solution revendiquée du seul fait que cette solution en provient finalement. Ses connaissances de base n’incluent pas non plus automatiquement celles d’un spécialiste d’un autre domaine lorsque l’état de la technique le plus proche n’indique pas qu’il faudrait y chercher la solution. Case T 422/93, Luminescent Security Fibres, 1997 O.J. E.P.O. 25, headnotes 1–3 (Tech. Bd. App. Sept. 21, 1995).
Cette approche ne se confond pas avec la règle de Sanofiselon laquelle chaque référence doit être analogue à l’invention revendiquée. Les deux doctrines répondent toutefois à un risque rétrospectif semblable : aucune ne permet que la solution connue détermine après coup le problème supposément traité par la personne du métier ou les compétences qu’elle était censée posséder.
VI. Quand les connaissances d’un autre domaine deviennent réellement accessibles
La jurisprudence établie de l’OEB admet que la personne du métier puisse puiser dans des domaines techniques voisins, plus larges, généraux et, dans certaines circonstances, éloignés. Cette question s’intègre à l’approche problème-solution ; elle ne constitue pas une quatrième étape autonome.
Dans T 176/84, la chambre a jugé que l’état de la technique pertinent comprend non seulement le domaine particulier de l’invention, mais aussi les domaines voisins ou plus larges dans lesquels se pose un problème identique ou similaire et que la personne du métier serait censée connaître. Case T 176/84, Pencil Sharpener, 1986 O.J. E.P.O. 50, headnote (Tech. Bd. App. Nov. 22, 1985).
T 195/84 a étendu ce principe aux problèmes techniques généraux. Les solutions développées dans un domaine général non spécifique peuvent appartenir aux connaissances générales attribuées aux personnes du métier de domaines particuliers lorsque la demande cherche à résoudre ce même problème général dans un contexte spécifique. Case T 195/84, General Technical Knowledge, 1986 O.J. E.P.O. 121, headnote (Tech. Bd. App. Oct. 10, 1985).
Même un domaine véritablement éloigné n’est pas exclu par principe. Dans T 560/89, la chambre a admis qu’une personne du métier confrontée à un problème dans un domaine puisse en envisager un autre, non voisin, lorsque le même problème y était largement connu et qu’il existait une relation significative entre les matériaux employés dans les deux domaines. Case T 560/89, Filler Mass, 1992 O.J. E.P.O. 725, headnote (Tech. Bd. App. Apr. 24, 1991).
Il ne faut pas réduire ces décisions à une classification catégorique. Qualifier deux domaines de « voisins » ne tranche pas en soi l’activité inventive, pas plus que les qualifier d’« éloignés » ne met fin à l’analyse. Il faut rechercher si le problème technique objectif, examiné sans connaissance de la solution revendiquée, aurait rendu l’autre domaine, son enseignement ou les connaissances générales pertinentes réellement accessibles à la personne du métier.
Ainsi, le simple fait qu’un roulement d’embrayage automobile et un dispositif d’administration de médicaments utilisent tous deux des composants résistant au mouvement axial ne suffit pas à établir un lien technique entre leurs domaines. Il faudrait examiner la similitude du problème concret de maintien, les charges et tolérances applicables, les contraintes de fabrication, les matériaux, les exigences de sécurité, les environnements de fonctionnement et les objectifs fonctionnels.
VII. L’analyse « could–would »
Trouver l’enseignement secondaire n’achève pas l’analyse de l’OEB. La troisième étape demande si l’état de la technique, considéré dans son ensemble, aurait incité la personne du métier confrontée au problème technique objectif à modifier ou adapter l’antériorité de départ pour parvenir à l’objet revendiqué, et non simplement si elle aurait pu le faire. EPO Guidelines pt. G-VII, § 5.3.
La référence classique est T 2/83, qui distingue la possibilité technique de la raison effective d’agir. Il faut déterminer si la personne du métier aurait effectué la modification dans l’attente d’une amélioration ou d’un avantage, et non simplement si elle en avait la capacité technique. Case T 2/83, Simethicone Tablet, 1984 O.J. E.P.O. 265, headnote II (Tech. Bd. App. Mar. 15, 1984).
Cette analyse ressemble à l’exigence américaine d’une raison de combiner, mais les doctrines ne sont pas identiques. Dans les deux systèmes, retrouver tous les éléments de la revendication quelque part dans l’état de la technique ne suffit pas. Dans l’analyse de l’OEB, il faut démontrer pourquoi la personne du métier confrontée au problème technique objectif aurait utilisé l’enseignement secondaire pour modifier la référence de départ de la manière revendiquée.
VIII. Application des deux cadres à Sanofi
L’analyse américaine
En droit américain, la question préalable était de savoir si de Gennes appartenait aux antériorités pertinentes pour le dispositif d’administration de médicaments revendiqué. De Gennes ne relevant pas du même domaine d’activité, Mylan devait établir sa pertinence raisonnable au regard d’un problème traité par le brevet ’614.
Une théorie correctement développée aurait commencé par identifier le ou les problèmes pertinents à partir des revendications, de la description et du point de vue de la personne du métier de compétence ordinaire. La formulation ne pouvait être artificiellement limitée à chaque détail du mode de réalisation préféré d’administration de médicaments, car la pertinence raisonnable doit laisser place à des enseignements utiles provenant d’autres domaines. Elle ne pouvait pas davantage se réduire au problème universel de fixer deux composants l’un par rapport à l’autre.
L’analyse devait ensuite comparer directement de Gennes au problème de l’invention revendiquée. Cette comparaison aurait pu porter sur la présence, dans les deux technologies, de structures compactes de maintien, de forces axiales et de rotation semblables, de contraintes d’assemblage comparables ou d’exigences similaires d’engagement sécurisé dans un espace limité. Un témoignage d’expert aurait pu établir que les ingénieurs concevant des dispositifs d’administration de médicaments consultaient couramment la littérature générale sur les fixations mécaniques, ou que les connexions par encliquetage relevaient des connaissances générales pour le problème de maintien pertinent.
Si ces preuves établissaient la pertinence raisonnable, de Gennes pouvait entrer dans l’analyse de l’évidence. L’analyse distincte de la motivation à combiner demanderait alors pourquoi la personne du métier aurait choisi la géométrie particulière d’encliquetage de de Gennes et l’aurait intégrée au dispositif Burren–Venezia, avec une attente raisonnable que la modification remplisse la fonction revendiquée.
Mylan a plutôt soutenu principalement que de Gennes traitait un problème analogue à celui de Burren. Ce lien entre références pouvait contribuer à expliquer la combinaison proposée, mais n’établissait pas que de Gennes constituait un état de la technique analogue à l’invention revendiquée. L’omission était décisive, car Burren et Venezia ne fournissaient pas les éléments de fixation manquants sans de Gennes. Sanofi, 66 F.4th at 1380–82.
L’analyse de l’OEB
L’analyse de l’OEB serait organisée différemment. En supposant Burren retenu comme point de départ approprié, la première tâche de fond serait d’identifier les caractéristiques revendiquées absentes de Burren et les effets techniques attribuables à ces différences.
Ces effets pourraient comprendre le maintien sûr, axial et en rotation, de la rondelle ressort, la compacité, la facilité d’assemblage, le positionnement fiable de la cartouche ou la prise en compte des variations dimensionnelles. Les preuves détermineraient quels effets sont effectivement obtenus sur toute la portée de la revendication et peuvent donc étayer le problème technique objectif.
Il faudrait ensuite formuler le problème sans y intégrer la solution d’encliquetage. Un problème propre à l’administration de médicaments pourrait faire paraître éloignée la technologie des roulements d’embrayage automobiles. Un problème plus général de maintien mécanique compact pourrait rendre réellement accessibles les enseignements généraux d’encliquetage ou les connaissances générales en génie mécanique. Le degré de généralité ne pourrait toutefois être choisi uniquement pour offrir un chemin commode vers de Gennes.
La question suivante ne serait pas de savoir si de Gennes satisfait à un critère européen formel d’« état de la technique analogue », mais si le problème technique objectif aurait rendu le domaine, l’enseignement ou les connaissances générales pertinentes réellement accessibles à la personne du métier. Si le maintien compact par encliquetage était une réponse habituelle à un problème mécanique général, T 195/84 pourrait justifier l’attribution de ces connaissances à cette personne. Si le problème d’administration de médicaments partageait des conditions techniques significatives avec des assemblages mécaniques voisins, T 176/84 pourrait justifier l’examen de ces domaines. Si de Gennes demeurait réellement éloigné, T 560/89 et T 422/93 exigeraient une explication plus concrète des raisons pour lesquelles le problème aurait conduit la personne du métier à envisager son enseignement.
Enfin, l’analyse « could–would » demanderait si l’état de la technique, considéré dans son ensemble, aurait incité la personne du métier à utiliser l’agencement particulier d’encliquetage de de Gennes dans le dispositif fondé sur Burren. Il ne suffirait pas que les griffes d’engagement puissent physiquement y être transplantées. Le dossier devrait expliquer pourquoi cette personne s’attendrait à ce que la structure résolve le problème objectif tout en restant compatible avec les contraintes dimensionnelles, de fabrication, de fonctionnement et de sécurité du dispositif d’administration de médicaments.
La comparaison de Mylan entre de Gennes et Burren n’aurait donc pas nécessairement été dépourvue de pertinence devant l’OEB. Une fois Burren choisi comme point de départ et le problème technique objectif correctement formulé, le lien entre les besoins techniques de Burren et l’enseignement de de Gennes pourrait entrer dans l’analyse. Il ne suffirait toutefois pas à lui seul. Il devrait s’inscrire dans la chaîne complète reliant les caractéristiques distinctives de la revendication à leurs effets techniques, puis au problème objectif, aux connaissances réellement accessibles à la personne du métier et, enfin, à une raison pour laquelle elle aurait effectué la modification revendiquée.
La conclusion comparative prudente n’est donc pas que l’OEB aurait nécessairement atteint le même résultat que le Federal Circuit. Il aurait pu juger la revendication évidente si le maintien par encliquetage était établi comme connaissance générale pour le problème objectivement identifié et si l’état de la technique aurait incité à utiliser la configuration de de Gennes. Il aurait pu reconnaître une activité inventive si les contraintes pertinentes étaient propres aux dispositifs d’administration de médicaments et si l’antériorité de départ ne fournissait aucune raison réaliste d’envisager la technologie des roulements d’embrayage.
Le point essentiel est plus limité : une simple comparaison entre références n’achèverait aucune des deux analyses.
IX. Conséquences pratiques
Pour les requérants américains et ceux qui contestent la validité, Sanofi impose une présentation directe et rigoureuse. Chaque référence invoquée doit être reliée au brevet contesté par le domaine d’activité ou la pertinence raisonnable. Le domaine et le problème doivent reposer sur les revendications, la description, les références, les preuves d’experts et le point de vue de la personne du métier de compétence ordinaire. Lorsque les deux voies de qualification comme état de la technique analogue sont défendables, préserver les deux peut réduire le risque lié à une définition incertaine du domaine. Il faut ensuite expliquer séparément la modification proposée et pourquoi la personne du métier l’aurait effectuée.
Netflix signifie que l’argument n’a pas à prendre une forme rituelle. Corephotonics signifie qu’une réplique répondant au débat peut développer une théorie loyalement présentée dans des circonstances propres au dossier. Aucune de ces affaires ne rend la requête initiale sans importance. Un requérant qui omet le brevet contesté de sa comparaison des antériorités analogues puis propose une combinaison, une justification ou un fondement sensiblement différent reste exposé à des objections de renonciation procédurale et de théorie nouvelle.
Pour les titulaires, la première question de diagnostic est de savoir si la partie adverse a comparé la référence éloignée au brevet ou seulement à une autre antériorité. La deuxième est de vérifier si le problème invoqué a été formulé au bon niveau d’abstraction. Une formulation liée à tous les détails du mode de réalisation préféré peut être trop étroite ; une formule telle que « maintenir des composants » peut être trop large pour indiquer utilement où la personne du métier aurait cherché. Il faut aussi garder distinctes l’analyse de l’état de la technique analogue et la motivation à combiner. Une contestation peut échouer soit parce que la référence sortait des antériorités pertinentes, soit parce que l’utilisation proposée d’une référence pourtant analogue n’était pas étayée.
Devant l’OEB, l’argumentation correspondante doit s’inscrire dans l’approche problème-solution. La partie contestant l’activité inventive doit expliquer pourquoi le point de départ constitue un tremplin technique réaliste, déduire le problème technique objectif de différences et d’effets établis, et éviter d’intégrer la solution dans le problème. Lorsque l’enseignement secondaire provient d’ailleurs, l’analyse doit montrer pourquoi le problème objectif rendait ce domaine, cet enseignement ou les connaissances générales réellement accessibles. Il faut ensuite établir que la personne du métier aurait effectué la modification, et non simplement qu’elle aurait pu le faire.
Les praticiens transatlantiques doivent éviter d’assimiler les terminologies des deux systèmes. Une référence principale américaine n’est pas nécessairement l’état de la technique le plus proche ou un point de départ approprié pour l’OEB. La pertinence raisonnable américaine n’est pas simplement l’analyse européenne des domaines voisins sous un autre nom. Et l’approche problème-solution de l’OEB ne dispense pas de justifier pourquoi la personne du métier aurait utilisé un enseignement provenant d’un autre domaine.
X. Conclusion
Sanofi n’impose pas de confiner les connaissances d’ingénierie dans les frontières d’une industrie. Les références issues d’autres domaines peuvent être très pertinentes, et le droit américain comme celui de l’OEB admettent que les personnes du métier puissent puiser hors de leurs spécialités immédiates lorsque le problème technique leur ouvre une voie légitime vers ces connaissances.
Ce que Sanofi établit, c’est que le lien nécessaire ne peut résulter d’une comparaison omettant l’invention revendiquée. En droit américain, chaque référence invoquée doit être analogue à l’invention revendiquée, et non seulement à une autre référence. Devant l’OEB, un enseignement issu d’un autre domaine doit découler d’un point de départ approprié, d’un problème technique formulé objectivement, de connaissances réellement accessibles à la personne du métier et d’une démonstration que l’état de la technique aurait incité à effectuer la modification revendiquée.
Les cadres diffèrent, mais leur mise en garde centrale est très proche : les antériorités peuvent passer d’un domaine technique à un autre ; le raisonnement qui les y conduit ne peut être reconstruit seulement après que l’invention est connue.
