Derrière le dossier de procédure : communication en justice des pièces de délivrance — privilège avocat-client, protection du work product, Patent Agents, cabinets correspondants et communications des juristes internes

Résumé analytique: Les dossiers d'examen brevetés ne sont ni catégoriquement privilégiés ni automatiquement soumis à la production; chaque document exige une analyse spécifique de son but, des participants, de la confidentialité et de la relation avec les litiges prévus. Le privilège avocat-client protège les communications confidentielles admissibles faites pour obtenir ou fournir des conseils juridiques, tandis que la protection des produits de travail exige généralement un lien concret entre l'examen ex parte du brevet et les litiges. La loi applicable doit d'abord être identifiée parce que la règle de preuve fédérale 501 peut exiger une loi sur le privilège d'État pour les revendications de droit d'État, la Federal Circuit applique sa propre loi aux questions de privilège spécifiques aux brevets et à la loi sur les circuits régionaux à d'autres questions, et les normes relatives aux produits de travail et aux usages mixtes varient d'un circuit à l'autre. Dans les litiges fédéraux en matière de brevets régis par la loi Federal Circuit, les communications confidentielles avec des agents de brevets enregistrés peuvent recevoir le privilège limité reconnu à l'Université Queens lorsqu'elles concernent la pratique autorisée USPTO. Les courriers électroniques internes entre le superviseur et les avocats subalternes peuvent également être privilégiés lorsqu'ils formulent des avis juridiques concernant un rapport d'examen de l'USPTO, mais les communications administratives et de statut uniquement ne sont pas protégées simplement parce que les avocats les ont échangés. Les communications transfrontalières exigent une attention supplémentaire au statut professionnel de l'associé étranger, au rôle autorisé, au droit régissant et à la nécessité de la représentation; la règle USPTO de juillet 2026 de représentation à domicile étranger change qui doit traiter la correspondance américaine mais n'établit pas lui-même le privilège. Les conditions d'engagement prudentes, la distribution restreinte, la séparation des conseils juridiques du contenu administratif et les registres de privilèges propres à chaque document constituent les fondements les plus solides pour protéger les confiances légitimes en matière d'examen des brevets sans trop énoncer les doctrines applicables.

C'est moi. L'emballage de fichier et le fichier -Shadow

Le dossier de brevet officiel ne raconte qu'une partie de l'histoire de l'examen des brevets. Derrière le dossier public, il peut y avoir des divulgations d'inventions, des analyses de l'état de la technique, des ébauches et des lignes directrices, des notes d'examen-entrevue, des courriels entre conseillers en examen des brevets, des instructions à des associés étrangers, des recommandations de portefeuille et des communications avec des agents de brevets. Lorsque la validité, la contrefaçon, l'inventeur, la propriété ou un comportement inéquitable devient plus tard contesté, un adversaire peut chercher à obtenir que le fichier privé de l'ombre.

La réponse instinctive – que les matériaux appartiennent au conseil et sont donc protégés – est trop large. Le fait qu'un document ait été créé au cours de l'examen de la demande de brevet ne permet pas de déterminer s'il est privilégié ou protégé en tant que produit de travail et, par conséquent, ne répond pas en soi à la question de savoir si le document doit être produit. Il n'y a pas non plus de légende, de placement dans un fichier électronique de l'avocat ou de présence d'un avocat sur une chaîne de courriels. À l'inverse, l'absence de privilège ou de protection des produits de travail n'établit pas en soi qu'un article entre dans le champ d'application admissible de la découverte; la pertinence, la proportionnalité, d'autres protections et les conditions d'ordre de protection demeurent des questions distinctes. La Fed. R. Civ. P. 26(b)(1), c).

Deux doctrines dominent l'analyse : le privilège avocat-client et la doctrine du travail-produit. Ils se chevauchent souvent, mais ils protègent des intérêts différents et se tournent vers des faits différents. Le privilège du procureur-client protège les communications confidentielles admissibles faites pour obtenir ou fournir des conseils juridiques. Le produit de travail protège généralement les documents et les objets tangibles préparés en prévision d'un litige ou d'un procès. Un document d'examen d'un brevet peut satisfaire aux deux doctrines, à une seule doctrine, ou à aucune des deux.

Cette distinction est d'une grande importance dans la pratique des brevets. La préparation et la poursuite d'une demande de brevet sont la pratique du droit. Sperry v. Florida ex rel. Fla. Bar, 373 États-Unis 379, 383, 402 (1963). Les communications confidentielles faites à cette fin peuvent donc être privilégiées. Toutefois, l'examen régulier des brevets est ordinairement un processus ex parte visant à obtenir une subvention du gouvernement, et non un litige contre un adversaire. Les documents d'examen de brevet qui n'incarnent pas une communication protégée peuvent donc tomber en dehors du privilège avocat-client sans être admissibles comme produit de travail.

L'analyse correcte est spécifique au document. Il demande qui a créé le matériel, pourquoi il a été créé, si et à qui il a été communiqué, le statut juridique et le rôle de chaque participant, si la confidentialité a été maintenue, et - pour le produit de travail - si un différend concret prévu a sensiblement influencé sa préparation.

II. Deux protections avec des fondations différentes

Le secret professionnel protège généralement une communication confidentielle entre un client et un avocat dans le but d'obtenir ou de fournir des conseils juridiques. Elle ne se limite pas aux litiges. Sous réserve d'une renonciation et d'exceptions reconnues, telles que la fraude criminelle, une communication satisfaisant aux éléments de la doctrine demeure habituellement protégée, quel que soit le besoin de l'adversaire.

Le privilège protège les communications, et non les faits sous-jacents. Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383, 395–96 (1981). L'inventeur peut donc devoir témoigner de la conception, des essais, des recherches antérieures ou de la connaissance d'une référence, même si ces sujets ont été discutés avec le conseil de l'examen des brevets. Un cas récent de brevet a appliqué la même distinction aux dessins préparés par le conseil en matière de brevets : ni les dessins eux-mêmes ni les faits concernant leur création n'ont été privilégiés que parce que le conseil était impliqué. Resh, Inc. v. ConradC'est pas vrai. 22-cv-01427-EJD (VKD), feuillet op. à 3–5 (Cal. N.-É. Fév. 23, 2024). S'il y a lieu, proportionné et non protégé, les faits sous-jacents peuvent être obtenus à partir de cahiers de laboratoire, de données d'essai, de témoignages, de courriels ou d'autres sources.

De même, un dossier technique ou commercial préexistant ne devient pas privilégié simplement parce qu'il est envoyé à un avocat. Fisher v. United States, 425 U.S. 391, 403–05 (1976). Le courriel de couverture peut être privilégié s'il révèle une demande d'avis juridique, mais le dossier ci-joint doit être protégé à titre personnel.

Le produit de travail sert un but différent. Règlement fédéral de procédure civile 26(b)(3) protège les documents et les objets tangibles préparés en prévision d'un litige ou en vue d'un procès par ou pour une partie ou son représentant. La Fed. R. Civ. P. 26(b)(3). La doctrine ne se limite pas aux communications avocat-client et peut couvrir les documents d'enquête, les notes d'avocat, les documents d'experts et le travail effectué par des représentants non avocats. Inversement, il exige habituellement un véritable lien de litige que le privilège avocat-client ne le fait pas.

Le produit ordinaire ou de travail de fait ne crée pas une barre absolue à la production. En vertu de la règle 26(b)(3), un tribunal peut ordonner la production si la partie requérante présente un besoin important et ne peut obtenir l'équivalent substantiel sans contrainte excessive. La règle ordonne aux tribunaux de protéger plus fortement les impressions mentales, les conclusions, les opinions et les théories juridiques. La question de seuil vient néanmoins d'abord: même un avocat des impressions mentales candides ne sont pas le produit de travail à moins que le matériel a été préparé en prévision d'un litige sous le test du forum gouvernant.

Cette distinction crée une lacune récurrente dans l'examen des brevets. Une analyse non communiquée par un avocat n'est pas automatiquement une communication avocat-client. S'il n'a été créé que pour l'examen régulier des brevets et qu'il n'a pas le lien de litige requis par le critère directeur, il peut aussi échouer au test du produit de travail. Cette lacune rend la finalité, la communication et la documentation plus importantes que les étiquettes.

III. La loi d'application vient en premier

La loi applicable est une question de seuil. Règle de preuve fédérale 501 fait de la common law fédérale, élaborée par les tribunaux fédéraux à la lumière de la raison et de l'expérience, la source ordinaire du droit de privilège dans les litiges à questions fédérales. Mais la règle ajoute une qualification importante: dans une affaire civile, le droit de l'État régit le privilège concernant une revendication de brevet ou une défense pour laquelle le droit de l'État fournit la règle de décision. La Fed. R. Evid. 501. Un cas de brevet fédéral peut donc impliquer la loi fédérale sur le privilège pour les revendications de brevet tout en exigeant une attention particulière à la loi sur le privilège de l'État pour une revendication de propriété, de contrat, de faute professionnelle ou de droit fiduciaire. L'analyse devrait identifier la revendication de brevet ou la défense à laquelle se rapporte chaque communication refusée; la présence d'un brevet quelque part dans le différend ne choisit pas un ensemble de droit de privilège pour chaque document.

Les brevets fédéraux ajoutent une deuxième couche de choix de la loi. Lors de l'examen d'un tribunal de district, la Federal Circuit applique habituellement la loi sur les circuits régionaux aux questions non liées au brevet, mais applique sa propre loi aux questions de fond relatives au brevet et aux questions de procédure suffisamment liées à l'application du droit de brevet. In re Queen’s Univ. at Kingston, 820 F.3d 1287, 1290–91 (Fed. Cir. 2016); In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800, 803–04 (Fed. Cir. 2000). Pâte à frire illustre la ligne de démarcation. Le tribunal a appliqué la loi Federal Circuit parce que le privilège d'un dossier d'invention soumis à l'évaluation des brevets impliquait le droit matériel des brevets. 203 F.3d à 803–04. En revanche, il a expliqué que In re Regents of Univ. of Cal. a correctement appliqué le droit du Seventh Circuit à une question d'intérêt commun posée par le donneur de licence parce que cette question n'est pas propre au droit des brevets. Id. à 804 (discussion de 101 F.3d 1386, 1390 n.2 (Fed. Cir. 1996)). Les questions spécifiques aux brevets concernant les divulgations d'inventions, les communications relatives à l'examen des brevets ou le privilège conféré aux agents de brevets peuvent donc être régies par la loi Federal Circuit, tandis qu'une question non spécifique aux brevets peut être régie par le circuit régional.

Le produit de travail nécessite une vérification séparée du choix de la loi. La règle 501 traite des privilèges; dans la découverte fédérale, la protection du produit du travail pour les documents et les objets tangibles préparés en prévision d'un litige est principalement énoncée dans la règle fédérale de procédure civile 26(b)(3). La Fed. R. Civ. P. 26(b)(3)(A). Les circuits régionaux n'utilisent pas des formulations identiques pour les matériaux à double usage. Le second circuit demande si un document a été créé en raison d'un litige prévu et s'il aurait été préparé sous une forme essentiellement similaire sans cette perspective, tandis que le cinquième circuit demande si le but principal motivant de sa création était d'aider un éventuel litige futur. Comparer United States v. Adlman, 134 F.3d 1194, 1202 (2d Cir. 1998), avec United States v. El Paso Co., 682 F.2d 530, 542–43 (5th Cir. 1982). Les normes applicables aux communications mixtes juridiques et non juridiques varient également : le Second Circuit demande si les avis juridiques étaient l'objectif prédominant de la communication, tandis que le D.C. Circuit demande si l'obtention ou la prestation de conseils juridiques était l'un de ses objectifs importants. Comparer In re County of Erie, 473 F.3d 413, 420 (2d Cir. 2007), avec Fed. Trade Comm’n v. Boehringer Ingelheim Pharms., Inc., 892 F.3d 1264, 1267–68 (D.C. Cir. 2018).

L'enquête spécifique au document devrait donc commencer par identifier le tribunal, les revendications et les défenses auxquelles le document se rapporte, la source fédérale ou l'État de droit de privilège, que ce soit la Federal Circuit ou la doctrine du circuit régional régit la question particulière, et le test forum=s pour le produit de travail ou une communication mixte. Ce n'est qu'alors que l'analyse devrait porter sur la question de savoir si le document satisfait aux éléments de la protection revendiquée.

IV. Privilège du procureur-client dans l'examen ordinaire des brevets aux États-Unis

L’arrêt de référence du Federal Circuit sur la protection des échanges confidentiels dans les procédures de délivrance est In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800, 805–07 (Fed. Cir. 2000). Là, les inventeurs ont soumis un dossier d'invention au service juridique de leur société. Le dossier décrit l'invention, identifie l'état de la technique potentiellement pertinent et fournit des renseignements sur la brevetabilité. Le tribunal l'a jugée privilégiée parce qu'elle a été fournie à titre confidentiel à des conseils principalement pour obtenir des conseils juridiques concernant la brevetabilité et l'assistance à la préparation d'une demande de brevet.

Pâte à frire a rejeté l'argument selon lequel le contenu technique ou l'information de l'état de la technique convertit nécessairement une divulgation d'invention en un rapport factuel non privilégié. En ce qui concerne l'ensemble de la communication, le tribunal a conclu à une demande expresse ou implicite de services juridiques. Il n'a pas analysé l'enregistrement dans les phrases protégées de la loi et les phrases non protégées de la technique. La divulgation ultérieure d'un contenu technique dans une demande de brevet n'a pas non plus éliminé rétroactivement le privilège de la communication confidentielle antérieure.

La décision ne confère pas un privilège catégorique à toute divulgation d'invention, à tout projet de demande ou à tout document d'examen de brevet. Le promoteur doit encore établir la confidentialité et un but juridique. Un formulaire d'invention acheminé simultanément aux avocats, aux dirigeants d'entreprise, aux gestionnaires de produits et à un comité d'invention pour l'établissement du budget, la rémunération ou le classement de portefeuille peut nécessiter une analyse différente. Les communications à double usage devraient être évaluées dans le cadre du test du forum directeur pour les communications à double usage.

Dans la pratique, les communications confidentielles demandant des conseils sur la brevetabilité, l'inventeur, la portée de la revendication de brevet, la rédaction, la stratégie de dépôt ou une réponse à l'USPTO sont des candidats privilégiés. Les échanges provisoires peuvent être admissibles dans la mesure où ils révèlent des renseignements confidentiels sur les clients, des conseils juridiques proposés ou des solutions de rechange stratégiques qui n'ont pas été divulguées publiquement. Les dossiers de recherche ordinaires, les données brutes d'essai, les rapports administratifs, les prévisions commerciales et les documents d'examen public de brevets ne deviennent pas privilégiés simplement parce que les avocats les ont examinés.

La représentation des entreprises ajoute une autre couche. Les communications émanant d'inventeurs et d'autres employés peuvent être privilégiées lorsqu'elles sont faites dans le cadre de leurs responsabilités d'entreprise afin que les avocats de l'entreprise puissent conseiller l'entreprise. Haut de page, 449 U.S. chez 394–95. Mais le privilège corporatif appartient à l'organisation. Un inventeur interrogé par un avocat d'entreprise n'est pas automatiquement un client individuel, et l'engagement et l'entrevue devraient préciser cette distinction.

Une allégation de conduite inéquitable n'élimine pas automatiquement le privilège. Pâte à frire a exigé une preuve prima facie montrant que la communication a été faite en faveur de la fraude. Le simple fait d'affirmer qu'une référence n'a pas été citée - en particulier lorsque la référence a été fournie à l'avocat chargé de l'évaluation - ne satisfait pas elle-même à l'exception relative à la fraude criminelle.

V. Agents de brevets : un privilège distinct lié à la pratique autorisée

Les clients comptent souvent sur des agents de brevets enregistrés qui peuvent exercer avant le USPTO mais ne sont pas des avocats. Dans les litiges de brevets fédéraux régis par la loi Federal Circuit, In re Queen’s Univ. at Kingston, 820 F.3d 1287, 1290–94, 1301–02 (Fed. Cir. 2016), reconnaît un privilège de brevet-agent de droit fédéral limité pour les communications admissibles au sein de la pratique autorisée par l'USPTO. La protection est distincte du privilège avocat-client, bien que fonctionnellement analogue. Université Queens n'établit pas elle-même une règle universellement applicable pour chaque tribunal ou chaque posture de la loi d'État; l'analyse de la loi-gouvernmentale vient en premier.

Université Queens a considéré que les communications confidentielles entre un client et un agent de brevets non-attorney sont privilégiées lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre de tâches autorisées par le Congrès et l'USPTO, y compris des services raisonnablement nécessaires et des incidents à ces tâches. La partie qui affirme le privilège a le fardeau d'établir que la communication particulière entre dans le champ d'application autorisé. 820 F.3d à 1301–02.

L'enquête sur les pratiques autorisées est fonctionnelle. En vertu de 37 C.F.R. § 11.5(b)(1), les principaux exemples comprennent des conseils sur la brevetabilité; la préparation, le dépôt et la poursuite des demandes; la réponse aux rapports d'examen de l'USPTO; la proposition de modifications; et la conduite d'entrevues avec des examinateurs. Une communication doit concerner le travail autorisé de l'agent ou un service raisonnablement nécessaire et incident pour lui; la présence d'un agent de brevets ne protège pas le contenu juridique, commercial ou administratif non lié.

Le privilège ne transforme pas un agent de brevets en conseiller juridique général. Université Queens a identifié des conseils en contrefaçon, certaines opinions sur la validité d'un brevet d'une autre partie dans la contemplation d'un litige ou d'une transaction, et d'autres travaux en dehors de la pratique autorisée de l'USPTO comme allant au-delà de la doctrine. L'octroi de licences, les transactions d'entreprise, la stratégie des tribunaux de district et les questions de droit d'État exigent habituellement un privilège distinct.

La protection doit donc être décrite par fonction plutôt que par titre. Un e-mail d'agent de brevets enregistré n'est pas privilégié simplement parce qu'il se rapporte à un brevet. Le promoteur doit établir la confidentialité, la demande ou la prestation de conseils professionnels et un sujet dans le cadre de la pratique autorisée. La supervision de l'avocat n'est pas non plus une condition préalable au privilège direct reconnu en Université Queens, bien que les communications entre un avocat, un agent de brevets et leur client partagé puissent avoir des motifs de protection qui se chevauchent. Une récente décision du Delaware souligne le point de plaidoirie et de preuve : le tribunal a traité le privilège brevet-agent comme indépendant du privilège ordinaire avocat-client et a rejeté des affirmations générales où le promoteur n'avait pas invoqué le privilège correct ou établi les qualifications et fonctions des praticiens. Chervon (HK) Ltd. v. One World Techs., Inc.C'est pas vrai. 19-1293-GBW, report op. à 3–8 (D. Del. janv. 13, 2023).

VI. Courriels internes sur la réponse à un rapport d'examen de l'USPTO

Un processus commun d'examen des brevets crée une question de privilège fallacieusement difficile. Un client envoie un rapport d'examen de l'USPTO à un avocat surveillant. L'avocat superviseur demande à un associé subalterne d'analyser les refus et de préparer une réponse. L'associé fait circuler les arguments et les amendements proposés, et l'avocat superviseur révise le projet avant de demander l'approbation du client. Si le brevet est par la suite litigieux, un contrevenant accusé peut demander la totalité de la chaîne de courrier électronique interne.

L'absence du client de ces courriels ne va pas nécessairement à l'encontre du privilège. Les tribunaux reconnaissent généralement que les avocats représentant le même client doivent être en mesure de communiquer de façon confidentielle tout en fournissant des services juridiques à ce client. Dans Natta v. Zletz, 418 F.2d 633, 637 & n.3 (7th Cir. 1969), la correspondance entre l'avocat en brevets de la société et l'avocat en brevets de l'extérieur a été protégée parce que les communications faisaient, en substance, partie de la relation de la société avec ses avocats de l'extérieur. Richards v. KallishC'est pas vrai. 22-cv-9095 (CS) (VR), 2023 WL 8111831, à 2, 6–8 (S.D.N.Y. nov. 22, 2023), a également traité les communications confidentielles d'examen brevetées comme étant privilégiées et a estimé qu'y compris les inventeurs, le personnel technique et le personnel d'examen des brevets n'ont pas détruit la confidentialité lorsque leur participation a facilité la représentation. Plus récemment, LKQ Corp. v. Kia Motors America, Inc.C'est pas vrai. 21 C 3166, 2023 WL 3200236, à *6–7 (N.D. Ill. May 2, 2023), a protégé les courriels dûment enregistrés entre une équipe d'examen breveté et des avocats internes qui ont échangé des informations et des opinions concernant la stratégie de dépôt des brevets.

Hercules Inc. v. Exxon Corp., 434 F. Supp. 136, 146–53 (D. Del. 1977), a appliqué un raisonnement similaire au sein d'un département des brevets. Un professionnel des brevets subalterne a reçu une affectation pour effectuer des recherches juridiques pour un avocat superviseur pour conseiller le client. Le tribunal n'a constaté aucune différence significative entre cette entente et une affectation à un associé subalterne. Une récente décision d'examen non-brevet a également reconnu que les projets internes, les révisions de l'avocat et les courriels transmettant des projets peuvent demeurer privilégiés lorsqu'ils sont confidentiels pour obtenir ou communiquer des conseils juridiques. Burge v. Teva Pharm. Indus. Ltd.C'est pas vrai. 22-cv-2501-DDC-TJJ, 2025 WL 2172466, à *12–13 (D. Kan. Juillet 31, 2025).

Ce raisonnement correspond à l'affectation ordinaire des tâches. Un superviseur par courriel demande à un avocat subalterne de déterminer si les références citées enseignent une limitation contestée, évaluent l'appui à la description écrite, évaluent les risques d'estoppel ou de non-responsabilité, ou recommandent s'il y a lieu d'argumenter ou de modifier une participation ordinaire à la prestation de conseils juridiques au client. L'analyse, le projet et la ligne rouge de l'associé peuvent également être privilégiés lorsqu'ils sont créés et distribués de façon confidentielle pour formuler ou communiquer ces conseils. Voir LKQ, 2023 WL 3200236, à 6–7; Burge, 2025 WL 2172466, à 12–13. La protection est le privilège client-avocat – pas un privilège autonome appartenant aux deux avocats – et le client n'a pas besoin d'être copié à chaque étape du processus de rédaction.

La protection est fonctionnelle, et non fondée sur le statut. IQL-Riggig, LLC v. Kingsbridge Techs.C'est pas vrai. 19 CV 6155, 2021 WL 1172654, à *3–5 (N.D. Ill. Mar. 29, 2021), a refusé de traiter les courriels d'avocats de même firme comme privilégiés simplement parce qu'ils concernaient le litige du client, bien que les messages qualifiés comme produit de travail parce qu'ils visaient à défendre une demande reconventionnelle et une motion de jugement sommaire. Dans le cadre de l'examen des brevets, Huber Engineered Woods LLC v. Louisiana-Pacific Corp.C'est pas vrai. 19-342-GBW-SRF, slip op. at 10–11, ¶ 22–24 (D. Del. sept. 30, 2022), a déclaré que les courriels de l'avocat à l'auteur confirmant simplement le statut de dépôt USPTO n'étaient pas privilégiés parce qu'ils ne divulguaient aucune stratégie juridique ni aucun avis de fond. Ainsi, le dépôt des confirmations, l'échéancier, les demandes de signature et les transmissions à nu demeurent des candidats plus faibles même lorsque chaque expéditeur et bénéficiaire est un avocat.

Geomatrix Sys., LLC v. Eljen Corp.C'est pas vrai. 3:20-cv-1900, 2022 WL 603029, à *2–3 (D. Conn. Mar. 1, 2022), fournit l'avertissement d'examen de brevet correspondant. Le tribunal a rejeté une tentative catégorique de retenir les documents de travail internes de l'avocat chargé de l'examen des brevets et a exigé une présentation spécifique à chaque document. Lire avec Natta, Hercules, LKQet Huber, la formulation prudente est que les communications confidentielles de l'équipe juridique sont souvent privilégiées lorsqu'elles demandent, transmettent ou raffinent des conseils juridiques pour le client, ou révèlent des confidences du client. Deux avocats sur un email, se tenant seuls, ne suffisent pas. Les différences régionales-circuits concernant le privilège dérivé ou inter-attorney rendent le contenu et la fonction du document particulièrement important.

Le contraste est pratique:

La référence A semble manquer au contrôleur revendiqué, donc je recommande de traverser la section 103 rejet, avec la modification ci-jointe comme un retour en arrière. Il révèle une instruction à la clientèle et fournit une analyse juridique pour obtenir des conseils supplémentaires.

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• La réponse d'un superviseur qui discute du risque de description écrite et qui dirige une modification plus étroite est également forte.

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• Veuillez préparer la réponse d'ici vendredi, une entrée de dossier, une estimation des frais, ou un avis qu'un rapport d'examen USPTO publié ne peut divulguer aucun avis juridique confidentiel.

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• Les notes de recherche privées ou l'évaluation non communiquée d'une revendication de brevet peuvent ne pas bénéficier du privilège de l'avocat-client dans un forum exigeant une communication protégée ou un rôle démontrable en conseillant le client.

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Les projets exigent leur propre analyse. Un projet de réponse interne ou une ligne rouge peut révéler des conseils juridiques par le biais d'arguments proposés, de modifications rejetées, de commentaires sur l'appui et de choix stratégiques. Burge, bien qu'il ne s'agisse pas d'une affaire d'examen de brevet, illustre la règle générale selon laquelle les projets internes confidentiels et les révisions du conseil peuvent être privilégiés lorsqu'ils servent le processus d'avis juridiques. 2025 WL 2172466, à *12–13. Une fois déposée, la réponse a été divulguée au USPTO et, si et lorsque le dossier de demande devient accessible au public, devient généralement publique; le dépôt ne crée pas lui-même un privilège dans le contenu soumis. Le statut provisoire à lui seul n'est pas négatif, et le courriel et chaque pièce jointe doivent être examinés séparément. L'ajout d'un rapport d'examen public USPTO, d'un brevet cité, d'un résultat d'essai brut ou d'un document technique préexistant à un courriel privilégié ne transforme pas la pièce jointe en document privilégié.

Le produit de travail ne fournit pas de backstop automatique. Hercules la protection du produit du travail pour les projets de modification, les projets de revendications de brevet, les notes d'avocat concernant l'examen ex parte du brevet et les notes manuscrites sur un rapport d'examen de l'USPTO lorsqu'elles ont traité de l'examen de brevet plutôt que d'un différend contradictoire concret. 434 F. Supp. à 151–53. Géomatrix De même, il a rejeté la proposition selon laquelle un plan général visant à obtenir et à faire valoir ultérieurement des brevets protège catégoriquement les documents d'examen des brevets. 2022 WL 603029, à *2–3. Et Réplique n'a trouvé aucun produit de travail lorsque le dossier n'a pas démontré que les dessins d'inventeurs prétendument préparés à l'aide d'un conseil en brevets avaient été créés en prévision d'un litige. C'est pas vrai. 22-cv-01427-EJD (VKD), feuillet op. à 3–5. Le promoteur doit démontrer que le courriel ou le projet en question porte le lien de litige requis par la loi applicable.

VII. Associés étrangers et communications transfrontalières d'examen des brevets

L'examen international des brevets ajoute une question de seuil selon laquelle l'examen national des brevets n'est habituellement pas : qui, précisément, est l'associé étranger? L'étiquette peut décrire un avocat étranger, un praticien des brevets réglementé qui n'est pas admis à un barreau général, un professionnel des brevets à l'interne, un traducteur exerçant un jugement juridique ou technique, ou un vendeur de documents exerçant des fonctions ministérielles. Ces catégories ne sont pas interchangeables. Dans certains pays, une personne nommée avocate titulaire d'un brevet peut exercer auprès d'un office des brevets, mais n'est pas avocate en droit. Les pouvoirs, les fonctions autorisées et le rôle sont donc importants.

A. La règle de représentation à domicile étranger 2026 de juillet

À compter de juillet 20, 2026,, l'USPTO exige la représentation d'un praticien des brevets lorsqu'au moins un déposant ou titulaire de brevet identifié est domicilié en dehors des États-Unis ou de ses territoires; à moins d'indication contraire, les documents soumis au nom d'une telle partie doivent être signés par un praticien des brevets. L'exigence s'applique aux documents reçus à cette date ou après cette date sans égard à la date de dépôt de la demande. Utilisation requise par les déposants étrangers et les titulaires de brevets d'un praticien en brevets, 91 Fed. Rég. 13,510, 13,512–13, 13,519 (Mar. 20, 2026) (modifiant 37 C.F.R. §§ 1.9, 1.31–.33; en vigueur en juillet 20, 2026); 37 C.F.R. §§ 1.31(a)(2)–(3), 1.33(b)(3) (2026). La règle modifie sensiblement les mécanismes de l'examen transfrontalier des brevets, mais elle n'établit pas elle-même le privilège. L'analyse devrait identifier séparément le praticien de l'USPTO responsable de la correspondance avec les États-Unis, l'avocat étranger ou un autre praticien qui donne des conseils sur le droit étranger ou l'examen étranger des brevets, le client représenté par chacun d'eux et tout organisme ou fondement raisonnable pour inclure d'autres participants à une communication confidentielle. Le promoteur doit encore établir les éléments et la portée du privilège revendiqué en vertu de la loi régissant le for; l'enregistrement, la représentation et l'autorité de signature ne font pas en elles-mêmes toute communication dans la chaîne d'examen des brevets.

B. Le choix de la loi passe en premier

Une approche fréquemment utilisée, en particulier dans les cas de Second Circuit impliquant des privilèges étrangers, est le test de base de la touche. Il demande quel pays a l'intérêt prédominant ou le plus direct et le plus convaincant pour la confidentialité de la communication. Les communications relatives à une instance ou à des conseils américains au sujet du droit américain touchent généralement la base avec les États-Unis; les communications centrées sur les procédures étrangères ou le droit étranger touchent généralement la base avec ce pays. See Mangouras v. Squire Patton Boggs, 980 F.3d 88, 99–100 (2d Cir. 2020); In re Application of BM Brazil 1 Fundo de Investimento em Participações Multistratégia, 347 F.R.D. 1, 9–10 (S.D.N.Y. 2024). L'analyse peut avoir une deuxième étape. Dans In re B&C KB Holding GmbH, l'Allemagne avait l'intérêt prédominant parce que les communications concernaient des transactions de droit allemand, mais le tribunal a finalement appliqué le droit de privilège américain parce que l'application du droit allemand dans les circonstances aurait violé les principes de courtoisie: le droit allemand n'a pas reconnu le privilège avocat-client dans les procédures civiles mais n'a pas non plus permis une découverte préliminaire comparable. C'est pas vrai. 22-mc-00180 (LAK) (VF), 2025 WL 1802956, à *2–7 (S.D.N.Y. Juillet 1, 2025). Cette approche n'est pas un défaut national; d'autres tribunaux peuvent appliquer des cadres de choix différents.

La relation d'une demande étrangère à un brevet américain ultérieur n'établit pas nécessairement une connexion américaine suffisante. Dans AstraZeneca LP v. Breath Ltd.C'est pas vrai. 08-1512 (RMB/AMD), 2011 WL 1421800, à *5–9 (D.N.J. Mar. 31, 2011), les communications concernant les demandes suédoises et PCT n'ont pas touché à la base avec les États-Unis simplement parce que ces demandes appuyaient la priorité à un brevet américain ultérieur, que la demande PCT a désigné les États-Unis et qu'un dépôt américain a été envisagé. Les communications concernaient la brevetabilité suédoise et la préparation de la demande, de sorte que le droit suédois régissait. Un courriel portant sur plusieurs pays peut donc nécessiter une analyse par sujet, et parfois par portion.

C. Avocats étrangers et praticiens étrangers des brevets

Si la loi américaine s'applique, le statut du participant demeure important. Un avocat étranger qualifié agissant en qualité d'avocat peut habituellement participer à une relation privilégiée, à condition que la communication soit confidentielle et qu'elle soit faite pour obtenir ou fournir des conseils juridiques. Dans un cas récent de brevet, les courriels avec un conseil suédois demandant des conseils en matière de brevet sont demeurés privilégiés, et la diffusion limitée aux gestionnaires ayant besoin de savoir n'a pas renoncé à la protection. Mölnlycke Health Care US, LLC v. Greenwood Mktg., LLCC'est pas vrai. 22 Civ. 3719 (CS) (JCM), 2024 WL 4602138, à *5–7 (S.D.N.Y. oct. 29, 2024). Les communications entre avocats américains et étrangers représentant le même client n'ont pas besoin d'inclure le client dans chaque message. L'ordonnancement, la facturation, la confirmation de dépôt et surtout les discussions commerciales restent en dehors du privilège simplement parce que les avocats les ont envoyés.

L'analyse est moins établie lorsque l'associé étranger est un praticien de brevets non avocat. Université Queens Il n'a pas lui-même décidé du traitement des praticiens étrangers. Plusieurs tribunaux de district ont néanmoins étendu son raisonnement fonctionnel, sous réserve de la preuve que le praticien étranger était autorisé à exécuter les services particuliers en cause.

Dans Knauf Insulation, LLC v. Johns Manville Corp.C'est pas vrai. 1:15-cv-00111-TWP-MJD, report op. at 5–11 (S.D. Ind. oct. 1, 2019), le tribunal a protégé les communications avec un avocat en brevets du Royaume-Uni dans la mesure où elles relevaient de l'autorité du praticien en vertu de la loi du Royaume-Uni. Align Tech., Inc. v. 3Shape A/SC'est pas vrai. 17-1646-LPS & 17-1647-LPS, 2020 WL 1873026, à *2 (D. Del. Apr. 15, 2020), ont également conclu que les communications avec un agent de brevets étranger enregistré peuvent être protégées lorsque l'agent agit dans le cadre de la pratique autorisée par le pays d'origine de l'agent.

Philips N. Am. LLC v. Fitbit LLC, 583 F. Supp. 3d 251, 259–70 (D. Mass. 2022), démontre pourquoi la preuve de l'autorité est importante. Le tribunal a accepté que le raisonnement fonctionnel de Université Queens, Naufet Aligner pourrait s'étendre à un praticien de brevets étranger. Philips n'a cependant pas établi que le procureur néerlandais des brevets contestait des communications de licence et d'infraction dans le cadre de son rôle légalement autorisé. La preuve d'une obligation de confidentialité professionnelle était insuffisante parce que le secret professionnel n'est pas nécessairement un privilège de preuve. Chervon ajoute l'avertissement de procédure: des affirmations générales, un registre inadéquat et le fait de ne pas prouver le statut du praticien étranger et la fonction autorisée peuvent perdre la revendication de brevet. C'est pas vrai. 19-1293-GBW, report op. à 3–8.

D. Communications entre le conseil des États-Unis et l ' associé étranger

La communication avec un associé étranger peut demeurer privilégiée parce que l'associé sert d'avocat au même client ou est un représentant raisonnablement nécessaire pour fournir des services juridiques. Dans Tulip Computs. Int’l B.V. v. Dell Comput. Corp., 210 F.R.D. 100, 104–05 (D. Del. 2002), des communications entre un conseiller en brevets des États-Unis et une société néerlandaise de brevets concernant le dépôt et l'examen d'un brevet des États-Unis ont été protégées lorsque la société néerlandaise a fourni des services au client et a agi à titre d'agent auprès de ce dernier. Un raisonnement similaire peut s'appliquer à une analyse de droit local effectuée par un praticien étranger ou à une traduction en connaissance de cause nécessaire à la formulation d'un avis d'examen de brevet.

Toutefois, la simple copie d'un associé étranger n'établit pas la nécessité. L'avocat américain ne devrait pas non plus se fonder de façon réflexive sur une théorie de la supervision lorsque l'avocat américain n'est pas autorisé à diriger la pratique du droit étranger. Les dossiers d'engagement doivent identifier le client, les titres de compétence du praticien et la fonction autorisée, la tâche juridique, la relation avec l'avocat américain et l'attente de confidentialité. Les étiquettes et les représentations non écrites ne remplacent pas les éléments de preuve propres à un document. See Enanta Pharms., Inc. v. Pfizer Inc.C'est pas vrai. 22-10967-DJC, slip op. at 3–5 (D. Mass. May 7, 2024) (qui exige une preuve plus solide démontrant et traitant les faits de l'état du dépôt comme des faits non privilégiés); ChervonC'est pas vrai. 19-1293-GBW, report op. à 3–8.

Un échange bureau-action illustre les catégories. Le courriel d'un associé étranger indiquant seulement un délai de réponse, des frais officiels ou une confirmation de dépôt transmet habituellement des faits administratifs. Un courriel analysant le rejet de l'examinateur, recommandant s'il faut modifier ou demandant aux avocats américains d'exprimer leur point de vue sur la préservation de la portée des revendications de brevet est beaucoup plus susceptible de se qualifier. L'ébauche des réponses et les commentaires des avocats peuvent révéler des avis juridiques confidentiels, même si la réponse finale sera divulguée à l'office des brevets et pourra, en fin de compte, entrer un dossier accessible au public. Le document soumis n'est pas privilégié quant aux documents délibérément divulgués, mais le dépôt n'exclut pas nécessairement la protection des solutions de rechange rejetées ou des consultations confidentielles qui ne figurent pas dans le document soumis ou dans le dossier public ultérieur.

E. La règle spécifique au PTAB

Le procès de PTAB a une règle expresse. En vertu de 37 C.F.R. § 42.57, une communication admissible avec un praticien de brevets de juridiction étrangère qui est raisonnablement nécessaire et incident à l'autorité du praticien reçoit le même traitement de privilège fédéral qu'une communication avec un avocat américain. La règle s'applique peu importe si la juridiction étrangère reconnaît un privilège équivalent et prend expressément en charge les communications entre plusieurs praticiens et leurs assistants. Règle sur le privilège du client-avocat pour les procès devant la Patent Trial and Appeal Board, 82 Fed. Rég. 51,570, 51,572–75 (nov. 7, 2017).

Sa portée ne doit pas être surestimée. La section 42.57 régit le privilège dans le procès du PTAB. Elle ne lie pas en elle-même les tribunaux de district fédéraux, les tribunaux d'État, les tribunaux étrangers ou les offices de brevets étrangers. Les litiges entre tribunaux de district exigent toujours l'analyse du choix de la loi et de la common law.

Les communications associées à l'étranger peuvent également être considérées comme un produit de travail indépendant, mais seulement lorsqu'elles satisfont au critère directeur pour les documents préparés en prévision d'un litige ou d'un procès. Philippes offre le contraste utile: certains courriels de praticiens néerlandais ont échoué à l'analyse des privilèges, mais les communications protégées par le tribunal liées à une stratégie d'application documentée contre des entreprises identifiées. 583 F. Supp. 3d chez 271–74. Le tribunal a rejeté la proposition plus large selon laquelle une entreprise de licence anticipe presque toujours les litiges. L'accent restait sur la raison pour laquelle le document particulier avait été créé.

VIII. Lorsque les travaux d'examen de brevets deviennent un produit de travail en litige

L'examen régulier des brevets ne satisfait généralement pas à l'exigence d'anticipation des litiges. Le fait que des brevets soient obtenus pour une application éventuelle, que des concurrents existent ou qu'un brevet précieux puisse un jour faire l'objet d'un litige est généralement trop abstrait. Autrement, presque tous les dossiers d'examen de brevet deviendraient des produits de travail, effaçant effectivement le seuil de litiges de la règle 26. See Resh, Inc. v. ConradC'est pas vrai. 22-cv-01427-EJD (VKD), report op. à 3–5 (Cal. N.-É. févr. 23, 2024); Geomatrix Sys., LLC v. Eljen Corp.C'est pas vrai. 3:20-cv-1900, 2022 WL 603029, à *2–3 (D. Conn. Mar. 1, 2022).

L'analyse peut changer lorsqu'un différend concret surgit. Il peut s'agir d'une accusation d'infraction, d'une lettre de cessation et de désistement, d'une menace de décision déclaratoire, du maintien en fonction d'un avocat en litige concernant un adversaire identifié, d'une procédure contradictoire postérieure à la délivrance ou d'une stratégie de poursuite ou de réexamen élaborée en réponse à un litige particulier. De récentes décisions de pré-test des combinaisons illustrent le contraste requis. Dans Samsung Elecs. Co. v. Technical Consumer Prods., Inc.C'est pas vrai. 1:23-cv-186, slip op. at 3–6 (D. Del. June 27, 2025), un journal de privilèges contemporain a lié les tests aux litiges en matière de brevets et aux impressions mentales anticipées. La décision ne crée pas de date ni de résultat catégorique pour les documents d'examen de brevet; elle montre l'importance d'une preuve contemporaine spécifique à un document.

L'essai applicable varie selon le circuit. Certains tribunaux demandent si le document a été créé en raison d'un litige anticipé; d'autres insistent sur son but principal motivant ou demandent s'il aurait été préparé sous une forme sensiblement similaire dans le cours ordinaire. Voir Geomatrix, 2022 WL 603029, à 2–3. Graham Packaging Co., L.P. v. Ring Container Techs. , LLC, No. 3:23-cv-00110, 2024 WL 1221178, à 4–5 (W.D. Ky. Mar. 21, 2024), a accepté que les tests d'infraction préalables à l'adaptation puissent être qualifiés, mais a trouvé la preuve inadéquate lorsque le breveté n'a fourni aucune date d'essai, déclaration ou journal de privilèges conforme. Sous quelque formulation que ce soit, les déclarations concluantes selon lesquelles un litige était toujours possible sont vulnérables. Une preuve convaincante identifie le différend prévu, quand et pourquoi il est devenu concret, qui a demandé le document, comment le document différait du travail ordinaire d'examen des brevets, et comment il était destiné à aider le différend.

Cette démonstration doit être spécifique au document. Une seule question d'examen d'un brevet peut contenir :

• une modification ordinaire préparée pour surmonter l'état de la technique, qui n'est habituellement pas un produit de travail sans lien de litige;

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• un courriel privilégié au client recommandant la modification;

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• une note d'information sur les litiges et les conseils qui évalue comment la modification pourrait avoir une incidence sur une affaire d'infraction identifiée, qui peut être à la fois un produit privilégié et un produit de travail; et

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• une réponse finale soumise à l'USPTO, qui n'est pas privilégiée quant à son contenu délibérément divulgué et peut ensuite entrer dans un dossier de demande accessible au public.

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Le produit de travail d'opinion bénéficie d'une forte protection, mais l'étiquette ne doit pas être utilisée pour dépasser le seuil. Les impressions mentales lors de l'examen régulier des brevets ne sont pas automatiquement un produit de travail d'opinion. Tout d'abord, montrer que le matériel a été préparé en prévision d'un litige; ensuite, évaluer s'il contient des faits ou un produit de travail d'opinion et si une divulgation a renoncé à la protection. Comparer RépliqueC'est pas vrai. 22-cv-01427-EJD (VKD), feuillet op. à 3–5 (aucun lien de litige indiqué), avec Samsung ElectronicsC'est pas vrai. 1:23-cv-186, gap op. à 3–6 (la preuve contemporaine a établi un test dirigé par un litige).

IX. Application des doctrines document par document

Un examen défendable évite les hypothèses au niveau des dossiers et pose des questions distinctes pour chaque élément.

Divulgation de l'invention à l'avocat. Une divulgation confidentielle qui cherche principalement à obtenir des conseils en matière de brevetabilité et de demande de brevet constitue un grand privilège pour le candidat. Pâte à frire, 203 F.3d à 805–07. Privilege ne protège pas les faits sous-jacents, qui peuvent être recherchés auprès de sources non privilégiées, sous réserve de la pertinence, de la proportionnalité et d'autres limites de découverte. Voir ReshC'est pas vrai. 22-cv-01427-EJD (VKD), report op. à 3–5.

Courriel du client demandant comment répondre à un rapport d'examen USPTO. C'est habituellement privilégié s'il est confidentiel et s'il est dirigé vers des conseils juridiques. Il ne s'agit habituellement pas d'un produit de travail lorsque la réponse est un examen régulier des brevets.

Analyse de l'association de superviseurs. Cela est souvent privilégié lorsqu'il demande ou raffine des conseils pour le client, transmet les instructions du client ou révèle des communications protégées. Voir LKQ, 2023 WL 3200236, à 6–7; Burge, 2025 WL 2172466, à 12–13. Il n'est pas automatiquement privilégié simplement parce que deux avocats l'ont échangé, et les courriels d'avocats administratifs ou de statut seulement ne sont pas privilégiés simplement parce que les avocats les ont échangés. Voir HuberC'est pas vrai. 19-342-GBW-SRF, slip op. at 10–11. La question de savoir s'ils doivent être produits reste une question de découverte distincte. Une telle analyse n'est habituellement pas un produit de travail sans un lien de litige.

Projet de réponse interne. Une ébauche peut être privilégiée dans la mesure où elle révèle des conseils juridiques confidentiels, des commentaires des clients, des arguments rejetés ou des solutions stratégiques. Voir Burge, 2025 WL 2172466, à *12–13. L'état du projet seul est insuffisant, et chaque pièce jointe nécessite un examen séparé. La rédaction courante n'est habituellement pas un produit de travail.

Le conseil a des notes privées. Les notes peuvent être privilégiées si elles commémorent une communication protégée du client, mais elles ne sont pas privilégiées uniquement parce que l'avocat les a produites. Il peut s'agir d'un produit de travail s'il satisfait au critère d'anticipation de l'action en justice; les notes d'examen périodique des brevets peuvent tomber dans l'écart de protection.

Communication avec un agent de brevets américain. La protection dépend de la confidentialité, de la finalité juridique et du fait que le sujet relève de la pratique autorisée par l'USPTO. Les conseils généraux en matière de contrefaçon ou de délivrance de licences ne relèvent pas du privilège direct de l'agent de brevets.

Communication avec un associé étranger. Déterminer le statut exact du participant, déterminer le droit applicable, établir la pratique autorisée et analyser le but de la communication. Voir Philips, 583 F. Supp. 3d à 259–70; ChervonC'est pas vrai. 19-1293-GBW, report op. à 3–8; In re B&C KB Holding GmbH, 2025 WL 1802956, à *2–7. PTAB Règle 42.57 répond uniquement à la question de privilège dans les procédures régies par la partie 42.

Transmission administrative. Les délais, les reçus de dépôt, l'information sur l'état public, les budgets et les instructions purement ministérielles ne sont généralement pas privilégiés, bien que l'intégration de tels faits dans une discussion privilégiée de fond ne dispense pas nécessairement toute la communication.

Le dernier document déposé. Une réponse, une modification ou une déclaration déposée a été divulguée à l'USPTO et peut par la suite devenir publique; elle n'est pas privilégiée quant au contenu délibérément soumis. La protection des ébauches ou des communications non divulguées doit être analysée séparément.

Stratégie d'examen des brevets axée sur le litige. La poursuite, le réexamen, l'entrevue ou la modification peuvent générer un produit de travail lorsqu'un différend concret identifié donne le contenu du lien de litige requis en vertu du critère directeur. Voir Geomatrix, 2022 WL 603029, à *2–3. L'objet ordinaire de l'examen des brevets et l'objet du litige doivent être séparés et documentés dans la mesure du possible. Samsung ElectronicsC'est pas vrai. Rapport 1:23-cv-186, op. à 3–6.

X. Renonciation, exceptions et mécanique de la découverte

Même une communication admissible peut perdre la protection par la divulgation au-delà de la relation privilégiée. Les listes de distribution devraient donc refléter les personnes réellement nécessaires pour obtenir ou fournir des conseils juridiques. Une distribution limitée aux gestionnaires ayant besoin de savoir n'a pas renoncé au privilège Mölnlycke, 2024 WL 4602138, à 5–7. Par contre, après avoir déterminé que la loi sur le privilège des États-Unis gouvernait en fin de compte, In re B&C KB Holding GmbH a trouvé une renonciation quant à vingt-huit documents partagés avec des banquiers et des conseillers financiers dont le rôle n'était pas nécessaire pour traduire ou interpréter des informations à des fins d'avis juridiques. 2025 WL 1802956, à 5–7. Les traducteurs et les spécialistes techniques peuvent rester dans le privilège lorsque cela est raisonnablement nécessaire, mais leur rôle devrait être documenté plutôt que assumé.

Lorsque les avocats américains et étrangers représentent le même client, leur coordination n'exige généralement pas une doctrine d'intérêt commun. Lorsqu'ils représentent différents clients – par exemple, un demandeur et un titulaire de permis ou deux copropriétaires – l'intérêt commun peut devenir important. La doctrine préserve généralement un privilège existant; elle n'en crée pas un. In re Regents of the Univ. of Cal., 101 F.3d 1386, 1389–91 (Fed. Cir. 1996). Un objectif commercial partagé ou un accord de non-divulgation ne peut à lui seul établir l'intérêt juridique commun requis.

Une récente décision de litige en matière de brevets met également en garde contre la conversion d'une divulgation étroite en renonciation générale. Un courriel envoyé aux deux parties n'a pas renoncé à toutes les communications par ailleurs privilégiées, quel que soit le sujet, et l'examen sur caméra – pas la production publique – était la procédure appropriée pour vérifier si une relation avocat-client existait. Trs. of Columbia Univ. v. Gen Digital Inc.C'est pas vrai. 2024-1244, gap op. à 13–18 (Fed. Cir. mars 11, 2026). La décision découlait des communications de l'avocat en litige avec un témoin-client plutôt que de l'examen de la demande de brevet, mais ses principes de renonciation et de divulgation demeurent instructifs.

La renonciation aux produits de travail suit une analyse différente. La divulgation à un tiers non adversaire ne renonce pas toujours au produit de travail; la divulgation à un adversaire, ou la conduite augmentant considérablement la probabilité d'un accès adverse, peut. Le même acte peut renoncer au privilège, mais ne pas travailler produit, ou vice versa. Samsung Electronics a estimé que l'identification de la source d'un élément accusé dans une plainte n'a pas, sans plus, renoncé à la protection pour les tests sous-jacents, en particulier lorsque le breveté a refusé de s'appuyer sur cette enquête pour prouver une infraction au procès. C'est pas vrai. 1:23-cv-186, gap op. à 4–6. Par contraste, Emballage Graham a exigé la divulgation de renseignements factuels sur les tests que la plainte avait utilisés de façon affirmative pour établir l'infraction tout en préservant la distinction entre ces faits et le produit de travail d'opinion de l'avocat. C'est pas vrai. 3:23-cv-00110, gap op. at 12–16 (W.D. Ky. mars 21, 2024).

Le recours sélectif à des conseils en matière d'examen des brevets crée un risque supplémentaire d'abandon de l'objet. Dans NimbeLink Corp. v. Digi Int’l Inc.C'est pas vrai. 22-cv-2345 (NEB/DJF), feuillet op. à 6–11 (D. Minn. avr. 12, 2024), un breveté s'est intentionnellement appuyé sur certaines communications d'examen-conseil en matière de brevets pour répondre à des allégations de conduite inéquitable. La renonciation qui en a résulté a abouti à des communications de continuation connexes concernant les mêmes questions relatives à l'état de la technique et à la divulgation, mais la proportionnalité a limité la production plutôt que d'ouvrir l'ensemble du dossier de continuation. Une partie devrait donc évaluer les demandes connexes et définir soigneusement toute renonciation intentionnelle à l'examen d'un brevet avant d'utiliser certains conseils comme moyen de défense.

Les grumes de privilèges devraient être suffisamment granulaires pour supporter le fardeau du promoteur sans révéler les conseils. Enanta Pharms., Inc. v. Pfizer Inc.C'est pas vrai. 22-10967-DJC, slip op. at 3–5 (D. Mass. May 7, 2024), a rejeté les étiquettes d'examen brevetées et les assertions non écrites qui n'ont pas établi la source et l'objet de l'avis revendiqué. Chervon De même, le risque d'invoquer le mauvais privilège et de faire des affirmations générales. C'est pas vrai. 19-1293-GBW, gap op. at 3–8. Une entrée utile indique la date, les participants, le client ou la matière, le statut du praticien, la demande ou l'instance, l'objet juridique et la protection revendiquée. Une entrée de praticiens étrangers devrait identifier le pays et la fonction autorisée. Une entrée de produit de travail devrait décrire le différend prévu et l'objet du litige plutôt que de simplement déclarer "préparé en prévision du litige".

XI. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

L'identité de l'expéditeur est un signe, pas la réponse. Un courriel confidentiel entre un avocat superviseur et un associé subalterne peut être privilégié même lorsque le client n'est pas copié, mais seulement lorsque le courriel fonctionne dans le cadre de la prestation de conseils juridiques ou porte des informations protégées sur le client. Une communication avec un associé étranger peut rester au sein de l'équipe juridique, mais le statut professionnel de l'associé, la portée autorisée, le droit régissant et le rôle doivent être établis. Un agent de brevets enregistré bénéficie d'une protection pour obtenir des conseils dans le cadre de la pratique autorisée de l'USPTO, et non pour toutes les questions juridiques ou commerciales concernant un brevet.

Le produit de travail pose une autre question. L'examen régulier des brevets n'est habituellement pas la préparation des litiges, et les impressions de l'avocat n'éliminent pas la nécessité d'un lien réel entre les litiges. Une fois qu'un différend concret apparaît, certains documents liés à l'examen de brevets peuvent devenir un produit de travail, mais l'exposition doit expliquer pourquoi chaque document a été préparé et en quoi il diffère des travaux ordinaires d'examen de brevets.

L'objectif pratique n'est pas de traiter le dossier d'examen de brevet comme bénéficiant d'un privilège catégorique ou protégé contre la production. Il s'agit de préserver la consultation juridique confidentielle, de reconnaître la protection plus étroite dont peuvent bénéficier les praticiens autorisés des brevets et de documenter le moment où les travaux d'examen des brevets deviennent véritablement la préparation des différends. Le but, les participants, la confidentialité, l'autorité et le lien de litige – document appliqué par document – fournissent le chemin le plus fiable à travers l'ombre de l'emballage de fichiers.