Zusammenfassung: Bei Erfindungen, die in oder in den Vereinigten Staaten und in China entwickelt wurden, sollte die erste Entscheidung über die Einreichung von Patenten mit einer territorialen Analyse von Erfindungsstandorten beginnen, nicht mit der Nationalität des Erfinders, dem Firmensitz oder dem bevorzugten Anmeldeplatz. Die Vereinigten Staaten benötigen im Allgemeinen eine ausländische Anmeldelizenz, bevor sie im Ausland eine Erfindung in den Vereinigten Staaten einreichen, es sei denn, eine US-Einreichung ist für mindestens sechs Monate ohne eine Geheimhaltungsanordnung oder eine andere Lizenzroute anhängig. China hingegen erfordert eine Geheimhaltungsprüfung, bevor im Ausland ein in China durchgeführtes Erfindungs- oder Gebrauchsmuster eingereicht wird, das heißt eines, dessen sachliche technische Lösung in China abgeschlossen wurde. Diese Regeln lassen sich bei der grenzüberschreitenden FuE leicht übersehen, insbesondere wenn verteilte Teams unterschiedliche Aspekte der beanspruchten Erfindung beitragen. Ein chinesischer Staatsangehöriger kann eine Erfindung aus den USA erstellen, während in den Vereinigten Staaten, und ein US-amerikanischer Staatsangehöriger kann eine Erfindung aus China erstellen, während in China. Dementsprechend sollten Patentteams vor der Einreichung eine patentanspruchsorientierte Beitragsanalyse durchführen, Freigabeprotokolle aufbewahren und nicht annehmen, dass eine vorläufige, chinesische Erstanmeldung oder PCT-Anmeldung in den USA beide Länder automatisch löst.
I. Einleitung
Multinationale Patentierungsstrategie beginnt oft mit vertrauten Fragen: Wo ist der Markt? Wo sind die Konkurrenten? Sollte die erste Anmeldung eine vorläufige US-amerikanische, eine chinesische, eine EP-Anmeldung oder eine PCT-Anmeldung sein? Für Erfindungen, die in oder über den Vereinigten Staaten und China entwickelt wurden, sollte jedoch eine grundlegendere Frage an erster Stelle stehen: Wo wurde die Erfindung gemacht?
Diese Frage ist wichtig, weil sowohl die Vereinigten Staaten als auch China bestimmte ausländische Patentanmeldungen einschränken, bevor eine Überprüfung der nationalen Sicherheit stattgefunden hat. Der US-Mechanismus wird im Allgemeinen als ausländische Anmeldelizenz bezeichnet. Das chinesische Analoga wird in der Regel als Geheimhaltungsprüfung oder Vertraulichkeitsprüfung bezeichnet. Obwohl die politische Begründung ähnlich ist, unterscheiden sich die beiden Regelungen in Terminologie, Trigger, Verfahren, Gegenstandsbereich, Zeitpunkt und Folgen.
Der wichtigste praktische Punkt ist, dass kein Regime in erster Linie eine Erfinder-Nationalitäts-Regel ist. Die Vereinigten Staaten fragen, ob die Erfindung in den Vereinigten Staaten gemacht wurde. China fragt, ob die Erfindung oder das Gebrauchsmuster in China durchgeführt wurde, was bedeutet, ob der inhaltliche Inhalt der technischen Lösung in China abgeschlossen wurde. Ein chinesischer Staatsangehöriger kann eine Erfindung aus den USA erstellen, während er physisch in den Vereinigten Staaten ist, und ein US-amerikanischer Staatsangehöriger kann eine Erfindung aus China erstellen, während er physisch in China ist.
II. SCHLUSSANTRÄGE Die gemeinsame Politik: National-Security Screening vor der Offenlegung
Ausländische Anmeldelizenzgesetze stehen an der Schnittstelle von Patentantragsprüfung, Ausfuhrkontrolle, nationale Sicherheitsüberprüfung und Erfindungs-Standort-Analyse. Sie sind keine normalen Prioritätsregeln. Ein ausländisches Lizenzproblem kann auch dann auftreten, wenn die Erfindung patentierbar ist, der Anmelder die Erfindung besitzt, die Patentansprüche angemessen unterstützt werden und die Einreichung den Pariser Übereinkommen oder PCT-Zeitplänen entspricht.
Der gesetzliche Rahmen der Vereinigten Staaten findet sich hauptsächlich in 35 U.S.C. §§ 181–188 und Durchführungsbestimmungen in 37 C.F.R. Teil 5. Abschnitt 184 beschränkt die Einreichung von Erfindungen in den USA im Ausland, es sei denn, der Anmelder hat die erforderliche Lizenz erhalten oder die gesetzliche Frist von sechs Monaten ist nach der US-Einreichung abgelaufen, vorbehaltlich der Geheimhaltungsbeschränkungen. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a), e) Die chinesische Regel findet sich in Artikel 19 des Patentgesetzes der Volksrepublik China, das eine vertrauliche Prüfung vor der Einreichung im Ausland für eine Erfindung oder Gebrauchsmuster in China durchgeführt erfordert. Patentrecht der Volksrepublik China art. 19 (veröffentlicht durch den Ständigen Komm. 12, 1984, geändert am 10. Oktober. 17, 2020, mit Wirkung vom Juni 1, 2021) [im Folgenden das chinesische Patentgesetz].
Diese Regeln sind leicht zu übersehen, weil sie vor dem üblichen patentpatentrechtlichen Prüfungsprozess entstehen. Ein Patentteam kann sich auf Erfinderschaft, Eigentum, Exportklassifikation, Priorität oder Patentanspruchsumfang konzentrieren, während die Anmeldeabteilung einfach eine Anweisung implementiert, zuerst in den Vereinigten Staaten, China, Europa oder über das PCT einzureichen. Aber wenn die Einreichungssequenz gegen die geltende nationale Sicherheitsüberprüfungsregel verstößt, kann das Problem später nicht mehr heilbar sein.
III. URBAN Das U.S. Foreign Filing License Regime
Die US-Regel gilt, wenn eine Anmeldung im Ausland für eine Erfindung in den Vereinigten Staaten eingereicht werden soll. Nach 37 C.F.R. § 5.11(a) ist vor der Einreichung einer Patentanmeldung, einschließlich Änderungen, Änderungen, Ergänzungen oder Teilungen, oder vor der Registrierung eines Gebrauchsmusters, Industriedesigns oder Modells in einem fremden Land oder einer ausländischen oder internationalen Behörde für geistiges Eigentum eine Lizenz des Patentkommissars erforderlich, wenn die Erfindung in den Vereinigten Staaten gemacht wurde und entweder keine US-Anmeldung eingereicht wurde oder eine US-Anmeldung weniger als sechs Monate vor der geplanten ausländischen Einreichung eingereicht wurde. 37 C.F.R. § 5.11(a)(1)– (2).
Die Verordnung ist ausdrücklich territorialer Natur. Es sagt nicht, dass Erfindungen, die von US-Bürgern gemacht werden, oder Erfindungen, die im Besitz von US-Firmen sind. Es sagt Erfindungen in den Vereinigten Staaten gemacht. 37 C.F.R. § 5.11(a) Umgekehrt ist keine Lizenz nach Buchstabe a erforderlich, wenn die Erfindung nicht in den Vereinigten Staaten gemacht wurde oder wenn eine entsprechende US-Anmeldung seit mindestens sechs Monaten eingereicht wurde und nicht einer Geheimhaltungsanordnung unterliegt. 37 C.F.R. § 5.11(e)(1)– (2).
Der häufigste Weg, um eine US-Ausland Anmeldelizenz zu erhalten, ist es, zuerst in der USPTO zu archivieren. Die Einreichung einer US-Anmeldung für eine von den USA hergestellte Erfindung wird wie eine Petition für eine ausländische Anmeldelizenz behandelt, und die Anmeldebestätigung oder eine andere offizielle USPTO-Mitteilung gibt an, ob eine Lizenz erteilt wurde. 37 C.F.R. § 5.12(a); Handbuch des Patentprüfungsverfahrens § 140 (9th ed., Rev. 01.2024) [im Folgenden MPEP]. Der Anmelder kann auch einen ausdrücklichen Antrag auf eine Lizenz einreichen, auch wenn noch keine US-Anmeldung eingereicht wurde, wenn der Anmeldebeleg nicht ausgestellt wurde, wenn zusätzliche Gegenstände lizenziert werden müssen oder eine beschleunigte Behandlung erforderlich ist. 37 C.F.R. §§ 5.12(b), 5.13, 5.14; MPEP § 140.
Die US-Regel enthält auch eine Export-Kontroll-Dimension. Eine ausländische Anmeldelizenz gestattet bestimmte Exporte technischer Daten für Zwecke der Vorbereitung, Einreichung, ggf. Einreichung und Verfolgung einer ausländischen Anmeldung sowie für die Nutzung bestimmter WIPO-Online-Dienste bei der Vorbereitung einer internationalen Anmeldung zur Einreichung bei der USPTO als Empfangsstelle. 37 C.F.R. § 5.11(b) Es handelt sich jedoch nicht um eine generelle Ausfuhrkontrolle. Werden technische Daten aus Gründen ausgeführt, die nicht mit der Einreichung eines ausländischen Patents zusammenhängen, können noch andere Ausfuhrkontrollregelungen gelten. 37 C.F.R. § 5.11(c); MPEP § 140.
Die Folgen der Nichteinhaltung können schwerwiegend sein. Nach 35 U.S.C. § 185, kann eine Person, die unrichtig im Ausland archiviert, ohne die erforderliche Lizenz zu erhalten, vom Erhalt eines US-Patents ausgeschlossen werden, und ein erteiltes US-Patent kann ungültig sein, es sei denn, die Nichterlangung der Lizenz erfolgte durch Fehler und das Patent offenbart nicht Gegenstand im Rahmen von 35 U.S.C. § 181. 35 U.S.C. § 185. Eine vorsätzliche Verletzung kann auch strafrechtliche Sanktionen mit sich bringen. 35 U.S.C. § 186. Das USPTO erkennt auch Anträge auf rückwirkende ausländische Anmeldelizenzen an, bei denen eine nicht lizenzierte ausländische Einreichung durch Fehler erfolgt ist und die regulatorischen Anforderungen erfüllt sind. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.25; MPEP § 140.
IV. Der Präsident Das chinesische System der Vertraulichkeitsprüfung
Die analoge Regel von China ist nicht als ausländische Lizenz in der US-Terminologie umrahmt. Gemäß Artikel 19 des chinesischen Patentgesetzes muss die Angelegenheit zunächst bei der Patentverwaltung unter dem Staatsrat zur Geheimhaltungsprüfung eingereicht werden, wenn eine Stelle oder Einzelperson beabsichtigt, eine Patentanmeldung im Ausland für eine Erfindung oder ein in China durchgeführtes Gebrauchsmuster einzureichen. China Patentrecht Kunst. 19.
Zwei Merkmale sind besonders wichtig für US-Praktizierende. Erstens gilt Artikel 19 für jede Einheit oder Einzelperson. Es ist nicht auf chinesische Staatsangehörige, chinesische Unternehmen oder chinesisch ansässige Erfinder beschränkt. China Patentrecht Kunst. 19. Zweitens ist die Regel auf Erfindungen und Gebrauchsmuster gerichtet, die in China durchgeführt werden. Einverstanden. In den geltenden Durchführungsverordnungen wird dieser Satz als Erfindung oder Gebrauchsmuster definiert, für das der inhaltliche Inhalt der technischen Lösung im Gebiet Chinas abgeschlossen wurde. Ausführungsordnung des Patentgesetzes der Volksrepublik China art. 8 (veröffentlicht durch den Staatsrat, Juni 15, 2001, geändert Dez. 11, 2023) [im Folgenden China Patentrecht Ausführungsordnung].
In Artikel 8 der Durchführungsverordnung sind die Verfahrenswege festgelegt. Beabsichtigt ein Anmelder, sich direkt in einem fremden Land zu bewerben oder eine internationale Patentanmeldung bei einer zuständigen ausländischen Organisation für eine Erfindung oder ein in China abgeschlossenes Gebrauchsmuster einzureichen, so muss der Anmelder zunächst einen Antrag auf Überprüfung der Vertraulichkeit stellen und eine ausführliche Erläuterung der technischen Lösung vorlegen. China Patentrecht Ausführungsordnung Art. 6 Abs. 8(1). Wenn der Anmelder zunächst in China einreicht und später beabsichtigt, im Ausland eine internationale Patentanmeldung bei einer ausländischen Organisation einzureichen, muss der Anmelder den Antrag auf Überprüfung der Vertraulichkeit vor der ausländischen Einreichung einreichen. Kunst. 8(2). Die Einreichung einer internationalen Patentanmeldung bei der Patentverwaltungsabteilung im Staatsrat gilt als Antrag auf Überprüfung der Vertraulichkeit. Kunst. 8.
Die zeitlichen Regeln sind auch spezifisch. Nach Artikel 9 der Ausführungsordnung muss die Patentverwaltung, wenn sie nach Prüfung der Auffassung ist, dass die Erfindung oder das Gebrauchsmuster nationale Sicherheit oder erhebliche nationale Interessen beinhalten kann, die Vertraulichkeit erfordern, innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung des Antrags eine Mitteilung über die Überprüfung der Vertraulichkeit ausstellen; in komplexen Fällen kann diese Frist um zwei weitere Monate verlängert werden. China Patentrecht Ausführungsordnung Art. 6 Abs. 9. Erfolgt die Geheimhaltungsprüfung, so muss innerhalb von vier Monaten nach Einreichung des Antrags eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob Vertraulichkeit erforderlich ist; in komplexen Fällen kann diese Frist um zwei Monate verlängert werden. Einverstanden.
Die Sanktion für die Verletzung von Artikel 19 ist direkt und kommerziell wichtig. Wird eine Patentanmeldung für eine Erfindung oder ein Gebrauchsmuster im Ausland unter Verstoß gegen Artikel 19, eingereicht, so wird der Erfindung oder dem Gebrauchsmuster bei Einreichung einer Patentanmeldung in China kein Patentrecht gewährt. China Patentrecht Kunst. 19. Wenn der Verstoß zur Offenlegung eines Staatsgeheimnisses führt, sieht Artikel 78 administrative Sanktionen und eine mögliche strafrechtliche Verantwortung vor. Kunst. 78.
V. Hauptunterschiede zwischen den USA und chinesischen Regimes
Die US- und die chinesischen Regime sind in der Politik ähnlich, aber unterschiedlich in der Ausführung.
In den Vereinigten Staaten ist der operative Mechanismus eine Lizenz unter 35 U.S.C. § 184 und 37 C.F.R. Part 5. Eine US-Bewerbung initiiert die Lizenzprüfung in der Regel automatisch, und die Anmeldebestätigung oder eine andere USPTO-Mitteilung gibt an, ob die Lizenz erteilt wurde. 37 C.F.R. § 5.12(a); MPEP § 140. In China ist der operative Mechanismus eine Geheimhaltungsprüfung nach dem chinesischen Patentrecht Artikel 19 und die Artikel 8 und 9 der Ausführungsordnung. China Patentrecht Kunst. 19; China Patentrecht Ausführungsordnung Kunst. 8–9.
Die US-Regel gilt ausdrücklich für Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster, Industriedesigns oder Modelle. 37 C.F.R. § 5.11(a) Das chinesische Artikel 19-System richtet sich an Erfindungen und Gebrauchsmuster, nicht an Designs. China Patentrecht Kunst. 19. Diese Unterscheidung ist wichtig für Design-schwere Verbraucherprodukte, wo ein U.S.-Ursprung Design Einreichung kann 37 C.F.R. Teil 5, implizieren, während China Artikel 19 möglicherweise nicht durch seine eigenen Bedingungen gelten. Andere chinesische Gesetze über Staatsgeheimnisse, Technologieexport, Datensicherheit oder nationale Sicherheit müssen möglicherweise noch berücksichtigt werden.
Das U.S.-System enthält eine praktische Sechs-Monats-Route: Wenn eine entsprechende US-Anmeldung mindestens sechs Monate lang eingereicht wurde und keiner Geheimhaltungsanordnung unterliegt, ist keine Lizenz nach 37 C.F.R. § 5.11(a) erforderlich. 37 C.F.R. § 5.11(e)(2) China-System ist nicht als US-Stil sechs Monate sicheren Hafen strukturiert. Vielmehr muss der Anmelder vor der ausländischen Anmeldung eine Geheimhaltungsprüfung beantragen, wenn Artikel 19 Anwendung findet. China Patentrecht Kunst. 19; China Patentrecht Ausführungsordnung Art. 8.
Das US-System sieht auch eine rückwirkende Entlastung vor, wenn die ausländische Einreichung durch Fehler erfolgt ist und die einschlägigen Anforderungen erfüllt sind. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.25. China Artikel 19 sollte nicht als mit einem gleichwertigen U.S.-Stil rückwirkende Lizenzmechanismus behandelt werden. Die sicherere chinesische Praxis besteht darin, vor der ausländischen Einreichung eine Genehmigung für die vertrauliche Prüfung zu erhalten.
VI. Der schwierige Fall: Wann wird eine Erfindung gemacht oder eine technische Lösung abgeschlossen?
Die einfachen Fälle sind einfach. Wenn alle erfinderische Tätigkeit in den Vereinigten Staaten auftritt, sollten die US-amerikanischen ausländischen Anmelde-Lizenzvorschriften vor jeder Nicht-US-Einreichung analysiert werden. Siehe 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a). Wenn in China die gesamte materielle Entwicklung einer Erfindung oder eines Gebrauchsmusters erfolgt, sollte Chinas Geheimhaltungsuntersuchungsanforderung vor einer ausländischen Einreichung analysiert werden. Siehe Patentgesetz der Volksrepublik China Kunst. 19; Ausführungsordnung des Patentgesetzes der Volksrepublik China 8. Die härteren Fälle sind keine Einzelfälle. Sie sind verteilte Entwicklungsfälle.
In der modernen kollaborativen Forschung und Entwicklung zeichnet sich die erfinderische Geschichte oft nicht ordentlich an einem einzigen Ort ab. Ein Team kann das technische Problem identifizieren. Ein anderer könnte den Kernalgorithmus vorschlagen. Ein Drittel kann die Steuerungsarchitektur entwerfen. Ein Viertel kann das System experimentell validieren. Ein kommerzielles Team kann dann die Verkörperung hinzufügen, die die Erfindung wertvoll macht. In diesem Zusammenhang sollte die Frage der Anmeldelizenz nicht allein auf Pässe, Unternehmenssitze, Versammlungsstandorte oder Reiseunterlagen reduziert werden. Diese Tatsachen können ein sachdienlicher Beweis sein, aber sie ersetzen die rechtliche Untersuchung nicht.
Für US-Zwecke fragt die gesetzliche und regulatorische Sprache, ob die Erfindung in den Vereinigten Staaten hergestellt wurde. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a). Diese Untersuchung sollte durch die üblichen US-Patentrechtsgrundsätze in Bezug auf Konzeption und erfinderischen Beitrag informiert werden. Im US-Recht erfordert die Konzeption im Allgemeinen eine definitive und dauerhafte Idee der vollständigen und operativen Erfindung, nicht nur ein Forschungsziel, ein gewünschtes Ergebnis, oder eine Anfrage, dass jemand ein Problem zu lösen. Siehe Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cr. 1986); Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1227–28 (Fed. Cr. 1994). In einem verteilten Projekt sollte daher der Anwalt fragen, wo das beanspruchte erfinderische Konzept tatsächlich entstanden ist und wer die Elemente beigesteuert hat, die die Erfindung für die Zwecke der Patentansprüche vollständig gemacht haben.
Für China ist die Frage anders formuliert. Artikel 19 gilt, wenn ein Erfindungs- oder Gebrauchsmuster in China ausgeführt wird, und die Ausführungsordnung erklärt, dass sich dies auf eine Erfindung oder Gebrauchsmuster bezieht, für die der inhaltliche Inhalt der technischen Lösung in China abgeschlossen wurde. Patentrecht der Volksrepublik China Kunst. 19; Ausführungsordnung des Patentgesetzes der Volksrepublik China art. 8. Diese Formulierung lenkt die Aufmerksamkeit auf den Inhalt der technischen Lösung, nicht nur auf die Staatsangehörigkeit der Erfinder, den Wohnsitz des Anmelders oder den administrativen Standort der Patentabteilung.
Diese unterschiedliche Formulierung spielt eine Rolle. Die US-Untersuchung tendiert dazu, sich natürlich an den Ort der Konzeption und des erfinderischen Beitrags anzupassen. Die chinesische Untersuchung konzentriert sich darauf, wo der inhaltliche Inhalt der technischen Lösung abgeschlossen wurde. Diese Untersuchungen werden häufig auf dasselbe Land verweisen, aber nicht immer. Zum Beispiel kann ein US-Team das allgemeine erfinderische Konzept formulieren, während ein in China ansässiges Team die konkrete technische Architektur liefert, die die Lösung bedienbar macht. Umgekehrt kann ein in China ansässiges Team die technische Lösung identifizieren, während ein US-Team später eine patentanspruchskritische Verbesserung einbringt. In jedem Fall wäre eine mechanische Regel, die auf dem Ort der Abschlusssitzung oder der ersten Patenterstellungssitzung beruht, unzuverlässig.
Die bessere Praxis besteht darin, eine patentanspruchsorientierte Beitragsanalyse durchzuführen, bevor der erste Anmeldeplatz ausgewählt wird. Der Anwalt sollte die Merkmale identifizieren, die wahrscheinlich in den unabhängigen Patentansprüchen erscheinen, bestimmen, wer diese Merkmale beigesteuert hat, und kartieren, wo diese Beiträge geleistet wurden. In der Analyse sollte unterschieden werden zwischen der Identifizierung eines Problems, dem Hinweis auf ein gewünschtes Leistungsziel, der Durchführung routinemäßiger Umsetzung, der Reduzierung einer bereits konzipierten Erfindung auf die Praxis und dem Beitrag eines Merkmals, das Teil der beanspruchten erfinderischen Lösung wird. Siehe Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460–61 (Fed. Cr. 1998); Burroughs Wellcome, 40 F.3d bei 1227–28.
Dokumentationsfragen. In naher Zukunft sollte der Datensatz auch Erfindungsinformationen, Notizen zu Sitzungen, Labornotizen, Quellencode-Commit-Historien, Design-Review-Materialien, technische Zeichnungen, Testprotokolle, E-Mail-Korrespondenz und Patent-Entwurfsprotokolle umfassen. Ziel ist es nicht nur zu rekonstruieren, wo Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt angesiedelt waren, sondern zu bestimmen, wo der rechtlich und technisch bedeutsame Beitrag geleistet wurde. Ein Reisekalender kann zeigen, dass ein Ingenieur in Shanghai, Boston, Shenzhen oder San Jose war; er zeigt nicht unbedingt, wo der materielle erfinderische Beitrag eintrat.
Diese Analyse ist besonders wichtig, wenn es sich bei der ersten Anmeldung um eine vorläufige Anmeldung in den USA, eine chinesische Erfindungsanmeldung oder eine PCT-Anmeldung handelt. Eine vorläufige US-Einreichung kann für eine Erfindung in den Vereinigten Staaten geeignet sein, aber es kann eine ausländische Einreichung aus China sein, wenn der materielle Inhalt einer Erfindung oder eines Gebrauchsmusters in China abgeschlossen wurde. Umgekehrt kann die erste Einreichung in China nicht lösen US-Ausland Einreichung Lizenzprobleme, wenn Patentanspruch-relevante erfinderische Angelegenheit wurde in den Vereinigten Staaten. Siehe 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a); Patentrecht der Volksrepublik China. 19; Ausführungsordnung Art.-Nr. 8.
Die praktische Lektion ist, dass wo wurde die Erfindung gemacht? ist nicht immer die gleiche, wie wo ist das Treffen aufgetreten? oder wo wurde der Erfinder eingesetzt? In verteilter US-China-FuE ist die sicherere Frage genauer: Wo wurden die wesentlichen erfinderischen Beiträge geleistet, und wo wurde für China der inhaltliche Inhalt der technischen Lösung abgeschlossen? Diese Frage sollte beantwortet werden, bevor die erste Anmeldeanweisung gesendet wird.
VII. Häufige Fallkonstellationen
In den folgenden Szenarien wird der oben beschriebene beitragsbasierte Ansatz angewandt. Jeder geht von vereinfachten Tatsachen aus, aber die Real-Welt-Analyse sollte Patentanspruchsfokussiert bleiben: den wesentlichen erfinderischen Beitrag identifizieren, bestimmen, wo sie gemacht wurde, und dann beurteilen, ob US-Ausland Anmeldelizenzprüfung, chinesische Vertraulichkeitsprüfung oder beides erforderlich sind.
Szenario 1: U.S.-Nur Forschung und Entwicklung, erste Einreichung außerhalb der Vereinigten Staaten gewünscht
Angenommen, alle erfinderischen Arbeiten erfolgten in den Vereinigten Staaten, aber der Anmelder will zuerst in Europa, China, oder durch eine PCT-Anmeldung bei einem nicht-US empfangenden Büro eingereicht. Da die Erfindung in den Vereinigten Staaten gemacht wurde, ist eine ausländische US-Einreichungslizenz in der Regel vor der ausländischen Einreichung erforderlich, es sei denn, eine US-Anmeldung wurde bereits für mindestens sechs Monate eingereicht und keine Geheimhaltungsanordnung gilt. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a) (e)(2).
Die üblichen Lösungen sind, zuerst im USPTO einzureichen und zu bestätigen, dass der Anmeldebeleg oder eine andere offizielle Mitteilung die Lizenz erteilt, eine ausdrückliche Petition unter 37 C.F.R. § 5.12(b) einzureichen, oder sechs Monate nach der US-Einreichung zu warten, wenn keine geheime Verfügung erteilt wurde. 37 C.F.R. §§ 5.11(e)(2), 5.12; MPEP § 140.
Szenario 2: China R&D Center, U.S. Parent will eine US-Provisorische erste Datei
Nehmen wir an, dass der technische Inhalt einer Erfindung oder eines Gebrauchsmusters in China abgeschlossen wurde, aber das Firmenpatentteam will zuerst eine vorläufige Anmeldung in den USA einreichen. Aus chinesischer Sicht ist die U.S. provisorisch eine ausländische Patentanmeldung. Wenn die Erfindung oder Gebrauchsmuster wurde in China durchgeführt, Artikel 19 erfordert Vertraulichkeitsprüfung vor dieser US-Einreichung. China Patentrecht Kunst. 19; China Patentrecht Ausführungsordnung Art. 6 Abs. 8.
Die Tatsache, dass eine vorläufige US-Anwendung normalerweise nicht sofort veröffentlicht wird, beseitigt nicht die Frage nach Artikel 19. Der Auslöser ist die Einreichung im Ausland für eine China-vollständige Erfindung oder Gebrauchsmuster, nicht Veröffentlichung. China Patentrecht Kunst. 19.
Szenario 3: Gemeinsame US-China Erfinderische Beiträge
Angenommen, Erfinder oder technische Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten und China trugen zum beanspruchten erfinderischen Konzept bei. Das ist das härteste und häufigste multinationale Problem. U.S. Recht kann involviert werden, weil ein Teil der Erfindung wurde in den Vereinigten Staaten. 37 C.F.R. § 5.11(a) Das chinesische Recht kann auch dadurch beeinträchtigt werden, dass der inhaltliche Inhalt der technischen Lösung zumindest teilweise in China abgeschlossen sein könnte. China Patentrecht Kunst. 19; China Patentrecht Ausführungsordnung Art.-Nr. 8.
In dieser Situation sollte das Anmeldeteam nicht davon ausgehen, dass die Einreichung zuerst in beiden Zuständigkeitsbereichen alle Probleme löst. Die erste Anmeldung in der USPTO kann die US-Lizenzprüfung ansprechen, erfüllt aber nicht unbedingt Chinas Geheimhaltungsprüfungspflicht. Einreichen zuerst in China kann chinesische Vertraulichkeit Prüfung Bedenken adressieren, aber nicht automatisch eine US-Ausland Anmeldelizenz für U.S.-Made-Thema. Der sicherste Ansatz besteht darin, zu analysieren, ob beide Freigaben erforderlich sind, bevor sie außerhalb der jeweiligen Gerichtsbarkeit eingereicht werden.
Szenario 4: Chinese National kreiert die Erfindung während eines Treffens mit einer US-Firma in den Vereinigten Staaten
Angenommen, ein chinesischer Staatsangehöriger reist in die Vereinigten Staaten zu einem technischen Treffen mit einer US-Firma. Während des Treffens konzipiert der chinesische Staatsbürger die Erfindung entweder allein oder gemeinsam mit dem Personal des US-Unternehmens. Die Parteien wollen sich später zuerst in China, Europa oder über eine PCT-Anmeldung einreichen, die außerhalb der USPTO als Empfangsstelle eingereicht wurde.
Der Erfinder der chinesischen Nationalität sollte nicht die Kontrolle der US-Ausland Einreichung Lizenzanalyse. Wenn die Erfindung in den Vereinigten Staaten gemacht wurde, kann die US-Regel gelten. 37 C.F.R. § 5.11(a) Eine ausländische US-Einreichungslizenz sollte in der Regel vor der Einreichung im Ausland erhalten werden, es sei denn, eine Lizenz ist erforderlich, weil eine entsprechende US-Anmeldung ist in der Datei für mindestens sechs Monate ohne Geheimhaltungsauftrag. 37 C.F.R. § 5.11(e)(2)
Auch sollte der Erfinder die chinesische Staatsangehörigkeit, allein stehend, China Article 19. Chinas gesetzliche Untersuchung ist, ob die Erfindung oder Gebrauchsmuster in China durchgeführt wurde. China Patentrecht Kunst. 19. Wenn alle wesentlichen technischen Inhalte in den USA fertiggestellt wurden, sollte Artikel 19 in der Regel nicht nur deshalb ausgelöst werden, weil der Erfinder chinesisch ist. Die Schlussfolgerung kann sich ändern, wenn vor dem Treffen in China wesentliche technische Inhalte entwickelt wurden, wenn das chinesische Personal inhaltliche Merkmale aus China beitrug oder wenn staatliche, Beschäftigungs- oder Technologietransfer-Regeln unabhängig gelten.
Die Lektion ist einfach: Ein chinesischer Staatsangehöriger kann eine Erfindung mit US-Ursprung für ausländische Anmeldelizenzen erstellen.
Szenario 5: U.S. National schafft die Erfindung während eines Treffens mit einem chinesischen Unternehmen in China
Nun gehen Sie davon aus, dass ein US-Staatsreise nach China zu einem technischen Treffen mit einem chinesischen Unternehmen. Während des Treffens in China, die US-National konzipiert die beanspruchte Erfindung, entweder allein oder gemeinsam mit chinesischen Unternehmenspersonal. Die Parteien wollen zunächst eine vorläufige Anmeldung in den USA einreichen.
Der Erfinder der US-Nationalität sollte die Analyse der chinesischen Vertraulichkeitsprüfung nicht kontrollieren. Wenn der inhaltliche Inhalt der technischen Lösung in China abgeschlossen wurde, wurde das Erfindungs- oder Gebrauchsmuster gemäß Artikel 8 der Ausführungsordnung in China vollständig ausgeführt, und ein Antrag auf vertrauliche Prüfung sollte vor Einreichung der vorläufigen US-Behörde gestellt werden. China Patentrecht Kunst. 19; China Patentrecht Ausführungsordnung Art. 6 Abs. 8.
Eine ausländische US-Einreichlizenz sollte im Allgemeinen nicht verlangt werden, nur weil der Erfinder ein US-amerikanischer Staatsangehöriger ist. Wurde die Erfindung nicht in den Vereinigten Staaten gemacht, ist keine Lizenz nach 37 C.F.R. § 5.11(a) erforderlich. 37 C.F.R. § 5.11(e)(1) Aber die Analyse ändert sich, wenn ein Teil der beanspruchten Erfindung in den Vereinigten Staaten konzipiert wurde, wenn amerikanisches Personal erfinderische Beiträge aus den Vereinigten Staaten leistete, oder wenn spätere Änderungen U.S.-Ursprungsgegenstand hinzufügen.
Die Lektion ist ebenso einfach: Ein US-amerikanischer Staatsangehöriger kann eine Erfindung aus China für ausländische Anmeldebeschränkungszwecke erstellen.
Szenario 6: PCT Erste Einreichung
Eine PCT-Einreichung kann nützlich sein, aber sie eliminiert nicht nationale Fragen der Einreichung von Lizenzen. Wenn die Erfindung in den Vereinigten Staaten gemacht wurde, wird die Einreichung einer PCT-Anmeldung bei der USPTO als Empfangsstelle anders behandelt als die Einreichung bei einer ausländischen Empfangsstelle. 37 C.F.R. § 5.11(a); MPEP § 1832. Wurde die Erfindung oder das Gebrauchsmuster in China fertiggestellt, gilt die Einreichung einer internationalen Patentanmeldung bei der chinesischen Patentverwaltung als Antrag auf Überprüfung der Vertraulichkeit. China Patentrecht Ausführungsordnung Art. 6 Abs. 8.
Das Empfangsbüro ist wichtig. Für U.S.-Ursprungsthemen kann RO/US eine sicherere erste PCT-Route sein. In Bezug auf den Gegenstand China-Ursprung kann eine PCT-Einreichung über CNIPA das chinesische Verfahren zur Überprüfung der Vertraulichkeit ansprechen, da der Antrag gleichzeitig gestellt wird. Für gemischte U.S.-China Gegenstand, Berater sollte bewerten, ob sowohl US-und chinesischen Freigabe Anforderungen müssen vor jeder PCT-Einreichung erfüllt werden.
Szenario 7: Design-Schwere Produkt-Einführung
Die US-Regel schließt ausdrücklich ausländische Anwendungen oder Registrierungen für Gebrauchsmuster, Industriedesigns oder Modelle ein. 37 C.F.R. § 5.11(a) China Artikel 19, hingegen bezieht sich auf Erfindungen und Gebrauchsmuster. China Patentrecht Kunst. 19. Als Ergebnis kann eine Design-Einreichung für U.S.-Made-Thema eine US-Ausland Anmeldelizenz Ausgabe, während die chinesische Artikel 19 Vertraulichkeitsprüfung Regel nicht durch seine Bedingungen auf eine Design-Only-Einreichung gelten.
Diese Unterscheidung sollte nicht überbewertet werden. Produktdesigns können mit technischen Features, Gebrauchsmuster-Themen, Herstellungsmethoden, Software oder vertraulichen technischen Informationen verpackt werden. Ein Entwurf-erster Anmeldeplan sollte weiterhin auf Gebrauchsmuster-Einreichungen, Erfindungsanmeldungen, Ausfuhrkontrollen, Technologietransferregeln und Vertraulichkeitspflichten überprüft werden.
VIII. Der Präsident Schlussfolgerung
Die US- und chinesischen ausländischen Anmelderegelungen haben einen nationalen Sicherheitszweck, sind aber nicht austauschbar. Das U.S. Regime ist ein ausländisches Anmeldelizenzsystem, das zu Erfindungen in den Vereinigten Staaten schlüsselt. Das chinesische Regime ist ein System der Geheimhaltungsprüfung, das auf Erfindungen und Gebrauchsmuster in China ausgerichtet ist. Der gefährlichste Fehler ist es, die Staatsangehörigkeit, den Firmensitz oder den gewünschten Anmeldeplatz für die gesetzliche Untersuchung zu ersetzen.
Für US-China-Patentfamilien sollte die erste Anmeldeentscheidung mit einer territorialen Erfindungs-Standort-Analyse beginnen. Eine chinesische nationale Erfindung in den Vereinigten Staaten kann eine US-Ursprung ausländische Anmeldelizenz Ausgabe erstellen. Eine US-amerikanische nationale Erfindung in China kann eine chinesische Geheimhaltungsprüfung Problem verursachen. In der grenzüberschreitenden Forschung und Entwicklung stellt sich die sicherste Frage: Wo wollen wir zuerst einreichen, aber welches Land muss diese Erfindung löschen, bevor wir irgendwo anders einreichen?
