Résumé analytique: Pour les inventions développées aux États-Unis et en Chine ou à l'échelle de celle-ci, la première décision de dépôt de brevet devrait commencer par une analyse territoriale de la localisation de l'invention, et non par la nationalité de l'inventeur, le siège social ou le lieu de dépôt privilégié. Les États-Unis exigent généralement une licence de dépôt étranger avant de déposer à l'étranger pour une invention faite aux États-Unis, à moins qu'un dépôt américain n'ait été en cours pendant au moins six mois sans ordonnance de secret ou qu'un autre itinéraire de licence ne s'applique. La Chine, en revanche, exige un examen de confidentialité avant de déposer à l'étranger pour une invention ou un modèle d'utilité réalisé en Chine, c'est-à-dire dont la solution technique de fond a été achevée en Chine. Ces règles sont faciles à ignorer dans la R-D transfrontalière, en particulier lorsque les équipes distribuées contribuent à différents aspects de l'invention revendiquée. Un ressortissant chinois peut créer une invention d'origine américaine pendant qu'il est aux États-Unis, et un ressortissant américain peut créer une invention d'origine chinoise pendant qu'il est en Chine. En conséquence, les équipes de brevets devraient procéder à une analyse de contribution axée sur les revendications de brevet avant de déposer, de conserver les documents d'apurement et d'éviter de supposer qu'une demande américaine provisoire, chinoise ou PCT résout automatiquement les exigences des deux pays en matière d'examen de la sécurité nationale.
I. Présentation
La stratégie multinationale de dépôt des brevets commence souvent par des questions familières : Où est le marché ? Où sont les concurrents? Le premier dépôt devrait-il être une demande provisoire des États-Unis, une demande chinoise, une demande EP ou une demande PCT? Toutefois, pour les inventions développées aux États-Unis et en Chine ou à l'étranger, une question plus fondamentale devrait se poser en premier lieu: où l'invention a-t-elle été faite?
Cette question est importante parce que les États-Unis et la Chine restreignent certains dépôts de brevets étrangers avant que l'examen de la sécurité nationale n'ait lieu. Le mécanisme américain est généralement appelé une licence de dépôt étrangère. L'analogue chinois est habituellement appelé un examen de confidentialité ou un examen de confidentialité. Bien que la raison d'être de la politique soit semblable, les deux régimes diffèrent en termes de terminologie, de déclenchement, de procédure, de portée de l'objet, de calendrier et de conséquences.
Le point pratique le plus important est que ni l'un ni l'autre régime n'est avant tout une règle de nationalité de l'inventeur. Les États-Unis demandent si l'invention a été faite aux États-Unis. La Chine demande si l'invention ou le modèle d'utilité a été réalisé en Chine, c'est-à-dire si le contenu de la solution technique a été achevé en Chine. Un ressortissant chinois peut créer une invention d'origine américaine lorsqu'il est physiquement aux États-Unis, et un ressortissant américain peut créer une invention d'origine chinoise lorsqu'il est physiquement en Chine.
II. La politique partagée : Examen préalable de la sécurité nationale avant la divulgation à l'étranger
Les lois sur les licences de dépôt étrangères se situent à l'intersection de l'examen des demandes de brevet, du contrôle des exportations, de l'examen de la sécurité nationale et de l'analyse de la localisation des inventions. Ce ne sont pas des règles de priorité ordinaires. Un problème de licence de dépôt étranger peut se poser même lorsque l'invention est brevetable, que le déposant possède l'invention, que les revendications de brevet sont suffisamment étayées et que le dépôt satisfait aux règles de la Convention de Paris ou du PCT.
Le cadre législatif des États-Unis se trouve principalement dans 35 U.S.C. §§ 181–188 et les règlements d'application dans 37 C.F.R. Part 5. Section 184 restreint le dépôt à l'étranger pour les inventions faites aux États-Unis, à moins que le demandeur n'ait obtenu la licence requise ou que le délai légal de six mois ne soit écoulé après le dépôt aux États-Unis, sous réserve de restrictions d'ordre secret. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a), e). La règle chinoise se trouve à l'article 19 de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine, qui exige un examen de confidentialité avant le dépôt à l'étranger d'une invention ou d'un modèle d'utilité réalisé en Chine. Droit des brevets de la République populaire de Chine art. 19 (promulgué par la Comm. permanente Nat=1 People=1 Cong., mars 12, 1984, modifié le octobre 17, 2020, en vigueur en juin 1, 2021) [ci-après le droit des brevets de la Chine].
Ces règles sont faciles à manquer parce qu'elles se présentent avant le déroulement habituel de l'examen breveté. Une équipe de brevets peut se concentrer sur l'inventeur, la propriété, la classification des exportations, la priorité ou la portée de la revendication de brevet, tandis que le service de dépôt met simplement en oeuvre une instruction de déposer d'abord aux États-Unis, en Chine, en Europe ou par l'intermédiaire du PCT. Mais si la séquence de dépôt viole la règle d'habilitation de sécurité nationale applicable, le problème ne pourra peut-être pas être résolu plus tard.
III. Le régime américain de licence de dépôt à l'étranger
La règle américaine s'applique lorsqu'une demande doit être déposée à l'étranger pour une invention faite aux États-Unis. En vertu de 37 C.F.R. § 5.11(a), une licence du commissaire aux brevets est requise avant de déposer une demande de brevet, y compris des modifications, des compléments ou des divisions, ou avant de demander l'enregistrement d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel ou d'un modèle, dans un pays étranger ou une autorité étrangère ou internationale de propriété intellectuelle, si l'invention a été faite aux États-Unis et qu'aucune demande américaine n'a été déposée ou qu'une demande américaine a été déposée moins de six mois avant le dépôt envisagé. 37 C.F.R. § 5.11(a)(1)–(2).
Le règlement est expressément territorial. Il ne dit pas des inventions faites par des citoyens américains ou des inventions détenues par des entreprises américaines. Il est écrit des inventions faites aux États-Unis. 37 C.F.R. § 5.11(a). À l'inverse, aucune licence en vertu de l'alinéa a) n'est requise si l'invention n'a pas été faite aux États-Unis ou si une demande américaine correspondante a été déposée depuis au moins six mois et n'est pas assujettie à une ordonnance de confidentialité. 37 C.F.R. § 5.11(e)(1)–(2).
La voie la plus courante pour obtenir une licence de dépôt à l'étranger aux États-Unis est de déposer d'abord dans l'USPTO. Le dépôt d'une demande américaine pour une invention fabriquée aux États-Unis est traité comme incluant une demande de licence de dépôt à l'étranger, et le reçu de dépôt ou tout autre avis officiel de l'USPTO indique si une licence a été accordée. 37 C.F.R. § 5.12(a); Manuel de procédure d'examen des brevets § 140 (9th ed., Rev. 01.2024) [ci-après MPEP]. Le demandeur peut aussi déposer une demande expresse de licence, y compris si aucune demande américaine n'a encore été déposée, si le reçu de dépôt n'a pas été délivré, si un objet supplémentaire doit être autorisé, ou si un traitement accéléré est nécessaire. 37 C.F.R. §§ 5.12(b), 5.13, 5.14; MPEP § 140.
La règle américaine comprend également une dimension de contrôle des exportations. Une licence de dépôt étrangère autorise certaines exportations de données techniques à des fins liées à la préparation, au dépôt, éventuellement au dépôt et à la poursuite d'une demande étrangère, ainsi qu'à l'utilisation de services en ligne WIPO spécifiés dans la préparation d'une demande internationale de dépôt auprès du USPTO en tant qu'office récepteur. 37 C.F.R. § 5.11(b). Mais il ne s'agit pas d'une autorisation générale de contrôle des exportations. Si des données techniques sont exportées pour des raisons sans rapport avec le dépôt de brevets étrangers, d'autres régimes de contrôle des exportations peuvent encore s'appliquer. 37 C.F.R. § 5.11(c); MPEP § 140.
Les conséquences de la non-conformité peuvent être graves. En vertu de 35 U.S.C. § 185, une personne qui dépose indûment à l'étranger sans obtenir la licence requise peut être empêchée de recevoir un brevet américain, et un brevet américain délivré peut être invalide à moins que le défaut d'obtenir la licence ait été par erreur et que le brevet ne divulgue pas d'objet dans le cadre de 35 U.S.C. § 181. 35 U.S.C. § 185. Une violation volontaire peut également entraîner des sanctions pénales. 35 U.S.C. § 186. L'USPTO reconnaît également les demandes de licences de dépôt étrangères rétroactives lorsqu'un dépôt étranger non autorisé s'est produit par erreur et que les exigences réglementaires sont satisfaites. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.25; MPEP § 140.
IV. Le régime chinois d'examen de la confidentialité
La règle analogue de la Chine n'est pas encadrée comme une licence de dépôt étranger de la terminologie américaine. L'article 19 de la loi chinoise sur les brevets exige que, lorsqu'une entité ou une personne a l'intention de déposer une demande de brevet à l'étranger pour une invention ou un modèle d'utilité réalisé en Chine, la question soit d'abord soumise au département de l'administration des brevets sous l'autorité du Conseil d'État pour examen de confidentialité. Droit des brevets de la Chine art. 19.
Deux caractéristiques sont particulièrement importantes pour les praticiens américains. Premièrement, l'article 19 s'applique à toute entité ou personne. Elle ne se limite pas aux ressortissants chinois, aux sociétés chinoises ou aux inventeurs résidents chinois. Droit des brevets de la Chine art. 19. Deuxièmement, la règle s'adresse aux inventions et aux modèles d'utilité réalisés en Chine. Id. Le règlement d'exécution actuel définit cette expression comme un modèle d'invention ou d'utilité pour lequel le contenu de la solution technique a été complété sur le territoire de la Chine. Règlement d'application de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine art. 8 (promulgué par le Conseil d'État, juin 15, 2001, modifié en décembre 11, 2023) [ci-après le règlement d'exécution du droit chinois des brevets].
L'article 8 du règlement d'exécution prévoit les itinéraires procéduraux. Si un déposant a l'intention de présenter une demande directement dans un pays étranger ou de présenter une demande internationale de brevet à une organisation étrangère pertinente pour une invention ou un modèle d'utilité achevée en Chine, il doit d'abord présenter une demande de réexamen de la confidentialité et fournir une explication détaillée de la solution technique. Règlement d'application du droit chinois des brevets art. 8(1). Si le déposant dépose sa première demande en Chine et a l'intention de déposer une demande de brevet international à l'étranger ou de la soumettre à une organisation étrangère, le déposant doit présenter la demande de révision de la confidentialité avant le dépôt étranger. Id. art. 8(2). Le dépôt d'une demande internationale de brevet auprès du service de l'administration des brevets auprès du Conseil d'État est réputé comprendre une demande de contrôle de la confidentialité. Id. art. 8.
Les règles de calendrier sont également spécifiques. En vertu de l'article 9 du règlement d'exécution, si le service administratif des brevets, après examen, estime que l'invention ou le modèle d'utilité peut impliquer la sécurité nationale ou des intérêts nationaux importants exigeant la confidentialité, il doit émettre une notification de réexamen de la confidentialité dans les deux mois suivant la présentation de la demande; dans des cas complexes, ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires. Règlement d'application du droit chinois des brevets art. 9. Si l'examen de confidentialité se poursuit, une décision sur la question de savoir si la confidentialité est requise doit être prise dans les quatre mois suivant la présentation de la demande; dans des cas complexes, ce délai peut être prolongé de deux mois. Id.
La sanction pour violation de l'article 19 est directe et commercialement importante. Si une demande de brevet pour une invention ou un modèle d'utilité est déposée à l'étranger en violation de l'article 19,, l'invention ou le modèle d'utilité n'est pas titulaire d'un droit de brevet lorsqu'une demande de brevet est déposée en Chine. Droit des brevets de la Chine art. 19. Si la violation entraîne la divulgation d'un secret d'État, l'article 78 prévoit une sanction administrative et une responsabilité pénale potentielle. Id. art. 78.
V. Principales différences entre les régimes américain et chinois
Les régimes américain et chinois sont similaires en politique, mais différents en exécution.
Aux États-Unis, le mécanisme opérationnel est une licence en vertu de 35 U.S.C. § 184 et 37 C.F.R. Part 5. Une demande américaine lance habituellement la révision de la licence automatiquement, et le reçu de dépôt ou autre avis de l'USPTO indique si la licence a été accordée. 37 C.F.R. § 5.12(a); MPEP § 140. En Chine, le mécanisme opérationnel est un examen de confidentialité en vertu de l'article 19 du droit chinois des brevets et des articles 8 et 9 du règlement d'exécution. Droit des brevets de la Chine art. 19; Chine Droit des brevets Règlement d'exécution art. 8–9.
La règle américaine couvre expressément les demandes de brevets, de modèles d'utilité, de dessins ou modèles industriels ou de modèles. 37 C.F.R. § 5.11(a). Le régime chinois de l'article 19 s'applique aux inventions et aux modèles d'utilité, et non aux dessins ou modèles. Droit des brevets de la Chine art. 19. Cette distinction est importante pour les produits de consommation lourds en matière de conception, lorsqu'un dépôt de dessins ou modèles d'origine américaine peut impliquer la partie 37 C.F.R., 5,, alors que l'article 19 de la Chine ne peut s'appliquer par ses propres termes. D'autres lois chinoises relatives aux secrets d'État, à l'exportation de technologies, à la sécurité des données ou à la sécurité nationale peuvent encore être prises en considération.
Le système américain contient un itinéraire pratique de six mois: si une demande américaine correspondante a été déposée depuis au moins six mois et n'est pas assujettie à une ordonnance de secret, aucune licence en vertu de 37 C.F.R. § 5.11(a) n'est requise. 37 C.F.R. § 5.11(e)(2). Le système de Chine n'est pas structuré comme un port sûr de six mois de style américain. Le demandeur doit plutôt demander un examen de confidentialité avant le dépôt étranger lorsque l'article 19 s'applique. Droit des brevets de la Chine art. 19; Règlement d'application du droit chinois des brevets art. 8.
Le système américain prévoit également un redressement rétroactif lorsque le dépôt à l'étranger a été effectué par erreur et que les exigences pertinentes sont respectées. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.25. Chine Article 19 ne doit pas être considéré comme ayant un mécanisme équivalent de licence rétroactive de style américain. La pratique plus sûre de la Chine consiste à obtenir l'autorisation d'examiner la confidentialité avant le dépôt à l'étranger.
VI. Le cas difficile : quand une invention est-elle fabriquée ou une solution technique terminée?
Les cas faciles sont simples. Si toute activité inventive se produit aux États-Unis, les règles américaines sur les licences de dépôt étranger devraient être analysées avant tout dépôt non américain. Voir 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a). Si tout développement matériel d'une invention ou d'un modèle d'utilité se produit en Chine, l'exigence d'examen de la confidentialité de la Chine devrait être analysée avant tout dépôt étranger. Voir le droit des brevets de la République populaire de Chine art. 19; Règlement d'application de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine art. 8. Les cas les plus difficiles ne sont pas des cas d'un seul pays. Il s'agit de cas de développement distribués.
Dans la R-D collaborative moderne, l'histoire inventive n'est souvent pas clairement cartographiée sur un seul emplacement. Une équipe peut identifier le problème technique. Un autre peut proposer l'algorithme de base. Un tiers peut concevoir l'architecture de contrôle. Un quatrième peut valider le système de manière expérimentale. Une équipe commerciale peut alors ajouter l'incarnation qui rend l'invention précieuse. Dans ce contexte, la question de la licence de dépôt ne devrait pas être réduite aux passeports, à l'administration centrale, au lieu de réunion ou aux documents de voyage. Ces faits peuvent être des éléments de preuve pertinents, mais ils ne se substituent pas à l'enquête juridique.
Aux fins des États-Unis, le libellé législatif et réglementaire demande si l'invention a été fabriquée aux États-Unis. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a). Cette enquête devrait être guidée par les principes ordinaires du droit des brevets des États-Unis concernant la conception et la contribution inventive. En droit américain, la conception exige généralement une idée précise et permanente de l'invention complète et opérationnelle, et non pas seulement un but de recherche, un résultat souhaité, ou une demande que quelqu'un résolve un problème. Voir Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986); Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1227–28 (Fed. Cir. 1994). Ainsi, dans un projet distribué, l'avocat devrait demander où le concept inventif revendiqué a effectivement été formé et qui a contribué aux éléments qui ont rendu l'invention complète aux fins des revendications.
Aux fins de la Chine, la question est formulée différemment. L'article 19 s'applique lorsqu'un modèle d'invention ou d'utilité est réalisé en Chine, et le règlement d'exécution explique qu'il s'agit d'un modèle d'invention ou d'utilité pour lequel le contenu de la solution technique a été complété en Chine. Droit des brevets de la République populaire de Chine art. 19; Règlement d'application de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine art. 8. Cette formulation attire l'attention sur le fond de la solution technique, et non seulement sur la nationalité des inventeurs, la résidence du déposant ou le lieu administratif du service des brevets.
Cette différence de formulation est importante. L'enquête américaine tend à s'aligner naturellement sur l'emplacement de la conception et de la contribution inventive. L'enquête chinoise porte essentiellement sur les domaines où le contenu de la solution technique a été achevé. Ces enquêtes vont souvent pointer vers le même pays, mais pas toujours. Par exemple, une équipe américaine peut formuler le concept inventif général, tandis qu'une équipe basée en Chine fournit l'architecture technique concrète qui rend la solution opérationnelle. Inversement, une équipe basée en Chine peut identifier la solution technique, tandis qu'une équipe américaine contribue plus tard à une amélioration critique de la revendication de brevet. Dans l'un ou l'autre cas, une règle mécanique fondée sur le lieu de la réunion finale ou de la première session de rédaction d'un brevet ne serait pas fiable.
La meilleure pratique consiste à effectuer une analyse de contribution axée sur les revendications avant de choisir le premier lieu de dépôt. L'avocat doit indiquer les caractéristiques susceptibles d'apparaître dans les demandes indépendantes, déterminer qui a contribué à ces caractéristiques et cartographier où ces contributions ont été faites. L'analyse devrait faire la distinction entre l'identification d'un problème, la suggestion d'un objectif de performance souhaité, l'exécution systématique, la réduction d'une invention déjà conçue à la pratique et la contribution d'une caractéristique qui devient partie intégrante de la solution inventive revendiquée. Voir Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460–61 (Fed. Cir. 1998); Burroughs Wellcome, 40 F.3d à 1227–28.
Questions de documentation. Dans les cas rapprochés, le document devrait comprendre des divulgations d'invention, des notes de réunion, des carnets de laboratoire, des historiques de validation de code source, des documents de conception-examen, des dessins techniques, des protocoles d'essai, de la correspondance par courriel et des documents de rédaction de brevets. L'objectif n'est pas seulement de reconstruire le lieu où se trouvaient les personnes à une date donnée, mais de déterminer où la contribution juridique et technique importante a été apportée. Un calendrier de voyage peut montrer qu'un ingénieur était à Shanghai, Boston, Shenzhen ou San Jose; il ne montre pas nécessairement où la contribution inventive substantielle a eu lieu.
Cette analyse est particulièrement importante lorsque le premier dépôt est une demande provisoire des États-Unis, une demande d'invention chinoise ou une demande PCT. Un dépôt provisoire aux États-Unis peut convenir à une invention faite aux États-Unis, mais il peut s'agir d'un dépôt étranger du point de vue de la Chine si le contenu de fond d'une invention ou d'un modèle d'utilité a été complété en Chine. À l'inverse, le dépôt d'une première demande en Chine peut ne pas résoudre les problèmes de licences de dépôt à l'étranger aux États-Unis si l'objet inventif pertinent pour les revendications de brevets a été fait aux États-Unis. Voir 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a); Droit des brevets de la République populaire de Chine art. 19; Règlement d'exécution art. 8.
La leçon pratique, c'est que où l'invention a-t-elle été faite ? Où l'inventeur a-t-il été employé ? Dans la R-D distribuée entre les États-Unis et la Chine, la question plus sûre est plus précise : où les contributions inventives de fond ont-elles été faites et, pour la Chine, où le contenu de la solution technique a-t-il été complété? Il convient de répondre à cette question avant d'envoyer la première instruction de dépôt.
VII. Scénarios communs
Les scénarios suivants appliquent l'approche fondée sur les contributions décrite ci-dessus. Chacun suppose des faits simplifiés, mais l'analyse du monde réel devrait demeurer axée sur les revendications de brevet : identifier la contribution inventive de fond, déterminer où elle a été faite, puis évaluer si l'examen des licences de dépôt à l'étranger des États-Unis, l'examen de la confidentialité en Chine ou les deux sont nécessaires.
Scénario 1: U.S.-seulement R-D, premier dépôt souhaité en dehors des États-Unis
Supposons que tous les travaux inventifs ont eu lieu aux États-Unis, mais le déposant souhaite déposer d'abord en Europe, en Chine, ou par le biais d'une demande PCT déposée auprès d'un office récepteur non américain. Étant donné que l'invention a été faite aux États-Unis, une licence de dépôt à l'étranger est généralement requise avant le dépôt à l'étranger, à moins qu'une demande américaine n'ait déjà été déposée depuis au moins six mois et qu'aucune ordonnance de confidentialité ne s'applique. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a), e)(2).
Les solutions habituelles sont de déposer d'abord dans l'USPTO et de confirmer que le reçu de dépôt ou autre avis officiel accorde la licence, de déposer une pétition expresse sous 37 C.F.R. § 5.12(b), ou d'attendre six mois après le dépôt américain si aucune ordonnance de secret n'a été émise. 37 C.F.R. §§ 5.11(e)(2), 5.12; MPEP § 140.
Scénario 2: China R&D Center, U.S. Parent veut déposer un U.S. Provisory First
Supposons que le contenu technique de fond d'une invention ou d'un modèle d'utilité a été complété en Chine, mais l'équipe chargée des brevets d'entreprise souhaite déposer une demande provisoire aux États-Unis d'abord. Du point de vue chinois, le provisoire américain est un dépôt de brevet étranger. Si l'invention ou le modèle d'utilité a été réalisé en Chine, l'article 19 exige un examen de confidentialité avant le dépôt aux États-Unis. Droit des brevets de la Chine art. 19; Règlement d'application du droit chinois des brevets art. 8.
Le fait qu'une demande provisoire des États-Unis n'est normalement pas publiée immédiatement n'élimine pas la question de l'article 19. Le déclencheur est le dépôt à l'étranger d'une invention ou d'un modèle d'utilité complété par la Chine, et non la publication. Droit des brevets de la Chine art. 19.
Scénario 3: Contributions inventives conjointes États-Unis-Chine
Supposons que les inventeurs ou les contributeurs techniques aux États-Unis et en Chine ont contribué au concept inventif revendiqué. C'est le problème multinational le plus dur et le plus commun. Le droit américain peut être impliqué parce qu'une partie de l'invention a été faite aux États-Unis. 37 C.F.R. § 5.11(a). Le droit chinois peut également être impliqué parce que le contenu de la solution technique peut avoir été achevé, du moins en partie, en Chine. Droit des brevets de la Chine art. 19; Règlement d'application du droit chinois des brevets art. 8.
Dans ce cas, l'équipe de dépôt ne devrait pas supposer que le dépôt en premier dans l'un ou l'autre pays résout tous les problèmes. Le dépôt d'abord dans l'USPTO peut traiter de l'examen des licences américaines, mais ne satisfait pas nécessairement à l'exigence de la Chine en matière d'examen de confidentialité. Le dépôt d'abord en Chine peut répondre aux préoccupations de la Chine en matière d'examen de la confidentialité, mais ne fournit pas automatiquement une licence de dépôt à l'étranger aux États-Unis pour l'objet fait aux États-Unis. L'approche la plus sûre consiste à analyser si les deux autorisations sont nécessaires avant de déposer une demande à l'extérieur de l'une ou l'autre juridiction.
Scénario 4: Chinese National crée l'invention aux États-Unis lors d'une rencontre avec une société américaine
Supposons qu'un ressortissant chinois se rende aux États-Unis pour une réunion technique avec une entreprise américaine. Au cours de la réunion, le national chinois conçoit l'invention, soit seule, soit conjointement avec le personnel de la société américaine. Par la suite, les parties souhaitent déposer d'abord en Chine, en Europe ou par l'intermédiaire d'une demande PCT déposée en dehors de l'USPTO en tant qu'office récepteur.
La nationalité chinoise de l'inventeur ne devrait pas contrôler l'analyse des licences de dépôt à l'étranger aux États-Unis. Si l'invention a été faite aux États-Unis, la règle américaine peut s'appliquer. 37 C.F.R. § 5.11(a). Une licence de dépôt à l'étranger doit généralement être obtenue avant de déposer à l'étranger, sauf si aucune licence n'est requise parce qu'une demande américaine correspondante est au dossier depuis au moins six mois sans ordonnance de secret. 37 C.F.R. § 5.11(e)(2)
L'inventeur ne devrait pas non plus déterminer si la nationalité chinoise, debout seule, déclenche la Chine Article 19. L'enquête légale sur la Chine consiste à déterminer si l'invention ou le modèle d'utilité a été réalisé en Chine. Droit des brevets de la Chine art. 19. Si tout le contenu technique de fond a été complété aux États-Unis, l'article 19 ne devrait généralement pas être déclenché simplement parce que l'inventeur est chinois. La conclusion peut changer si le contenu technique matériel a été développé en Chine avant la réunion, si le personnel chinois a apporté des caractéristiques de fond en provenance de Chine, ou si les règles relatives au secret d'État, à l'emploi ou au transfert de technologie s'appliquent de manière indépendante.
La leçon est simple : un ressortissant chinois peut créer une invention d'origine américaine à des fins de licence de dépôt à l'étranger.
Scénario 5: U.S. National crée l'invention en Chine lors d'une rencontre avec une société chinoise
Supposons maintenant un voyage national américain en Chine pour une réunion technique avec une entreprise chinoise. Au cours de la réunion en Chine, le national américain conçoit l'invention revendiquée, soit seule, soit conjointement avec le personnel de la société chinoise. Les parties veulent d'abord déposer une demande provisoire aux États-Unis.
La nationalité américaine de l'inventeur ne devrait pas contrôler l'analyse de l'examen de confidentialité en Chine. Si le contenu de la solution technique a été complété en Chine, le modèle d'invention ou d'utilité a été complété en Chine en vertu de l'article 8 du règlement d'exécution, et une demande d'examen de confidentialité doit être présentée avant le dépôt du document provisoire aux États-Unis. Droit des brevets de la Chine art. 19; Règlement d'application du droit chinois des brevets art. 8.
Une licence de dépôt à l'étranger aux États-Unis ne devrait généralement pas être requise simplement parce que l'inventeur est un ressortissant américain. Si l'invention n'a pas été faite aux États-Unis, aucune licence sous 37 C.F.R. § 5.11(a) n'est requise. 37 C.F.R. § 5.11(e)(1) Mais l'analyse change si une partie de l'invention revendiquée a été conçue aux États-Unis, si le personnel américain a fait des contributions inventives des États-Unis, ou si des modifications ultérieures ajoutent des sujets d'origine américaine.
La leçon est tout aussi simple : un ressortissant américain peut créer une invention d'origine chinoise à des fins de restriction de dépôt à l'étranger.
Scénario 6: PCT Premier dépôt
Un dépôt selon le PCT peut être utile, mais il n'élimine pas les questions relatives aux licences nationales de dépôt. Si l'invention a été faite aux États-Unis, le dépôt d'une demande PCT auprès de l'USPTO en tant qu'office récepteur est traité différemment du dépôt auprès d'un office récepteur étranger. 37 C.F.R. § 5.11(a); MPEP § 1832. Si le modèle d'invention ou d'utilité a été complété en Chine, le dépôt d'une demande internationale de brevet auprès du service chinois de l'administration des brevets est réputé inclure une demande de réexamen de la confidentialité. Règlement d'application du droit chinois des brevets art. 8.
Le bureau d'accueil est important. Pour les matières d'origine américaine, RO/US peut être une route PCT initiale plus sûre. En ce qui concerne l'objet d'origine chinoise, un dépôt PCT par l'intermédiaire de CNIPA peut traiter de la procédure chinoise de contrôle de la confidentialité parce que la demande est réputée faite simultanément. Pour ce qui est de l'objet mixte entre les États-Unis et la Chine, les avocats devraient évaluer si les exigences en matière d'autorisation des États-Unis et de la Chine doivent être respectées avant tout dépôt de PCT.
Scénario 7: Design-Heavy Produit Lancement
La règle américaine comprend expressément les demandes ou enregistrements étrangers pour les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels ou les modèles. 37 C.F.R. § 5.11(a). Chine L'article 19,, en revanche, fait référence aux inventions et aux modèles d'utilité. Droit des brevets de la Chine art. 19. Par conséquent, le dépôt d'un dessin ou modèle pour un objet fabriqué aux États-Unis peut présenter une question de licence de dépôt à l'étranger aux États-Unis, tandis que la règle de l'examen de confidentialité de l'article chinois 19 ne peut s'appliquer par ses termes à un dépôt d'un dessin ou modèle seulement.
Cette distinction ne doit pas être surestimée. Les conceptions de produits peuvent être emballées avec des caractéristiques techniques, des objets de modèles d'utilité, des méthodes de fabrication, des logiciels ou des renseignements techniques confidentiels. Un plan de dépôt de la première conception devrait encore être examiné pour les dépôts de modèles d'utilité, les dépôts d'invention, les contrôles à l'exportation, les règles de transfert de technologie et les obligations de confidentialité.
VIII. Conclusion
Les régimes de dépôt des demandes des États-Unis et de la Chine à l'étranger partagent un objectif de sécurité nationale, mais ils ne sont pas interchangeables. Le régime américain est un système de licence de dépôt étranger lié aux inventions fabriquées aux États-Unis. Le régime chinois est un système d'examen de la confidentialité axé sur les inventions et les modèles d'utilité réalisés en Chine. L'erreur la plus dangereuse est de remplacer la nationalité, le siège social ou le lieu de dépôt souhaité pour l'enquête statutaire.
Pour les familles de brevets des États-Unis et de la Chine, la première décision de dépôt devrait commencer par une analyse territoriale de la localisation de l'invention. Un ressortissant chinois inventant aux États-Unis peut créer une question de licence de dépôt à l'étranger d'origine américaine. Un national américain inventant en Chine peut créer une question chinoise d'examen de confidentialité. Dans la R-D transfrontalière, la question la plus sûre n'est pas : où voulons-nous déposer d'abord ?
