Un exposé, deux critères : unité d’invention du PCT et pratique américaine des restrictions

Résumé : L’unité de l’invention selon le PCT et la pratique américaine ordinaire des restrictions appliquent des critères différents pour déterminer quelles inventions peuvent être examinées ensemble. L’unité selon le PCT repose sur une relation technique inventive commune ; une restriction américaine ordinaire suppose des inventions indépendantes ou distinctes ainsi qu’une charge importante de recherche ou d’examen. Aucun des deux critères n’est systématiquement plus favorable. Une demande entrée en phase nationale américaine selon 35 U.S.C. § 371 relève de l’analyse de l’unité, tandis qu’une demande de continuation de type bypass selon § 111(a) relève de l’analyse ordinaire des restrictions. Il faut réexaminer cette distinction tout au long de la procédure : une continuation ou une demande divisionnaire ultérieure selon § 111(a) relève du régime ordinaire même si la demande parente a été examinée selon l’unité ; un RCE conserve le critère de la demande existante sans créer un droit de changer d’invention. À partir de revendications de produit, de procédé de fabrication et d’appareil, cet article explique comment l’état de la technique peut modifier les liens inventifs qui fondent l’unité, et comment les taxes de recherche internationale, les choix d’invention, la réintégration des revendications à l’examen et les dépôts divisionnaires influent sur les décisions de procédure. Il distingue aussi le critère applicable à une demande ultérieure de la protection potentielle de § 121 découlant d’une restriction antérieure en phase nationale. Le déposant doit apprécier le regroupement des revendications dans la demande effectivement examinée tout en préservant le dossier de délivrance nécessaire pour soutenir la protection dans toute la famille.

Introduction

Un déposant peut décrire un produit inventif, son procédé de fabrication et un appareil utilisé dans ce procédé, tout en rencontrant des exigences différentes pour maintenir ces revendications ensemble selon la voie par laquelle la demande est déposée auprès de l’office américain des brevets et des marques (United States Patent and Trademark Office). Une demande entrée en phase nationale américaine selon 35 U.S.C. § 371 est examinée au regard de l’unité de l’invention selon le Traité de coopération en matière de brevets. Une continuation de type bypass déposée selon 35 U.S.C. § 111(a) relève de l’analyse américaine ordinaire des restrictions. Cette différence peut influer sur les revendications examinées dans une même demande, sur la nécessité de dépôts supplémentaires et sur les arguments disponibles lorsqu’un examinateur exige un choix d’invention. 37 C.F.R. §§ 1.475, 1.499; U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure §§ 823, 1896 (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [ci-après MPEP].

Les deux régimes ont une finalité administrative commune, mais leurs critères juridiques diffèrent. L’unité selon le PCT consiste à déterminer si les inventions revendiquées présentent la relation technique inventive requise. La restriction américaine ordinaire suppose de déterminer si les inventions sont indépendantes ou distinctes et si leur examen conjoint imposerait une charge importante. Aucun critère n’est systématiquement plus favorable. La voie de dépôt détermine le critère initial de regroupement, sans fixer celui de toutes les demandes ultérieures de la famille. Le déposant doit réévaluer le critère applicable à chaque dépôt ultérieur, tout en tenant compte des effets persistants des restrictions antérieures. MPEP §§ 803, 804.01, 1893.03(d).

La contribution inventive commune selon le PCT

La règle 13.1 du PCT permet qu’une demande porte sur une invention ou sur un groupe d’inventions liées par un seul concept inventif général. La règle 13.2 précise le lien nécessaire : les inventions revendiquées doivent être reliées par des éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. Ces éléments représentent la contribution que chaque invention revendiquée, considérée dans son ensemble, apporte par rapport à l’état de la technique. Regulations Under the Patent Cooperation Treaty rr. 13.1–13.2 (2026) [ci-après PCT Rules].

Ce critère exige davantage qu’un domaine ou un objectif commercial commun. Par exemple, des revendications concernant une même plateforme de communication peuvent porter sur des améliorations techniques sans lien entre elles. Inversement, des éléments correspondants peuvent établir l’unité même si les revendications emploient des formulations différentes ou concernent des composants différents. L’analyse porte sur la relation technique entre les inventions revendiquées, et non simplement sur le nombre de revendications indépendantes. Réunir des variantes dans une seule revendication ne dispense pas non plus d’examiner l’unité. PCT Rules 13.2–13.3; Administrative Instructions Under the Patent Cooperation Treaty annex B, para. (b).

L’état de la technique peut modifier cette analyse. Le défaut d’unité peut être apparent a priori, avant la confrontation des revendications à l’état de la technique, ou apparaître a posteriori, après cette analyse. Supposons que deux revendications définissent A + X et A + Y. Si A constitue leur contribution inventive commune, elles peuvent présenter une unité. Si A se révèle connu ou évident et que le reste de l’objet ne présente aucun autre lien inventif, l’unité peut faire défaut. Identifier un objet connu ne met pas automatiquement fin à l’analyse : l’examinateur doit rechercher si les inventions revendiquées conservent le lien requis. World Intell. Prop. Org., PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines ¶¶ 10.01–10.04 (Jan. 1, 2026) [ci-après PCT Guidelines].

Les revendications dépendantes appellent la même attention. Une limitation supplémentaire ne détruit pas l’unité au seul motif qu’elle pourrait constituer elle-même une autre invention. Lorsque la revendication indépendante se distingue de l’état de la technique et satisfait à l’unité, les revendications dépendantes restent généralement reliées par elle. Si la revendication indépendante échoue au regard de l’état de la technique, l’examinateur doit déterminer si une contribution inventive commune subsiste entre ses revendications dépendantes. Les directives préconisent une approche large et pratique et écartent les objections fondées uniquement sur des classifications différentes. PCT Guidelines ¶¶ 10.04–10.08; MPEP § 1850(II).

Les deux conditions d’une restriction américaine ordinaire

Le régime américain ordinaire des restrictions part de 35 U.S.C. § 121, qui autorise une restriction lorsqu’une demande revendique des inventions indépendantes et distinctes. L’USPTO interprète cette formulation comme couvrant les inventions indépendantes ou les inventions apparentées mais distinctes. Le déposant ne peut donc pas faire écarter une exigence de restriction en montrant seulement que les inventions sont liées. MPEP § 802.01.

L’analyse du caractère distinct dépend du lien entre les revendications. Les couples produit/procédé et procédé/appareil, les combinaisons et sous-combinaisons, ainsi que les espèces de réalisation soulèvent des questions différentes. L’examinateur doit appliquer les critères correspondant à la relation effectivement présentée. Constater que les revendications relèvent de catégories différentes ne suffit pas, à lui seul, à fournir l’analyse requise. MPEP § 806.05.

Le caractère distinct n’est qu’une des conditions. L’examinateur doit aussi établir une charge importante de recherche ou d’examen. MPEP § 803 prescrit l’examen de toutes les revendications lorsque la recherche et l’examen peuvent être menés sans charge importante, même si elles couvrent des inventions indépendantes ou distinctes. Une contestation formelle (traverse) correctement motivée peut donc remettre en cause à la fois la distinction alléguée et la charge invoquée. MPEP § 803.

Cette charge doit être expliquée. Des classifications distinctes, des domaines reconnus comme distincts dans l’état de la technique ou des champs de recherche différents peuvent étayer une charge importante de recherche. Des questions de fond différentes peuvent étayer une charge d’examen, par exemple un problème de description pertinent pour une invention mais pas pour une autre. Ces motifs exigent une explication appropriée reliant les inventions revendiquées au travail supplémentaire. Une réponse étayée peut identifier des champs de recherche communs ou des questions qui se recoupent et fragilisent le raisonnement de l’examinateur. MPEP § 808.02.

La condition de charge propre au régime américain peut favoriser un examen conjoint. Reprenons les revendications A + X et A + Y, en supposant que A est conventionnel, tandis que X et Y apportent des contributions inventives distinctes sans relation inventive commune répondant au critère requis. Ces revendications peuvent manquer d’unité selon le PCT. Toutefois, si les recherches se recoupent largement et que l’examen ne soulève pas de questions sensiblement différentes, les examiner ensemble peut n’imposer aucune charge importante. Dans cette hypothèse, une restriction américaine ordinaire serait injustifiée, même si les inventions étaient indépendantes ou distinctes. PCT Rule 13.2; MPEP §§ 803, 808.02.

La règle 13 du PCT ne comporte pas de condition distincte équivalente relative à une charge importante. L’effort de recherche compte néanmoins dans la pratique internationale : les directives permettent de rechercher des inventions supplémentaires sans taxes additionnelles lorsque le travail supplémentaire est faible ou négligeable. La différence tient au critère juridique applicable, et non à une absence totale de pertinence de l’efficacité de l’examen. PCT Guidelines ¶¶ 10.64–10.65.

Pourquoi les revendications de produit et de procédé peuvent être traitées différemment

Considérons une électrode hypothétique dont le diamètre des pores augmente dans l’épaisseur, du côté du collecteur de courant vers celui faisant face au séparateur. Supposons que ce gradient précis constitue une contribution nouvelle et non évidente par rapport à l’état de la technique. Une revendication de produit définit cette structure. Une revendication de fabrication prévoit le dépôt de couches successives contenant des particules sacrificielles de plus en plus grandes, puis leur élimination pour créer le gradient revendiqué. Supposons que ces étapes produisent nécessairement la structure définie. Le procédé est alors spécialement adapté à la fabrication du produit revendiqué, et le gradient inventif des pores fournit la relation technique qui fonde l’unité. PCT Guidelines ¶¶ 10.12–10.13.

Supposons que la même électrode puisse aussi être fabriquée par un procédé sensiblement différent. Cette autre possibilité ne détruit pas à elle seule l’unité selon le PCT : le procédé spécialement adapté n’a pas besoin d’être l’unique moyen de fabriquer le produit. PCT Guidelines ¶ 10.13. Le régime américain ordinaire donne une autre portée à cette possibilité. Elle peut étayer le caractère distinct du produit et du procédé, même si une restriction exige toujours une charge importante. MPEP §§ 803, 806.05(f).

Une revendication d’appareil pourrait définir un ensemble de formation de couches doté de dispositifs d’alimentation en particules et d’un contrôleur qui sélectionne des particules de plus en plus grandes pour les couches successives, ainsi qu’une unité d’élimination des particules. Si ces caractéristiques revendiquées apportent une contribution par rapport à l’état de la technique d’une manière correspondant au procédé de fabrication, elles peuvent fonder l’unité. Une machine générique simplement capable de fabriquer l’électrode n’établirait pas ce lien. PCT Guidelines ¶ 10.14. L’unité selon le PCT n’exige pas que le procédé et l’appareil puissent être utilisés exclusivement l’un avec l’autre. Le caractère distinct dans le régime américain ordinaire peut, en revanche, reposer sur des exemples raisonnables d’appareils ou d’utilisations alternatifs sensiblement différents, sous réserve de la condition de charge. MPEP §§ 803, 806.05(e).

L’illustration historique est l’affaire Caterpillar Tractor Co. v. Comm’r of Pats. & Trademarks, 650 F. Supp. 218 (E.D. Va. 1986). La demande revendiquait un procédé de forgeage de pignons et l’appareil associé. Appliquant l’ancienne règle 13.2 du PCT, la cour a rejeté l’interprétation de l’USPTO selon laquelle le procédé et l’appareil ne présentaient une unité que s’ils pouvaient être utilisés exclusivement l’un avec l’autre. Id. at 219–20. Le MPEP actuel, § 1850, traite de cette décision et demande aux examinateurs d’appliquer les principes d’unité selon le PCT aux demandes internationales et aux demandes en phase nationale, indépendamment de la pratique américaine ordinaire des restrictions. MPEP § 1850(I).

Cet exemple montre aussi l’importance des hypothèses sur l’état de la technique. Si le gradient de pores revendiqué se révèle conventionnel, il ne fournit plus la contribution inventive commune invoquée. L’examinateur doit alors déterminer quelles revendications conservent la relation inventive requise. Des éléments inventifs correspondants peuvent préserver l’unité entre les revendications de procédé et d’appareil, même si la revendication de produit manque d’unité avec ce groupe. L’unité entre les trois catégories exige une relation qui inclut aussi la revendication de produit. La disparition de l’apport inventif allégué de cette caractéristique du produit n’impose donc pas nécessairement de séparer les revendications de procédé et d’appareil l’une de l’autre. PCT Rule 13.2; PCT Guidelines ¶¶ 10.01–10.04, 10.14, 10.16.

Pourquoi la voie de dépôt compte

La distinction pertinente tient à la nature juridique de la demande examinée. Une demande selon § 371 constitue la phase nationale américaine de la demande internationale et relève de l’analyse de l’unité. Une continuation de type bypass est une demande distincte selon § 111(a), qui revendique le bénéfice de la demande internationale et relève de l’analyse ordinaire des restrictions. MPEP §§ 1895, 1896(III).

Il faut identifier à nouveau le critère applicable lors de chaque dépôt ultérieur. Une continuation ou une demande divisionnaire selon § 111(a) issue d’une demande § 371 relève de l’analyse ordinaire des restrictions, qu’elle soit déposée avant ou après l’acceptation de la demande parente. Le critère d’unité de la demande parente ne s’attache pas définitivement à toute la famille. MPEP § 1893.03(d). Une continuation déposée après l’acceptation doit toujours satisfaire à la condition de copendance des demandes. 35 U.S.C. § 120. Ainsi, des revendications d’électrode auparavant examinées ensemble selon l’unité doivent être réévaluées au regard des conditions américaines de caractère distinct et de charge lorsqu’elles sont poursuivies dans une demande ultérieure § 111(a).

Un RCE poursuit l’examen de la demande existante ; il ne crée pas de nouvelle demande. Un RCE dans une demande § 371 conserve donc le critère d’unité de cette demande. MPEP §§ 706.07(h), 823. Il ne donne toutefois pas le droit de passer à des revendications qui manquent d’unité avec l’invention précédemment choisie et examinée. MPEP § 706.07(h), subsec. VI(B).

Un avis international favorable ne tranche pas la question du regroupement aux États-Unis. Les avis internationaux sur l’unité et la brevetabilité ne sont pas contraignants, et l’examinateur américain en phase nationale peut constater indépendamment un défaut d’unité. Une exigence fondée sur ce défaut doit identifier les groupes de revendications et expliquer pourquoi chacun manque d’unité avec les autres, notamment en précisant les éléments techniques particuliers qui les distinguent. MPEP § 1893.03(d)–(e).

Répondre aux exigences internationales et américaines

Lors de la recherche internationale, un constat de défaut d’unité donne normalement lieu à une invitation à payer des taxes de recherche additionnelles. L’administration chargée de la recherche internationale recherche l’invention principale mentionnée en premier dans les revendications et les inventions supplémentaires pour lesquelles les taxes requises sont payées dans le délai. L’ordre des revendications a donc une importance pratique lorsque le déposant n’entend pas payer pour chaque invention identifiée. Patent Cooperation Treaty art. 17(3)(a), June 19, 1970, 28 U.S.T. 7645, 1160 U.N.T.S. 231.

La règle 40 exige que l’invitation motive le constat et accorde au déposant un mois à compter de sa date pour payer les taxes additionnelles et, le cas échéant, la taxe de réserve. Un paiement sous réserve doit être accompagné d’une déclaration motivée expliquant pourquoi l’unité existe ou pourquoi les taxes additionnelles sont excessives. Si la réserve est accueillie, les taxes additionnelles peuvent être remboursées en tout ou en partie ; la taxe de réserve est remboursée lorsque la réserve est entièrement justifiée. PCT Rules 40.1–40.2.

Refuser de payer une taxe additionnelle de recherche internationale n’empêche pas, à lui seul, de poursuivre l’objet non recherché en phase nationale américaine. Ces revendications restent soumises à l’examen américain, et l’examinateur peut exiger un choix selon le critère d’unité applicable en phase nationale. MPEP § 1850(V). Inversement, payer des taxes internationales additionnelles ne garantit pas que toutes les inventions seront examinées ensemble aux États-Unis : l’examinateur en phase nationale conserve le pouvoir d’exiger un choix. 37 C.F.R. § 1.499.

Le chapitre II prévoit une procédure apparentée. L’administration chargée de l’examen préliminaire international peut inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes d’examen additionnelles, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation. Elle peut aussi procéder sans invitation tout en consignant son constat de défaut d’unité, sous réserve des exceptions maintenues par la règle 68.1. PCT Rules 68.1–68.3. Une exception concerne directement le choix de payer : les revendications relatives à des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n’a été établi n’ont pas obligatoirement à faire l’objet d’un examen préliminaire international. Le chapitre II ne garantit donc pas l’examen d’inventions omises de la recherche internationale, même si l’administration procède sans inviter à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles. PCT Rules 66.1(e), 68.1.

La pratique américaine exige un choix d’invention même lorsque le déposant conteste l’exigence. Il devrait identifier précisément les erreurs alléguées dans une contestation formelle déposée en temps utile. Affirmer simplement que la restriction est injustifiée ne préserve pas le droit de former une requête en révision. Après une exigence définitive de restriction, la révision est possible par requête selon § 1.144 ; cette requête doit être déposée au plus tard au moment du dépôt de l’avis de recours. Ces procédures de choix et de révision s’appliquent également aux exigences fondées sur un défaut d’unité en phase nationale. 37 C.F.R. §§ 1.143–1.144, 1.499; MPEP §§ 818.01(a)–(c), 823. Le dépôt d’une requête ne suspend ni un délai de réponse autrement applicable ni les autres actes de la procédure de délivrance. 37 C.F.R. § 1.181(f).

La réponse de fond doit correspondre au critère applicable. Pour contester un défaut d’unité, il faut identifier les éléments techniques particuliers identiques ou correspondants entre les groupes et expliquer pourquoi l’analyse de l’état de la technique faite par l’examinateur n’élimine pas leur lien inventif. Pour contester une restriction américaine ordinaire, il faut traiter séparément les critères de caractère distinct et la charge alléguée. Le libellé précis des revendications, les explications techniques et l’analyse des exemples de l’examinateur rendent la réponse plus utile qu’une affirmation générale selon laquelle toutes les revendications concernent une seule invention.

Réintégration à l’examen et protection des demandes divisionnaires

Après un choix, les revendications non choisies sont retirées de l’examen plutôt que rejetées sur le fond. Lorsque toutes les revendications portant sur l’invention choisie sont en état d’être acceptées, l’examinateur devrait réexaminer la restriction. Si un produit a été choisi, une invention de procédé non choisie ne peut être réintégrée à l’examen (rejoinder) que si chacune de ses revendications dépend d’une revendication de produit acceptable ou en exige autrement toutes les limitations. Les revendications réintégrées restent soumises à l’examen sur le fond. MPEP §§ 821, 821.04, 821.04(b).

La réintégration retire la restriction concernée, ce qui peut supprimer le fondement de la protection de § 121, y compris pour une demande divisionnaire en instance. MPEP § 821.04. Dans le cas produit/procédé visé par § 821.04(b), supprimer toutes les revendications de l’invention de procédé non choisie avant la réintégration laisse la restriction en place. Cela peut compter lorsqu’une demande divisionnaire est poursuivie, sous réserve des autres conditions de § 121. MPEP § 821.04(b).

La section 121 protège contre certaines contestations pour double brevetage d’origine jurisprudentielle lorsque ses conditions sont remplies ; elle n’autorise pas des brevets revendiquant la même invention. MPEP § 804.01, item (F). Pour les familles PCT, le stade auquel la séparation a été exigée est important. Un constat de défaut d’unité par l’administration de recherche ou d’examen préliminaire pendant la phase internationale ne suffit pas, à lui seul, à établir cette protection. Une exigence fondée sur un défaut d’unité pendant l’examen en phase nationale américaine peut, en revanche, la fonder. MPEP § 804.01, item (D).

La protection exige aussi de vérifier la demande divisionnaire répondant aux conditions, son lien avec la restriction et le calendrier de dépôt prévu par la loi. Séparer volontairement les objets ne suffit pas à ouvrir droit à la protection. Le texte exige que la demande divisionnaire soit déposée avant la délivrance du brevet issu de l’autre demande, et le dossier de délivrance doit étayer le lien requis avec la restriction. 35 U.S.C. § 121; MPEP § 804.01.

Le type de demande et sa filiation appellent une attention particulière. Une continuation ordinaire ne bénéficie pas du régime de protection dit « safe harbor » simplement parce que sa demande parente a fait l’objet d’une exigence de restriction. Une continuation issue d’une demande divisionnaire répondant aux conditions peut toutefois rester protégée si les autres conditions sont remplies. Le Federal Circuit a expressément reconnu cette distinction dans Amgen, Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1352–54 (Fed. Cir. 2009).

Les revendications doivent aussi respecter la concordance avec la restriction (consonance). Cela suppose de préserver, entre les demandes, les lignes de séparation établies par l’examinateur. Il n’est pas toujours nécessaire de placer un seul groupe restreint dans chaque demande divisionnaire, et des demandes divisionnaires successives peuvent remplir les conditions. Boehringer Ingelheim Int’l GmbH v. Barr Labs., Inc., 592 F.3d 1340, 1351–54 (Fed. Cir. 2010). En pratique, il faut conserver un dossier clair de la restriction, des inventions revendiquées poursuivies dans chaque demande et des modifications ou retraits qui affectent ces séparations.

Ces principes relient le choix de la voie de dépôt à l’historique de délivrance de la famille. Une demande ultérieure § 111(a) relève de l’analyse ordinaire des restrictions même si sa demande parente a été examinée selon l’unité. Une restriction en phase nationale répondant aux conditions peut néanmoins fonder la protection de § 121 pour la demande divisionnaire qui en résulte. Le critère de regroupement de la demande ultérieure et les effets juridiques de la restriction antérieure doivent être analysés séparément. MPEP §§ 1893.03(d), 804.01, item (D).

Intégrer le regroupement des revendications à la stratégie de dépôt

Avant de choisir une voie de dépôt américaine, le conseil devrait identifier la contribution technique qui relie les revendications envisagées et évaluer le travail nécessaire pour les examiner ensemble. Le gradient inventif des pores de l’électrode peut relier les revendications de produit et de fabrication selon l’unité du PCT, et des caractéristiques correspondantes de l’appareil peuvent étendre ce lien. Si l’état de la technique détruit la contribution commune invoquée, il faut réévaluer la relation inventive restante. Le régime américain ordinaire exige aussi d’examiner le recoupement des recherches et des questions d’examen, qui peut exclure une restriction malgré le caractère distinct des inventions. Aucune voie de dépôt ne garantit que toutes les revendications envisagées resteront ensemble.

Les revendications doivent être rédigées en tenant compte à la fois de l’examen initial et des dépôts ultérieurs. Un libellé fondé sur la description peut rendre explicite la relation inventive, tandis que des revendications dépendantes peuvent préserver des combinaisons plus étroites si l’objet commun le plus large se révèle non brevetable. Pendant la phase internationale, la place donnée dans l’ordre des revendications à l’invention commercialement importante mérite une décision réfléchie. Pendant la procédure américaine de délivrance, le déposant devrait évaluer le fond de l’exigence de regroupement avant de décider de la contester, de modifier les revendications, d’attendre une éventuelle réintégration ou de poursuivre une demande divisionnaire.

La comparaison appelle trois analyses : quel critère de regroupement régit la demande examinée ; quelle relation inventive ou quel recoupement des travaux d’examen justifie de maintenir ses revendications ensemble ; et quelles seront les conséquences de la séparation pour les demandes ultérieures. Pour les revendications d’électrode, un gradient inventif des pores peut fonder l’unité initiale, mais un dépôt ultérieur § 111(a) exige une nouvelle analyse selon le régime américain ordinaire. Un RCE conserve le critère de la demande existante, tandis qu’une demande divisionnaire qui en résulte exige un examen distinct du dossier de restriction et de § 121. Traiter ces questions ensemble permet de planifier à la fois les revendications examinées aujourd’hui et la protection recherchée dans toute la famille.