Der Drei-Monats-Termin dient der Absicherung – nicht als planmäßiger Einreichungstermin

Warum Patentanmelder den Reaktionszeitraum beibehalten sollten – eher als regelmäßig ausgeben –

Ein vertrautes Patentprüfungsproblem beginnt mit einer ordnungsgemäßen Frist.

Der USPTO-Prüfungsbericht kommt an, und der unextende Antworttermin wird eingegeben. Von diesem Zeitpunkt an ist jedoch eine substantielle Arbeit geplant. Bis eine vorgeschlagene Änderung erreicht den Erfinder, der Prüfer hat begrenzte Interview Verfügbarkeit, ausländischen Anwalt hat eine Unterstützung Bedenken festgestellt, und der Kunde muss zwischen einer Erweiterung und einer eiligen Antwort wählen. Nichts in dieser Reihenfolge ist notwendigerweise eine verpasste Frist. Der Antragsteller hat jedoch die Wahlmöglichkeiten aufgegeben, die bei der Ankunft des USPTO-Prüfungsberichts zur Verfügung standen.

Für einen ordentlichen USPTO-Prüfungsbericht über die Verdienste legt der USPTO üblicherweise eine dreimonatige verkürzte gesetzliche Frist fest. Dieser Zeitraum wird in Kalendermonaten gemessen, nicht als festgelegtes Neunzig-Tage-Intervall. Die Antwort ist in der Regel auf das entsprechende Kalenderdatum fällig: Das MPEP zeigt, dass eine Aktion vom November 30 mit einem Dreimonatszeitraum Februar 28 – oder Februar 29 in einem Schaltjahr – während eine Aktion vom Februar 28 fällig ist Mai 28, nicht der letzte Tag im Mai. Wenn der letzte zulässige Tag auf einen Samstags-, Sonntags- oder Bundesfeiertag innerhalb des District of Columbia fällt, trägt die anwendbare Regel in der Regel das Datum auf den nächsten qualifizierten Geschäftstag. Verlängerungen können für viele normale USPTO-Prüfungsberichte möglich sein, vorbehaltlich der gesetzlichen Obergrenze und der Bedingungen der Mitteilung selbst. (35 U.S.C. §§ 21(b), 133; 37 C.F.R. §§ 1.7(a), 1.134–.136; U.S. Patent & Markenamt, Handbuch zum Verfahren der Patentprüfung §§ 710.01(a), 710.02(b) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [im Folgenden MPEP]. )

Eine am letzten zulässigen Tag der verkürzten gesetzlichen Frist eingereichte Antwort kann rechtsverbindlich sein. Das macht das Ende der Periode nicht zu einem soliden Patentprüfungsziel.

Drei Timing-Regimes, nicht eins

Diskussionen über die Frist von drei Monaten kombinieren oft drei rechtlich unterschiedliche zeitliche Regelungen. Sie sollten separat analysiert werden.

Die verkürzte gesetzliche Frist bestimmt, ob die Anmeldung in der Patentprüfung verbleibt und ob eine Verlängerungsgebühr erforderlich ist. Die Anmelder-Verzögerungs-Regel bestimmt, ob das Verhalten des Anmelders jede sonst verfügbare Patentanpassung verringert. Die viermonatigen A-Verzögerungs-Benchmark-Maßnahmen haben das Amt verzögert; es handelt sich nicht um eine für das USPTO vorgeschriebene Frist für die gerichtliche Beantwortung.

Die Unterscheidungen haben praktische Konsequenzen. Die Zahlung einer Verlängerung kann einen Antrag am Leben erhalten, während die antragstellende PTA nach der unabhängigen Dreimonatsmarke weiter ansteigt. Umgekehrt beginnt die Einreichung einer qualifizierten Antwort früher mit dem geltenden Vier-Monats-A-Verzögerungs-Benchmark, obwohl dies keine frühere Prüfungsmaßnahme garantiert oder letztlich eine zusätzliche Patentlaufzeit ergibt. Jede Anpassung unterliegt weiterhin der vollständigen gesetzlichen und regulatorischen Berechnung. (35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)(ii), b) 2(C); 37 C.F.R. §§ 1.703(a)(2)–(4), 1.704(b). )

Der PTA-Punkt sollte nicht überbewertet werden. Für eine qualifizierte Antwort, die innerhalb von drei Monaten eingereicht wurde, vergibt Regel 1.704(b) im Allgemeinen nicht mehr PTA, nur weil die Antwort in der dritten Woche eingereicht wurde, anstatt am Ende des dritten Monats. Die Regel schafft eine Klippe bei drei Monaten, nicht ein Tag-für-Tag-Anreiz innerhalb der unextended Zeitraum. Die Gründe für ein früheres internes Ziel sind die Kontrolle des Antragstellers über die Pendenz, der frühere Beginn eines anwendbaren A-Verzögerungs-Benchmarks und die Wahrung der Zeit für Interviews, Überprüfungen und Eventualitäten.

Was ein früheres internes Datum kauft

Eine angemessene Antwort auf einen nicht abschließenden USPTO-Prüfungsbericht muss mehr tun, als die Unstimmigkeit mit dem Prüfer auszudrücken. Sie muss die vermeintlichen Fehler in der Klage eindeutig und konkret identifizieren, auf jeden Grund der Zurückweisung, des Einwands und des Erfordernisses eingehen und erläutern, wie die Patentansprüche in der anhängigen oder geänderten Fassung den zitierten Stand der Technik vermeiden und die anwendbaren Erfordernisse erfüllen. (37 C.F.R. § 1.111(b)–(c). )

Diese Analyse erfordert oft einen Rat, um die Patentanspruchsinterpretation des Prüfers zu rekonstruieren, jede zitierte Offenbarung gegen die Patentanspruchssprache zu testen, die Unterstützung für vorgeschlagene Änderungen zu überprüfen und Fallback-Positionen zu identifizieren, die das kommerzielle Produkt des Anmelders noch schützen. Verbundene Anmeldungen, ausländische Patentprüfungen, Lizenzpositionen und mögliche Durchsetzungsfolgen können sich auch darauf auswirken, ob eine anderweitig verfügbare Änderung sinnvoll ist.

Mit dieser Arbeit zu beginnen, erzeugt prompt eine bessere Entscheidungsbilanz. Er gibt dem Anmelder Zeit, sich zu fragen, ob die vorgeschlagene Unterscheidung technisch korrekt ist, ob die Änderung den Patentanspruch auf kommerziell sinnvolle Weise einschränkt und ob dieselbe Aussage Schwierigkeiten in einem fortdauernden oder ausländischen Gegenstück verursachen wird. Es verringert auch den Druck, die Änderung auszuwählen, die am schnellsten angenommen werden kann, anstatt die Änderung, die dem Portfolio am besten dient.

Ein frühes Ziel darf nicht zum Vorwand für eine unvollendete Antwort werden. Ergänzende Antworten werden in der Regel nicht rechtskräftig eingegeben, auch wenn die ursprüngliche Antwort der Regel 1.111. entspricht.Darüber hinaus kann eine ergänzende Antwort oder ein anderes Papier, das nach der ersten Antwort eingereicht wurde, vorbehaltlich der gesetzlichen Ausnahmen und Vorschriften über sich überschneidende Fristen selbst die sonst verfügbaren Patentfristanpassungen verringern. (37 C.F.R. §§ 1.111(a)(2) 1.704(c)(8)) Das Managementziel ist es daher, die Analyse und die Kundenbewertung nach vorne zu verschieben – nicht zuerst zu archivieren und den Datensatz später zu reparieren.

Frühe Arbeit macht auch Prüfer Interviews nützlicher. Das MPEP weist die Prüfer an, dass Interviews die Patentprüfung voranbringen, Streitfragen klären und patentierbaren Gegenstand identifizieren können. Sie prüft auch die Vorausplanung und legt den Antragstellern nahe, Vorschläge für Änderungen oder eine Tagesordnung vorzulegen, damit der Prüfer sich vorbereiten kann. (37 C.F.R. § 1.133; MPEP §§ 713, 713.01.)

Ein Interview, das kurz vor dem Antworttermin stattfand, kann die richtige Änderung identifizieren, lässt aber keine praktische Zeit, um die Unterstützung für schriftliche Beschreibungen zu überprüfen, Erfindereingaben zu erhalten, damit verbundene Fälle zu bewerten, oder eine sichere Client-Genehmigung. Ein Interview, das früher stattfand, kann die Antwort prägen, bevor sich die Redaktionsposition verhärtet. Eine ungenutzte Woche kann ein Interview und einen sinnvollen Revisionszyklus kaufen. Eine Woche schon verbraucht kann nicht.

Bei der Minimierung der Bewerber-kontrollierten Pendency ist das Ziel

Kunden beschreiben oft ihr Ziel als die Erlangung einer Quick-Zulage. Diese Anweisung sollte in das unterteilt werden, was der Antragsteller kontrollieren kann und was er nicht kann.

Der Antragsteller kann die Ablehnung umgehend analysieren, Anweisungen erhalten, den Prüfer befragen und eine vollständige Antwort einreichen. Der Anmelder kann die Anmeldung nicht allein durch die frühzeitige Einreichung auf ein beschleunigtes Prüferticket übertragen oder garantieren, dass die nächste Maßnahme eine Zulage sein wird.

Bei der Minimierung der antragstellenden kontrollierten Pendenz ist das Hauptziel, ein vierzehn-bis zwanzig-ein-Tage-internes Anmeldeziel ist eine defensible Management-Default, abhängig von der Komplexität der Ablehnung, der Beweislast, und der Kunden kommerzielle Ziele.

Zwei bis drei Wochen sind weder eine gesetzliche Frist noch ein empirisch bewiesenes Optimum. Es ist eine Governance-Regel. Es ist kurz genug, um routinemäßiges Warten auf der Anmelderseite von der Patentprüfungsfrist zu entfernen, während es vielen gewöhnlichen Ablehnungen erlaubt, eine geprüfte Analyse, eine Kundenbegutachtung und, wo nützlich, ein Prüferinterview zu erhalten.

Eine praktikable Umsetzung beginnt in den ersten Tagen mit einer inhaltlichen Triage. Counsel sollte die dispositiven Fragen der Patentanspruchskonstruktion und der Prior-Art identifizieren, die Unterstützung für realistische Änderungen bestätigen und dem Anmelder eine Empfehlung geben, anstatt lediglich den USPTO-Prüfungsbericht weiterzuleiten. In der zweiten Woche kann der Anwalt Erfinder oder Unternehmer Input zu erhalten und führen Sie ein Interview, wo es wahrscheinlich ist, um die Prüfung des Patents. Eine reife Antwort kann dann in der zweiten oder dritten Woche eingereicht werden.

Einige Fälle passen nicht zu diesem Zeitplan. Eine Erklärung kann eine Prüfung erfordern. Eine schriftliche Beschreibungsfrage kann eine detaillierte technische Überprüfung erfordern. Eine kommerziell wichtige Änderung kann die Zustimmung mehrerer Geschäftsbereiche erfordern. Das vierzehn- bis zwanzig-eintägige Ziel sollte erreicht werden, wenn zusätzliche Zeit die Patentprüfungsposition verbessern wird. Was sie verdrängen sollte, ist eine ungeprüfte Verzögerung, die allein dadurch verursacht wird, dass das Docket drei Monate erlaubt.

Die Einreichung einer qualifizierten Antwort früher gibt den Antrag an das Amt früher zurück und beginnt mit der geltenden viermonatigen A-Verzögerungs-Benchmark früher. Es beschleunigt nicht selbst das Office-Docket. Antragsteller, die eine formale Beschleunigung anstreben, sollten Mechanismen wie die von Track One priorisierte Prüfung – einschließlich einer priorisierten Prüfung im Zusammenhang mit einem qualifizierten Prüfungsantrag – und die Patentantragsprüfung Highway gesondert berücksichtigen, wenn ihre Anforderungen erfüllt sind. (37 C.F.R. § 1.102(e); MPEP § 708.02(b)–(c). )

Nach dem Finale können zwei Monate eine Rolle spielen

Nach einer abschließenden Ablehnung kann ein frühzeitiges Vorgehen einen konkreten Verfahrensvorteil erhalten.

Wenn ein abschließender USPTO-Prüfungsbericht die Standard-Variablenantwortfrist verwendet und der Antragsteller innerhalb von zwei Monaten eine vollständige erste Antwort einreicht, sieht die USPTO-Praxis vor, dass die verkürzte gesetzliche Frist am späteren Tag des ordentlichen Dreimonatsdatums oder dem Versanddatum der Beratung abläuft. Die Frist für weitere Maßnahmen und die Berechnung der Verlängerungsgebühren läuft dann ab diesem späteren Zeitpunkt, vorbehaltlich der sechsmonatigen gesetzlichen Obergrenze. Das Verfahren mit variabler Laufzeit gilt nicht für bestimmte Angelegenheiten, in denen eine verkürzte gesetzliche Frist von weniger als drei Monaten festgelegt wird. (MPEP §§ 706.07(f), 710.02(e))

Dieses Verfahren kann dem Antragsteller eine sinnvolle Gelegenheit geben, eine beratende Maßnahme des Prüfers zu erhalten, bevor er entscheidet, ob er eine weitere nach Abschluss der Einreichung, Beschwerde, Fortsetzung der Prüfung oder einen anderen geeigneten Kurs verfolgt. Das Einreichen der ersten Antwort nach dem Schluss am Ende des dritten Monats gibt in der Regel diesen besonderen Zeitvorteil ab.

Das zweimonatige Beratungsverfahren unterscheidet sich von der Einhaltung der Patentfristen. Eine vollständige erste Antwort nach dem Abschluss kann den variablen Nutzen beibehalten, aber eine nachträgliche Änderung stoppt die dreimonatige Bewerber-Verzögerungsuhr nur, wenn sie 37 C.F.R. § 1.113(c) erfüllt. Alternativ kann der Anmelder diese Uhr durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder eines ordnungsgemäßen Antrags auf Fortsetzung der Prüfung beenden. (Intra-Cellular Therapies, Inc. v. Iancu, 938 F.3d 1371, 1384 (Fed. Cr. 2019); MPEP § 2732.)

Die Bestimmungen über die zeitliche Behandlung von Beschwerden fügen eine weitere Unterscheidung hinzu. Die Einreichung einer Beschwerdeschrift kann die mit der endgültigen Zurückweisung verbundene Frist für die Antragstellung beenden. Die gesonderte viermonatige A-Verzögerungs-Benchmark für eine Beschwerde beginnt jedoch mit der Einreichung eines Beschwerdeschreibens, das der Regel 41.37 entspricht – nicht nur mit der Beschwerdeschrift. Eine weitere Anmelderverzögerung kann auftreten, wenn der Anmelder innerhalb von drei Monaten nach der Beschwerdeschrift keine konforme Beschwerdeschrift einreicht; die Frist endet, wenn ein konformer Beschwerdebrief oder ein Antrag auf weitere Prüfung gemäß Regel 1.114 eingereicht wird. (37 C.F.R. §§ 1.703(a)(4), 1.704(c)(11), 41.37.)

Diese Diskussion gehört aus einem Grund in den Nach-End-Kontext. Berufung und RCE-Praxis haben unabhängige Voraussetzungen und sollten nicht als routinemäßige Alternativen für die Beantwortung eines ersten nicht abschließenden USPTO-Prüfungsberichts dargestellt werden. Ein Anmelder kann Beschwerde einlegen, wenn das gesetzlich vorgeschriebene zweimal abgelehnte Erfordernis erfüllt ist, und ein RCE steht zur Verfügung, wenn die Patentprüfung abgeschlossen ist und die anderen regulatorischen Anforderungen erfüllt sind. (35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. §§ 1.114(a), 41.31(a))

Verzögerung hat einen Preis, aber nicht jede Verzögerung ist ein Fehler

Das Sprichwort, dass Zeit Geld ist, gilt buchstäblich in der Patentprüfung. Verlängerungsgebühren erhöhen sich mit der Länge der Verlängerung, und der aktuelle USPTO-Gebührenplan sollte überprüft werden, wenn bestimmte Beträge angegeben werden. Verzögerungen können auch Notfall-Anwältin Zeit, zusätzliche Docket-Review, wiederholte Kundenkommunikation und die Kosten für die Korrektur eines Problems unter komprimierten Bedingungen zu generieren. (35 U.S.C. § 41(a)(8); 37 C.F.R. §§ 1.17(a), 1.136(a))

Die weniger sichtbaren Kosten sind latente Geschäftssicherheit. Ein Anmelder kann einen erteilten Patentanspruch benötigen, um Finanzierung, Lizenzierung, Kaufprüfung, Produktplanung oder eine Durchsetzungsentscheidung zu unterstützen. Eine frühzeitige Einreichung kann zwar keine frühe Zulage gewährleisten, aber eine Anmeldung kann nicht durch den normalen Reaktionszyklus weitergeführt werden, während die Antwort des Anmelders unangemeldet bleibt.

Die aufgeschobene Maxime der Gerechtigkeit ist eine unvollkommene Analogie, da die Prüfung der Patentanmeldung eher ein Prüfungsverfahren als eine Adjudikation zwischen widrigen Parteien ist. Seine kommerzielle Prämisse hat immer noch Kraft. Ein nach dem jeweiligen Produktzyklus erteiltes Patent, ein Finanzierungsereignis oder eine Lizenzmöglichkeit können weniger wert sein als dasselbe erteilte Patent, während diese Möglichkeit weiterhin aktiv ist.

Es gibt legitime Gründe, mehr von der Antwortzeit zu verwenden. Der Anmelder kann Vergleichsnachweise erbringen, eine Erklärung vorbereiten, auf ein wesentliches ausländisches Recherchenergebnis warten, verwandte Anmeldungen koordinieren oder die kommerzielle Bedeutung der Erfindung überdenken. Unter diesen Umständen kann ein längeres Reaktionsschema völlig angemessen sein.

Die Unterscheidung besteht zwischen absichtlicher Verzögerung und Ausfallverzögerung. Beabsichtigte Verzögerung folgt einer identifizierten Patentprüfung oder Geschäftsziel. Verzugsverzögerung tritt auf, weil das gesetzliche Datum de facto zum Datum für den Beginn oder die Fertigstellung der Arbeit geworden ist.

Verwenden Sie die Antwortperiode als Reserve

Der Fristenrahmen nennt die Punkte, an denen der Anmelder etwas verlieren kann: erweiterungsfreie Einreichung, Patent-Fremdzeit-Anpassung, Verfahrensflexibilität oder – im schlimmsten Fall – die Anmeldung selbst. Ein internes Ziel sollte einer anderen Funktion dienen. Es sollte feststellen, wann das Patentprüfungsteam erwartet, die Arbeiten abgeschlossen zu haben, die erforderlich sind, um die Ziele des Anmelders voranzubringen.

Bei der Minimierung der antragstellenden kontrollierten Pendenz ist ein vierzehn-bis zwanzig-eintägiges Anmeldeziel ein vertretbarer Ausgangspunkt. Nach der endgültigen Ablehnung sollte das Team das Zweimonats-Variable-Periode-Verfahren, die Anforderungen für die Beendigung der Antragsfrist PTA und das Ereignis, das mit dem geltenden Viermonats-A-Delay-Benchmark beginnt, getrennt bewerten. In jedem Fall sollte der Rechtsbeistand die in der Mitteilung des Amtes festgelegte tatsächliche Frist und die Regeln für dieses Verfahren bestätigen.

Eine am letzten zulässigen Tag eingereichte Antwort kann rechtzeitig vorliegen. Die bessere Praxis besteht darin, diesen Tag für Eventualitäten zu bewahren, anstatt ihn zum normalen Produktionsplan zu machen.

Die Reaktionszeit ist am wertvollsten, wenn einige davon ungenutzt bleiben.