La date de trois mois est un filet de sécurité, pas une date cible de dépôt

Pourquoi les déposants devraient préserver le délai de réponse plutôt que l’utiliser systématiquement jusqu’au bout

Un problème courant dans les procédures de délivrance commence par une échéance pourtant correctement enregistrée.

La notification d’examen arrive, et la date de réponse sans prorogation est inscrite au calendrier. Le travail de fond est toutefois planifié à rebours à partir de cette date. Lorsque le projet de modification parvient à l’inventeur, l’examinateur dispose de peu de créneaux d’entretien, le conseil étranger a soulevé une difficulté concernant le fondement de la modification dans la description, et le client doit choisir entre une prorogation et une réponse précipitée. Cette séquence n’implique pas nécessairement un dépassement de délai. Le déposant a néanmoins perdu des possibilités dont il disposait à la réception de la notification.

Pour une notification d’examen ordinaire sur le fond, l’USPTO fixe couramment un délai légal abrégé de trois mois. Ce délai se calcule en mois calendaires, et non selon un intervalle fixe de quatre-vingt-dix jours. La réponse est généralement due à la date calendaire correspondante : le MPEP indique qu’une notification datée du 30 novembre et assortie d’un délai de trois mois appelle une réponse le 28 février, ou le 29 février d’une année bissextile, tandis qu’une notification datée du 28 février appelle une réponse le 28 mai, et non le dernier jour de mai. Si le dernier jour autorisé tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié fédéral dans le District of Columbia, la règle applicable reporte généralement l’échéance au prochain jour ouvrable répondant aux conditions. Des prorogations sont possibles pour de nombreuses notifications ordinaires, sous réserve du plafond légal et des conditions indiquées dans la notification elle-même. (35 U.S.C. §§ 21(b), 133; 37 C.F.R. §§ 1.7(a), 1.134–.136; U.S. Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure §§ 710.01(a), 710.02(b) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [ci-après MPEP].)

Une réponse déposée le dernier jour autorisé du délai légal abrégé sans prorogation peut être juridiquement dans les temps. Cela ne fait pas de la fin de ce délai une bonne date cible pour conduire la procédure.

Trois régimes de délais distincts

Les discussions sur « l’échéance de trois mois » confondent souvent trois régimes juridiquement distincts. Il faut les analyser séparément.

Le délai légal abrégé détermine si la demande reste en cours de procédure et si une taxe de prorogation est due. La règle relative au retard du déposant détermine si son comportement réduit l’ajustement de la durée du brevet qui aurait autrement été disponible. Le repère de quatre mois du retard de type A mesure certains retards de l’Office ; il ne s’agit pas d’un délai de réponse juridictionnel imposé à l’USPTO.

Ces distinctions ont des conséquences pratiques. Le paiement d’une prorogation peut maintenir la demande en instance alors que le retard imputable au déposant, qui réduit le PTA, continue de s’accumuler au-delà du seuil indépendant de trois mois. Inversement, déposer plus tôt une réponse répondant aux conditions applicables fait démarrer plus tôt le délai de référence de quatre mois du retard de type A. Cela ne garantit toutefois ni une intervention plus rapide de l’examinateur ni, au final, un allongement de la durée du brevet. Tout ajustement reste soumis à l’intégralité du calcul légal et réglementaire. (35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)(ii), (b)(2)(C); 37 C.F.R. §§ 1.703(a)(2)–(4), 1.704(b).)

Il ne faut pas exagérer l’argument du PTA. Pour une réponse répondant aux conditions et déposée dans les trois mois, Rule 1.704(b) n’accorde généralement pas davantage de PTA au seul motif qu’elle a été déposée la troisième semaine plutôt que vers la fin du troisième mois. La règle crée un seuil à trois mois, et non une incitation jour par jour à l’intérieur du délai sans prorogation. Une cible interne plus précoce se justifie par la maîtrise, par le déposant, de la durée qui lui est imputable, par le démarrage plus tôt d’un éventuel délai de référence de type A et par la préservation du temps nécessaire aux entretiens, aux revues et aux imprévus.

Ce que permet une date cible interne plus précoce

Une réponse régulière à une notification d’examen non finale ne peut pas se limiter à exprimer un désaccord avec l’examinateur. Elle doit identifier clairement et précisément les erreurs alléguées de la notification, répondre à chaque motif de rejet, objection et exigence, et expliquer en quoi les revendications, en l’état ou modifiées, se distinguent de l’état de la technique cité et satisfont aux conditions applicables. (37 C.F.R. § 1.111(b)–(c).)

Cette analyse oblige souvent le conseil à reconstituer l’interprétation des revendications retenue par l’examinateur, à confronter chaque divulgation citée à leur libellé, à vérifier le fondement des modifications proposées dans la description et à identifier des positions de repli protégeant toujours le produit commercial du déposant. Les demandes apparentées, les procédures étrangères de délivrance, les positions prises en matière de licences et les conséquences éventuelles pour la défense des droits peuvent aussi rendre inopportune une modification pourtant disponible.

Commencer ce travail rapidement permet de mieux étayer la décision. Le déposant a le temps de vérifier si la distinction proposée est techniquement exacte, si la modification limite la revendication d’une manière commercialement pertinente et si la même déclaration risque de créer une difficulté dans une demande de continuation ou une demande étrangère correspondante. Cela réduit aussi la pression qui pousse à choisir la modification pouvant être approuvée le plus vite plutôt que celle qui sert le mieux le portefeuille.

Une cible précoce ne doit pas servir de prétexte au dépôt d’une réponse inachevée. Les réponses complémentaires ne sont généralement pas admises de droit, même lorsque la réponse initiale satisfaisait à Rule 1.111. En outre, une réponse complémentaire ou un autre document déposé après la réponse initiale peut lui-même réduire le PTA qui aurait autrement été disponible, sous réserve des exceptions réglementaires et des règles sur le chevauchement des périodes. (37 C.F.R. §§ 1.111(a)(2), 1.704(c)(8).) L’objectif de gestion est donc d’avancer l’analyse et la revue par le client, pas de déposer d’abord puis de réparer le dossier.

Un travail précoce rend également les entretiens avec l’examinateur plus utiles. Le MPEP indique aux examinateurs que ces entretiens peuvent faire avancer la procédure, clarifier les points litigieux et identifier des objets brevetables. Il prévoit également leur programmation à l’avance et encourage les déposants à fournir des propositions de modifications ou un ordre du jour afin que l’examinateur puisse se préparer. (37 C.F.R. § 1.133; MPEP §§ 713, 713.01.)

Un entretien tenu peu avant l’échéance peut permettre d’identifier la bonne modification sans laisser le temps nécessaire pour vérifier son fondement dans la description écrite, recueillir l’avis de l’inventeur, évaluer les dossiers apparentés ou obtenir l’autorisation du client. Un entretien plus précoce peut orienter la réponse avant que la rédaction ne se fige. Une semaine encore disponible peut permettre un entretien et un véritable cycle de révision. Une semaine déjà consommée ne le peut pas.

Lorsque l’objectif est de réduire la part de la durée de procédure maîtrisée par le déposant

Les clients présentent souvent leur objectif comme une « acceptation rapide des revendications ». Il faut distinguer, dans cette instruction, ce que le déposant peut maîtriser de ce qui échappe à son contrôle.

Le déposant peut analyser rapidement le rejet, obtenir des instructions, s’entretenir avec l’examinateur et déposer une réponse complète. Le seul fait de répondre tôt ne peut ni placer la demande dans un circuit d’examen accéléré ni garantir que la prochaine décision sera une acceptation.

Lorsque la réduction de la durée de procédure imputable au déposant est l’objectif principal, une cible interne de dépôt de quatorze à vingt et un jours constitue une règle de gestion par défaut défendable, sous réserve de la complexité du rejet, du dossier probatoire et des objectifs commerciaux du client.

Deux à trois semaines ne constituent ni un délai légal ni un optimum démontré empiriquement. Il s’agit d’une règle de gouvernance. Ce délai est assez court pour supprimer l’attente habituelle du côté du déposant dans le calendrier de délivrance, tout en permettant, pour de nombreux rejets ordinaires, une analyse réfléchie, une revue par le client et, lorsqu’il est utile, un entretien avec l’examinateur.

Une mise en œuvre praticable commence par un triage sur le fond au cours des premiers jours. Le conseil devrait identifier les questions décisives d’interprétation des revendications et d’état de la technique, vérifier le fondement de modifications réalistes et fournir une recommandation au déposant plutôt que de lui transmettre simplement la notification d’examen. Pendant la deuxième semaine, il peut recueillir l’avis de l’inventeur ou des équipes commerciales et organiser un entretien s’il est susceptible de faire avancer la procédure. Une réponse aboutie peut alors être déposée au cours de la deuxième ou de la troisième semaine.

Certains dossiers ne se prêteront pas à ce calendrier. Une déclaration peut nécessiter des essais. Une question de description écrite peut appeler une analyse technique détaillée. Une modification commercialement importante peut exiger l’accord de plusieurs unités de l’entreprise. La cible de quatorze à vingt et un jours doit céder lorsque du temps supplémentaire améliorera la position du déposant dans la procédure. Ce qu’elle doit remplacer, c’est l’attente non réfléchie motivée uniquement par le fait que le calendrier autorise trois mois.

Déposer plus tôt une réponse répondant aux conditions remet plus tôt la demande entre les mains de l’Office et fait démarrer plus tôt le délai de référence applicable de quatre mois du retard de type A. Cela n’accélère pas en soi le calendrier de l’Office. Les déposants souhaitant une accélération formelle devraient examiner séparément des mécanismes comme l’examen prioritaire Track One – y compris celui associé à une requête en poursuite de l’examen répondant aux conditions – et le Patent Prosecution Highway lorsque ses conditions sont remplies. (37 C.F.R. § 1.102(e); MPEP § 708.02(b)–(c).)

Après un rejet final, deux mois peuvent compter

Après un rejet final, une action précoce peut préserver un avantage procédural concret.

Lorsqu’une notification finale d’examen applique le délai variable standard et que le déposant présente une première réponse complète dans les deux mois, la pratique de l’USPTO prévoit que le délai légal abrégé expire à la plus tardive des deux dates suivantes : l’échéance ordinaire de trois mois ou la date d’envoi de l’advisory action. Le délai pour la suite de la procédure et le calcul des taxes de prorogation partent alors de cette date plus tardive, sous réserve du plafond légal de six mois. Cette procédure de délai variable ne s’applique pas dans certains dossiers où un délai légal abrégé de moins de trois mois est fixé. (MPEP §§ 706.07(f), 710.02(e).)

Cette procédure peut donner au déposant une véritable possibilité de recevoir l’advisory action de l’examinateur avant de décider de présenter un autre document après le rejet final, de former un recours, de poursuivre l’examen ou de choisir une autre voie appropriée. Déposer la première réponse après rejet final vers la fin du troisième mois revient généralement à perdre cet avantage précis de calendrier.

La procédure d’advisory action liée au délai de deux mois est distincte du respect des règles de PTA. Une première réponse complète après rejet final peut préserver l’avantage du délai variable, mais une modification après rejet final n’arrête le décompte du délai de trois mois relatif au retard imputable au déposant que si elle satisfait à 37 C.F.R. § 1.113(c). Le déposant peut également arrêter ce décompte en déposant un avis de recours ou une requête régulière en poursuite de l’examen. (Intra-Cellular Therapies, Inc. v. Iancu, 938 F.3d 1371, 1384 (Fed. Cir. 2019); MPEP § 2732.)

Les délais de recours ajoutent une autre distinction. Le dépôt d’un avis de recours peut mettre fin à la période de retard imputable au déposant liée au rejet final. En revanche, le délai de référence distinct de quatre mois du retard de type A de l’Office ne commence, pour un recours, qu’avec le dépôt d’un mémoire conforme à Rule 41.37, et non avec le seul avis de recours. Une réduction supplémentaire pour retard du déposant peut s’appliquer si celui-ci ne dépose pas de mémoire conforme dans les trois mois suivant l’avis de recours. La période de réduction prend fin au dépôt d’un mémoire conforme ou d’une requête en poursuite de l’examen conforme à Rule 1.114. (37 C.F.R. §§ 1.703(a)(4), 1.704(c)(11), 41.37.)

Cette discussion se situe à juste titre dans le contexte d’un rejet final. Le recours et la requête en poursuite de l’examen (RCE) ont leurs propres conditions préalables et ne doivent pas être présentés comme des solutions de routine pour répondre à une première notification non finale. Un déposant peut former un recours lorsque la condition légale du double rejet est remplie ; un RCE est disponible lorsque la phase d’examen est close et que les autres conditions réglementaires sont satisfaites. (35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. §§ 1.114(a), 41.31(a).)

Le retard a un coût, mais tout retard n’est pas une erreur

L’adage selon lequel le temps, c’est de l’argent s’applique littéralement aux procédures de délivrance. Les taxes de prorogation augmentent avec la durée demandée, et il faut vérifier le barème en vigueur de l’USPTO chaque fois qu’un montant précis est cité. Un retard peut aussi engendrer du travail d’avocat en urgence, des revues supplémentaires du calendrier, des échanges répétés avec le client et le coût de la correction d’un problème dans un temps réduit. (35 U.S.C. § 41(a)(8); 37 C.F.R. §§ 1.17(a), 1.136(a).)

Le coût moins visible est le report de la sécurité commerciale. Le déposant peut avoir besoin d’une revendication acceptée pour soutenir un financement, une licence, les vérifications préalables à une acquisition, la planification d’un produit ou une décision de faire valoir ses droits. Déposer tôt ne garantit pas une acceptation rapide, mais une demande ne peut pas progresser dans le cycle ordinaire des échanges tant que la réponse du déposant n’est pas déposée.

La maxime « une justice retardée est une justice déniée » offre une analogie imparfaite, car la délivrance d’un brevet est une procédure d’examen plutôt qu’un jugement entre parties adverses. Son fondement commercial conserve néanmoins sa force. Un brevet délivré après le cycle de produit, l’opération de financement ou l’occasion de licence concernés peut valoir moins que le même brevet délivré pendant que cette occasion existe encore.

Il existe des raisons légitimes d’utiliser une plus grande partie du délai de réponse. Le déposant peut être en train de produire des preuves comparatives, de préparer une déclaration, d’attendre un résultat de recherche étranger important, de coordonner des demandes apparentées ou de réévaluer l’importance commerciale de l’invention. Un calendrier de réponse plus long peut être parfaitement approprié dans ces circonstances.

La distinction est celle entre une attente délibérée et une attente par défaut. La première répond à un objectif identifié de procédure ou d’activité commerciale. La seconde apparaît lorsque l’échéance légale devient, de fait, la date de début ou d’achèvement du travail.

Utiliser le délai de réponse comme une réserve

Le cadre des délais indique à partir de quels moments le déposant risque de perdre quelque chose : la possibilité de déposer sans prorogation, un ajustement de durée du brevet, une marge de manœuvre procédurale ou, dans le pire des cas, la demande elle-même. Une cible interne doit remplir une autre fonction : déterminer quand l’équipe chargée de la délivrance prévoit d’avoir achevé le travail nécessaire pour faire avancer les objectifs du déposant.

Lorsqu’il importe de réduire la durée de procédure maîtrisée par le déposant, une cible de dépôt de quatorze à vingt et un jours est un point de départ défendable. Après un rejet final, l’équipe devrait examiner séparément la procédure de délai variable liée aux deux mois, les conditions pour arrêter le retard du déposant qui réduit le PTA, et l’événement qui déclenche le délai de référence applicable de quatre mois du retard de type A. Dans tous les cas, le conseil doit vérifier le délai effectivement indiqué dans la communication de l’Office et les règles applicables à cette procédure précise.

Une réponse déposée le dernier jour autorisé peut respecter le délai. La meilleure pratique consiste à garder ce jour en réserve pour les imprévus plutôt qu’à l’intégrer au calendrier de travail ordinaire.

Le délai de réponse a le plus de valeur lorsqu’il en reste une partie disponible.