Résumé : Le retour annoncé au Patent Trial and Appeal Board des décisions sur le fond à l’étape de l’ouverture d’un inter partes review offre l’occasion d’aligner la responsabilité décisionnelle sur l’expertise institutionnelle. Le processus centré sur le Directeur prévoyant déjà la consultation de juges administratifs des brevets, l’argument en faveur de la réforme repose sur la responsabilité donnée aux formations spécialisées de délibérer collectivement, de résoudre les désaccords techniques et de motiver leurs décisions. L’avantage comparatif du Directeur consiste à établir et superviser une politique discrétionnaire légale à l’échelle de l’Office, avec la possibilité de déléguer son application courante. Beaucoup d’éléments du refus discrétionnaire — calendrier des procès, investissement contentieux, identité des parties et attentes établies — peuvent être appréciés sans résoudre le fonctionnement de la technologie brevetée. L’appréciation de la brevetabilité exige, en revanche, une analyse juridique et technique intégrée correspondant aux qualifications légales et à l’expérience professionnelle des APJ. Cette distinction reste fonctionnelle : des exigences impératives comme le délai légal d’exclusion peuvent être non techniques, tandis qu’un contrôle discrétionnaire peut dépendre d’appréciations techniques. Un système transparent de recommandations motivées des APJ et d’écarts expliqués par le Directeur pourrait procurer beaucoup des mêmes avantages, même si les décisions directes des formations offrent une responsabilité plus claire et moins de transmissions routinières. La mise en œuvre doit aussi trancher si la formation d’ouverture conduira la procédure au fond qui suit, en pesant l’efficacité et la connaissance technique face aux risques plausibles d’ancrage et de biais de confirmation. Le succès doit finalement dépendre de décisions motivées, d’une supervision responsable, d’attributions techniques appropriées et d’un véritable réexamen à mesure que le dossier probatoire se développe.
I Pourquoi rendre les décisions techniques aux juges spécialisés
Rendre aux formations de juges administratifs des brevets les décisions sur le fond à l’étape de l’ouverture d’un inter partes review devrait clarifier la répartition des responsabilités au sein de l’Office américain des brevets et des marques. Le processus centré sur le Directeur incorpore déjà l’expertise des APJ. La réforme proposée doit confier aux formations spécialisées la décision ordinaire sur le fond et sa motivation, tout en préservant une supervision administrative responsable. L’avantage comparatif du Directeur consiste à établir et superviser une politique discrétionnaire légale pour tout l’Office. Celui des APJ consiste à résoudre les différends de brevetabilité propres aux affaires par une analyse intégrée du droit et de la technique. Ces responsabilités permettent une délégation et un contrôle pratiques ; aucune n’exige que le Directeur tranche personnellement chaque question d’ouverture.
Le changement annoncé permet de mettre cette répartition en pratique. Dans son témoignage écrit du 29 septembre 2026, le Directeur John A. Squires a déclaré vouloir rendre en octobre au Patent Trial and Appeal Board les décisions sur le fond à l’étape de l’ouverture, environ un an après leur centralisation. Il a relié ce retour envisagé à la formation et au développement institutionnel dans le cadre de PTAB STRONG. Oversight of the United States Patent and Trademark Office: Hearing Before the Subcomm. on Intell. Prop. of the S. Comm. on the Judiciary, 119th Cong. 7 (2026) (statement of John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off.) [ci-après Squires Testimony].
Cette annonce suit deux répartitions différentes de la responsabilité d’ouverture. En mars 2025, l’Office a séparé le contrôle discrétionnaire du Directeur des questions de fond et autres questions non discrétionnaires tranchées par une formation de trois membres du PTAB. En octobre 2025, le Directeur a assumé les deux étapes, après consultation d’au moins trois APJ. Ce processus envisageait des notifications sommaires courantes et permettait de renvoyer aux membres de la Commission les questions exigeant un traitement détaillé. Memorandum from Coke Morgan Stewart, Acting Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Acting Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All PTAB Judges, Interim Processes for PTAB Workload Management 1–3 (Mar. 26, 2025) [ci-après March 2025 Memorandum]; Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All PTAB Judges, Director Institution of AIA Trial Proceedings 1–2 (Oct. 17, 2025) [ci-après October 2025 Memorandum].
L’argument institutionnel en faveur du retour des décisions de fond aux APJ dépend de ce qu’ajoute la responsabilité à la consultation : une délibération collective, la résolution des désaccords entre spécialistes, une motivation attribuable aux juges qui décident et une attention soutenue répartie entre les formations de la Commission. Ce sont des mécanismes proposés pour améliorer la décision, et non des conséquences établies d’un changement de signataire formel. Un système centré sur le Directeur qui adopte normalement une recommandation publiée et motivée des APJ et explique ses écarts constitue une alternative sérieuse. Comparer ces dispositifs précise l’argument pour la décision directe des formations. L’annonce de septembre décrit une transition envisagée ; les procédures de mise en œuvre détermineront si elle réalise ces avantages et comment les formations d’ouverture s’articulent avec celles du jugement ultérieur.
II Consultation spécialisée et responsabilité décisionnelle
Puisque le processus centralisé s’appuie déjà sur les APJ, la réforme doit expliquer ce que changerait la responsabilité directe des formations. Le mémorandum d’octobre 2025 exigeait la consultation d’au moins trois juges, envisageait des notifications sommaires d’ouverture et permettait le renvoi aux membres de la Commission des questions justifiant un traitement détaillé. October 2025 Memorandum, supra, at 1–2. Ces dispositions donnaient accès au jugement des spécialistes. Elles n’exigeaient pas expressément la publication, dans chaque affaire ordinaire, d’une recommandation conjointement motivée des APJ et ne précisaient pas comment résoudre leurs désaccords. L’avantage proposé de la décision directe concerne l’organisation et l’explication de ce travail spécialisé.
Le premier mécanisme est la délibération collective. Une formation chargée de trancher une requête doit amener ses membres à éprouver les interprétations concurrentes des revendications et références au regard du dossier et à résoudre les désaccords importants sur la contestation. Si un juge voit dans une fonction divulguée la satisfaction d’une limitation et qu’un autre lit autrement la référence, la formation doit traiter cette différence pour décider. La responsabilité directe intègre cette résolution à la tâche juridictionnelle des spécialistes. La consultation peut aussi comporter une délibération collective rigoureuse, et rien dans le mémorandum n’établit que les APJ consultés n’ont pas délibéré. La recommandation consiste à faire de cette délibération une caractéristique expresse du processus ordinaire.
Le deuxième mécanisme est une motivation attribuable à la formation qui décide. Les juges qui statuent sur le fond doivent expliquer les propositions techniques et le raisonnement juridique dont dépend leur décision. Cette obligation peut révéler une déduction non étayée, imposer une réponse à des preuves contraires importantes et rendre visibles les désaccords lorsqu’un juge rédige séparément. Elle permet aussi aux parties et responsables du contrôle de relier le résultat au traitement du dossier par la formation. Ces avantages proviennent d’une décision motivée et identifiable, pas du remplacement d’une signature par une autre. Une notification sommaire émise au nom d’une formation apporterait peu du bénéfice revendiqué.
Le troisième mécanisme est la répartition d’une attention soutenue. Des formations affectées de manière appropriée peuvent prendre en charge le développement et l’achèvement des analyses de fond propres aux affaires dans tout le rôle de la Commission, tandis que le Directeur concentre sa supervision sur les questions juridiques ou institutionnelles importantes. Cette organisation peut éviter de transmettre systématiquement une évaluation technique achevée à un autre décideur pour une approbation supplémentaire. Sa valeur dépend des effectifs, de la charge et du contrôle réel ; la délégation ne crée pas de capacité à elle seule. Une attention soutenue à l’ouverture n’exige pas non plus de conserver les mêmes personnes pour le jugement ultérieur, choix distinct examiné ci-dessous.
« Généraliste » décrit l’étendue des responsabilités institutionnelles du Directeur. Cela ne signifie pas qu’un Directeur donné manque d’expérience des brevets ou de compréhension scientifique, ni que les APJ consultés cessent d’être spécialistes. La comparaison pertinente concerne la répartition du travail décisionnel dans une administration disposant d’expertise dans les deux dispositifs. La responsabilité directe des formations est préférable dans la mesure où elle donne aux spécialistes l’obligation claire de parvenir au jugement technique et de l’expliquer, tout en réservant la supervision plus large du Directeur aux questions qui la justifient.
Un système centré sur le Directeur et organisé autour de recommandations motivées des APJ est une alternative substantielle. Trois APJ pourraient délibérer ensemble, préparer une recommandation écrite exposant leur raisonnement et leurs désaccords, puis la faire publier lorsque le Directeur l’adopte. Celui-ci pourrait expliquer publiquement tout écart et renvoyer les questions techniques non résolues aux spécialistes. Ce processus pourrait préserver la rigueur technique et offrir une occasion supplémentaire d’identifier des traitements juridiques incohérents entre formations. Il répondrait à beaucoup des préoccupations liées aux notifications sommaires courantes, même si le Directeur restait le décideur formel.
La préférence pour les décisions directes est donc plus étroite qu’une affirmation d’infériorité intrinsèque des recommandations. Quand la formation a déjà produit une décision complète et motivée, exiger une autre décision dans chaque affaire ordinaire peut ajouter une transmission sans améliorer l’analyse. Cela peut aussi partager la responsabilité de certains motifs entre ceux qui les ont développés et le responsable qui adopte le résultat. La décision directe confie aux spécialistes la responsabilité première du fond et traite l’intervention de supervision comme une fonction de contrôle définie. Le Directeur reste en mesure de traiter les incohérences juridiques et autres questions relevant de son autorité légale sans devenir systématiquement le second auteur de chaque décision technique.
Cette préférence doit rester conditionnelle. Si un système de recommandations produit la même délibération collective, attribution publique, résolution rapide et supervision motivée sans duplication significative, ses performances pratiques peuvent approcher celles de la décision directe. À l’inverse, des formations mal dotées rendant des décisions inexpliquées ne réaliseraient pas les avantages proposés. Les mécanismes décrits sont des raisons institutionnelles de préférer une répartition par défaut, pas une preuve empirique qu’un changement d’autorité formelle améliore nécessairement l’exactitude. L’évaluation doit examiner la qualité des motifs, le traitement des désaccords, les délais et le fonctionnement du contrôle.
Le maintien de la supervision du Directeur est compatible avec la responsabilité première des APJ. United States v. Arthrex a traité la faculté du Directeur de contrôler les décisions finales des APJ et fourni un remède permettant ce contrôle. Cet arrêt n’exigeait pas qu’il statue personnellement sur chaque requête d’ouverture. United States v. Arthrex, Inc., 594 U.S. 1, 25–27 (2021) (opinion of Roberts, C.J.). Bien que cette solution concerne les décisions finales plutôt que la procédure précise d’ouverture proposée ici, elle montre que la décision spécialisée peut coexister avec une supervision administrative responsable. Il s’agit de préciser les deux responsabilités et leur interaction.
III Portée de la distinction entre discrétion et fond
Le processus d’ouverture comporte des décisions de natures différentes. Le contrôle discrétionnaire recherche principalement si l’Office doit consacrer ses ressources de jugement à une contestation particulière au regard de l’historique procédural et de la politique applicable. Le contrôle au fond recherche si la démonstration juridique et technique du requérant atteint le seuil légal. La section 314(a) exige une probabilité raisonnable de succès pour au moins une revendication contestée avant que l’ouverture puisse être autorisée. Satisfaire à ce seuil n’impose pas en soi l’ouverture. 35 U.S.C. § 314(a); SAS Inst. Inc. v. Iancu, 584 U.S. 357, 365–66 (2018).
Beaucoup de considérations discrétionnaires sont essentiellement non techniques. L’importance des procédures antérieures, des attentes établies, de la duplication et de la charge de l’Office dépend généralement d’un jugement institutionnel plutôt que d’une analyse scientifique. Le mémorandum de mars 2025 identifiait expressément ces considérations et liait ses procédures à la capacité de la Commission de respecter des obligations concurrentes de charge de travail. March 2025 Memorandum, supra, at 2–3. On peut souvent apprécier si une procédure ferait double emploi avec un travail déjà accompli sans décider si un circuit, une composition chimique ou un agencement mécanique satisfait à une limitation revendiquée.
La complexité technique et la nature juridique d’une exigence d’ouverture sont deux dimensions distinctes. Non technique ne signifie pas discrétionnaire, et technique ne signifie pas réservé au fond. La section 315(b), par exemple, interdit l’ouverture lorsque la requête est déposée plus d’un an après la signification d’une plainte en contrefaçon au requérant, à une véritable partie intéressée ou à une personne qui lui est liée au sens de privy, sous réserve de l’exception légale pour une demande de jonction. 35 U.S.C. § 315(b)–(c). Appliquer cette limite peut dépendre des dates de signification et des relations entre parties sans exiger de comprendre l’invention ; cela reste une restriction légale, pas une invitation à mettre en balance la commodité administrative. À l’inverse, le mémorandum de mars 2025 permet de considérer la force de la contestation et le recours à l’expertise dans le contrôle discrétionnaire, ce qui peut exiger un jugement technique important. March 2025 Memorandum, supra, at 2. La proposition répartit principalement les jugements de politique discrétionnaire et les appréciations techniques de brevetabilité. Les autres exigences légales d’ouverture nécessitent un décideur et une procédure expressément désignés ; leur caractère non technique ne les attribue pas automatiquement au Directeur.
L’importance pratique de cette distinction apparaît dans les statistiques de juin 2026 de l’Office. Pour l’exercice 2026 jusqu’en juin, le rapport indique un taux global d’ouverture par requête de 38 pour cent, un taux de refus de 60 pour cent dans la catégorie des décisions discrétionnaires et un taux d’ouverture de 75 pour cent dans celle des décisions sur le fond et autres décisions. Ces chiffres combinent IPR et post-grant review, et les catégories ne forment pas une cohorte unique appariée. Ils illustrent néanmoins le rôle substantiel du filtrage discrétionnaire. U.S. Pat. & Trademark Off., PTAB Trial Statistics June 2026 6–7 (2026). Rendre les décisions de fond aux APJ peut améliorer la qualité de cette étape sans nécessairement produire un changement comparable de l’accès global au jugement.
IV Responsabilité du Directeur pour la politique discrétionnaire
L’argument positif pour la responsabilité du Directeur commence par l’étendue de sa fonction, pas par l’absence de besoin de formation technique. Les APJ peuvent apprécier les ordonnances de calendrier, l’historique contentieux, les documents commerciaux et la confiance accordée aux situations établies. La responsabilité propre au Directeur est de définir une politique institutionnelle légale pour toutes les procédures, de concilier les demandes concurrentes envers l’Office et de superviser une application cohérente. Le Congrès lui a demandé, lorsqu’il édicte les règlements IPR, de considérer l’économie, l’intégrité du système des brevets, l’efficacité administrative et la capacité de l’Office à terminer les procédures à temps. 35 U.S.C. § 316(a)–(b). Cette disposition ne tranche pas tous les différends sur la portée légale du refus discrétionnaire, mais identifie des considérations exigeant une perspective globale de l’Office.
Chaque formation voit les circonstances de ses affaires. La direction de l’administration est placée pour les considérer avec la charge globale, les obligations légales concurrentes et les conséquences d’une politique appliquée à tout le système. Une approche uniforme des contentieux parallèles ou des attentes établies exige aussi de choisir le poids relatif d’intérêts concurrents. Le Directeur doit articuler ces choix dans le droit applicable, expliquer les changements de politique et répondre de leur administration par l’Office. Une responsabilité centrale peut rendre ces choix plus visibles et cohérents que si chaque formation développait sa propre approche.
Établir une politique et l’appliquer personnellement à chaque procédure sont deux fonctions différentes. Un Directeur peut prescrire une approche uniforme du contentieux parallèle tout en déléguant aux APJ les constatations courantes de dates de procès, d’identité des parties ou d’historique procédural. La délégation peut préserver l’attention propre à chaque affaire et éviter une file centrale d’approbation, si la politique est claire et si un véritable contrôle de supervision reste disponible. Le Directeur peut conserver les questions nouvelles de politique, les écarts importants et les décisions de ressources que les formations ne peuvent résoudre isolément. La proposition vise une direction responsable de la politique avec une délégation pratique par affaire ; elle ne prétend pas que les APJ sont moins capables de trancher les faits non techniques.
Les critères discrétionnaires ci-dessous expliquent pourquoi cette répartition est praticable. Beaucoup peuvent être appliqués à partir des ordonnances de calendrier, actes contentieux, dates de délivrance, correspondances et documents commerciaux. Leur caractère principalement non technique justifie de les séparer de l’analyse substantielle de brevetabilité. Ce qui justifie le pilotage par le Directeur reste l’uniformité de la politique et la responsabilité institutionnelle ; l’application factuelle peut être assurée par lui ou par des APJ agissant selon cette politique.
A Les facteurs Fintiv concernent principalement la gestion des procédures parallèles
Les six facteurs identifiés dans Apple Inc. v. Fintiv, Inc. concernent les sursis, les calendriers relatifs, l’investissement dans le contentieux parallèle, le chevauchement des questions, l’identité des parties et les autres circonstances, dont le fond. Ils forment une appréciation globale de la question de savoir si une seconde procédure favoriserait l’efficacité et l’intégrité du système de jugement. Apple Inc. v. Fintiv, Inc., No. IPR2020-00019, Paper 11, at 6 (P.T.A.B. Mar. 20, 2020) (precedential). L’examen de chaque facteur montre que ce cadre concerne surtout les rapports entre procédures plutôt que le fonctionnement de la technologie brevetée.
Le premier facteur concerne le point de savoir si la juridiction a suspendu le contentieux parallèle ou si des preuves indiquent qu’elle pourrait le faire après l’ouverture. Id. at 6–9. Les éléments pertinents sont l’ordonnance de sursis, toute demande en cours, les motifs exposés par la juridiction et les circonstances procédurales. Un décideur peut constater qu’un sursis réduirait les contentieux simultanés sans comprendre l’architecture d’un semi-conducteur ou les propriétés d’un composé pharmaceutique. Prévoir un sursis futur peut être incertain, mais l’incertitude sur le déroulement procédural d’une juridiction n’est pas une question technique de brevetabilité.
Le deuxième facteur compare la date de procès attendue devant la juridiction à l’échéance prévue de la Commission pour sa décision écrite finale. Id. at 9. Il faut apprécier les calendriers et la fiabilité des preuves de programmation. On peut évaluer si la juridiction de district arrivera probablement au procès avant l’achèvement du contrôle du PTAB sans interpréter le fonctionnement technique de l’invention. Les ordonnances de calendrier, reports et preuves du rythme réel de la juridiction comptent pour la duplication et les délais relatifs. La formation technique n’apporte pas la compétence centrale nécessaire à leur appréciation.
Le troisième facteur concerne le travail déjà investi dans la procédure parallèle et la diligence du requérant à demander le contrôle. Id. at 9–12. Le décideur peut examiner si la juridiction a rendu une ordonnance d’interprétation des revendications, l’avancement de la communication des preuves et l’ampleur du travail qui serait dupliqué. Constater qu’une juridiction a interprété des revendications contestées n’est pas décider si son interprétation est correcte. De même, apprécier le délai entre la connaissance des revendications invoquées et le dépôt d’une requête IPR exige normalement une chronologie et une explication du retard. Ces jugements familiers de gestion contentieuse ne dépendent pas de la résolution du différend technique sous-jacent.
Le quatrième facteur examine le chevauchement entre les questions de la requête et celles de la procédure parallèle. Id. at 12–13. Une grande partie de cette comparaison peut se faire à partir des actes des parties et de leurs moyens de nullité : revendications contestées, références et combinaisons invoquées et arguments restant devant la juridiction après un engagement procédural. Identifier une contestation identique dans deux actes n’exige pas de décider si elle est fondée. Une réserve importante est que l’équivalence de fond peut être contestée. Pour savoir si des revendications formulées différemment ou des références apparemment différentes soulèvent substantiellement la même question technique, l’aide de spécialistes peut être nécessaire. La conséquence administrative de la duplication reste distincte de la comparaison technique requise pour l’établir dans ce cas.
Le cinquième facteur recherche si le requérant est le défendeur de la procédure parallèle. Id. at 13–14. L’identité des parties et les relations pertinentes peuvent normalement être établies par les actes, documents sociétaires et l’historique contentieux. Même contestées, ces relations concernent l’identité des plaideurs et les conséquences des procédures parallèles. Elles n’exigent normalement pas de comprendre les circuits, la chimie, les logiciels ou la mécanique de l’invention.
Le sixième facteur englobe d’autres circonstances, expressément le fond. Id. at 14–16. Son volet de fond est la principale limite à une description entièrement non technique du cadre. Décider qu’une référence ne divulgue pas une limitation ou qu’une combinaison proposée manque d’un raisonnement convaincant peut exiger une compréhension technique importante, même au stade préliminaire. Ce volet doit faire appel à l’expertise des APJ. Sa présence ne transforme pas les autres facteurs en questions techniques : l’appréciation du fond peut éclairer le jugement discrétionnaire global tandis que son auteur applique la politique légale du Directeur aux considérations procédurales et institutionnelles.
Les changements de politique intervenus soulignent la nécessité de séparer les critères de leur pondération particulière. L’Office a abrogé ses instructions de juin 2022 en février 2025. Le mémorandum du 24 mars 2025 a rétabli le cadre antérieur faisant précédent, inclus les procédures parallèles de l’International Trade Commission, traité les engagements Sotera présentés à temps comme très pertinents sans être décisifs à eux seuls, admis les preuves de calendrier de procès, dont les statistiques médianes, et expliqué que la seule solidité exceptionnelle des moyens au fond n’est pas déterminante. Memorandum from Scott R. Boalick, Chief Admin. Pat. J., to Members of the Pat. Trial & Appeal Bd., Guidance on USPTO’s Recission of “Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation” 1–3 (Mar. 24, 2025). Ces choix déterminent comment l’Office pèse l’efficacité procédurale face aux considérations concurrentes. Ils ne font pas du calcul des dates de procès ou de l’identification des parties une analyse scientifique.
La distinction institutionnelle est concrète. Un décideur généraliste peut apprécier si deux instances poursuivent le même différend selon des calendriers qui se chevauchent, si les parties ont déjà beaucoup investi devant l’une et si un sursis ou engagement réduira la duplication. Une formation spécialisée est mieux équipée pour déterminer si l’état de la technique enseigne réellement l’invention revendiquée. Le premier ensemble de tâches peut souvent être achevé sans résoudre le second.
B Les attentes établies concernent la chronologie et la confiance accordée à une situation
Les attentes établies sont un exemple particulièrement clair de considération discrétionnaire dont la question centrale est non technique. Le mémorandum de mars 2025 identifiait comme pertinentes les attentes établies des parties, dont la durée pendant laquelle les revendications ont été en vigueur. March 2025 Memorandum, supra, at 2. La décision ultérieure du Directeur faisant précédent dans Magnolia a expressément reconnu que les attentes de l’une ou l’autre partie peuvent compter et cité Dabico et Home Depot comme illustrations. Magnolia Med. Techs., Inc. v. Kurin, Inc., No. IPR2026-00097, Paper 17, at 8–9 (P.T.A.B. May 14, 2026) (precedential Director decision). La question porte sur les raisons de rouvrir la brevetabilité par une procédure administrative au regard de l’histoire et des attentes des parties.
Dans Dabico, le Directeur s’est appuyé sur les près de huit années de vigueur du brevet et l’absence de raisons convaincantes du requérant pour montrer qu’un contrôle serait un usage approprié des ressources de l’Office. La décision a rejeté un seuil d’âge fixe et expliqué que la connaissance effective du brevet ou d’une possible contrefaçon n’était pas nécessaire pour créer des attentes établies. Dabico Airport Sols. Inc. v. AXA Power ApS, No. IPR2025-00408, Paper 21, at 2–3 (P.T.A.B. June 18, 2025) (informative Director decision). Ce raisonnement peut être apprécié en identifiant la date de délivrance, en reconstituant la chronologie pertinente et en évaluant la justification du contrôle. Aucune étape n’exige intrinsèquement de comprendre le mécanisme du brevet. La connaissance effective peut être pertinente dans un dossier particulier, mais ne doit pas être présentée comme une condition universelle.
Home Depot montre pourquoi l’analyse doit rester attentive aux deux parties. Malgré plus de douze années de vigueur du brevet, le Directeur a retenu l’argument du requérant selon lequel il n’avait fait l’objet d’aucune commercialisation, invocation, utilisation pour le marquage, licence ou autre application dans son domaine technologique. Ces circonstances soutenaient les attentes propres du requérant et l’emportaient sur les considérations favorables au refus discrétionnaire. Home Depot U.S.A., Inc. v. H2 Intellect LLC, No. IPR2025-00480, Paper 11, at 2–3 (P.T.A.B. Sept. 4, 2025) (informative Director decision). La décision illustre une analyse de l’historique commercial et de l’exercice des droits, plutôt qu’une appréciation de l’importance de la contribution technique du brevet.
Les preuves adaptées découlent de l’objet de l’analyse. Les documents de délivrance établissent l’écoulement du temps. Les plaintes antérieures et correspondances de licence peuvent établir l’historique d’invocation et d’information. Les documents commerciaux peuvent montrer où le brevet a été exploité et si une partie a organisé des investissements ou relations commerciales autour des attentes pertinentes. Ce sont des sources possibles, et non une affirmation selon laquelle les décisions existantes exigent dans chaque affaire la preuve d’un investissement ou d’une licence déterminés. Le Directeur, ou un APJ appliquant la politique, peut apprécier leurs dates, leur crédibilité et leur portée juridique selon les méthodes ordinaires de décision. Identifier le domaine commercial peut demander un contexte, mais constater qu’un brevet est depuis longtemps sous licence dans un secteur n’exige normalement pas de décider si son algorithme revendiqué diffère de l’état de la technique cité.
Une hypothèse simple illustre la distinction. Un titulaire invoque dix ans de licences, tandis que le requérant souligne une invocation récente et inattendue dans un autre contexte commercial. Le poids de ces attentes concurrentes concerne le comportement des parties et les raisons de politique justifiant une autre procédure. Déterminer si une publication antérieure divulgue chaque étape revendiquée concerne le fond technique. La première décision ne devient pas plus exacte du seul fait que son auteur possède un diplôme d’ingénieur ; la seconde peut dépendre fortement de sa capacité à apprécier des preuves d’ingénierie.
Les attentes établies doivent donc être comprises comme un motif invoqué pour décider de consacrer des ressources à un contrôle administratif, et non comme la preuve que des revendications anciennes sont valables sur le fond. Dabico ne confère aucune immunité automatique fondée sur l’âge, et Home Depot confirme que le temps écoulé ne gouverne pas nécessairement le résultat. Un refus discrétionnaire pour ce motif n’établit ni la nouveauté ni la non-évidence de l’invention. L’argument pour le pilotage de cette politique par le Directeur ne dépend pas non plus de l’approbation de chaque application du critère. Les parties peuvent contester le poids de l’âge, de l’information et de la confiance accordée à la situation sans transformer ces différends en questions techniques de brevetabilité.
C Les autres critères discrétionnaires reposent aussi sur des preuves procédurales et institutionnelles
Les requêtes successives fournissent un autre exemple. General Plastic considère les requêtes antérieures, le moment d’accès aux réponses et décisions d’ouverture précédentes, les retards et leurs explications, les ressources de la Commission et sa capacité à respecter les délais. L’analyse vise notamment l’avantage tactique consistant à réviser des contestations successives après avoir étudié les procédures précédentes. Gen. Plastic Indus. Co. v. Canon Kabushiki Kaisha, No. IPR2016-01357, Paper 19, at 16–18 (P.T.A.B. Sept. 6, 2017) (precedential as to § II.B.4.i). Une grande partie de cette analyse peut reposer sur l’ordre des dépôts et les explications des parties. Déterminer quand un requérant a reçu une réponse antérieure n’exige pas de décider si sa position technique était correcte. Une aide technique peut rester utile pour apprécier l’importance d’un nouvel état de la technique ou le caractère raisonnable d’une recherche, mais la préoccupation centrale est l’usage équitable du processus de contrôle.
Un jugement antérieur pose une question connexe d’allocation. Dans Magnolia, le Directeur a refusé l’ouverture après une procédure infructueuse devant la juridiction de district, le requérant ayant déposé sa contestation administrative après l’exclusion de son expert en nullité. La décision soulignait l’occasion déjà offerte de plaider, les ressources dépensées et la tentative d’obtenir une autre instance après la défaite ; elle ne reposait pas sur une nouvelle appréciation au fond selon laquelle l’état de la technique invoqué ne prouvait pas la non-brevetabilité. Magnolia, No. IPR2026-00097, Paper 17, at 9–10. Apprécier cet historique exige de comprendre ce qu’a décidé la juridiction et pourquoi le requérant voulait une autre procédure. Cela n’exige pas de reproduire indépendamment l’analyse technique de nullité qu’il souhaitait présenter.
La charge de travail relève encore plus directement de l’administration. Le mémorandum de mars 2025 attire l’attention sur les délais des recours ex parte, les échéances AIA et les autres demandes envers la Commission. March 2025 Memorandum, supra, at 3. La charge, la capacité de jugement disponible et les délais d’achèvement peuvent être appréciés par des données institutionnelles. La complexité d’un brevet peut affecter une estimation de ressources, mais le choix plus large de répartir la capacité entre obligations légales appartient à la direction de l’administration.
Le mémorandum du 11 mars 2026 ajoute des considérations économiques concrètes : fabrication et investissements aux États-Unis associés aux produits accusés, fabrication américaine de produits concurrents fabriqués, vendus ou concédés sous licence par le titulaire et qualité de petite entreprise du requérant poursuivi en contrefaçon. Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All PTAB Users, Additional Discretionary Institution Considerations—U.S. Manufacturing and Small Business Use of AIA Proceedings 2–3 (Mar. 11, 2026). Les dossiers de production, preuves d’investissement, informations financières et caractéristiques de l’entreprise sont normalement les éléments pertinents. Apprécier le lieu d’assemblage d’un produit ou le respect de critères de taille n’exige normalement pas de déterminer si sa technologie sous-jacente était évidente. Ces critères peuvent soulever d’importantes questions de politique et d’habilitation légale, mais la spécialisation technique ne résout pas ces questions.
D Les prémisses techniques doivent rester aux spécialistes
L’argument pour cette répartition est le plus fort lorsque ses limites sont explicites. Le mémorandum de mars 2025 identifie aussi les changements de droit, la force de la contestation, le recours à l’expertise et les intérêts impérieux économiques, de santé publique ou de sécurité nationale. March 2025 Memorandum, supra, at 2. Certains aspects sont juridiques ou politiques ; d’autres dépendent de preuves techniques. Identifier une jurisprudence intervenue entre-temps est une tâche juridique ; apprécier son effet sur une divulgation technique particulière peut exiger une spécialisation. De même, évaluer un besoin allégué de santé publique peut demander des preuves scientifiques, même si décider de son poids institutionnel relève de la politique.
La section 325(d) illustre la même distinction. Selon Advanced Bionics, l’Office recherche d’abord si le même état de la technique, des arguments identiques ou substantiellement identiques ont déjà été présentés et, si oui, si le requérant a démontré une erreur substantielle de l’Office. Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH, No. IPR2019-01469, Paper 6, at 8–10 (P.T.A.B. Feb. 13, 2020) (precedential). Identifier une présentation antérieure peut être simple, mais déterminer si l’examinateur a mal compris une référence ou mal appliqué une limitation peut exiger précisément la compétence technique qui justifie le contrôle de fond des APJ. Magnolia reconnaît de même qu’une démonstration substantielle d’erreur apparente de l’examinateur peut l’emporter sur d’autres considérations favorables au refus. Magnolia, No. IPR2026-00097, Paper 17, at 8.
Les instructions publiées de l’Office sur le processus discrétionnaire reconnaissent ce besoin en prescrivant de consulter du personnel possédant l’expertise technique pertinente lorsque les parties discutent la force des moyens de fond. U.S. Pat. & Trademark Off., Interim Director Discretionary Process § V.B, https://www.uspto.gov/patents/ptab/interim-director-discretionary-process (last visited Oct. 4, 2026). Une répartition durable des responsabilités doit rendre cette contribution explicite. Des APJ spécialisés doivent résoudre toute prémisse technique nécessaire et en expliquer les fondements ; le responsable appliquant la politique discrétionnaire peut ensuite déterminer son effet sur la mise en balance. Les questions courantes de calendrier, d’identité des parties et de confiance accordée à une situation ne justifient pas de transférer l’examen substantiel du fond à un processus institutionnel généraliste.
La supervision de la politique doit donc identifier les questions nécessitant une décision centrale et celles pouvant être résolues par délégation. Une formation statuant sur un calendrier courant n’a pas à reconsidérer indépendamment les priorités de ressources de l’Office. À l’inverse, une modification substantielle du poids des attentes établies doit passer par un processus transparent de politique administrative plutôt qu’un écart inexpliqué dans une affaire. La répartition préserve la responsabilité du Directeur pour les normes applicables tout en permettant aux APJ de les appliquer et de fournir l’analyse technique nécessaire.
L’attribution légale du pouvoir d’ouverture au Directeur n’exige pas qu’il résolve personnellement chaque question technique. Les règlements prévoient que la Commission ouvre la procédure au nom du Directeur, et le Federal Circuit a reconnu son pouvoir de déléguer les décisions d’ouverture. 37 C.F.R. § 42.4(a) (2026); Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP, 812 F.3d 1023, 1031–33 (Fed. Cir. 2016). Une répartition entre direction discrétionnaire et décision spécialisée au fond s’inscrit donc dans un système de délégation responsable. Elle ne transfère pas la fonction légale du Directeur et n’élimine pas une supervision appropriée.
V Le travail technique requis par le contrôle au fond
L’examen au fond à l’ouverture est préliminaire, mais exige une analyse substantielle. Une requête IPR peut contester des revendications au titre des §§ 102 et 103 sur le fondement de brevets et publications imprimées. 35 U.S.C. § 311(b). Déterminer si elle présente une contestation suffisamment convaincante exige de comprendre l’invention et ce que divulguent réellement les références. Un tableau de correspondance peut organiser les affirmations du requérant, mais ses cases ne prouvent pas l’exactitude technique des correspondances proposées.
Considérons une revendication hypothétique exigeant qu’un composant accomplisse une opération avant qu’un autre reçoive un signal. Une référence peut divulguer les deux composants et les deux opérations dans un autre ordre ou avec une autre attribution des fonctions. Savoir si cette divulgation satisfait à la limitation peut dépendre de la compréhension de l’architecture, des relations entre composants et des conséquences de l’ordre revendiqué. Un vocabulaire similaire peut cacher des agencements techniques substantiellement différents. Le décideur doit pouvoir les identifier avant d’en déterminer la portée juridique.
L’évidence ajoute un autre niveau de jugement technique. Identifier des éléments connus n’achève pas l’analyse. Le décideur doit apprécier l’explication de la combinaison ou modification des références et déterminer si elle soutient le résultat invoqué. L’approche souple de la Cour suprême exige une explication articulée fondée sur les circonstances, tout en reconnaissant la pertinence des combinaisons prévisibles et de la créativité ordinaire. KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418–21 (2007). Une application responsable exige une compréhension technique suffisante pour distinguer une modification réalisable d’une affirmation qui ne fait que répéter la conclusion souhaitée.
Les déclarations d’experts ne suppriment pas cette responsabilité. Elles rendent la qualité de l’évaluation du décideur encore plus importante. Un APJ doit examiner si l’expert a expliqué le mécanisme pertinent, identifié son support dans la référence, pris en compte les enseignements contraires et justifié l’attente de succès invoquée. La formation technique peut révéler une hypothèse cachée dans un argument juridique apparemment simple. Elle peut aussi montrer qu’une distinction technique du titulaire n’est étayée ni par le libellé de la revendication ni par le dossier.
Ces tâches expliquent l’avantage comparatif de la décision spécialisée. La compétence pertinente combine jugement juridique et capacité à interroger les propositions techniques. Un décideur centralisé aux larges responsabilités administratives peut être assisté sur ces propositions. Une formation spécialisée peut intégrer directement leur évaluation à la décision dont elle est responsable.
VI Les qualifications des APJ correspondent à l’analyse de fond
Le Congrès a expressément lié la fonction d’APJ à la compétence juridique et scientifique. La section 6(a) exige des APJ « competent legal knowledge and scientific ability » et prévoit leur nomination par le secrétaire au Commerce en consultation avec le Directeur. 35 U.S.C. § 6(a). L’USPTO décrit ses APJ comme formés au droit et à la technique, possédant une expérience substantielle des brevets acquise en cabinet, dans l’administration ou les services juridiques d’entreprise ; beaucoup ont aussi été examinateurs ou assistants de juge. U.S. Pat. & Trademark Off., Patent Trial and Appeal Board, https://www.uspto.gov/about-us/organizational-offices/patent-trial-and-appeal-board (last visited Oct. 4, 2026).
Ces qualifications soutiennent un jugement institutionnel sur la personne devant trancher le fond technique. La formation initiale fournit une base de compréhension scientifique. La pratique des brevets familiarise avec la portée des revendications, la divulgation et le rapport entre faits techniques et normes juridiques. La répétition des décisions apporte l’expérience de l’appréciation de présentations concurrentes. Leur combinaison équipe mieux les APJ spécialisés pour un contrôle de fond soutenu qu’un processus global organisé autour des responsabilités plus larges du Directeur.
Les procédures actuelles de composition des formations renforcent ce lien. La Standard Operating Procedure 1 attribue aux juges des désignations de discipline technologique et demande aux responsables des formations de s’efforcer, chaque fois que possible, d’inclure au moins deux juges dont la désignation correspond à la discipline de l’affaire. Elle prévoit aussi d’associer les juges nouveaux dans un domaine de compétence à des juges plus expérimentés. U.S. Pat. & Trademark Off., Standard Operating Procedure 1: Assignment of Judges to Panels 4–5 (rev. 17, July 20, 2026) [ci-après SOP 1]. C’est un moyen opérationnel d’apporter l’expertise pertinente à une affaire, sous réserve des disponibilités et autres contraintes d’affectation.
L’argument n’exige pas de supposer que chaque APJ maîtrise chaque invention ou que les diplômes garantissent un bon jugement. Le § 6(a) ne prescrit pas non plus un doctorat ni un nombre fixe d’années de pratique. La proposition est comparative : l’Office dispose d’un corps de décideurs choisis pour leur compétence juridique et scientifique combinée, avec des procédures visant à relier leur expérience aux affaires tranchées. Leur confier la responsabilité première du fond technique utilise concrètement cette organisation institutionnelle.
VII Ce que soutiennent les travaux de recherche
Les travaux empiriques apportent un soutien nuancé à la valeur de la spécialisation technique. Matthew Sipe a étudié les recours en brevet inscrits pendant les exercices 2015 et 2016 et comparé le traitement en appel des constatations de différentes instances. Après ajustement, les constatations du PTAB étaient confirmées plus souvent que celles des juges de district ; la différence était particulièrement marquée pour les faits. Matthew G. Sipe, Experts, Generalists, Laypeople—and the Federal Circuit, 32 Harv. J.L. & Tech. 575, 591, 610–11 (2019).
Les résultats de Sipe sont compatibles avec l’idée que la décision spécialisée peut contribuer à des constatations techniques fiables. Ils n’isolent pas les qualifications comme cause du résultat, ne comparent pas les APJ au processus centralisé d’ouverture du Directeur et ne mesurent pas la composition actuelle de la Commission. Les effets de sélection et différences de contrôle en appel compliquent la comparaison, comme le reconnaît l’article. Id. at 617–21, 623, 626–27. La recherche renforce la plausibilité de l’argument institutionnel sans fournir de prédiction chiffrée de l’effet de la réforme annoncée.
Les critiques de l’expérience des APJ méritent aussi un traitement exact. L’analyse de Kristen Osenga sur l’organisation institutionnelle du contrôle du § 101 s’appuyait sur une étude antérieure de l’expérience au moment de la nomination et comprenait la réponse du juge en chef sur les qualifications techniques et l’expérience professionnelle. Kristen Osenga, Institutional Design for Innovation: A Radical Proposal for Addressing § 101 Patent-Eligible Subject Matter, 68 Am. U. L. Rev. 1191, 1241–42 & nn.240–44 (2019). Ces chiffres historiques ne sont pas un recensement actuel des qualifications des APJ. Le nombre d’années depuis le diplôme de droit mesure aussi autre chose que la formation scientifique, l’expérience d’agent en brevets ou d’examinateur ou la capacité à apprécier une technologie particulière.
Une évaluation contemporaine plus solide examinerait la formation pertinente, la pratique professionnelle, les affectations techniques et la qualité des décisions. Ni un taux d’ouverture ni un simple nombre d’années de pratique ne répond à cette analyse. L’argument positif pour la responsabilité des APJ sur le fond repose sur l’adéquation de leurs compétences combinées au travail légalement requis, la recherche empirique permettant utilement de vérifier cette proposition.
VIII Rendre le retour effectif
La mise en œuvre doit confier les décisions de fond à l’ouverture à des APJ techniquement adaptés et offrir assez d’explications pour que les parties comprennent les motifs principaux. Une opinion motivée doit identifier l’interprétation de revendication ou le différend d’état de la technique important, expliquer le support probatoire de l’appréciation de la formation et la relier au seuil d’ouverture. Elle n’a pas à anticiper chaque question susceptible de naître d’une procédure au fond complète. Elle doit montrer que les questions techniques décisives ont reçu une réelle considération.
L’Office doit aussi rendre visible le rapport entre les raisonnements discrétionnaire et de fond. Lorsqu’un refus repose sur la politique ou la gestion de l’affaire, la décision doit l’indiquer. Lorsque le traitement discrétionnaire dépend de la force d’une contestation technique, l’Office doit expliquer l’évaluation technique invoquée. Des motifs clairs permettraient de distinguer l’insuffisance au regard du seuil de fond d’un choix discrétionnaire de refuser le contrôle malgré une contestation potentiellement substantielle.
La composition des formations doit préserver compétence et impartialité. La SOP 1 exige déjà une désignation impartiale et interdit de choisir les membres pour influencer le résultat. Elle limite aussi l’intervention du Directeur dans l’attribution ou la réattribution de procédures particulières avant la décision d’une formation. SOP 1, supra, at 1–2. L’adéquation des parcours technologiques à l’affaire doit respecter ces protections. L’expérience pertinente justifie une affectation ; une issue prédite n’est pas un substitut approprié.
La directive de mise en œuvre doit distinguer la responsabilité de la politique, son application propre à l’affaire et le contrôle de supervision. Elle doit identifier les questions discrétionnaires réservées au Directeur, celles que les APJ peuvent résoudre selon la politique établie et la manière dont les questions nouvelles ou écarts importants parviennent au responsable compétent. Elle doit aussi préciser comment les membres délibèrent, qui répond de la motivation écrite et comment toute révision de supervision de l’analyse de fond sera expliquée. Ces éléments feraient de la responsabilité directe une véritable organisation procédurale plutôt qu’un changement de nom sur une notification d’ouverture.
Les autres exigences légales d’ouverture nécessitent leur propre attribution. La directive doit identifier qui résout des questions telles que le § 315(b), comment les parties présentent les preuves et la procédure de tout contrôle disponible. Les restrictions impératives doivent être appliquées selon leur droit propre même si leurs faits sous-jacents sont non techniques. La date d’effet et le traitement des requêtes en instance doivent être tout aussi clairs.
L’évaluation doit porter sur les délais, la clarté et la cohérence du raisonnement, le traitement des désaccords techniques et l’amélioration des décisions par la supervision sans duplication inutile. Ces mesures doivent aussi éclairer la comparaison avec des recommandations publiées des APJ et des écarts expliqués du Directeur. Les pourcentages d’ouverture restent descriptivement utiles, mais un taux supérieur ou inférieur n’établit pas, à lui seul, une amélioration de l’analyse technique.
IX La formation d’ouverture doit-elle aussi conduire la procédure au fond ?
Rendre au PTAB les décisions sur le fond à l’ouverture laisse une question importante : qui conduira la procédure après l’ouverture ? L’annonce elle-même ne détermine pas si les mêmes APJ mèneront la procédure au fond et rendront la décision écrite finale. Ce choix mérite une attention expresse, car rétablir la responsabilité spécialisée et conserver les mêmes personnes pendant toute l’affaire répondent à des objectifs institutionnels différents.
La continuité présente d’importants avantages. La formation d’ouverture a déjà étudié le brevet, les références invoquées et les principaux différends. La conserver évite de faire répéter le travail initial à un autre groupe et permet à la procédure au fond de s’appuyer sur une compréhension établie de la technologie. Cette familiarité peut aider à gérer l’affaire et à préciser les questions où des preuves supplémentaires seraient utiles. Remplacer la formation consomme des ressources et peut sacrifier certains de ces bénéfices.
La continuité crée aussi un risque plausible d’ancrage. Une compréhension initiale d’une revendication, référence ou combinaison proposée peut devenir le point de départ de l’évaluation des pièces ultérieures. Même raisonnable sur le dossier disponible, la position préliminaire peut exercer trop d’influence après son évolution. Le risque est un ajustement insuffisant : une formation pourrait conserver une prémisse technique initiale malgré un témoignage ou contre-interrogatoire qui l’affaiblit substantiellement.
L’expertise juridictionnelle ne dispense pas de considérer cette possibilité. Des recherches expérimentales ont montré que des ancrages numériques peuvent influencer les décisions hypothétiques des juges. Chris Guthrie, Jeffrey J. Rachlinski & Andrew J. Wistrich, Inside the Judicial Mind, 86 Cornell L. Rev. 777, 790–93 (2001). Appliquer cet enseignement à une opinion technique préliminaire constitue une analogie, plutôt qu’un effet démontré d’ancrage numérique dans les affaires du PTAB. Les chercheurs avertissent eux-mêmes que les résultats de problèmes hypothétiques ne prouvent pas de manière concluante une erreur dans des décisions réelles. Id. at 819–21. Les preuves donnent une raison d’examiner l’organisation procédurale, pas de présumer qu’une formation particulière statuera injustement.
Le biais de confirmation est une préoccupation connexe. Après avoir expliqué pourquoi une requête présente une contestation assez forte pour justifier l’ouverture, les juges peuvent favoriser inconsciemment les preuves ultérieures compatibles avec cette explication. Les preuves contraires peuvent être traitées avec davantage de scepticisme, ou une ambiguïté résolue de manière à préserver une interprétation antérieure. Des travaux portant spécifiquement sur l’IPR ont avancé cette préoccupation pour justifier une séparation entre ouverture et décision finale. See, e.g., Adam J. Cook, Comment, The Same PTAB Panel Should Not Do It All: Why Inter Partes Review Decisions Should Be Bifurcated, 128 Penn St. L. Rev. 257, 280–81 (2023). Cet argument est une proposition de réforme institutionnelle, pas un constat empirique que les APJ actuels présentent nécessairement ce biais.
La distinction juridique entre ouverture et décision finale doit réduire le besoin ressenti de défendre une conclusion antérieure. L’ouverture recherche si la démonstration préliminaire franchit un seuil légal. Au fond, le requérant doit prouver la non-brevetabilité par la prépondérance de la preuve, et la Commission doit rendre une décision écrite finale si le contrôle ouvert n’est pas clos sans jugement. 35 U.S.C. §§ 316(e), 318(a). Une décision finale constatant que le requérant n’a pas satisfait à sa charge ne montre pas nécessairement que l’ouverture était erronée. Une prédiction initiale raisonnable peut être supplantée par un dossier plus complet.
Le Federal Circuit a expressément affirmé la nécessité de cette nouvelle appréciation. Dans TriVascular, il a expliqué que la Commission n’est pas liée par ses constatations préliminaires d’ouverture et doit changer d’avis lorsque le dossier développé le justifie. TriVascular, Inc. v. Samuels, 812 F.3d 1056, 1068 (Fed. Cir. 2016). Dans Magnum Oil Tools, il a rejeté une approche transférant la charge au titulaire sur le fondement de l’ouverture et exigé une nouvelle appréciation du fond sur tout le dossier. In re Magnum Oil Tools Int’l, Ltd., 829 F.3d 1364, 1375–77 (Fed. Cir. 2016). L’ouverture ne peut donc devenir une présomption de non-brevetabilité des revendications contestées.
La jurisprudence existante empêche aussi de considérer la continuité des formations comme intrinsèquement illégale. Dans Ethicon, le Federal Circuit a rejeté les objections légales et de due process à ce que la même formation statue sur l’ouverture et la brevetabilité finale, lorsqu’aucune autre atteinte à l’équité procédurale n’était alléguée. Ethicon, 812 F.3d at 1029–31. La question de politique reste de savoir si une autre organisation améliorerait la décision ou la confiance du public. La légalité n’établit pas que toutes les organisations permises sont également efficaces.
L’Office pourrait conserver la continuité, utiliser des formations distinctes techniquement qualifiées ou introduire une rotation partielle. Des formations séparées pourraient réduire l’engagement personnel associé à la défense de son propre raisonnement antérieur tout en préservant la spécialisation aux deux étapes. Elles prendraient toutefois encore connaissance de l’opinion d’ouverture ; la réattribution n’éliminerait donc pas nécessairement l’ancrage. Une rotation partielle pourrait conserver la familiarité technique tout en apportant d’autres perspectives, mais ses bénéfices devraient eux aussi être évalués.
Quel que soit le choix, la décision finale doit traiter directement les preuves importantes développées après l’ouverture et expliquer pourquoi l’appréciation technique préliminaire reste convaincante ou doit changer. La délibération doit comprendre l’examen exprès des preuves contraires les plus fortes. Des pratiques transparentes d’affectation et une attente claire de réexamen renforceraient le principe selon lequel l’expertise sert le dossier à mesure qu’il évolue. Le retour de la responsabilité de fond aux APJ offre l’occasion de combiner compétence technique et procédures favorisant cette ouverture d’esprit.
X Une répartition durable des responsabilités
Rendre aux formations du PTAB les décisions ordinaires de fond à l’ouverture se comprend mieux comme une proposition relative à la responsabilité de la délibération et des motifs. Le processus centralisé a déjà accès à l’expertise des APJ. La décision directe ferait du jugement technique collectif et d’une motivation attribuable aux spécialistes décideurs la base ordinaire de l’appréciation du fond. Son avantage dépend de ces pratiques et d’une supervision effective, pas seulement de l’identité du signataire. Un système de recommandations publiées des APJ et d’écarts expliqués du Directeur pourrait procurer beaucoup des mêmes avantages ; les décisions directes offrent une solution par défaut plus simple lorsqu’une approbation courante supplémentaire apporte peu.
L’avantage comparatif du Directeur consiste à établir et superviser une politique discrétionnaire légale pour tout l’Office, notamment la pondération des intérêts institutionnels concurrents et l’allocation des ressources. Cette responsabilité permet de déléguer les applications courantes aux APJ. Les calendriers de procès, l’investissement contentieux, l’identité des parties et l’historique soutenant les attentes établies peuvent normalement être évalués sans décider du fonctionnement de l’invention revendiquée. Leur caractère non technique n’établit pas à lui seul que le Directeur doit les trancher personnellement et ne transforme pas les restrictions impératives d’ouverture en considérations discrétionnaires.
Ce retour doit s’accompagner d’opinions motivées, d’affectations impartiales tenant compte de l’expérience technique, de procédures définies de supervision et d’une décision expresse sur la continuité des formations. Un système confiant le fond technique aux spécialistes doit aussi soutenir leur volonté de reconsidérer leurs positions préliminaires. Avec ces éléments, l’Office peut préserver une direction responsable de la politique tout en améliorant les conditions d’une appréciation soigneuse et ouverte de la brevetabilité.
