Le déposant n’est pas nécessairement le titulaire des droits : déposer des demandes de brevet américaines pour des inventions de salariés

Résumé analytique: Cet article explique pourquoi, pour les inventions d'employés, la désignation de l'employeur comme demandeur en vertu de 35 U.S.C. § 118 et la règle 1.46 assure généralement une plus grande continuité et le contrôle de l'entreprise que la désignation de l'inventeur-employé, en particulier si l'employé quitte plus tard, devient indisponible ou refuse de coopérer. Le statut d'employeur-demandeur permet à l'entreprise de diriger l'examen de brevet, de nommer un avocat et, lorsque les exigences légales sont remplies, d'exécuter une déclaration de remplacement sans dépendre de l'ancien employé; toutefois, il ne transfère pas la propriété ou ne corrige pas une affectation manquante. Les entreprises devraient donc obtenir et enregistrer des cessions efficaces, conserver des preuves d'obligations de cession et effectuer des examens hors-bord spécifiques aux brevets pendant que les employés demeurent disponibles. Ces registres de propriété ont également une incidence sur l'état de la technique parce que l'exception prévue à l'article 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C) permet de déterminer si les inventions pertinentes étaient la propriété courante ou étaient soumises à des obligations de cession envers la même personne par la date de dépôt effective de l'invention revendiquée, et non à qui a été identifié comme déposant.

I. Présentation

Lorsqu'un employé développe une invention brevetable, l'entreprise et son conseil en matière de brevets doivent répondre à une question fallacieuse : qui doit être identifié comme déposant dans la demande de brevet des États-Unis? L'employé doit être nommé inventeur si l'employé a conçu l'objet revendiqué. Mais l'employé ne doit pas nécessairement être le demandeur, et être nommé comme le demandeur ne signifie pas nécessairement que l'employé est propriétaire de l'invention.

La America Invents Act permet à un cessionnaire, à une personne à qui l'inventeur est tenu de céder, et, dans des circonstances limitées, à une personne ayant un droit de propriété suffisant pour le déposer en tant que demandeur. 35 U.S.C. § 118; 37 C.F.R. § 1.46(a)–(b) (2026). Ce changement permet à l'employeur de placer l'examen des brevets sous le contrôle de l'entreprise dès le début. Il crée également l'occasion pour trois concepts juridiquement distincts de devenir flous : la qualité d'inventeur, le statut de demandeur et la propriété.

La distinction est importante. Le statut de demandeur détermine généralement qui agit avant le U.S. Patent and Trademark Office. La propriété détermine qui détient les droits de brevet. L'invention identifie les personnes physiques qui ont conçu l'invention revendiquée. Aucune de ces questions ne peut être répondue en toute sécurité en examinant uniquement le champ candidat d'une fiche technique de demande. Il en va de même pour l'état de la technique : qu'un dépôt antérieur de brevet d'une société puisse être supprimé en vertu de 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C) active effectivement common ownership ou une obligation exécutoire de cession à la date pertinente, et non pas si la société ou l'employé a été nommé demandeur.

La distinction devient plus concrète lorsque l'employé quitte l'entreprise. Un départ n'efface pas la qualité d'inventeur, ne met pas fin à une cession valide ou n'empêche pas nécessairement la poursuite de l'examen des brevets. Elle peut toutefois exposer toutes les étapes qui ont été laissées en fonction de la coopération future de l'inventeur : une déclaration non signée, une cession non exécutée, une procuration accordée par l'inventeur, une continuation avec une modification de la qualité d'inventeur, une correction ultérieure ou la preuve qu'une obligation de cession existait à la date de dépôt effective.

Cet article traite des demandes non provisoires post-AIA U.S. Les demandes provisoires, les demandes en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, les demandes en phase nationale, les demandes de dessin ou modèle, les demandes de réédition et les demandes régies par le droit antérieur à l'AIA peuvent poser d'autres questions.

II. Une invention, trois rôles différents

Considérez un scénario familier. Un ingénieur Acme développe un nouveau système de contrôle dans le cadre d'un projet de recherche assigné. Une manifestation publique est prévue pour le lendemain matin, de sorte que les avocats extérieurs doivent déposer immédiatement. La demande doit identifier l'ingénieur et tout autre inventeur commun. L'avocat doit déterminer séparément si Acme ou les inventeurs doivent être identifiés comme déposants et si Acme possède déjà l'invention.

Ce sont trois enquêtes différentes.

Un inventeur est une personne qui a conçu l'objet d'au moins une revendication de brevet. La Loi sur les brevets définit un inventeur comme un individu, et une société ne peut pas être désignée comme un inventeur. 35 U.S.C. §§ 100(f), 115(a); Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, 1211–13 (Fed. Cir. 2022). Un employé n'arrête pas d'être un inventeur parce qu'il a été payé pour effectuer des recherches, utiliser du matériel d'entreprise ou signer une affectation.

Le demandeur est la personne qui présente la demande et agit à titre de mandant devant l'USPTO. Le demandeur par défaut est l'inventeur ou tous les inventeurs conjoints, mais la loi et les règles permettent à certains non-inventeurs de s'appliquer. 35 U.S.C. §§ 116, 118; 37 C.F.R. §§ 1.42, 1.45–1.46 (2026). Lorsqu'une entreprise dépose correctement en vertu de la règle 1.46,, le demandeur se réfère à l'entreprise plutôt qu'à l'inventeur. 37 C.F.R. § 1.42(b) (2026).

Un cessionnaire est une personne ou une entité qui a reçu la propriété d'une cession. Les droits de brevet d'abord conférés à l'inventeur, et une autre partie obtient habituellement ces droits par un moyen de transport valide. Bd. of Trs. of Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 563 U.S. 776, 785–87 (2011); 35 U.S.C. § 261. Une société peut donc être le demandeur sans détenir encore un titre juridique si l'inventeur est tenu de céder. À l'inverse, un inventeur peut demeurer le déposant même après avoir cédé l'intégralité de l'intérêt à la société.

La règle pratique découle de cette séparation : une inscription dans la section d'information du demandeur d'une fiche de données de la demande n'est pas un moyen de transport, et l'enregistrement d'une cession ne change pas automatiquement le demandeur. MPEP §§ 325, 605.01 (9th ed. Rev. 01.2024, nov. 2024).

III. Lorsque l'employeur peut déposer une demande

La section 118 et la règle 1.46 reconnaissent trois voies de dépôt par une personne autre que l'inventeur. Premièrement, une personne à laquelle l'inventeur a déjà cédé l'invention peut s'appliquer. Deuxièmement, une personne à laquelle l'inventeur est tenu de céder peut s'appliquer. Troisièmement, une personne qui démontre par ailleurs un intérêt de propriété suffisant peut présenter une demande au nom de l'inventeur et à titre de mandataire de celui-ci après avoir satisfait à des exigences supplémentaires en matière de pétition. 35 U.S.C. § 118; 37 C.F.R. § 1.46(a)–(b) (2026).

La deuxième catégorie est particulièrement importante pour les inventions des employés. Une convention de travail peut obliger l'employé à céder des inventions d'une portée définie. Cette obligation peut permettre à l'employeur de déposer une demande en tant que demandeur même si une affectation distincte spécifique à une demande n'a pas encore été exécutée. Mais l'admissibilité de l'employeur à présenter une demande en tant que cessionnaire obligé ne signifie pas nécessairement que le titre juridique a déjà été transféré. La règle 1.46 distingue délibérément un cessionnaire d'une personne à laquelle l'inventeur est tenu de céder. 37 C.F.R. § 1.46(a), b)(1) (2026).

Le départ ou le refus de coopérer d'un employé n'empêche pas nécessairement le dépôt. Si Acme possède déjà l'invention ou détient une obligation exécutoire de cession, Acme peut déposer en tant que demandeur de la règle 1.46 sans obtenir la signature de l'employé sur les documents de dépôt. Une déclaration d'inventeur manquante n'empêche pas non plus une demande d'utilité de recevoir une date de dépôt. Avec une fiche de données de la demande conforme et la surtaxe applicable, la déclaration ou une déclaration de remplacement autorisée peut être reportée jusqu'à ce que la demande soit autrement en condition d'acceptation, mais dans tous les cas doit être déposée au plus tard le paiement de la taxe de délivrance. 35 U.S.C. §§ 111(a)(3), 115(f), 118; 37 C.F.R. §§ 1.16(f), 1.53(f)(3), 1.64 (2026); MPEP § 601.01(a).

Cette flexibilité n'est pas une raison de retarder le travail de propriété. Le dépôt en vertu d'une obligation de cession conserve une voie d'examen des brevets, mais il ne convertit pas une promesse non réalisée de cession en titre juridique. Si l'employé est toujours disponible, l'entreprise devrait normalement obtenir une affectation et une déclaration spécifiques à la demande, alors que la coopération demeure courante.

Pour une demande déposée en vertu de 35 U.S.C. § 111,, le demandeur non inventeur doit être identifié dans la section d'information du demandeur de la feuille de données de la demande. 37 C.F.R. § 1.46(b) (2026). Si les documents de dépôt n'identifient pas la société comme un déposant de la règle 1.46, le dossier peut d'abord refléter les inventeurs comme déposants. La société peut par la suite chercher à devenir le demandeur, mais elle doit présenter une fiche de données corrigée de la demande et établir son droit d'agir en vertu des règles 3.71 et 3.73. 37 C.F.R. §§ 1.46(c)(2), 3.71, 3.73 (2026); MPEP §§ 325, 605.01.

L'employeur doit également détenir ou avoir droit à l'ensemble des intérêts s'il s'agit de l'unique demandeur. Supposons que deux personnes aient inventé conjointement un système revendiqué, qu'un employé d'Acme ait affecté à Acme, et qu'un consultant externe n'ait ni assigné ni accepté d'affecter. Acme ne peut pas résoudre le problème des consultants en se donnant simplement le nom de candidat unique. Acme et l'inventeur découvert peuvent devoir présenter une demande conjointe à moins que l'intérêt manquant ne soit consolidé pour la première fois. MPEP § 605.01. Le problème de propriété sous-jacent est en conséquence parce que, en l'absence d'une cession, chaque inventeur conjoint détient généralement un intérêt indivis et peut pratiquer ou concéder une licence de brevet sans le consentement des autres propriétaires. Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460, 1466–68 (Fed. Cir. 1998).

IV. Dépôt auprès de l'inventeur-employé à titre de demandeur

Le dépôt auprès de l'inventeur-employé en tant que demandeur est légalement permis même si l'employé a cédé ou doit céder l'invention à l'employeur. L'employé-demandeur exécute la procuration et chaque inventeur exécute le serment ou la déclaration requis à moins qu'une autre déclaration ne soit disponible. Lorsqu'il y a plusieurs candidats parties, chaque demandeur doit généralement signer une procuration faisant la même nomination. 37 C.F.R. § 1.32(b)(4) (2026); MPEP § 402.

Ce chemin peut être utile lorsqu'un délai de dépôt arrive avant que le dossier de propriété n'ait fait l'objet d'une enquête complète. Elle évite de faire une représentation prématurée qu'une société donnée est le cessionnaire ou le cessionnaire obligé. La même prudence peut s'appliquer à une invention conçue avant sa constitution en société, à une équipe mixte d'employés et de consultants, à une invention faite au cours d'une restructuration d'entreprise ou à une situation dans laquelle le contrat de travail désigne une entité différente de celle qui demande le dépôt.

La désignation des inventeurs comme demandeurs n'empêche pas l'employeur d'obtenir et d'enregistrer séparément une cession. Elle n'empêche pas non plus la délivrance du brevet dans le nom de l'employeur si la cession applicable a été enregistrée et si la requête requise est faite. 35 U.S.C. § 152; 37 C.F.R. § 3.81(a) (2026). En d'autres termes, le statut d'inventeur-demandeur n'est pas une déclaration selon laquelle l'inventeur demeurera le propriétaire.

Le principal inconvénient est la gouvernance. Les demandeurs sont les principaux responsables qui nomment un avocat et contrôlent l'examen des brevets avant l'USPTO. Le départ d'un employé ne met pas automatiquement fin à une procuration existante signée par l'inventeur, de sorte que l'avocat peut être en mesure de poursuivre l'examen ordinaire des brevets pendant que cette autorité demeure effective. La vulnérabilité apparaît lorsque l'employeur veut remplacer un avocat, révoquer le pouvoir existant ou agir autrement à titre de principal. L'enregistrement d'une cession ne remplace pas automatiquement les inventeurs-demandeurs ni ne révoque leur procuration. Le cessionnaire doit établir sa propriété et devenir le déposant avant de procéder à l'examen du brevet à l'exclusion des déposants antérieurs. 37 C.F.R. §§ 1.36(a), 1.46(c)(2), 3.71(a), 3.73 (2026); MPEP §§ 325, 402.

La pratique continue peut exposer la même faiblesse. Une procuration d'une demande principale peut avoir effet dans une demande continue si la copie requise est déposée, mais pas lorsque la procuration a été accordée par l'inventeur et que la demande continue désigne un inventeur qui n'a pas été nommé dans le parent. L'ajout d'un inventeur à une demande en instance peut également entraîner la perte d'un pouvoir conféré par l'inventeur, à moins que l'inventeur ajouté ne fournisse une procuration cohérente. 37 C.F.R. § 1.32(d)–(e) (2026); MPEP § 402.02(a). Un ancien employé qui n'est pas disponible ou qui est hostile peut donc transformer ce qui aurait été une seule signature de l'entreprise en une procédure de changement de titulaire et en une présentation séparée de la chaîne de droits.

Le statut de demandeur détermine également qui peut exécuter une déclaration de remplacement. Si les inventeurs sont les déposants, les autres inventeurs-demandeurs conjoints peuvent signer pour un inventeur conjoint qui refuse d'exécuter le serment ou ne peut être trouvé ou atteint, mais un seul inventeur-demandeur ne peut pas exécuter une déclaration de remplacement pour lui-même. Un inventeur décédé ou juridiquement incapable doit normalement être représenté par les voies spécifiées à la règle 1.43 ou par un demandeur non inventeur; les autres inventeurs conjoints ne deviennent pas ce représentant légal de l'inventeur. 37 C.F.R. §§ 1.43, 1.45(a), 1.64(a) (2026); MPEP §§ 409.01(a), 409.02, 604.

La difficulté est plus grande si l'employeur ne tient qu'une promesse future d'attribuer le titre plutôt que le titre actuel. Un changement ultérieur de l'inventeur à l'employeur en tant que demandeur exige la conformité aux règles 3.71 et 3.73,, y compris une démonstration de propriété. 37 C.F.R. §§ 1.46(c)(2), 3.71, 3.73(c) (2026); MPEP § 325. Nommant l'employeur comme demandeur d'origine de la règle 1.46 sur la base d'une obligation exécutoire peut éviter cet obstacle procédural ultérieur, bien qu'il ne transfère toujours pas de titre.

V. Dépôt auprès de l'employeur à titre de demandeur

Lorsque le droit de l'employeur est clair, le nom de l'employeur comme demandeur produit habituellement la structure plus propre d'examen des brevets. La société est identifiée comme le demandeur de la règle 1.46 dans la feuille de données de la demande, et un représentant autorisé de la société exécute la procuration. La société peut alors diriger l'examen des brevets, gérer les continuations et les divisions, et remplacer les conseils sans recueillir de nouveaux pouvoirs auprès de chaque inventeur. 37 C.F.R. §§ 1.32, 1.46, 3.71 (2026); MPEP § 402.

Cette entente assure également la continuité lorsque les employés quittent ou ne coopèrent pas. Étant donné que l'entreprise est le demandeur, un représentant autorisé peut nommer ou remplacer un avocat chargé de l'examen des brevets sans pouvoir de l'ancien employé. Si un inventeur n'a pas exécuté le serment ou la déclaration, l'employeur-demandeur peut exécuter une déclaration de remplacement lorsque l'inventeur est décédé, légalement inapte, a refusé d'exécuter la déclaration, ou ne peut être trouvé ou atteint après un effort diligent. 35 U.S.C. § 115(d); 37 C.F.R. § 1.64(a) (2026).

Le départ seul n'est pas l'un de ces terrains. Un ancien employé joignable qui n'a pas refusé devrait normalement être invité à examiner la demande et à exécuter la déclaration. Si l'employé refuse, le dossier doit conserver la demande et le refus. Si l'employé ne peut être trouvé ou atteint, le dossier doit documenter les voies raisonnables utilisées dans l'effort diligent. Bien que la preuve ne soit habituellement pas présentée avec la déclaration de remplacement, l'USPTO ordonne aux déposants de conserver la preuve des tentatives d'obtenir la signature de l'inventeur. La personne qui exécute la déclaration doit examiner et comprendre la demande, y compris les revendications de brevet, et être consciente de l'obligation de divulgation. Pour un demandeur d'entreprise, le signataire doit avoir le pouvoir d'agir pour la société; un pouvoir d'examen d'un brevet ne permet pas à lui seul à un avocat extérieur d'exécuter la déclaration de remplacement. 37 C.F.R. § 1.64(b)–(c) (2026); MPEP § 604.

Si un inventeur non signataire se joint ultérieurement en soumettant une déclaration, cet acte ne donne pas à l'inventeur le pouvoir d'accorder ou de révoquer le pouvoir dans une demande en vertu de la règle 1.46. 37 C.F.R. § 1.64(f) (2026); MPEP §§ 402.02(a), 604. Nommant le cessionnaire de la totalité de la participation comme le demandeur initial peut avoir un autre avantage en aval: ce cessionnaire peut exécuter le serment de réémission même lors d'une réédition élargie lorsque la demande originale a été déposée en vertu de la règle 1.46 par le cessionnaire de la totalité de la participation. 37 C.F.R. § 1.175(c)(2) (2026); MPEP § 1410.

Le statut d'employeur-demandeur crée néanmoins ses propres risques. L'avocat doit identifier la bonne personne morale. Une société mère, qui emploie une filiale, une société de portefeuille de propriété intellectuelle et une marque commerciale ne sont pas interchangeables. Les documents pertinents peuvent céder des inventions à une entité alors que les instructions de dépôt en nomment une autre. Une fusion, une conversion ou un transfert d'actifs peut aussi avoir déplacé certaines applications, mais pas d'autres.

La désignation du demandeur ne peut remédier à ces défauts. Nommage à Acme Holdings Inc. dans la fiche de données de la demande ne transfère pas une invention détenue par un employé ou obligée à Acme Research LLC. Il ne remplit pas non plus une mission manquante d'un consultant. Tout au plus, la désignation affirme que l'entité identifiée a l'une des bases reconnues par la règle 1.46. L'analyse de la propriété doit toujours être effectuée de façon indépendante.

VI. Emploi Seul ne transfère pas de propriété de brevet

Le point de fond le plus important est aussi celui qui manque le plus souvent : un employeur ne possède pas automatiquement toutes les inventions créées par un employé. La Cour suprême a traité à plusieurs reprises l'inventeur comme le propriétaire initial, à moins qu'un accord ou une doctrine étroite de common law n'en dispose autrement. États Unis, 563 U.S. à 785–87; United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178, 187–89 (1933).

Un accord écrit explicite d'attribution d'invention est donc le point de départ le plus fiable. L'accord devrait être revu en fonction de son champ d'application, du droit applicable, des dates d'entrée en vigueur, des inventions exclues, des dispositions relatives à l'après-mandat, des obligations de coopération et de l'identité juridique du bénéficiaire. L'avocat devrait également déterminer s'il a des effets sur un moyen de transport actuel ou s'il crée simplement une obligation contractuelle future.

Les décisions de Federal Circuit ont distingué un langage qui attribue actuellement des inventions futures, telles que, par exemple, les cessions, de la langue promettant qu'un employé, ou un accord d'attribuer à l'avenir. Une cession actuelle peut fonctionner automatiquement lorsque l'invention visée entre en vigueur, tandis qu'une promesse de cession peut nécessiter un moyen de transmission ultérieur pour transférer un titre juridique. FilmTec Corp. v. Allied-Signal Inc., 939 F.2d 1568, 1572–73 (Fed. Cir. 1991); Bd. of Trs. of Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 583 F.3d 832, 841–42 (Fed. Cir. 2009), aff.d, 563 U.S. 776 (2011). Toutefois, les mots ne doivent pas être évalués isolément; l'accord doit être interprété dans son ensemble en vertu du droit applicable. Omni MedSci, Inc. v. Apple Inc., 7 F.4th 1148, 1152, 1154, 1156–57 (Fed. Cir. 2021).

Le différend de Stanford illustre les enjeux. L'accord de Stanford a déclaré que le chercheur -agree[d] to assigner des inventions à l'université, tandis qu'un accord ultérieur avec Cetus a déclaré qu'il cédera et fera céder par les présentes ses droits à Cetus. Le Federal Circuit a conclu que cette dernière langue a effectué une affectation actuelle qui a pris la priorité sur l'affectation ultérieure de Stanford. États Unis, 583 F.3d à 837, 841–42. La Cour suprême a confirmé sur la question Bayh-Dole mais n'a pas expressément examiné la construction de Federal Circuit de ces accords. États Unis, 563 U.S. à 784 n.2. Le fait que Stanford ait poursuivi les brevets n'a pas réparé la chaîne de titres.

Les doctrines de common law offrent une protection plus étroite. Un employé expressément embauché pour résoudre un problème défini ou pour exercer des facultés inventives peut avoir le devoir d'attribuer l'invention qui en résulte. Standard Parts Co. v. Peck, 264 U.S. 52, 58–60 (1924). Cependant, l'emploi général dans un rôle d'ingénierie ou de recherche n'établit pas nécessairement que l'employé a été embauché pour inventer le sujet particulier. Dubilleur, 289 U.S. à 187–90. Lorsqu'un employé invente en utilisant le temps ou les ressources de l'employeur, mais conserve un titre, l'employeur peut obtenir seulement un droit d'achat non exclusif de l'invention. Id. at 188–89. Un droit de magasin n'est pas un droit de propriété et ne devrait pas être considéré comme une base courante pour désigner l'employeur comme unique cessionnaire-demandeur ou invoquer § 102(b)(2)(C). L'avocat en brevets ne devrait pas non plus importer des droits d'auteurs, des travaux faits pour la doctrine de l'embauche dans l'analyse de la propriété des brevets.

Le droit de l'État peut limiter davantage les dispositions relatives à l'invention des employés. La Californie, par exemple, exclut certaines inventions développées entièrement sur le temps propre de l'employé sans ressources d'employeur spécifiées, sous réserve des exceptions légales. C'est bon. Labo. Code § 2870(a) (West 2026). La Federal Circuit a également refusé d'appliquer une disposition générale exigeant la cession d'inventions post-emploi admissibles en vertu de l'interdiction de restrictions du commerce imposée par la Californie. Whitewater West Indus., Ltd. v. Alleshouse, 981 F.3d 1045, 1051–57 (Fed. Cir. 2020). D'autres États ont adopté leurs propres limites. La validité et la portée de l'obligation d'un employé exigent donc une analyse de l'état et des faits plutôt qu'une hypothèse fondée sur le titre du poste.

VII. La déclaration de l'inventeur n'est pas une mission

Même lorsque l'employeur est le demandeur, les inventeurs effectifs doivent habituellement prêter serment ou faire une déclaration indiquant qu'ils se considèrent comme l'inventeur initial ou l'inventeur conjoint de l'invention revendiquée et autorisant la demande. 35 U.S.C. § 115(a)–(b); 37 C.F.R. § 1.63(a) (2026). La règle 1.46 préserve expressément cette exigence pour les demandes déposées par un cessionnaire ou un cessionnaire obligé. 37 C.F.R. § 1.46(d) (2026).

La déclaration ne comporte pas de titre. Il s'adresse à l'inventeur et aux représentations statutaires de l'inventeur. Une cession porte sur la propriété. Les deux fonctions peuvent être combinées en un seul instrument si le document contient les déclarations requises et satisfait par ailleurs aux règles applicables, mais que les fonctions juridiques demeurent distinctes. 35 U.S.C. § 115(e); 37 C.F.R. § 1.63(e) (2026).

De même, une déclaration de remplacement n'est pas simplement une alternative pratique lorsque la collecte d'une signature d'inventeur est lente. Il n'est disponible que pour des motifs précis, y compris le décès, l'incapacité légale, le refus ou l'incapacité de trouver ou d'atteindre l'inventeur après un effort diligent. 35 U.S.C. § 115(d); 37 C.F.R. § 1.64(a) (2026). Le dossier de dépôt doit documenter le fondement applicable, en particulier lorsque le refus ou les efforts diligents peuvent être remis en question par la suite.

Le refus pertinent est un refus d'exécuter le serment ou la déclaration de l'inventeur. Un ancien employé qui refuse de signer une affectation, aide aux dépôts à l'étranger, répond à des questions techniques ou fournit un témoignage n'autorise pas par lui-même une déclaration de substitution à moins qu'une des conditions énoncées dans la règle 1.64S n'existe également. La déclaration de remplacement corrige le serment ou la déclaration manquante; elle ne transfère pas le titre de propriété ou n'oblige pas une coopération plus large.

La collecte de la déclaration devrait donc être traitée comme faisant partie de la déclaration ou de l'exclusion des employés plutôt que comme étant reportée indéfiniment. L'employé doit avoir examiné et compris la demande, y compris les revendications de brevet, avant de signer, de sorte que l'avocat ne devrait pas demander une déclaration générique non liée à une demande identifiable. 37 C.F.R. § 1.63(c) (2026). Toutefois, une fois qu'une déclaration conforme a été exécutée et déposée, l'USPTO peut généralement ne pas exiger de l'inventeur qu'il répète une déclaration équivalente pour la même demande ou le brevet qui en résulte simplement parce que les revendications de brevet changent ultérieurement. 35 U.S.C. § 115(h)(2).

La pratique du son est donc une fermeture à deux voies. La piste d'examen des brevets porte sur l'inventeur, l'identification du demandeur, la fiche technique de la demande, la procuration et les déclarations ou déclarations de remplacement de l'inventeur. La voie de propriété porte sur l'entente d'emploi, les cessions spécifiques aux demandes, toutes les participations des co-inventeurs, le cessionnaire de la société, l'inscription, les droits étrangers, la protection continue et les changements ultérieurs de titre. Remplir une piste ne remplit pas l'autre.

VIII. Lorsque l'inventeur quitte, il ne peut être atteint ou refuse de coopérer.

Tous les problèmes de l'inventeur décédé ne sont pas les mêmes. Un ancien employé peut rester joignable et coopératif, être réellement indisponible après un effort diligent, ou peut contester activement les droits de l'entreprise. Les règles de dépôt traitent du refus réel et de l'indisponibilité, et non du désagrément ordinaire. Le portefeuille le plus sûr ne dépend donc pas de la qualification d'un processus difficile de hors-bord comme un substitut légal aux travaux qui auraient pu être achevés plus tôt.

A. Autorité d'examen des brevets et titre Can Diverge

Le statut d'employeur-demandeur est très utile en tant que dispositif de continuité lorsque le titre n'est pas encore entièrement papier. L'article 118 et la règle 1.46 permettent à une personne ayant une obligation exécutoire de cession de s'appliquer, même si un moyen de transport distinct n'a pas encore transféré le titre légal. 35 U.S.C. § 118; 37 C.F.R. § 1.46(a) (2026). Par contre, un employeur qui a permis à l'inventeur de demeurer demandeur et qui veut ensuite prendre le contrôle en vertu des règles 3.71 et 3.73 doit généralement établir la propriété. Si le contrat de travail ne fait que promettre une cession future et que l'ancien employé refuse de l'exécuter, l'entreprise peut avoir besoin d'exécuter le contrat avant de pouvoir achever la chaîne de propriété ou d'agir en qualité d'unique cessionnaire-demandeur.

La distinction entre un transfert actuel et une promesse de transfert devient particulièrement importante après le départ. La langue qui effectue une cession actuelle peut transférer automatiquement les droits couverts lorsque l'invention prend naissance; la langue qui indique que les droits seront normalement attribués ne le fait pas. Arachnid, Inc. v. Merit Indus., Inc., 939 F.2d 1574, 1580–81 (Fed. Cir. 1991); FilmTec Corp. v. Allied-Signal Inc., 939 F.2d 1568, 1572–73 (Fed. Cir. 1991). Un litige instructif avant l'AIA montre les deux pistes dans la pratique: l'université a été en mesure de poursuivre les dépôts de brevets sans la coopération de l'inventeur, mais séparément a dû plaider pour forcer la cession promise. Univ. of W. Va. Bd. of Trs. v. VanVoorhies, 278 F.3d 1288, 1292–99 (Fed. Cir. 2002). La procédure de substitution moderne est différente, mais la leçon reste : la capacité de poursuivre sans signature d'un inventeur n'est pas la même que la propriété.

B. Poursuites et inventeurs

Un ancien employé n'a pas nécessairement besoin d'exécuter une nouvelle déclaration pour chaque continuation ou division. Un serment, une déclaration ou une déclaration de remplacement conforme de la part du parent peut être utilisé dans une demande continue si elle a été exécutée et déposée auprès du parent et si la copie requise est présentée dans la demande continue. 37 C.F.R. § 1.63(d)(1) (2026); MPEP § 602.05(a). Toutefois, un nouvel inventeur qui n'a pas exécuté une déclaration conforme auprès du parent doit prêter serment ou faire une déclaration ou être couvert par une déclaration de remplacement appropriée. 37 C.F.R. §§ 1.48(b), 1.63(d)(3) (2026).

Les modifications apportées aux revendications de brevet peuvent changer la qualité d'inventeur au cours de l'examen des brevets. Une demande en instance peut être corrigée en vertu de 35 U.S.C. § 116 et de la règle 1.48 au moyen d'une demande, d'une feuille de données de la demande corrigée et d'une taxe applicable. Cette procédure n'exige pas habituellement que chaque inventeur nommé initialement approuve la correction, bien qu'un nouvel inventeur doive satisfaire à l'exigence de déclaration sous serment ou substitut. 37 C.F.R. § 1.48(a)–(c) (2026); MPEP § 602.01(c)(1). La correction de l'invention ne consolide pas elle-même la propriété. Si un ancien employé ajouté conserve des droits, cette personne peut conserver un intérêt indivis malgré le statut de demandeur de l'entreprise. Voir États Unis, 563 U.S. à 785–87; Échicon, 135 F.3d à 1460.

Le problème devient moins indulgent après l'émission. La correction administrative prévue à l'article 256 et à la règle 1.324 exige des déclarations des inventeurs concernés et l'accord des cessionnaires concernés. Un ancien employé non coopératif peut donc empêcher une correction consensuelle par l'intermédiaire de l'USPTO, laissant une correction ordonnée par le tribunal sous le § 256(b) comme une voie potentiellement plus coûteuse. 35 U.S.C. § 256(a)–(b); 37 C.F.R. § 1.324(b) (2026); MPEP § 1481.02. L'invention doit être réexaminée avant l'allocation, en particulier lorsque les revendications de brevet ont été substantiellement modifiées après le dépôt initial.

C. Préserver les preuves avant que la coopération ne soit perdue

Un inventeur non disponible n'invalide pas automatiquement un brevet ou n'empêche pas la poursuite de l'examen du brevet. Le problème le plus courant est la preuve. Des litiges ultérieurs peuvent exiger une preuve de conception, une contribution à des revendications de brevet particulières, la portée et le moment d'une obligation de cession, l'origine d'une divulgation ou le droit de la société de se fonder sur une déclaration de l'inventeur. Les contestations en matière d'invention exigent des preuves exigeantes, et il faut normalement corroborer les témoignages présumés de co-inventeurs. BearBox LLC v. Lancium LLC, 125 F.4th 1101, 1117–19 (Fed. Cir. 2025). Les divulgations contemporaines d'inventions, les carnets de notes, les dossiers de conception, les dépôts de sources, les courriels, les renseignements sur les témoins, les ententes signées et les mémoires d'enregistrement de revendications de brevets peuvent donc être plus fiables que de tenter de reconstruire l'enregistrement après la détérioration d'une relation.

L'avis de départ devrait déclencher un examen des brevets hors-bord. L'entreprise devrait recenser les divulgations d'inventions et les familles de brevets de l'employé, identifier les déclarations et les cessions en cours, confirmer les dossiers du demandeur et du pouvoir d'attraction, conserver les coordonnées actuelles, déterminer si les revendications ou les continuations de brevets prévues peuvent modifier la qualité d'inventeur et consigner les documents nécessaires pour établir la chaîne d'entreprise pertinente. L'objectif n'est pas de retirer l'ancien employé du dossier. Il s'agit d'empêcher l'autorité chargée de l'examen des brevets, le titre et la preuve historique de dépendre de la coopération volontaire après la cessation de l'emploi.

IX. Statut du demandeur et disponibilité de l'état de la technique

La distinction entre l'inventeur, le déposant et le propriétaire est également importante lorsqu'une société cite des demandes de brevet antérieures contre une demande ultérieure. Le principe de contrôle est simple : la désignation du demandeur ne change pas lui-même l'univers de l'avant-garde.

A. Section 102(a)(2) semble inventorer, pas l'identité du demandeur

La section 102(a)(2) porte sur certains brevets américains, sur les publications des demandes de brevet américaines et sur les publications WIPO admissibles qui ont été effectivement déposées avant la date de dépôt effective de l'invention revendiquée et sur un autre inventeur. 35 U.S.C. § 102(a)(2), d). L'enquête concerne l'entité inventive, et non le demandeur désigné dans la fiche de données de la demande.

Un document de brevet antérieur désignant exactement la même entité inventive ne satisfait habituellement pas à une autre exigence d'inventeur. Si même un inventeur diffère, cependant, les entités inventives sont différentes et le document antérieur peut potentiellement être admissible en vertu du § 102(a)(2), sous réserve des exceptions légales. MPEP § 2154.01(c). Le changement de la demande ultérieure du candidat de l'employé à l'employeur ne modifie pas cette analyse parce qu'elle ne change pas la qualité d'inventeur.

B. L'exception relative à la propriété commune ou à l'attribution-Obligation

L'article 102(b)(2)(C) supprime une divulgation qui est autrement admissible en vertu du § 102(a)(2) lorsque l'objet divulgué et l'invention revendiquée, au plus tard à la date de dépôt effective de l'invention revendiquée, appartiennent à la même personne ou sont soumises à une obligation de cession à la même personne. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C). Bien invoquée, l'exception empêche l'objet touché de soutenir soit un rejet anticipé en vertu du § 102, soit un rejet évident en vertu du § 103. MPEP §§ 717.02(b), 2154.02(c).

Les faits opérationnels sont la propriété historique et les obligations de cession exécutoires. Si les employés demeurent les demandeurs, mais que les deux inventions étaient la propriété de l'Acme ou étaient soumises à des obligations de cession exécutoires à la date pertinente, le § 102(b)(2)(C) peut s'appliquer. Si Acme est nommée demandeur mais n'était pas propriétaire des intérêts pertinents et n'avait pas d'obligation de cession valide à cette date, l'étiquette du demandeur ne crée pas l'exception.

Ce point explique également pourquoi les enquêtes 1.46 et § 102(b)(2)(C) peuvent se chevaucher sans devenir identiques. Une convention d'emploi créant une obligation de cession peut à la fois autoriser l'employeur à déposer une demande et appuyer l'exception de l'art antérieur. Mais ni la fiche de données de la demande ni le statut de demandeur fondé uniquement sur un intérêt propriétaire suffisant, n'établit common ownership ou une obligation de céder au sens de l'article 102(b)(2)(C).

C. Le calendrier peut être négatif

La propriété ou l'obligation exécutoire doit exister au plus tard à la date de dépôt effective de l'invention revendiquée. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C). Étant donné que la date de dépôt effective est propre à une revendication de brevet, la date pertinente peut être la date de dépôt d'une demande provisoire ou d'une autre demande de priorité qui appuie la revendication de brevet. Voir 35 U.S.C. § 100(i).

Une cession confirmative exécutée plus tard n'est pas nécessairement fatale si une obligation contraignante existait déjà à la date de dépôt effective. À l'inverse, une cession postérieure au dépôt ne peut créer rétroactivement l'exception lorsque la propriété ou l'obligation admissible n'existait pas au moment critique. La présente déclaration selon laquelle les demandes sont maintenant propriété courante est insuffisante. Il ne suffit pas non plus d'une attente morale ou d'une autre attente inexécutable. MPEP § 717.02(a).

Cette règle de calendrier devrait avoir une incidence sur l'apport du portefeuille. L'avocat qui évalue une référence interne à l'article 102(a)(2) doit indiquer la date de dépôt effective de chaque revendication de brevet touchée, les dates et la portée des conventions collectives, l'entité à laquelle chaque invention a été cédée ou obligée, et déterminer si une cession spécifique à une demande a simplement confirmé une obligation préexistante ou a d'abord créé l'obligation pertinente.

Le départ ultérieur d'un employé ne change pas si une obligation d'affectation admissible existait à la date de dépôt effective, mais il peut rendre les faits historiques plus difficiles à prouver. L'entreprise devrait conserver l'entente de travail et les modifications exécutées, leurs dates d'entrée en vigueur, les dates d'emploi de l'employé, les divulgations d'invention, les cessions spécifiques à la demande et tout document de fusion ou de succession liant le bénéficiaire nommé au propriétaire actuel. Une cession confirmative ultérieure peut prouver une obligation antérieure; elle ne peut en créer une rétroactivement. MPEP § 717.02(a). Le dossier ne devrait donc pas dépendre de l'obtention d'une déclaration d'un ancien employé après le rejet d'un § 102(a)(2).

D. La propriété commune doit être complète et correctement alignée

Le USPTO traite le common ownership comme la propriété totale de l'objet invoqué et la propriété totale de l'invention revendiquée par la même personne ou un groupe de propriété identique. Moins de 100 pour cent de la propriété n'est généralement pas admissible. MPEP § 717.02(a).

Cette exigence crée des pièges d'entreprise récurrents. Une référence antérieure appartenant à un parent et une invention ultérieure appartenant à une filiale ne sont pas la propriété courante du seul fait que les sociétés sont affiliées. Différentes filiales sont également des personnes morales différentes. Un consultant découvert ou un co-inventeur universitaire peut empêcher les intérêts de s'aligner. Une licence ne crée habituellement pas common ownership lorsque le donneur de licence conserve les droits de propriété de base. Id. Seul l'objet effectivement invoqué dans le rejet doit toutefois satisfaire à l'exception; d'autres divulgations dans le même renvoi peuvent rester disponibles.

E. L'exception est puissante mais étroite

La section 102(b)(2)(C) ne s'applique qu'à l'état de la technique au titre du § 102(a)(2). Il n'est pas limité par un délai de grâce d'un an, mais il ne supprime pas un document qui se qualifie indépendamment comme l'état de la technique en vertu du § 102(a)(1). MPEP § 2154.02(c). Si un brevet ou une demande antérieur d'une société était accessible au public avant la date de dépôt effective de la revendication postérieure, sa publication ou sa délivrance peut demeurer antérieure à l'article 102(a)(1) nonobstant common ownership.

L'exception n'élimine pas non plus le double brevetage de type légal ou évident fondé sur les revendications de brevet du document de brevet antérieur. Le document peut demeurer pertinent en tant que preuve d'habilitation, d'inhérence ou de l'état de la technique même s'il ne peut pas être utilisé en tant qu'état de la technique en vertu de §§ 102 ou 103. MPEP §§ 717.02(b), 2154.02(c).

F. Invoquer l'exception à l'USPTO

L'exception est habituellement invoquée au moyen d'une déclaration claire et évidente selon laquelle l'objet invoqué et l'invention revendiquée appartenaient à la même personne ou étaient soumis à une obligation de cession à cette même personne au plus tard à la date de dépôt effective. 37 C.F.R. § 1.104(c)(4)(i) (2026); MPEP § 717.02(a). Un praticien autorisé en vertu de la règle 1.33(b) peut signer la déclaration même lorsque les inventeurs restent les déposants. Par conséquent, le statut d'employeur-demandeur n'est pas tenu de présenter l'exception.

La déclaration est requise même si les affectations ont été enregistrées. Les ententes, les cessions, les déclarations ou les décisions de justice ne doivent normalement pas accompagner la déclaration à moins que des preuves indépendantes ne créent un doute matériel. MPEP § 717.02(a)–(b). Le conseil devrait néanmoins confirmer et préserver la base factuelle avant de faire la déclaration, en particulier lorsque l'inventeur concerné est parti et qu'il peut ne pas l'aider plus tard. Le statut d'employeur-demandeur, une affectation postérieure à la date critique ou common ownership seulement au moment de la réponse n'établit pas le fait historique que l'article 102(b)(2)(C) exige. Cette présentation ne doit pas être confondue avec une déclaration de la règle 1.130, qui met principalement en œuvre les exceptions d'origine inventeur et de divulgation publique antérieure en vertu des § 102(b)(1)(A)–(B) et 102(b)(2)(A)–(B). Voir 37 C.F.R. § 1.130 (2026); MPEP §§ 717.01, 717.02.

La section 102(c) fournit un chemin distinct pour certains travaux effectués en vertu d'un accord écrit de recherche conjointe admissible. L'accord doit avoir été en vigueur au plus tard à la date de dépôt effective, l'invention revendiquée doit avoir résulté d'activités relevant de son champ d'application et la demande doit identifier ou être modifiée pour identifier les parties. 35 U.S.C. §§ 100(h), 102(c); 37 C.F.R. §§ 1.71(g), 1.104(c)(4)(ii) (2026). L'identité du demandeur n'est pas le fait qui le contrôle.

Il y a un effet procédural limité à noter. Lorsque deux demandes en instance ont un déposant commun, un inventeur commun ou un cessionnaire commun, l'USPTO peut faire un § 102(a)(2) provisoire ou un § 103 rejeté sur la base de la demande antérieure, non publiée. MPEP § 2154.01(d). Le fait de nommer l'employeur comme demandeur dans les deux demandes peut rendre cette relation plus évidente plus tôt. Cela peut affecter lorsque le rejet provisoire apparaît, mais il ne modifie pas le statut légal final de la référence après § 102(b)(2)(C) est correctement invoqué.

X. Les documents de propriété et la désignation du demandeur sont des voies parallèles

Une entreprise ne devrait pas choisir entre des documents exacts et des documents de propriété exacts. Il a besoin des deux. Le dossier d'examen des brevets devrait identifier les inventeurs et le demandeur légalement supportable, comprendre un pouvoir effectif et contenir les déclarations ou déclarations de remplacement requises. Le fichier de propriété devrait établir la chaîne de chaque inventeur à l'entité visée.

En ce qui concerne les inventions d'employés, ce dossier de propriété devrait normalement comprendre l'entente de travail en vigueur et une affectation spécifique à une demande. Le document spécifique à la demande peut confirmer la famille de brevets, les droits étrangers, la poursuite et la couverture divisionnaire, le droit de revendiquer la priorité, et l'obligation continue de l'inventeur d'aider. Il fournit également un dossier propre pour la diligence, même lorsqu'une clause d'attribution actuelle transfère automatiquement des droits.

Le moment de ce papier est important sur le plan opérationnel. Un pacte de coopération peut prévoir un recours contractuel si un ancien employé refuse de signer, mais l'appliquer peut ajouter du retard et des dépenses. Le cours le plus fiable est d'obtenir une affectation actuelle et spécifique à l'application pendant que l'employé reste disponible et de le rédiger expressément pour couvrir la demande, ses droits de priorité, les continuations, les divisions, les rééditions, les homologues étrangers et d'autres membres de la famille visés.

La poursuite des demandes en partie doit faire l'objet d'une attention particulière. Une cession associée à une demande principale porte généralement sur une continuation ou une division en ce qui concerne un objet commun, mais elle ne transfère pas automatiquement des droits en matière nouvelle divulgués pour la première fois dans une continuation en partie. MPEP § 306. L'enregistrement séparé d'une demande d'enfant produit également une chaîne publique plus claire. La désignation de l'employeur comme demandeur peut simplifier l'examen et la délivrance des brevets, mais elle ne peut se substituer à un moyen de transport suffisamment large pour parvenir à l'objet de la demande d'enfant.

Les affectations doivent être enregistrées rapidement. La section 261 exige que les cessions soient faites par écrit et peuvent subordonner une cession non enregistrée à un acheteur ou à un hypothèque ultérieur à titre de valeur sans préavis, à moins que la cession ne soit enregistrée dans les trois mois ou avant la transaction ultérieure. 35 U.S.C. § 261. L'inscription USPTO est un avis important et une pratique de la chaîne de propriété, mais elle est ministérielle et ne détermine pas si le document sous-jacent est valide. 37 C.F.R. § 3.54 (2026); MPEP § 317.03.

Le manque de documents d'anciens employés devient particulièrement attribuable au financement, à l'acquisition, à la délivrance de permis et à la diligence en matière d'application de la loi. Si un inventeur omis conserve un droit de propriété, ce copropriétaire peut habituellement pratiquer ou concéder une licence sans le consentement de la société et doit normalement se joindre à une action en contrefaçon. 35 U.S.C. § 262; Échicon, 135 F.3d à 1460, 1467–68. La désignation du demandeur et l'inscription USPTO ne corrigent pas un transfert défectueux. Un portefeuille dont le titre dépend de l'obtention d'une signature hostile d'un ancien employé est donc plus difficile à transiger et à faire respecter même si l'examen des brevets s'est poursuivi sans interruption.

La même séparation s'applique au statut de taxe. Un inventeur ne peut pas fabriquer l'admissibilité à une petite entité en demeurant le demandeur nommé lorsque l'inventeur a cédé ou est tenu de céder des droits à une entité qui ne remplit pas les conditions requises. Les déterminations des petites et micro-entités mettent en jeu les droits, les licences et les obligations de cession réels, et non l'étiquette dans le champ demandeur. 37 C.F.R. §§ 1.27(a), 1.29 (2026); MPEP §§ 509.02, 509.04.

XI. L'avocat devrait également préciser qui le client est

Lorsque l'entreprise retient les services d'un avocat chargé de l'examen des brevets, mais que les employés sont nommés comme demandeurs, la mission et les communications doivent indiquer clairement qui représente l'avocat. Le statut d'inventeur en tant que déposant ne fait pas nécessairement de l'inventeur un client individuel, mais le dossier d'examen de brevet peut créer de la confusion si la distinction n'est pas expliquée.

L'employé doit comprendre que la déclaration, l'affectation et la procuration de l'inventeur remplissent différentes fonctions. Si l'employé et l'employeur ne sont pas d'accord au sujet de l'inventeur, de la propriété, de la rémunération, de la portée de la cession ou de la disposition des droits, l'avocat devrait déterminer si les intérêts ont divergé et si une représentation continue est permise. Voir 37 C.F.R. § 11.107(a)–(b) (2026); Règles types de Pro. Conduite r. 1.13(f) (Am. Bar Assen 2024).

XII. Conclusion

Le choix entre un candidat inventeur-employé et un candidat acquéreur-employeur n'est pas simplement cosmétique. Elle détermine qui dirige officiellement l'examen des brevets et peut affecter matériellement la continuité administrative. Mais il ne change pas qui a inventé l'objet revendiqué, ne transfère pas lui-même la propriété, et ne détermine pas si un dépôt de brevet antérieur est de l'état de la technique.

Lorsque le droit de l'employeur et l'identité de l'entreprise sont clairs, le nom de l'employeur comme le demandeur de la règle 1.46 fournit habituellement la structure la plus propre. La société devrait néanmoins obtenir et enregistrer les cessions, préserver les conventions collectives établissant des obligations préexistantes, confirmer que tous les intérêts co-inventeurs sont couverts, et vérifier la propriété pertinente à partir de chaque revendication de brevet.

L'indisponibilité d'un ancien employé ne contrevient pas normalement à un portefeuille bien structuré alors que la coopération restait disponible. Le plus souvent, il montre si l'autorité chargée de l'examen des brevets, la couverture des cessions, les dossiers d'invention et les preuves historiques de propriété ont été obtenus avant qu'elles ne deviennent contestées.

La formulation la plus fiable est donc simple : l'inventeur identifie les êtres humains qui ont conçu l'invention revendiquée; le statut de demandeur identifie ceux qui agissent devant l'USPTO; la propriété identifie ceux qui détiennent les droits; et le § 102(b)(2)(C) engage des obligations de propriété ou de cession exécutoire, et non l'étiquette du demandeur.