Résumé analytique: Cet article fait valoir que l'examen des demandes de brevet par l'examinateur est mieux compris comme une forme de plaidoyer médiatique que comme le processus contradictoire pour lequel les avocats sont traditionnellement formés. Contrairement aux litiges, l'examen des brevets ne concerne aucun demandeur adverse, le droit juridique revendiqué demeure mutable, et l'examinateur et le demandeur cherchent en fin de compte à déterminer correctement la brevetabilité, bien qu'ils abordent cet objectif à partir de différents rôles institutionnels. L'examen effectif des brevets repose donc sur les compétences associées à la médiation : identifier les intérêts sous les positions énoncées, diagnostiquer la source réelle de désaccord, tester les hypothèses en fonction du cahier des charges, de l'état de la technique, du droit applicable et des objectifs commerciaux, générer des solutions de rechange fondées sur des revendications, et reconnaître quand la discussion continue devrait donner lieu à une requête ou à un appel. S'appuyant sur les directives actuelles d'entrevue USPTO et la recherche empirique associant des entrevues d'examinateurs avec moins de rapports d'examen de l'USPTO à la disposition, l'article traduit cette théorie en recommandations pratiques pour la préparation, la conduite et la commémoration des entrevues. Elle reconnaît également les limites du modèle, y compris les pressions de production de l'examinateur, le devoir de candeur, les risques liés à l'examen des brevets et le risque de rétrécissement inutile. En fin de compte, l'article soutient que les meilleurs procureurs en matière de brevets savent à la fois comment résoudre les problèmes de rédaction des revendications en collaboration et quand un différend exige un jugement formel.
I. Présentation
L’instruction la plus révélatrice dans le document de mai 2026 de l’United States Patent and Trademark Office Pratiques exemplaires de l'entrevue n'est pas procédural. C'est professionnel. Les examinateurs et les candidats ne devraient pas mener d'entrevues en tant qu'adversaires, explique le guide, parce que la collaboration est plus efficace que l'argumentation. Les États-Unis Pat. & Marquer hors. , Pratiques exemplaires de l'entrevue 5 (mai 2026)C'est vrai. Ces sentences remettent en question un instinct intégré à la plupart des avocats bien avant qu'ils ne poursuivent leur première demande de brevet.
L'éducation juridique est organisée en grande partie autour des différends. Les faits se sont produits, les intérêts des parties ont divergé et les instruments juridiques en vigueur sont fixés. L'avocat apprend à identifier l'erreur de l'adversaire, défendre une position, préserver chaque argument, et persuader un décideur neutre de déclarer un gagnant. Il est naturel de mener cette formation à l'examen de la demande de brevet. Un rapport d'examen de l'USPTO peut ressembler à un mémoire contraire. Un rejet peut avoir l'impression d'une décision défavorable. Une réponse peut devenir un effort pour vaincre chaque phrase écrite par l'examinateur.
Mais l'examen ordinaire n'est pas une procédure en miniature. Il n'y a pas de demandeur adverse devant l'examinateur. Les revendications de brevet ne sont pas fixées; elles sont encore en cours de formation. L'examinateur ne s'oppose pas à l'avocat, mais à un décideur public chargé de déterminer si le demandeur a droit à un brevet. Et le travail central de l'examen des brevets n'est souvent pas de gagner un argument sur un droit juridique existant. Il identifie un langage qui créera un droit légal, défendable et commercialement utile.
L'examen de la demande de brevet est donc mieux compris comme un système décisionnel mené, dans sa phase pré-appel ordinaire, par des techniques de médiation. L'analogie est fonctionnelle plutôt que institutionnelle. Un examinateur n'est pas le tiers animateur impartial envisagé par la médiation conventionnelle et ne peut compromettre les exigences légales en matière de brevetabilité. Voir Normes de conduite types pour les médiateurs C'est vrai. & stds. I–II (Am. Arb. Ass. Ass., Am. Bar Ass. et Ass. Ass. pour la résolution des conflits. 2005). Pourtant, l'efficacité de l'examen des brevets dépend de beaucoup des mêmes compétences qui rendent la médiation efficace : distinguer les intérêts des positions, diagnostiquer la source réelle de désaccord, tester les hypothèses en fonction de critères objectifs, générer des solutions de rechange et savoir quand la poursuite des négociations est inférieure à l'arbitrage. Cette approche peut être appelée plaidoyer médiatique. Il ne demande pas au procureur des brevets de plaider moins vigoureusement. Il demande au procureur de choisir la forme de plaidoyer qui convient au processus.
II. Le mauvais modèle mental
Le modèle contradictoire commence par les parties adverses. Chaque partie bénéficie si l'autre perd, et un décideur distinct résout son différend. L'examen des brevets au niveau de l'examinateur n'a pas cette structure. L'examinateur ne possède aucun droit concurrent, ne représente aucun contrevenant accusé et n'obtient aucune victoire institutionnelle simplement parce qu'une demande est rejetée. Le Congrès ordonne plutôt à l'USPTO d'examiner la demande et de délivrer un brevet si le déposant a droit à un brevet en vertu de la loi. 35 U.S.C. § 131 (2024). La responsabilité de l'examinateur n'est donc ni d'obtenir l'acceptation, ni de l'empêcher, mais de faire une détermination indépendante de la brevetabilité.
L'USPTO décrit cette responsabilité en termes délibérément équilibrés. L'Office a à la fois l'obligation de ne pas délivrer injustement des brevets et l'obligation de ne pas refuser injustement des brevets, et l'innovation est mieux servie lorsqu'un inventeur reçoit la portée de la protection qui est méritée. Les États-Unis Pat. & Marquer hors. , Manuel de procédure d'examen des brevets § 2001.04 (9th ed., Rev. 01.2024, nov. 2024) [ci-après MPEP]. Ce n'est pas le mandat d'un adversaire. C'est le mandat d'un gardien.
Le Court of Customs and Patent Appeals a fait le point plus directement il y a plus de cinquante ans. L'examen ex parte d'une demande de brevet et l'examen d'une demande de brevet ne doivent pas être considérés comme une procédure contradictoire. Norton v. CurtissC'est vrai. 433 F.2d 779, 794 (C.C.P.A. 1970). Norton Il s'agit d'allégations d'inconduite plutôt que d'un désaccord ordinaire sur la brevetabilité, mais sa description de la relation institutionnelle demeure importante. L'examen exige à la fois l'établissement des faits et l'arbitrage, souvent en raison de contraintes de temps et d'information importantes. Id. L'office dépend donc du déposant pour obtenir un compte rendu exact de l'invention, des faits techniques pertinents et du matériel d'information connu en ce qui concerne la brevetabilité.
Cette dépendance renforce la raison pour laquelle l'analogie de l'opposant ordinaire est incomplète. Bien que l'avocat en litige doive également faire preuve de franchise et de véracité, la règle 56 impose à ceux qui sont associés à la demande une obligation de franchise et de bonne foi propre à l'examen d'un brevet. La règle commence par la prémisse qu'un brevet est affecté avec un intérêt public. 37 C.F.R. § 1.56(a) (2025). De même, la Cour suprême a souligné l'intérêt primordial du public pour les brevets qui ne sont pas frauduleux et qui restent limités à leur portée légitime. Precision Instrument Mfg. Co. v. Auto. Maint. Mach. Co., 324 U.S. 806, 816 (1945). Et la Cour a dit que la relation entre les praticiens des brevets et l'Office exige le degré le plus élevé de franchise et de bonne foi. Kingsland v. Dorsey, 338 U.S. 318, 319 (1949) (par curiam).
Ces autorités sont invoquées ici pour les relations professionnelles et institutionnelles qu'elles décrivent, et non comme des déclarations de la norme moderne en matière de conduite inéquitable. La décision de la Federal Circuit Thérase Cette doctrine a considérablement resserré. Dans les affaires ordinaires de non-divulgation, l'auteur de l'infraction doit généralement prouver à la fois son intention spécifique de tromper et son matérialité, et les deux éléments doivent être établis séparément. Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276, 1287, 1290–91 (Fed. Cir. 2011) (en banc).
Rien de tout cela n'élimine le plaidoyer. Les demandeurs peuvent – et devraient – contester des conclusions non étayées, des constructions incorrectes de revendications de brevets, des justifications déficientes sur le plan juridique et des raccourcis de procédure inappropriés. Mais elle rejette l'idée que l'examinateur soit abordé comme un opposant dont les concessions sont extraites et dont les erreurs sont accumulées pour une utilisation ultérieure. Le meilleur point de départ est un objectif partagé, bien qu'il ne soit pas identique : déterminer correctement ce que le demandeur peut légitimement revendiquer.
III. Deux réponses au même rejet
Considérez une application revendiquant un contrôleur de batterie qui modifie un protocole de charge basé sur un état de dégradation prévu. La description du brevet explique que le contrôleur tire la prédiction des données historiques du cycle thermique et utilise le résultat pour réduire les dommages à long terme de la batterie. L'examinateur rejette la revendication de brevet comme étant évidente sur deux références. La première estime qu'une batterie présente l'état de santé à partir de l'impédance actuelle et ajuste la charge en conséquence. La deuxième prévoit la dégradation future des équipements industriels à partir de données d'exploitation historiques. L'examinateur explique que la deuxième technique de prévision de référence améliorerait le premier régulateur de batterie de référence.
Une réponse formée par un litige peut attaquer chaque élément du rejet. Elle peut faire valoir que la première référence ne fait pas de prédiction, que la deuxième référence concerne un problème différent, que la combinaison modifie le principe de fonctionnement de la première référence, que l'examinateur a utilisé le recul et qu'il n'y aurait pas eu d'attente raisonnable de succès. Certains ou tous ces arguments peuvent être exacts. Le problème n'est pas leur disponibilité légale. Le problème consiste à traiter la justification écrite comme si elle révélait nécessairement l'ensemble du désaccord.
Supposons que l'examinateur cartographie l'état de dégradation à la première référence de l'estimation de l'état de santé et à la deuxième référence de la méthode de prévision de l'état de santé. La construction sous-jacente de l'examinateur est encore plus large : l'état de dégradation prévu , , , dans la vue de l'examinateur , englobe une condition estimée dérivée d'une mesure actuelle et ne nécessite pas nécessairement un état futur dérivé du comportement historique de la batterie. Une réponse de vingt pages contestant la combinaison peut laisser intact ce désaccord d'interprétation. Le prochain rapport d'examen de l'USPTO peut conserver le rejet, peut-être avec une référence différente ou une explication plus détaillée, et les deux participants peuvent conclure que l'autre n'a tout simplement pas écouté.
Une approche médiative commence ailleurs. L'avocat détermine d'abord ce dont le client a réellement besoin. Si la mise en œuvre commerciale dépend des données historiques du cycle thermique, la couverture abstraite de toutes les prédictions possibles peut être moins importante que les affirmations que les concurrents ne peuvent éviter en utilisant ces données. L'avocat demande ensuite à l'examinateur de déterminer précisément ce qui, dans le premier renvoi, satisfait à la limite contestée et si le rejet dépend de la lecture d'une estimation de l'état actuel comme la prédiction revendiquée. Cette question peut révéler l'écart d'interprétation.
Les participants peuvent alors tester des solutions de rechange en fonction de critères objectifs. Le demandeur peut soutenir que le libellé actuel exclut déjà la mesure de l'état actuel. Il peut également présenter une clarification exigeant que la prédiction soit générée à partir d'un historique chronologique des mesures du cycle thermique. Une seconde option pourrait réciter que l'état prédit représente une dégradation au cours d'un intervalle de charge futur. Une revendication de brevet dépendante peut capturer une incarnation commerciale plus étroite. Si l'interprétation plus large demeure importante, le déposant peut la préserver par des arguments ou une continuation plutôt que de forcer l'ensemble de la stratégie du portefeuille à former une seule revendication de brevet.
Ce n'est pas une reddition déguisée en coopération. L'avocat devrait rejeter un langage qui n'ajoute aucune distinction brevetable, qui invite à un aménagement facile, qui crée un problème de preuve, qui manque d'appui à la description écrite ou qui limite inutilement les demandes connexes. L'avocat ne devrait pas non plus modifier simplement parce que l'examinateur le demande. La différence est que l'avocat évalue les modifications possibles après avoir identifié l'obstacle réel et les intérêts réels du client. L'enquête passe de "Comment puis-je vaincre ce rapport d'examen USPTO ?" à "Quelle question empêche cette revendication de brevet d'être à la fois admissible et utile, et quelle est la meilleure façon légale de la résoudre?"
L'hypothèse montre également pourquoi une victoire nominale peut être trompeuse. Convaincre l'examinateur de retirer une justification particulière n'est pas un succès si la recherche suivante produit le même rejet sous une forme différente. À l'inverse, accepter une revendication de brevet étroite n'est pas un succès simplement parce qu'un avis d'allocation suit. Les résultats de l'examen des brevets sont multidimensionnels. la portée de la revendication de brevet, la détectabilité, le risque lié à la conception, la validité, la rapidité, le coût, la durée du brevet, les conséquences étrangères, les options de continuation et la clarté de l'examen de brevet, tout est consigné. Les avocats qui utilisent ce modèle évaluent le paquet plutôt que de compter les gains argumentatifs.
IV. La droite mutable
La différence la plus profonde entre le litige et l'examen des brevets est que le droit juridique à l'examen n'est pas encore fixé. Le litige s'applique habituellement au comportement passé ou à l'interprétation d'un instrument déjà existant. Le contrat contesté a été signé. Le produit accusé a été vendu. Le brevet revendiqué a été délivré. Le plaidoyer est avant tout rétrospectif : les parties contestent ce qui s'est passé et ce que signifie un texte existant.
L'examen de la demande de brevet est constitutif. Les revendications de brevet peuvent être modifiées, annulées, réécrites, divisées ou poursuivies au moyen de demandes connexes. Le processus ne se contente pas de déterminer le sens d'un droit existant; il aide à créer l'instrument qui définira le droit. Le langage des revendications de brevet fait donc à la fois l'objet d'un désaccord et l'outil principal pour le résoudre.
Cette mutabilité change la nature du plaidoyer. Si un examinateur interprète un terme plus largement que le demandeur, il peut plaider en faveur de la construction prévue, réviser le libellé pour l'exprimer ou faire les deux. Si une référence révèle un résultat fonctionnel général, mais non la séquence qui rend l'invention commercialement utile, le déposant peut concentrer le différend sur cette séquence. Si une revendication de brevet combine plusieurs concepts inventifs d'une manière qui masque la vraie distinction, le déposant peut séparer ces concepts en revendications ou demandes de brevet différentes. Les résultats disponibles ne se limitent pas à la réjection prolongée ou à la réjection retirée.
Le Federal Circuit a reconnu le caractère interactif de l'examen. Dans In re Oetiker, le juge Plager a expliqué que l'examinateur doit présenter des objections suffisamment clairement pour donner au demandeur une occasion équitable de répondre avec preuve et argument. 977 F.2d 1443, 1449 (Fed. Cir. 1992) (Plager, J., concourant). La majorité a également souligné que la brevetabilité devait en fin de compte être déterminée au dossier dans son ensemble, et non en traitant l'examinateur à première vue comme l'enquête finale. Id. à 1445–46. La pratique de l'indéfinité de l'office reflète la même prémisse de développement : comme le dossier est encore en cours de formation et que le demandeur peut modifier, l'examen peut exiger du demandeur qu'il précise le libellé avant que l'incertitude ne soit intégrée dans un brevet délivré. Voir In re Packard, 751 F.3d 1307, 1311–13 (Fed. Cir. 2014); id. à 1325 (Plager, J., concourant).
Le MPEP ne décrit pas l'examinateur comme un arbitre passif qui attend d'accepter ou de rejeter les postes que le demandeur choisit de présenter. Lorsque l'objet brevetable semble avoir été divulgué mais revendiqué de manière imparfaite, l'action de l'examinateur devrait être constructive et, si possible, offrir une suggestion précise de correction. MPEP §§ 706, 707.07(j). L'examinateur devrait identifier les revendications actuellement admissibles et peut suggérer comment les revendications rejetées pourraient être modifiées pour devenir admissibles. MPEP § 707.07(d). Un examinateur peut aussi justifier une entrevue visant à obtenir un accord rapide sur les revendications admissibles. MPEP § 707.07(j).
Ces instructions n'autorisent pas la négociation autour de la loi. Ils reconnaissent un effort interactif visant à identifier le langage de revendication qui capture avec précision l'invention divulguée tout en satisfaisant aux contraintes juridiques. La responsabilité du choix et de la rédaction des revendications qui servent les intérêts du demandeur incombe à l'avocat du demandeur. Le processus ressemble néanmoins à une médiation fondée sur des principes parce que les participants peuvent générer des options, les tester en fonction de critères neutres et affiner l'instrument qui résout le désaccord.
V. Le noyau médiatif de l'examen des brevets
L'analogie est très utile au niveau de la méthode professionnelle. Quatre pratiques de médiation s'inscrivent particulièrement bien dans une défense efficace au niveau de l'examinateur : identifier les intérêts sous-jacents, tester la réalité, générer des options et évaluer la solution de rechange à l'entente.
A. Intérêts plutôt que positions
Un point de vue est le résultat qu'un participant déclare : "la référence révèle la limitation, "la revendication de brevet est brevetable," ou "cette modification est nécessaire". L'intérêt sous-jacent explique pourquoi cette position est importante. L'examinateur peut craindre qu'un terme fonctionnel se lise sur chaque mise en oeuvre constatée au cours de la recherche, que la distinction alléguée ne puisse être identifiée à partir du libellé de la revendication de brevet, ou qu'une modification proposée nécessitera une nouvelle recherche. Le demandeur peut s'intéresser principalement à la mise en œuvre d'un concurrent, à l'émission rapide, à l'absence d'une limitation difficile à prouver ou à la préservation d'une théorie plus large ailleurs dans la famille.
Jusqu'à ce que ces intérêts soient identifiés, les participants peuvent se disputer les uns les autres. Le demandeur peut dépenser des pages prouvant qu'un renvoi ne révèle pas une caractéristique que l'examinateur n'a pas considérée comme non positive. L'examinateur peut proposer un langage qui surmonte l'art, mais élimine la revendication de brevet de la valeur commerciale. Une entrevue peut révéler les deux erreurs. Comprendre la préoccupation de l'examinateur ne reconnaît pas qu'il est juridiquement correct, tout comme expliquer l'intérêt commercial du client ne fait pas de cet intérêt un critère de brevetabilité. Il révèle le problème que toute solution utile doit résoudre.
B. Essais de la réalité
La médiation demande aux parties de mettre à l'épreuve leurs positions en fonction des contraintes juridiques, factuelles et pratiques. L'examen des brevets se fait de même au moyen de la description des brevets, de l'état de la technique, du langage de la revendication des brevets, des preuves techniques et du droit applicable. L'examinateur vérifie si l'étendue proposée peut survivre aux exigences de l'art et de la loi. Le demandeur vérifie si la cartographie et le raisonnement de l'examinateur résistent à un examen attentif. Chaque participant peut exposer une hypothèse difficile à voir dans les échanges écrits en série.
Les tests de réalité comprennent également les conséquences commerciales. Une modification qui distingue les références citées peut encore échouer si elle décrit une opération interne qui ne peut être détectée dans un produit accusé. Une limitation peut couvrir le produit actuel, mais exclure l'architecture planifiée du client. Une indemnité rapide peut être moins valable qu'une modification plus étroite, associée à une poursuite de la préservation du différend plus large. La défense de la médiation insiste sur le fait que la brevetabilité et la valeur doivent être évaluées ensemble, tout en reconnaissant que seule la brevetabilité contrôle la décision de l'examinateur.
C. Production d ' options
Les séances d'information sur les litiges se limitent souvent à une décision binaire. L'examen des brevets peut élargir l'ensemble des solutions disponibles. L'avocat peut offrir une voie d'argumentation seulement, une clarification qui préserve la portée prévue, un recul commercialement acceptable, une revendication de brevet dépendante dirigée vers l'incarnation préférée, des éléments de preuve à l'appui ou une stratégie de continuation. L'examinateur peut identifier une caractéristique admissible, suggérer un libellé différent ou expliquer pourquoi une formulation proposée nécessiterait une recherche supplémentaire.
L'objectif est une zone d'acceptation possible : les formulations de revendications de brevets qui sont étayées par la divulgation, distinguent l'état de la technique, satisfont à la Loi sur les brevets et conservent une valeur commerciale suffisante pour justifier la délivrance. La zone n'est pas un point médian entre les préférences concurrentes. La brevetabilité ne peut pas être partagée comme de l'argent dans un règlement. Elle est limitée par des critères objectifs et des conséquences publiques.
D. La solution de rechange à l ' accord
Des négociateurs efficaces évaluent toute proposition de résolution en fonction de la meilleure solution de rechange disponible. Les procureurs en brevets devraient faire de même. Selon la position de l'affaire, l'alternative pertinente peut être une autre réponse écrite, un RCE, une continuation, une conférence pré-appel, un appel au Patent Trial and Appeal Board, ou l'abandon. L'avocat doit savoir avant une entrevue si le client préfère un brevet plus étroit maintenant, un combat d'appel plus large, des chemins parallèles ou un compromis au niveau du portefeuille.
L'appel ne doit pas être utilisé comme une menace destinée à exercer une pression sur un examinateur. Il s'agit d'un processus décisionnel différent. Lorsque la collaboration ne peut résoudre une véritable impasse juridique ou factuelle, l'appel fait passer le différend de l'examen itératif à l'arbitrage. La crédibilité de cette solution de rechange protège contre le rétrécissement de l'improvisation tout en donnant aux deux participants une raison de déterminer quels désaccords exigent une décision du Conseil.
VI. Mettre en pratique la défense des intérêts des médias
L'orientation de l'USPTO en matière d'entrevue est conforme à ce compte rendu de l'examen des brevets en tant que solution structurée des problèmes. Le MPEP explique que les discussions entre l'examinateur et le demandeur sont souvent indispensables, qu'elles devraient améliorer la compréhension mutuelle et qu'elles peuvent combler des lacunes de fond tout en identifiant les sujets brevetables. MPEP §§ 713, 713.01. Le guide de mai 2026 donne également l'instruction aux deux participants de garder l'esprit ouvert, de discuter du concept inventif global et de chercher des occasions de résoudre autant de questions en suspens que possible. Les États-Unis Pat. & Marquer hors. , Pratiques exemplaires de l'entrevue 3–5 (mai 2026). Bien qu'il s'agisse d'orientations non contraignantes en matière de meilleures pratiques, son libellé constitue une preuve exceptionnellement directe de la façon dont le Bureau estime qu'une entrevue devrait fonctionner.
Des preuves empiriques appuient le fait de considérer les entrevues comme importantes sur le plan structurel plutôt qu'une question d'étiquette. S. Sean Tu a examiné environ 1.1 millions de demandes d'utilité contenant au moins une entrevue avec un examinateur et a comparé leur nombre d'interventions du Bureau avec le ratio global de subvention et d'abandon des mêmes examinateurs. Les demandes qui ont été reçues ont atteint l'indemnité après environ deux rapports d'examen de l'USPTO, comparativement à 3.6 dans l'ensemble des dossiers des examinateurs; les demandes qui ont été abandonnées ont atteint l'indemnité après environ 2.5 actions, comparativement à 5.9. L'étude n'a révélé aucune augmentation disproportionnée des taux d'indemnité. Comme la comparaison a été faite en observation et que la sélection des entrevues n'était pas aléatoire, les résultats établissent l'association plutôt que le lien de causalité. Ils appuient néanmoins l'idée selon laquelle la pratique de l'entrevue fait partie intégrante de l'examen des brevets, et non seulement de l'étiquette professionnelle. S. Sean Tu, Examen des brevets et entrevues avec des examinateurs, 49 Fla. St. U. L. Rev. en ligne 1, 10–16 (2021).
Le MPEP sollicite également la participation de représentants capables d'examiner les modifications proposées et, du côté de l'office, d'un examinateur habilité à faire avancer l'examen des brevets. MPEP § 713.05. Cette structure soutient une entrevue productive, mais toute entente reste sujette à une action formelle et, si nécessaire, à une recherche plus poussée.
Le plaidoyer médiatique n'est pas un récit romantique de l'examen. Il fonctionne sous la pression de la production, le temps d'entrevue limité, l'expérience variable de l'examinateur, le fardeau de la recherche, les incitatifs au rôle, l'information asymétrique et les pratiques de supervision qui peuvent différer d'une unité artistique à l'autre. L'Office note que le plan d'évaluation du rendement d'examen 2026 FY 2026 attribue une heure d'attribut par demande ou RCE pour l'entrevue et les travaux connexes, y compris la préparation; un délai supplémentaire peut être autorisé avec l'approbation de la supervision. Pratiques exemplaires de l'entrevue, ci-dessus, à 4. Ces contraintes rendent la préparation disciplinée plus importante : les avocats devraient arriver avec des questions ciblées, des solutions de rechange aux revendications de brevet appuyées, l'autorité cliente, et un jugement clair sur le moment où les discussions plus approfondies ne feront plus avancer l'examen de brevet.
A. Avant l'entrevue: Définir les intérêts du client
La préparation commence avec le client, pas l'examinateur. Les avocats devraient déterminer la couverture qui est essentielle sur le plan commercial, les limites qui permettraient de faciliter la conception, les caractéristiques dont l'atteinte peut être détectée, la valeur de la vitesse, les effets sur les applications nationales et étrangères connexes, et la portée qui devrait demeurer disponible dans une poursuite. Sans cette analyse, l'avocat ne peut pas distinguer une modification utile d'une simple modification admissible.
Les avocats devraient aussi proposer un petit ensemble d'alternatives évaluées – une voie uniquement fondée sur des arguments, une clarification, un recul commercialement acceptable et, le cas échéant, une stratégie de continuation – de sorte que la portée de la revendication de brevet ne soit pas improvisée sous la pression du temps.
L'ordre du jour de l'entrevue devrait faciliter ce travail. Elle devrait identifier les revendications de brevet et les références à examiner, isoler les questions dispositives et diriger l'examinateur vers des figures pertinentes ou des passages de description de brevet. Si l'avocat s'attend à discuter d'une modification, le libellé proposé ou au moins une description ciblée devrait normalement être fourni à l'avance. Les directives actuelles du Bureau soulignent qu'un programme suffisamment détaillé améliore la préparation et la perspective d'un accord, tandis qu'un programme non ciblé peut limiter l'avantage de l'entrevue. Pratiques exemplaires de l'entrevue, ci-dessus, à 2–4. L'ordre du jour devrait être suffisamment court pour permettre un examen significatif dans les délais impartis à l'examinateur.
B. Au cours de l'entrevue : Diagnose avant de réfuter
L'entrevue devrait commencer par des questions diagnostiques concrètes : Où l'examinateur localise-t-il chaque limite contestée? Quelle construction le rejet s'applique-t-il? Une clarification proposée modifierait-elle la cartographie? Une explication technologique ciblée ou un chiffre annoté peut révéler que l'examinateur et le demandeur ont utilisé le même terme pour décrire différentes opérations. À l'inverse, la discussion peut confirmer que le désaccord est légal et ne peut être résolu par des clarifications techniques.
Dans l'exemple du contrôleur de batterie, la question décisive n'est pas de savoir si l'avocat peut réciter tous les défauts de la justification de l'évidence, mais si l'examinateur traite une estimation de l'état de santé actuel comme une prévision future de dégradation.
Les questions avancent souvent mieux l'enquête que les déclarations. Quel passage fournit la limitation? Le rejet dépend-il d'une construction particulière? La cartographie changerait-elle si la revendication récitait expressément la séquence contestée? L'examinateur considère-t-il qu'une caractéristique de revendication dépendante est absente de la recherche effectuée? De telles questions peuvent exposer la question décisive sans forcer l'un ou l'autre participant à défendre une position inutilement absolue. Le MPEP donne pour instruction aux examinateurs d'identifier les problèmes et de résoudre les différences autant que possible, tout en reconnaissant que le libellé proposé peut nécessiter une recherche et un examen plus approfondis. MPEP § 713.01(IV).
Une fois la question comprise, l'avocat peut tester des solutions de rechange exactes. Une proposition peut préserver la revendication de brevet et s'appuyer sur des arguments. Un autre pourrait clarifier l'interprétation prévue sans restreindre sensiblement la portée. Un tiers peut inclure une limitation commercialement significative d'une revendication de brevet dépendante. La formulation proposée devrait être testée non seulement par rapport à l'art cité, mais aussi par rapport au support 112, à la base antérieure, aux interactions avec d'autres limitations, à la détectabilité et à la construction probable après la délivrance.
L'examinateur devrait également être invité, le cas échéant, à identifier les sujets admissibles. Le MPEP charge les examinateurs d'identifier les revendications admissibles et, si possible, de suggérer des corrections lorsque l'objet brevetable a été revendiqué de manière imparfaite. MPEP §§ 706, 707.07(d), 707.07(j). Si les autres modifications sont limitées et autorisées, l'accord peut être mis en oeuvre par le biais d'une modification de l'examinateur. MPEP § 1302.04. L'avocat doit néanmoins évaluer indépendamment le langage proposé par l'examinateur. La volonté d'autoriser une formulation ne permet pas d'établir que la revendication qui en résulte mérite d'être obtenue.
C. Après l'entrevue : Créer un dossier fiable
Une discussion productive doit être convertie en dossier officiel. Si l'on parvenait à un accord, l'amendement devrait refléter ses termes exacts, identifier l'appui et éviter les conséquences imprévues de la construction. Si aucun accord n'a été conclu, l'entrevue peut encore avoir limité plusieurs différends à un, révélé un besoin de preuve, identifié un chemin RCE, ou confirmé que l'appel est la prochaine étape appropriée.
Les entrevues en matière de brevets ne créent pas un privilège hors du dossier, de style médiation. Une demande non publiée demeure généralement confidentielle en vertu de 35 U.S.C. § 122(a) (2024), mais la confidentialité du fichier dépend du statut de la demande, et non du traitement de l'entrevue comme une discussion de règlement privé. L'action de l'USPTO repose sur le dossier écrit, et toute discussion au fond doit être consignée, que les participants soient ou non parvenus à un accord. 37 C.F.R. §§ 1.2, 1.133(b) (2025); MPEP § 713.04. Le résumé doit identifier avec précision les revendications, les références, les modifications proposées, les arguments principaux et les résultats, mais sans caractérisations inutiles. Une déclaration fortuite sur ce que l'invention exige, ce que l'état de la technique, ou pourquoi une caractéristique a été ajoutée peut influencer ultérieurement l'interprétation des revendications de brevet ou de l'estoppel. Voir Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc); Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736–40 (2002). La défense de la médiation exige une ouverture dans la discussion et la discipline pour la commémorer.
VII. Savoir quand changer de mode
La collaboration est une méthode par défaut, et non une obligation de négocier indéfiniment. L'appel devient approprié lorsque le différend matériel s'est cristallisé, que le dossier est suffisamment développé, et que d'autres modifications céderaient une portée commercialement importante sans résoudre l'erreur sous-jacente. Il peut s'agir d'une interprétation de revendications de brevet incompatible avec la description du brevet, d'une justification évidente qui manque d'appui factuel adéquat, d'un refus de créditr des preuves matérielles ou d'une analyse d'admissibilité qui demeure déficiente sur le plan juridique après la présentation de la technologie et des autorités pertinentes.
Changer de mode ne signifie pas toujours aller au Conseil. Les refus portant sur des questions liées à l'état de la technique ou à d'autres questions de brevetabilité peuvent faire l'objet d'un recours, tandis que de nombreux litiges de procédure sont susceptibles de recours; le MPEP définit les exigences en matière de restriction ou d'élection, le caractère définitif, la non-inscription de modifications et l'abandon comme des questions habituellement réglées par pétition. Les litiges d'entrevue-pratique peuvent également faire appel à l'autorité de surveillance du directeur plutôt qu'à un mémoire d'appel. 37 C.F.R. § 1.181(a) (2025); MPEP § 1201. Le procureur doit identifier non seulement que la discussion a échoué, mais quel décideur a le pouvoir de résoudre la question restante.
Les procédures transitoires permettent un test final avant que le demandeur ne change de mode. Une entrevue ou une modification après la fin de l'entrevue ou de la modification peut mettre la demande en condition d'admissibilité ou affiner les questions en appel. 37 C.F.R. § 1.116 (2025); MPEP § 713.09. Sauf si la demande elle-même met la condition de l'indemnité, cependant, elle ne suspend pas le délai de réponse; le demandeur doit toujours déposer un avis d'appel en temps opportun ou une autre réponse suffisante pour éviter l'abandon. 37 C.F.R. § 1.116(c) (2025); MPEP § 714.13. Une brève demande pré-appel est différente : elle déclenche un examen interne par une commission, et non une autre session de négociation. Le groupe spécial peut laisser la demande en appel, rouvrir l'examen des brevets ou autoriser les revendications de brevet existantes. Comme la demande est limitée à cinq pages et doit présenter des arguments succincts, concis et ciblés, il est préférable de l'utiliser lorsqu'une erreur juridique ou factuelle est concise et visiblement identifiable à partir de l'enregistrement existant. MPEP § 1204.02. L'utilisation de ces procédures est un effort discipliné pour déterminer si l'arbitrage est réellement nécessaire.
Une fois l'appel choisi, la forme de plaidoyer change de façon appropriée. Le mémoire d'appel devrait identifier les erreurs réversibles, établir le dossier factuel et juridique, préserver la position du client et demander une décision à la Commission. La défense des intérêts de la médiation améliore ce mémoire en éliminant les différends périphériques et en présentant au Conseil la question qui n'a pu être réglée par l'examinateur.
VIII. Les limites et les risques de l'analogie
L'examen des brevets n'est pas littéralement une médiation. Un médiateur facilite habituellement une résolution, mais n'en décide pas le bien-fondé. C'est un examinateur. L'examinateur doit déterminer de manière indépendante si chaque exigence légale est satisfaite et peut finalement rejeter les revendications de brevet malgré le désaccord du déposant. 35 U.S.C. §§ 131–132 (2024); 37 C.F.R. § 1.113(a) (2025). L'examinateur ne sert pas non plus de neutre entre deux opposants privés. L'examinateur agit pour le compte de l'Office et doit rendre compte de l'intérêt public qu'un médiateur ordinaire ne représente pas.
En outre, la brevetabilité n'est pas négociable en ce sens que les revendications de brevet en matière de litiges privés sont négociables. Un examinateur ne peut pas autoriser une revendication de brevet non brevetable parce que le demandeur a accepté une limitation ailleurs, et un demandeur ne peut pas considérer une entente d'entrevue comme un règlement exécutoire. Même un accord apparent sur l'art de l'enregistrement demeure sujet à une recherche mise à jour qui peut identifier l'état de la technique nouveau. Pratiques exemplaires de l'entrevue, ci-dessus, à 6.
L'analogie crée également des risques pratiques. Les avocats qui assimilent la coopération au compromis peuvent restreindre les revendications de brevet trop rapidement. L'avocat qui arrive sans qu'il soit clairement rendu compte des intérêts commerciaux du client peut accepter un langage qui garantit l'indemnité, mais qui élimine la valeur. Une entrevue conversationnelle peut encourager des descriptions imprécises qui deviennent par la suite des preuves de l'examen des brevets. Et les efforts visant à maintenir le rapport ne doivent jamais déplacer le devoir de contester les refus non appuyés ou de préserver une question d'appel.
Ces limitations s'amplifient plutôt que de vaincre la thèse. La défense de la médiation décrit une méthode professionnelle, et non l'identité juridique de l'examinateur. Il explique pourquoi la curiosité, la traduction technique, la génération d'options et la concession calibrée fonctionnent souvent mieux que le combat réflexif. Elle ne diminue pas la responsabilité décisionnelle de l'examinateur, le devoir de candeur du demandeur ou l'obligation de protéger le client.
IX. Ce que la formation en droit des brevets devrait apprendre
Comme le plaidoyer médiatique décrit une méthode professionnelle plutôt que l'identité institutionnelle de l'examinateur, ses implications les plus directes concernent la formation des procureurs. Les compétences de l'adversaire demeurent essentielles, mais elles ne préparent pas l'avocat à une interaction qui résout de nombreuses demandes : une brève discussion technique au cours de laquelle l'avocat doit écouter, diagnostiquer un problème de revendication-construction de brevet, évaluer les modifications en temps réel et protéger un portefeuille que l'examinateur ne verra peut-être jamais.
La formation devrait donc inclure des compétences plus couramment associées à la négociation et à la médiation. Les étudiants et les avocats subalternes devraient apprendre à distinguer les intérêts des postes, poser des questions diagnostiques, expliquer visuellement la technologie, générer de multiples formulations appuyées, obtenir l'autorité du client, évaluer les conceptions et les preuves, et résumer les discussions orales sans créer d'estoppel évitable. La propre description des rôles professionnels de l'American Bar Association reconnaît la différence: un avocat affirme la position du client dans le système adversaire, tandis qu'un négociateur cherche un résultat avantageux compatible avec les transactions honnêtes. Règles types de Pro. Conduisez pmbl. ¶ 2 (Am. Bar Assen 2020). L'examen effectif des brevets exige de savoir quand chaque rôle doit prédominer.
Un exercice de formation réaliste comprendrait donc plus que la rédaction d'une réponse écrite. L'étudiant devrait recevoir un rapport d'examen de l'USPTO et des renseignements confidentiels sur les priorités commerciales du client, préparer un bref programme d'entrevue, mener une entrevue d'examinateur de trente minutes, réviser les revendications de brevet et préparer le résumé de l'entrevue. Le rendement devrait être évalué non seulement par l'exactitude doctrinale ou la persuasivité orale, mais aussi par le fait que l'avocat a découvert la préoccupation réelle de l'examinateur, protégé la portée utile, généré des solutions de rechange licites et créé un dossier propre.
X. Conclusion : Savoir quand s'asseoir à la table et quand se tenir au podium
L'examen ordinaire des brevets est souvent plus proche de la résolution structurée des problèmes que le combat en salle d'audience parce que la revendication de brevet reste mutable et que l'examinateur n'est pas un avocat opposé. La défense de la médiation fournit donc le meilleur défaut: identifier les intérêts du client, diagnostiquer les préoccupations réelles de l'examinateur, tester les hypothèses par rapport au dossier, et générer un langage précis dans des limites légales non négociables. Lorsque ce processus ne peut produire un résultat acceptable, l'avocat doit préserver le différend et invoquer l'arbitrage. Le meilleur procureur sait quels problèmes peuvent être rédigés et quels différends doivent être tranchés.
