Choisir entre l’entrée en phase nationale selon le § 371 et une « bypass continuation » dans la pratique PCT américaine

I. Introduction

Une demande PCT désignant les États-Unis offre un choix qui n’existe pas de la même manière dans de nombreux autres pays : entrer en phase nationale américaine selon 35 U.S.C. § 371 ou déposer une demande nationale américaine selon 35 U.S.C. § 111(a) revendiquant le bénéfice de la demande PCT. Les praticiens appellent généralement cette seconde voie une continuation « bypass ».

Ce choix est une particularité américaine issue de la pratique des continuations. D’autres grands offices peuvent proposer des divisionnaires, des mécanismes de priorité interne ou un traitement national ou régional anticipé, mais exigent généralement l’entrée en phase nationale ou régionale avant qu’une demande issue du PCT puisse y être examinée ou divisée.[1]

Cet article n’est pas une comparaison des droits étrangers. Cette observation sert seulement à cadrer la question américaine : lorsqu’un conseil américain parle de « bypass », il utilise une notion de procédure nationale. La question pratique est la suivante : lorsqu’une demande PCT désigne les États-Unis, quelle voie de dépôt sert le mieux les revendications américaines envisagées, le calendrier, le dossier de priorité et la stratégie d’examen ?

La réponse dépend du fondement du dépôt, de l’identité de la demande, des effets sur la date de dépôt, des mécanismes de bénéfice et de priorité, de la coexistence des demandes en instance, de l’ajout de matière, de la restriction par rapport à l’unité d’invention, de l’éligibilité à Track One, de la durée du brevet et de son ajustement.

II. Les deux voies américaines

La voie classique est la phase nationale américaine. La demande internationale y entre lorsque le déposant fournit les documents et taxes exigés par 35 U.S.C. § 371(c) dans le délai fixé par 37 C.F.R. § 1.495. See 35 U.S.C. § 371(c); 37 C.F.R. § 1.495; MPEP § 1893.01(a)(1)[*]. La demande PCT se poursuit alors devant l’USPTO en tant que demande en phase nationale américaine.

La voie bypass repose sur une autre architecture légale. Une demande nationale régulière déposée selon 35 U.S.C. § 111(a) peut revendiquer le bénéfice d’une demande internationale antérieure désignant les États-Unis si les conditions de 35 U.S.C. §§ 120 et 365(c) et de 37 C.F.R. § 1.78(d) sont réunies. Les instructions de l’USPTO indiquent qu’au lieu de présenter une demande en phase nationale selon le § 371, le déposant peut déposer une continuation, une divisionnaire ou une continuation-in-part de la demande internationale selon le § 111(a). MPEP § 1895.01. (USPTO)

Un raccourci utile : le § 371 poursuit la demande PCT en phase nationale américaine ; le bypass crée une demande nationale enfant. Il ne remplace pas l’analyse des textes, mais aide à éviter de nombreuses erreurs de dépôt et de calendrier.

III. Tableau comparatif rapide

IV. Date de dépôt, date de bénéfice et durée du brevet

La date de dépôt est souvent le premier point de divergence entre les deux voies.

Pour une demande en phase nationale américaine, 35 U.S.C. § 363 prévoit qu’une demande internationale désignant les États-Unis produit, dès sa date de dépôt international, les effets d’une demande nationale régulièrement déposée auprès de l’USPTO. Les instructions de l’Office soulignent la confusion fréquente entre date d’entrée en phase nationale et date de dépôt : la date de dépôt de la demande internationale est aussi celle de la demande en phase nationale. MPEP § 1893.03(b). (USPTO)

Une continuation bypass selon le § 111(a) a sa propre date de dépôt américaine, généralement celle de la réception de la description par l’USPTO. See 35 U.S.C. § 111(a); 37 C.F.R. § 1.53(b); MPEP § 1896(I). Si la revendication du bénéfice est régulière, les revendications étayées par la divulgation PCT peuvent bénéficier de sa date de dépôt selon les §§ 120 et 365(c). See 35 U.S.C. §§ 120, 365(c); 37 C.F.R. § 1.78(d). L’analyse du support reste propre à chaque revendication : la demande antérieure doit divulguer l’invention revendiquée ultérieurement conformément au § 112(a), à l’exception du best mode. See 35 U.S.C. § 112(a); MPEP § 211.

Cette distinction importe notamment lorsque le jeu de revendications américain s’éloigne de celui du PCT. Une continuation bypass peut avoir droit à la date de dépôt PCT pour un jeu de revendications et non pour un autre. L’étiquette « continuation » ne répond pas à la question du support dans la description écrite.

La durée du brevet est liée à cette question, mais distincte. Pour une continuation ou une CIP revendiquant selon le § 365(c) le bénéfice d’une demande internationale désignant les États-Unis, la durée court généralement à partir du dépôt international parent, et non du dépôt bypass ultérieur. See 35 U.S.C. § 154(a)(2), (a)(3); MPEP § 2701(II). (USPTO)

V. Calendrier : 30 mois ou coexistence des demandes en instance

La phase nationale est organisée autour de l’échéance de 30 mois. Pour éviter l’abandon à l’égard des États-Unis, le déposant doit fournir la copie requise de la demande internationale, si nécessaire, et payer la taxe nationale de base dans les 30 mois suivant la priorité. See 35 U.S.C. § 371(c); 37 C.F.R. § 1.495(b). La règle précise que cette période de 30 mois ne peut être prorogée, et les instructions de l’USPTO soulignent que la taxe nationale de base ne peut être payée après l’échéance moyennant une surtaxe. 37 C.F.R. § 1.495(a), (b), (h); MPEP § 1893.01(a)(1). (USPTO)

La voie bypass présente un autre risque : la coexistence des demandes en instance. Pour obtenir le bénéfice selon les §§ 120 et 365(c), la demande ultérieure selon le § 111(a) doit comporter la référence spécifique requise, être en instance en même temps que la demande internationale antérieure et avoir au moins un inventeur commun. See 35 U.S.C. §§ 120, 365(c); 37 C.F.R. § 1.78(d); MPEP § 1895.01. (USPTO)

Une difficulté familière apparaît autour de l’échéance de 30 mois. Avant celle-ci, le déposant peut encore disposer des deux options. Après, le bypass peut être indisponible si la demande PCT est devenue abandonnée à l’égard des États-Unis et qu’aucune entrée en phase nationale américaine dans les délais, ou autre demande de continuation, ne préserve la coexistence en instance. See 35 U.S.C. § 120; MPEP § 1895.01.

La conséquence pour le calendrier est directe : le bypass peut être stratégique, mais ne doit pas être traité comme un remède général à une échéance d’entrée en phase nationale manquée.

VI. Revendications de priorité et de bénéfice

Les revendications de priorité et de bénéfice sont une source fréquente d’erreurs de bypass, car les deux voies utilisent des mécanismes différents.

En phase nationale américaine, la priorité étrangère est normalement revendiquée pendant la phase internationale. Si le Bureau international transmet le document de priorité à l’USPTO, cela peut satisfaire à l’exigence de copie certifiée pour la phase nationale. See 35 U.S.C. §§ 119(a)–(d), 365(b); 37 C.F.R. § 1.55(f)(2); MPEP §§ 1893.03(c), 1896(II). Le MPEP distingue cette pratique de la priorité selon le § 111(a), où la revendication et le délai de copie certifiée relèvent de 37 C.F.R. § 1.55. MPEP § 1896(II). (USPTO)

Une continuation bypass exige la rigueur propre aux demandes nationales. Pour les demandes post-AIA, la référence spécifique à la demande internationale antérieure doit figurer dans un application data sheet. See 37 C.F.R. § 1.78(d)(2). L’ADS doit identifier le numéro international, la date de dépôt international et le lien : continuation, divisionnaire ou continuation-in-part. MPEP § 1895.01.

La priorité étrangère doit aussi être revendiquée dans la demande bypass elle-même. Le MPEP précise qu’une priorité selon le § 119(a)–(d) doit être revendiquée dans la demande de continuation, qu’elle l’ait été ou non dans la demande internationale parente. MPEP § 1895.01; see also 35 U.S.C. § 119; 37 C.F.R. § 1.55.

Une demande bypass peut donc revendiquer régulièrement le bénéfice national de la demande PCT tout en ayant une priorité étrangère irrégulière ou manquante. Il s’agit de revendications de droits distinctes, régies par des règles différentes.

VII. Ajout de matière et rédaction des revendications

Aucune des deux voies ne permet d’ajouter de la matière sans conséquence.

Une demande en phase nationale selon le § 371 repose sur la divulgation PCT. Aucune matière ne peut y être ajoutée. See 35 U.S.C. § 132(a); 37 C.F.R. § 1.121(f). Si le PCT a été déposé dans une langue autre que l’anglais, sa traduction pour la phase nationale américaine ne doit pas servir à apporter des modifications de fond ; corrections et modifications doivent suivre les procédures appropriées. See 37 C.F.R. §§ 1.121, 1.495(c); MPEP § 1893.01(d).

Une continuation bypass donne au conseil davantage de maîtrise du dossier américain, mais une véritable continuation doit toujours être étayée par la divulgation parente. La revendication du bénéfice ne sauve pas un texte de revendication dépourvu de support. Si le mode de réalisation commercial a changé après le dépôt PCT, il faut décider si les éléments nouveaux doivent figurer dans une demande séparée, une CIP ou une continuation aux revendications soigneusement limitées.

Une CIP bypass peut être intéressante si des données, exemples, modes de réalisation ou positions de repli postérieurs au PCT sont utiles. Mais les revendications étayées uniquement par la matière ajoutée bénéficient de la date plus tardive de la CIP et peuvent rencontrer des antériorités intermédiaires. See 35 U.S.C. §§ 102, 112, 120; MPEP §§ 201.08, 211.05.

L’alternative stratégique ne se résume pas à « phase nationale ou bypass ». Il faut déterminer si le dossier américain doit conserver fidèlement la divulgation PCT, présenter cette même divulgation selon la pratique américaine ou ajouter délibérément un objet développé ultérieurement, avec les conséquences de priorité qui en résultent.

VIII. Unité d’invention ou pratique américaine de restriction

La voie choisie détermine le cadre applicable aux inventions multiples. Une phase nationale selon le § 371 est examinée selon l’unité d’invention ; une continuation bypass selon le § 111(a) relève de la pratique américaine ordinaire de restriction. See 37 C.F.R. §§ 1.141–1.146, 1.475, 1.499; MPEP §§ 1893.03(d), 1896(III). Le MPEP y voit l’une des principales différences entre demandes selon le § 111(a) et phases nationales selon le § 371. (USPTO)

Cette différence peut compter. Dans certains cas, l’unité permet de maintenir des revendications connexes ensemble plus longtemps que la restriction américaine ordinaire. Dans d’autres, cette dernière est plus familière et plus facile à intégrer au plan. Il ne s’agit pas de déterminer quel critère est abstraitement meilleur, mais lequel convient aux revendications américaines envisagées.

Le conseil devrait examiner les revendications avant de choisir la voie, particulièrement si le PCT comprend plusieurs concepts inventifs indépendants, des revendications de produit et de procédé, d’appareil et d’utilisation ou plusieurs espèces.

IX. Taxes, traductions et formalités de dépôt

Les régimes de taxes diffèrent. Une demande selon le § 111(a) relève des règles ordinaires de taxes de dépôt américaines de 37 C.F.R. § 1.16. Une phase nationale selon le § 371 relève de celles de 37 C.F.R. § 1.492. See 37 C.F.R. §§ 1.16, 1.492; MPEP § 1896(IV). (USPTO)

Les conséquences d’une omission sont souvent plus importantes. En phase nationale, la taxe nationale de base et la copie requise de la demande internationale, si nécessaire, doivent être traitées au plus tard à l’échéance de 30 mois. See 37 C.F.R. § 1.495(b), (h); MPEP § 1893.01(a)(1). Pour un dépôt selon le § 111(a), la pratique des pièces manquantes diffère, mais les objectifs de date de dépôt, les exigences de Track One ou le calendrier du client peuvent imposer leurs propres contraintes.

La stratégie de traduction diffère aussi. Un PCT déposé dans une autre langue que l’anglais pose des questions de conformité de traduction à l’entrée en phase nationale. Un bypass selon le § 111(a) peut permettre de préparer une description anglaise de style américain, plutôt qu’une simple traduction du PCT. Cette liberté rédactionnelle doit toutefois être exercée avec prudence : clarifier est utile ; modifier le support peut créer des problèmes de priorité.

X. Track One et examen accéléré

Track One est l’une des raisons pratiques les plus nettes d’envisager une continuation bypass.

Une nouvelle demande de brevet d’invention ou de plante selon le § 111(a), y compris une continuation, peut être éligible à Track One si les conditions de 37 C.F.R. § 1.102(e) sont réunies. See 37 C.F.R. § 1.102(e)(1); MPEP § 708.02(b)(I)(B). À l’inverse, les demandes entrant en phase nationale selon le § 371 ne sont pas éligibles à Track One au moment de l’entrée. Le MPEP précise que le déposant d’une demande internationale peut participer en déposant une continuation bypass selon le § 111(a), revendiquant le bénéfice selon le § 365(c), plutôt qu’en entrant en phase nationale selon le § 371. MPEP § 708.02(b)(I)(B). (USPTO)

Une demande en phase nationale peut devenir éligible à l’examen prioritaire avec une RCE appropriée, mais plus tard et selon une autre procédure. See 37 C.F.R. §§ 1.102(e)(2), 1.114; MPEP § 708.02(b)(I)(A), (I)(C). Pour un client lançant un produit, recherchant un investissement ou souhaitant une visibilité précoce sur les revendications, cet écart de calendrier peut influer sur l’ordre de traitement du portefeuille et la stratégie de continuation.

XI. Ajustement de durée du brevet

Le patent term adjustment mérite une analyse distincte : la voie de dépôt peut modifier son cadre de calcul sans changer la durée ordinaire de 20 ans.

Pour le PTA, le délai de quatorze mois de première notification part du dépôt selon le § 111(a) pour un bypass, mais du début de la phase nationale selon le § 371(b) ou le § 371(f) pour cette dernière voie. See 35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)(i); 37 C.F.R. § 1.703(a)(1); MPEP § 2731. De même, la période d’instance de trois ans se mesure à partir du dépôt selon le § 111(a) ou du début de la phase nationale selon le § 371, selon la voie. See 35 U.S.C. § 154(b)(1)(B); 37 C.F.R. § 1.703(b); MPEP § 2731. (USPTO)

L’analyse du PTA doit reposer sur les faits de dépôt réels : date de satisfaction des exigences de phase nationale, demande éventuelle de traitement anticipé, date du bypass et intérêt commercial du retard d’examen. Le choix de la voie ne doit pas être réduit à une hypothèse simpliste sur la durée du brevet.

XII. Quand le § 371 peut convenir

Une phase nationale selon le § 371 peut convenir si le dossier PCT est déjà celui que le déposant veut faire examiner aux États-Unis. C’est fréquent lorsque la divulgation est arrêtée, que les revendications ont été rédigées pour le marché américain et que Track One n’est pas nécessaire au dépôt initial.

La phase nationale peut aussi être intéressante si l’unité d’invention paraît cohérente avec la stratégie de revendication, si les documents de priorité et formalités internationales sont réguliers ou si le calendrier mondial du client traite l’entrée américaine comme une composante d’une campagne plus large de phases nationales.

Il ne s’agit pas de savoir si le § 371 est meilleur dans l’absolu, mais si le déposant souhaite la continuité du dossier PCT sans les mécanismes supplémentaires de bénéfice national d’un bypass.

XIII. Quand envisager le bypass

Une continuation bypass mérite examen si le déposant veut que le dossier américain fonctionne dès le premier jour comme une continuation nationale. Les raisons courantes comprennent l’éligibilité à Track One au dépôt, une restructuration des revendications pour la pratique américaine, le choix de la restriction ordinaire ou une stratégie CIP intégrant un objet développé ultérieurement.

Le bypass peut aussi être utile si le PCT a été rédigé comme compromis international et si le dossier américain exige une présentation nationale plus ciblée. Les formalités restent toutefois lourdes : coexistence en instance, bénéfice revendiqué dans l’ADS, priorité étrangère, traductions et support dans la description écrite exigent tous un examen délibéré.

Le conseil doit être particulièrement prudent avec les bypass préparés sous la pression d’une échéance. La voie est souple, mais ne pardonne pas une chaîne de bénéfice irrégulière.

XIV. Pièges courants

Les erreurs récurrentes sont prévisibles.

Premièrement, les praticiens emploient parfois « phase nationale » pour tout dépôt américain fondé sur un PCT. Ce raccourci est inoffensif en conversation jusqu’à ce qu’il se retrouve dans les instructions de dépôt, les données ADS ou les comptes rendus au client.

Deuxièmement, un bypass peut être déposé sans revendication régulière du bénéfice dans l’ADS. Pour les demandes post-AIA, la référence spécifique requise par 37 C.F.R. § 1.78(d)(2) doit figurer dans l’ADS. See MPEP § 1895.01.

Troisièmement, le déposant peut croire que la priorité étrangère du PCT se transmet automatiquement au bypass. Ce n’est pas le cas : le bypass doit comporter sa propre revendication selon 37 C.F.R. § 1.55. See MPEP §§ 1895.01, 1896(II).

Quatrièmement, un bypass déposé après l’abandon du PCT à l’égard des États-Unis peut échouer faute de coexistence en instance. See 35 U.S.C. § 120; MPEP § 1895.01.

Cinquièmement, le déposant peut ajouter de la matière tout en traitant toutes les revendications comme ayant droit à la date PCT. C’est un problème de priorité en préparation.

Ce sont des erreurs ordinaires de calendrier et de rédaction dues à l’assimilation des deux voies.

XV. Conclusion

Une phase nationale selon le § 371 et une continuation bypass peuvent toutes deux soumettre à l’USPTO un objet issu du PCT, mais servent des objectifs d’examen différents.

La voie du § 371 convient souvent au traitement ordinaire de la demande PCT en phase nationale américaine. Le bypass mérite souvent examen si le déposant souhaite la pratique nationale des continuations, Track One au dépôt, une restructuration américaine des revendications ou une stratégie CIP.

La bonne question n’est pas « Quelle voie est généralement meilleure ? », mais « Quelle voie sert le mieux les revendications américaines que nous voulons poursuivre, selon le calendrier du client, avec le dossier de priorité et de bénéfice le plus régulier possible ? »

Si la réponse n’est pas évidente, il faut décider avant l’échéance de 30 mois, en examinant l’ADS, la priorité, la traduction et le support des revendications dans la stratégie de dépôt, plutôt que les régulariser après coup.

Notes

[*] Convention de citation : les lois et règlements sont cités comme sources juridiques ; le MPEP comme instructions d’examen de l’USPTO. Sauf indication contraire, les références renvoient au MPEP, 9th ed., Rev. 01.2024 (published Nov. 2024; current through Jan. 31, 2024). La page d’accueil du MPEP de l’USPTO indique que la Rev. 01.2024 a été publiée en novembre 2024 et est à jour au 31 janvier 2024 ; les modifications ultérieures des politiques et procédures de l’USPTO n’y sont pas intégrées.

[1] See Guidelines for Examination in the European Patent Office pt. A-IV, § 1.1 (2026) (indiquant que, si la demande antérieure est Euro-PCT, une divisionnaire ne peut être déposée qu’après entrée effective en phase européenne) ; Japan Patent Office, PCT International Applications (Mar. 25, 2026) (décrivant les exigences japonaises d’entrée en phase nationale et de traduction à 30 mois) ; WIPO, PCT Applicant’s Guide—Republic of Korea, Summary of Requirements for Entry into the National Phase (valid from June 1, 2026) (énumérant des délais d’entrée en phase nationale de 31 mois) ; WIPO, PCT Applicant’s Guide—China, Summary of Requirements for Entry into the National Phase (valid from Apr. 16, 2026) (décrivant la pratique chinoise d’entrée en phase nationale).