Résumé : En ex parte reexamination, la réponse du titulaire à une notification non finale de l’Office est souvent une occasion essentielle de constituer le dossier factuel, notamment lorsque le rejet repose sur des hypothèses techniques concernant les antériorités, les correspondances avec les revendications, l’architecture du système, les protocoles ou la justification de l’évidence. Cet article soutient que l’argumentation du conseil cadre le débat juridique, mais que les déclarations d’experts apportent les preuves nécessaires pour montrer pourquoi la prémisse technique de l’examinateur n’est pas étayée. À travers des études de cas portant sur les protocoles, les architectures et le niveau d’abstraction, il montre comment des déclarations ciblées peuvent réfuter des caractérisations trop larges de l’état de la technique et préserver le texte initial des revendications, lorsque leur modification créerait des risques contentieux, de droits intermédiaires ou liés à l’historique d’examen. La leçon pratique est d’utiliser les déclarations d’experts de façon sélective et soigneuse : expliquer la technologie, les références, la compréhension de la personne du métier et les failles factuelles du rejet, tout en évitant les opinions non étayées, les admissions inutiles et les contradictions avec les positions adoptées dans un contentieux parallèle ou devant le PTAB
I. Introduction
Une notification non finale dans une ex parte reexamination n’est pas un simple événement supplémentaire de procédure. Pour le titulaire, c’est souvent la meilleure occasion de constituer un dossier factuel devant l’Office, particulièrement lorsque le rejet dépend de la manière dont une personne du métier de compétence ordinaire comprendrait une référence technique, un terme de revendication, un protocole, une architecture de système ou une combinaison proposée pour évidence.
Cette distinction importe parce que l’argumentation du conseil et la preuve remplissent des fonctions différentes. La première cadre le débat juridique ; le témoignage de l’expert apporte les faits techniques. Dans une réponse en réexamen, la position la plus forte consiste souvent à démontrer non seulement que l’examinateur a tort, mais que sa prémisse technique est dépourvue de fondement probatoire.
Les règles de l’USPTO reconnaissent cette distinction. Selon 37 C.F.R. § 1.132, lorsqu’une revendication d’une demande ou d’un brevet en réexamen est rejetée ou fait l’objet d’une objection, les preuves présentées pour réfuter le rejet sur un fondement non prévu autrement doivent prendre la forme d’un acte sous serment ou d’une déclaration. Le MPEP précise que le primary examiner doit examiner personnellement ces éléments et déterminer s’ils répondent au rejet et présentent des faits suffisants pour le surmonter. MPEP § 716.
Le calendrier compte aussi. Les preuves réfutant un rejet, y compris une déclaration selon la Rule 132, sont présentées en temps utile si elles précèdent le rejet final ; l’examinateur doit alors les prendre en compte. MPEP § 716.01. Dans l’ex parte reexamination, le régime ordinaire de prorogation des demandes de 37 C.F.R. § 1.136 ne s’applique pas : les prorogations relèvent de 37 C.F.R. § 1.550(c), et la procédure doit être menée avec « special dispatch ». MPEP § 2265; 35 U.S.C. § 305; 37 C.F.R. § 1.550(a).
II. Pourquoi les déclarations d’experts sont importantes
L’apport central d’une déclaration d’expert est de transformer la réponse du titulaire en démonstration probatoire, au-delà de la seule argumentation. Le MPEP précise que les arguments du déposant ne remplacent pas les preuves au dossier. MPEP § 716.01(c); In re Schulze, 346 F.2d 600, 602 (C.C.P.A. 1965); In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984).
Ce principe a une force particulière en réexamen. De nombreux rejets reposent sur une équivalence technique alléguée : l’examinateur ou le requérant peut soutenir qu’une « request » de l’antériorité est celle revendiquée, qu’un « cache » est le cache revendiqué, qu’un « partitioning » est celui de la revendication ou qu’une combinaison serait une utilisation prévisible d’éléments connus. Le conseil peut identifier la question, mais l’expert peut expliquer pourquoi l’équivalence alléguée est techniquement erronée.
Une déclaration est surtout utile lorsqu’elle vise les prémisses factuelles du rejet. L’expert ne devrait pas se borner à affirmer que les revendications sont brevetables ou que les antériorités ne les rendent pas évidentes. Il doit expliquer ce que les références enseignent ou non, comment la personne du métier les comprendrait et pourquoi la correspondance établie par l’examinateur ou sa justification de combinaison ne tient pas techniquement.
Le MPEP reconnaît que les preuves factuelles sont préférables aux témoignages d’opinion, mais précise que ceux-ci méritent considération et un certain poids lorsqu’ils ne se réduisent pas à une conclusion juridique ultime et que leur fondement factuel est convaincant. MPEP § 716; In re Lindell, 385 F.2d 453, 456 (C.C.P.A. 1967); In re Oelrich, 579 F.2d 86, 91–92 (C.C.P.A. 1978).
III. L’évidence : contester par la déclaration la justification explicitement avancée
Le rôle de l’expert est particulièrement important en matière d’évidence. Après KSR, l’analyse reste souple, mais ne peut se limiter à une conclusion. Le rejet doit toujours expliquer pourquoi l’invention revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier de compétence ordinaire. KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418 (2007); In re Kahn, 441 F.3d 977, 988 (Fed. Cir. 2006).
MPEP § 2143 l’énonce expressément. L’élément clé (« key ») d’un rejet correct selon le § 103 est d’exposer clairement pourquoi l’invention revendiquée aurait été évidente ; KSR exige une analyse explicite. MPEP § 2143. Le personnel de l’Office doit établir les faits appropriés et expliquer de manière raisonnée pourquoi l’invention aurait été évidente au moment pertinent. Id.
C’est ici qu’une déclaration peut avoir une grande force juridique. L’expert peut attaquer les prémisses factuelles de la justification de l’examinateur. Il peut montrer, par exemple, que la combinaison suppose une compatibilité technique non étayée par les références ; qu’un argument d’« efficiency » reste générique et sans lien avec l’architecture exigée ; que la modification changerait le principe de fonctionnement d’une référence ; que le résultat prétendument prévisible ne l’était pas dans le contexte réel du système ; ou que la personne du métier n’aurait pas eu d’attente raisonnable de succès.
Cela diffère d’une simple affirmation selon laquelle « there is no motivation to combine ». Une déclaration plus solide explique pourquoi la motivation avancée est techniquement incomplète, pourquoi le chemin d’intégration proposé manque et pourquoi la théorie de la notification repose sur un raisonnement rétrospectif plutôt que sur les preuves du dossier.
IV. Première étude de cas : le brevet ’785 — les preuves d’expert au niveau des protocoles
La première étude de cas porte sur le U.S. Patent No. 7,949,785, intitulé « Secure Virtual Community Network System », dans Ex Parte Reexamination Control No. 90/019,519. Le titulaire a présenté la déclaration du Dr. Guevara Noubir en réponse à la notification non finale. L’Office a ensuite émis une Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate (NIRC) confirmant les revendications 30 et 34. Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,949,785, Control No. 90/019,519, at 1–2 (Mar. 6, 2025) [hereinafter ’785 NIRC].
Le rejet reposait sur Leung, Forslöw et Mehta. La caractéristique contestée exigeait notamment un serveur DNS configuré pour recevoir une requête DNS et renvoyer plusieurs informations d’adresse : une adresse réseau associée à un directeur de routage, une adresse réseau privée associée à un second appareil et une adresse réseau virtuelle associée à ce même appareil.
La déclaration du Dr. Noubir contestait le rejet au niveau des protocoles. Elle expliquait que le gestionnaire de services mobiles de Forslöw récupérait les informations par des requêtes HTTPS, mais qu’une requête HTTPS diffère fondamentalement d’une requête DNS. Une requête DNS résout un nom de domaine en adresse IP, tandis que la requête HTTPS invoquée de Forslöw ne remplissait pas la fonction de résolution de nom de domaine exigée par la revendication. Declaration of Dr. Guevara Noubir ¶¶ 37–40, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,949,785, Control No. 90/019,519 (Jan. 8, 2025) [hereinafter Noubir Decl.].
La déclaration traitait aussi une autre prémisse technique : un réseau virtuel ou un VPN implique-t-il nécessairement un nom de domaine ? Le Dr. Noubir expliquait que l’attribution d’adresses IP et le fonctionnement d’un VPN n’en nécessitent pas, et que la combinaison citée n’enseignait pas un réseau virtuel défini par un nom de domaine comme l’exigeait la revendication 30. Noubir Decl. ¶¶ 35–37.
Pour la revendication 34, la déclaration distinguait l’enregistrement de l’authentification et des opérations d’adhésion ou de départ du réseau. Le Dr. Noubir expliquait que les termes « registration » et « access request » de Leung concernaient l’authentification, tandis que Forslöw et Mehta utilisaient l’enregistrement dans d’autres contextes techniques. Noubir Decl. ¶ 55.
La leçon est que les déclarations d’experts sont particulièrement utiles lorsque le rejet repose sur la substitution d’un protocole à un autre. Le conseil peut affirmer que HTTPS n’est pas DNS. L’expert peut expliquer pourquoi, dans l’architecture réelle du réseau, ces requêtes remplissent des fonctions différentes, contiennent des informations différentes et satisfont à des exigences de revendication différentes.
V. Deuxième étude de cas : le brevet ’844 — les preuves d’expert au niveau de l’architecture
La deuxième étude de cas porte sur le U.S. Patent No. 8,332,844, intitulé « Root Image Caching and Indexing for Block-Level Distributed Application Management », dans Ex Parte Reexamination Control No. 90/019,938. Le titulaire a présenté la déclaration du Dr. Richard Newman à l’appui de sa réponse du 23 janvier 2026 à la notification non finale du 23 octobre 2025. Declaration of Dr. Richard Newman, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938 (Jan. 23, 2026) [hereinafter Newman Decl.].
La notification formulait des rejets pour évidence fondés sur Sapuntzakis combiné à Holzmann pour les revendications 1–3 et 6–13, puis sur Sapuntzakis, Holzmann et Federwisch pour les revendications 19–27. La réponse du titulaire expliquait que le rejet s’appuyait sur la déclaration Zadok pour les correspondances avec les revendications et les raisons de combiner, mais soutenait que les antériorités ne divulguaient pas l’architecture revendiquée. Response to Office Action, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938, at 1–2 (Jan. 23, 2026) [hereinafter ’844 Response].
Cette affaire illustre l’utilisation du témoignage d’expert au niveau de l’architecture. Les revendications exigeaient une image racine partagée, des images feuilles propres à chaque nœud ne contenant que les blocs modifiés ou supplémentaires et un cache destiné à conserver les blocs de l’image racine précédemment consultés par au moins un nœud de calcul. La réponse reprochait au rejet d’assimiler une mise en cache générique au cache revendiqué, sans montrer que les blocs conservés appartenaient à l’image racine partagée dans l’architecture racine/feuilles exigée. ’844 Response at 55–56.
La déclaration du Dr. Newman formulait le même point techniquement. Le « remote COW disk » et le « shadow COW disk » de Sapuntzakis appartenaient à sa propre hiérarchie copy-on-write et à son mécanisme de cache de disque distant. La notification n’identifiait pas de preuve que les blocs mis en cache provenaient d’une image racine partagée comme l’exigeaient les revendications. Newman Decl. ¶¶ 145–47.
La déclaration contestait aussi la motivation à combiner. La réponse qualifiait la justification de « faster access » d’argument générique de performance : elle pouvait expliquer l’intérêt d’une certaine mise en cache quelque part, mais pas pourquoi la personne du métier aurait restructuré Sapuntzakis et Holzmann pour obtenir le cache revendiqué avec racine partagée et feuilles par nœud. ’844 Response at 65. Le Dr. Newman estimait de même que la notification ne fournissait pas de motivation techniquement fondée pour combiner Sapuntzakis, Holzmann et Federwisch en une architecture cohérente réalisant la configuration de cache et le partage des résultats d’indexation exigés. Newman Decl. ¶ 220.
Pour les revendications 19–27, la déclaration et la réponse traitaient la caractéristique « index once/share across compute nodes ». Le titulaire soutenait que l’indexation citée de Federwisch concernait la détection des différences entre instantanés et la maintenance d’une carte de destination, et non l’indexation d’une image racine suivie de la fourniture de ses résultats à un autre nœud de calcul. ’844 Response at 77–82. Le Dr. Newman présentait également l’« index » de Federwisch comme un mécanisme interne de comparaison d’instantanés, non comme des résultats d’indexation d’image racine distribués entre les nœuds. Newman Decl., table of contents and discussion of Ground 2.
L’examinateur a finalement émis une Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate confirmant les revendications 1–27. Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938, at 1–2 (May 19, 2026) [hereinafter ’844 NIRC].
La leçon pour le praticien est qu’une déclaration centrée sur l’architecture peut empêcher la notification de réduire des caractéristiques précises à de simples étiquettes techniques. Il ne suffisait pas que les antériorités mentionnent « caching » ou « indexing ». Il fallait déterminer si elles divulguaient les opérations revendiquées de cache et d’indexation dans l’architecture d’image racine et d’images feuilles exigée.
VI. Troisième étude de cas : le brevet ’582 — les preuves d’expert au niveau d’abstraction
La troisième étude de cas concerne le brevet américain n° 7,257,582, intitulé « Load Balancing with Shared Data », dans Ex Parte Reexamination Control No. 90/015,337. Le titulaire a présenté la déclaration du Dr. Daniel Abadi à l’appui de sa réponse à la notification non finale. Declaration of Dr. Daniel Abadi, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337 (Feb. 17, 2026) [hereinafter Abadi Decl.].
Cette affaire illustre un troisième usage de l’expertise : contester un niveau d’abstraction erroné. La notification jugeait suffisants le partitionnement, le pavage et la répartition de charge génériques. Le titulaire a recentré l’invention sur une architecture particulière d’allocation de partitions de fichier : détermination de l’allocation du fichier, subdivision logique des enregistrements d’un fichier d’entrée préexistant, distribution des descriptions de partitions, exécution de sous-tâches sur celles-ci et allocation répétée d’une autre partition non traitée selon le principe du premier arrivé, premier servi. Response to Office Action, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337, at 1–3 (Feb. 17, 2026) [hereinafter ’582 Response].
Le Dr. Abadi expliquait que le « partitioning » de Reeve était un pavage de l’espace d’itération défini par des indices, des bornes et des directives de taille des pavés, et non une détermination automatique de l’allocation de fichier ou une subdivision des enregistrements d’un fichier d’entrée préexistant en partitions de fichier. Abadi Decl. ¶¶ 121–23.
La déclaration précisait la distinction : le brevet ’582 partitionne les données, tandis que Reeve partitionne le calcul. La revendication 1 exigeait des partitions des enregistrements d’un fichier préexistant à partir d’informations d’allocation de fichier ; Reeve décrivait le pavage d’un espace d’itération pour planifier le calcul. Abadi Decl. ¶¶ 162–64.
La déclaration traitait aussi la caractéristique « first come first served ». Le Dr. Abadi expliquait que la stratégie FCFS/GRAB de Reeve affectait des pavés de l’espace d’itération à des threads, tandis que la revendication 1 utilisait FCFS pour attribuer de manière répétée des partitions de fichier non encore allouées, une fois achevé le traitement des précédentes. Abadi Decl. ¶¶ 166–67.
Sur la motivation à combiner, le Dr. Abadi expliquait que la personne du métier n’aurait pas été incitée à combiner la technique de tri et fusion parallèles d’Iyer avec le pavage de l’espace d’itération et la planification GRAB de Reeve de la manière proposée : les références traitaient des problèmes de calcul différents, décomposaient des objets différents et mettaient en œuvre des modèles d’exécution différents. Abadi Decl. ¶¶ 124–25.
L’examinateur a ensuite émis une Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate confirmant les revendications 1–14. Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337, at 1–5 (Apr. 6, 2026) [hereinafter ’582 NIRC]. La NIRC interprétait les caractéristiques « logically subdividing » et « repeating » conformément à la présentation technique du titulaire, notamment en distinguant le partitionnement logique des fichiers de leur lecture effective par les sous-tâches. Id.
La leçon est que l’expertise peut empêcher l’examinateur ou le requérant de définir trop largement le problème. Le « parallelism » ne suffisait pas. Il fallait savoir si les références enseignaient l’architecture revendiquée de répartition de charge entre partitions de fichier.
VII. Limites et risques des déclarations d’experts
Une stratégie éclairée doit reconnaître la force des déclarations d’experts, mais aussi leurs risques. Une déclaration doit renforcer le dossier factuel, non être ajoutée par réflexe ni servir à déguiser l’argumentation du conseil en témoignage d’expert.
Ce point est particulièrement important en réexamen, car les modifications de revendications ne sont souvent pas une option pratique au même titre que pendant l’examen ordinaire. Le titulaire peut proposer des modifications ou de nouvelles revendications en ex parte reexamination, mais aucune ne peut élargir la portée des revendications du brevet. 35 U.S.C. § 305; MPEP § 2258. Toute revendication modifiée ou nouvelle incorporée au brevet après réexamen produit aussi les effets de 35 U.S.C. § 252, notamment d’éventuels droits intermédiaires. 35 U.S.C. § 307(b); 35 U.S.C. § 252. Pour un brevet invoqué en contrefaçon, même une limitation peut susciter l’argument que la revendication n’est plus « substantially identical » à l’originale, avec des effets possibles sur les dommages-intérêts passés ou les moyens de défense dans le contentieux pendant. See Bloom Eng’g Co. v. N. Am. Mfg. Co., 129 F.3d 1247, 1250–51 (Fed. Cir. 1997); Laitram Corp. v. NEC Corp., 163 F.3d 1342, 1346–48 (Fed. Cir. 1998). Une modification peut donc rester procéduralement disponible tout en étant stratégiquement impraticable lorsqu’un contentieux devant un tribunal de district, un différend de licence ou une procédure PTAB est lié au réexamen.
Cette réalité renforce l’intérêt de l’expertise, mais aussi les enjeux. Une déclaration peut permettre de conserver le texte initial des revendications tout en réfutant par des preuves les prémisses factuelles de l’examinateur. Elle entre toutefois elle-même dans l’historique d’examen. Les déclarations faites en réexamen peuvent ensuite influer sur l’interprétation, la renonciation de portée, les positions de contrefaçon ou les moyens de défense en invalidité. Une distinction technique convaincante par rapport aux antériorités peut devenir problématique si elle dépasse ce qui est nécessaire ou contredit la lecture des revendications dont le titulaire a besoin au contentieux. See Krippelz v. Ford Motor Co., 667 F.3d 1261, 1266–67 (Fed. Cir. 2012); Tempo Lighting, Inc. v. Tivoli, LLC, 742 F.3d 973, 977–78 (Fed. Cir. 2014).
Une déclaration faible peut nuire davantage qu’aider. Si elle se borne à des conclusions, porte trop la marque du conseil ou s’éloigne du texte des revendications, elle peut recevoir peu de poids et conduire l’examinateur à écarter les preuves comme non étayées. MPEP § 716 explique que les opinions peuvent recevoir du poids lorsqu’elles reposent sur des faits, mais pas les conclusions juridiques en elles-mêmes. MPEP § 716; see also In re Brandstadter, 484 F.2d 1395, 1406–07 (C.C.P.A. 1973).
Les déclarations doivent aussi être coordonnées avec les procédures parallèles. Si le même brevet fait l’objet d’un contentieux devant un tribunal de district, d’un IPR, de négociations de licence ou d’une autre procédure après délivrance, la déclaration de réexamen doit être cohérente avec les interprétations des revendications déjà soutenues, les théories de contrefaçon, les réponses sur la validité, les rapports d’experts et les observations au PTAB. Résoudre la notification immédiate au prix d’une contradiction ailleurs peut coûter stratégiquement plus cher que le rejet lui-même.
L’expert ne doit pas remplacer le mémoire. Le conseil présente le raisonnement juridique ; l’expert fournit les faits et opinions techniques qui l’étayent. Une déclaration ressemblant à une argumentation d’avocat sous signature d’expert peut perdre sa crédibilité. Il vaut mieux que l’expert explique la technologie, les références, les revendications et les conséquences techniques de la combinaison, tandis que la réponse expose pourquoi ces faits surmontent le rejet.
Il ne s’agit pas d’affirmer que toute notification non finale exige une expertise. Certains rejets peuvent être surmontés par les éléments intrinsèques du dossier, une distinction simple entre références ou une question limitée d’interprétation. En examen ordinaire, une modification claire peut aussi être la voie la plus efficace. Dans le réexamen d’un brevet invoqué en contrefaçon, elle peut toutefois entraîner des droits intermédiaires et des conséquences contentieuses la rendant bien moins intéressante. ( voir Même notification, enjeux différents : répondre aux notifications de l’USPTO en ex parte reexamination et dans l’examen ordinaire des brevets) Si le rejet dépend d’une caractérisation technique des antériorités ou d’une raison alléguée de combiner, et si la modification risque de limiter les revendications d’une manière affectant un contentieux lié, l’absence d’expertise peut laisser le titulaire soutenir des faits sans preuves, tout en le privant d’une voie pratique de modification.
VIII. Conséquences pratiques pour la rédaction
Une déclaration solide doit être ciblée, non encyclopédique. Elle doit préciser les qualifications de l’expert, les pièces examinées, le niveau de compétence ordinaire, les hypothèses d’interprétation pertinentes, le contexte technique, les enseignements des références et les failles techniques du rejet.
Elle doit aussi être coordonnée avec la réponse du conseil. Celle-ci doit citer précisément les paragraphes de la déclaration et expliquer comment les faits établis par l’expert réfutent le cas prima facie. Pour l’évidence, elle doit relier la déclaration à la justification exposée par l’examinateur selon MPEP § 2143. La déclaration attaque les prémisses factuelles ; la réponse explique la conséquence juridique.
Les meilleures déclarations évitent aussi les admissions inutiles. Elles ne définissent pas les termes plus étroitement que nécessaire, ne critiquent pas les antériorités d’une façon incompatible avec les positions de contrefaçon, ne reprennent pas intégralement le rapport plus large d’un expert du contentieux et ne deviennent pas une argumentation de conseil sous un autre nom.
IX. Conclusion
En ex parte reexamination, le titulaire ne cherche pas seulement à convaincre un examinateur. Il construit un dossier susceptible d’influer sur la confirmation des revendications, le recours, les procédures ultérieures de l’USPTO et le contentieux parallèle. Une déclaration d’expert bien conçue peut y jouer un rôle central.
La déclaration importe parce qu’elle apporte des preuves là où l’argumentation du conseil ne peut les remplacer. Elle importe parce que l’évidence exige un raisonnement explicite dont l’expert peut contester les prémisses factuelles. La meilleure expertise ne dit pas simplement que les références diffèrent : elle explique pourquoi ces différences comptent pour l’invention revendiquée.
Cet outil exige toutefois de la prudence. Une déclaration se limitant à des conclusions ou portant trop la marque du conseil peut recevoir peu de poids et créer des risques liés à l’historique d’examen. L’expert ne remplace pas le mémoire ; il apporte les faits techniques donnant sa force persuasive à l’argumentation juridique.
Dans la réponse à une notification non finale de réexamen, cette distinction peut être décisive. En constituant tôt le dossier factuel, le titulaire donne à l’examinateur une raison de revoir le rejet, au Board un dossier à contrôler si un recours devient nécessaire, et aux juridictions ultérieures une explication plus claire du sens des revendications et des raisons pour lesquelles les antériorités n’y répondent pas.
