Mains de recherche dans les fichiers.

Résumé analytique: Cet article compare la façon dont USPTO et l'OEB traitent les demandes de brevet déposées plus tôt qui n'étaient pas publiques lorsqu'une demande ultérieure a été déposée, mais qui acquièrent plus tard un effet de l'état de la technique après publication. Aux États-Unis, AIA § 102(a)(2) traite les documents de brevet américains admissibles, y compris certaines publications PCT désignant les États-Unis, comme l'état de la technique à compter de leur date de dépôt effective s'ils nomment un autre inventeur; de telles références peuvent être utilisées à la fois pour l'anticipation et l'évidence, mais AIA § 102(b)(2) fournit des exceptions importantes à l'origine de l'inventeur, à la divulgation publique préalable, à la propriété commune et à l'entente de recherche conjointe. En Europe, EPC Article 54(3) capture de la même manière les applications européennes et les applications Euro-PCT admissibles, mais l'article 56 limite leur effet à la nouveauté seulement, sans que la propriété commune de style américain ne s'échappe de l'autocollision. L'allégation centrale de l'article est que le système américain intègre largement les dépôts secrets dans l'univers de l'avant-art, puis atténue la dureté par des exceptions statutaires, tandis que le EPC limite fortement les dépôts secrets à la nouveauté, mais s'appuie sur la priorité, la divulgation directe et sans ambiguïté, la pratique de modification et les disclaimers étroitement disponibles plutôt que sur le recours fondé sur la propriété.

I. Présentation 

Un problème courant de brevetabilité se pose lorsqu'une demande de brevet est déposée avant la demande en cours d'examen, mais n'est publiée qu'après la date de dépôt de la demande ultérieure. Considérez une simple chronologie. Demandeur A dépose la demande A en janvier. Le demandeur B dépose la demande B en juin. La demande A est publiée en juillet. Lorsque B a déposé sa demande en juin, la demande d'accès à l'information était toujours confidentielle et n'a pu être trouvée dans une recherche antérieure. Pourtant, une fois A publié, tant le United States Patent and Trademark Office que l'Office européen des brevets peuvent traiter A comme l'état de la technique contre B.

Cet article utilise l'état de la technique secret comme abrégé pour les demandes de brevet déposées antérieurement qui n'étaient pas accessibles au public lorsque la demande ultérieure a été déposée, mais qui ont par la suite acquis l'effet de l'état de la technique par l'application de la loi sur les brevets. Dans la pratique américaine, la principale catégorie moderne est AIA 35 U.S.C. § 102(a)(2) l'état de la technique, tandis que dans la pratique de l'OEB la catégorie comparable est l'article 54(3) EPC l'état de la technique.

Les systèmes attribuent des conséquences différentes au même schéma de fait. Aux États-Unis, si la demande A devient un document de brevet américain admissible, nomme un autre inventeur et a été effectivement déposée avant la date de dépôt effective de la demande B, il peut s'agir de l'état de la technique sous AIA 35 U.S.C. § 102(a)(2), sous réserve des exceptions prévues à l'article 102(b)(2). Voir 35 U.S.C. § 102(a)(2); MPEP § 2154.01 (9th ed. Rev. 01.2024, nov. 2024). Que l'état de la technique peut soutenir à la fois l'anticipation et l'évidence. Voir 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 103; MPEP § 717.01(a) (9th ed. Rev. 01.2024, nov. 2024).

En Europe, si la demande A est une demande de brevet européen antérieure ou une demande Euro-PCT admissible, l'article 54(3) EPC peut placer le contenu de A tel qu'il a été déposé dans l'état de la technique contre B. EPC art. 54(3). Mais l'article 56 EPC exclut les documents de l'article 54(3) de l'analyse inventive. EPC art. 56. La référence de l'article 54(3) n'est donc que la nouveauté de l'état de la technique.

La divergence politique est essentielle. Le système américain traite les dépôts secrets de brevets comme faisant partie de l'univers général de l'avant-garde, puis atténue la dureté par des exceptions statutaires. Le EPC adopte l'approche inverse : il limite fortement l'utilisation des dépôts secrets à la nouveauté, mais n'offre aucune évasion fondée sur la propriété de l'autocollision.

Le contraste pratique est le suivant : l'état de la technique secret des États-Unis a une portée plus large du point de vue du fond parce qu'il peut appuyer l'évidence, mais le droit américain contient des exceptions relatives à l'origine des inventeurs et à la propriété commune. L'état de la technique secret de l'OEB a une portée substantielle plus étroite car il s'agit uniquement de nouveauté, mais il est plus rigide dans les situations de portefeuille de même propriétaire parce que le EPC n'a pas de contrepartie directe au AIA § 102(b)(2)(C).

II. Comparaison en bref

Numéro

USPTO / AIA

OEB / EPC

Documents éligibles

Brevets américains, publications des demandes de brevet américaines et demandes WIPO publiées par PCT désignant les États-Unis. 35 U.S.C. § 102(a)(2); MPEP § 2154.01.

Demandes de brevet européen déposées, y compris les demandes euro-PCT éligibles. EPC art. 54(3), 153; EPC r. 165.

Date de l'état de la technique

La date à laquelle la référence a été effectivement déposée pour l'objet invoqué. 35 U.S.C. § 102(d).

La date de dépôt antérieure ou la date de priorité valide de la demande européenne antérieure. EPC art. 54(3), 89.

Effet de nouveauté

Oui. Une référence 102(a)(2) de qualification peut anticiper. 35 U.S.C. § 102(a)(2).

Oui. Article 54(3) est la nouveauté de l'état de la technique. EPC art. 54(3).

Opportunité / effet inventif-étape

Oui. § 102(a)(2) l'état de la technique peut supporter un § 103 rejet de l'évidence. 35 U.S.C. § 103; Hazeltine Rsch., Inc. v. Brenner, 382 U.S. 252, 254–56 (1965).

C'est pas vrai. Les documents de l'article 54(3) ne sont pas considérés comme des actes inventifs. EPC art. 56.

Traitement étranger / PCT

Une demande WIPO publiée par PCT désignant les États-Unis peut être admissible indépendamment de la langue de publication ou de l'entrée de l'étape nationale aux États-Unis. MPEP § 2154.01(a).

Un euro-PCT la demande peut avoir l'article 54(3) effet seulement si la règle 159(1)(c) les frais de dépôt sont payés et, le cas échéant, une traduction est fournie. EPC L'un d'entre eux est l'auteur de la plainte. 165; Directives de l'OEB A-XIII, 9.1.3 (2026).

Échappement à la propriété commune

Disponible en vertu de l'AIA § 102(b)(2)(C), sous réserve de conditions; le traitement par accord de recherche conjoint peut également s'appliquer en vertu de l'article 102(c).

Aucune exception directe à la propriété commune à l'article 54(3).

Champ de bataille prioritaire

Si la demande antérieure à laquelle la priorité ou le bénéfice est revendiqué décrit l'objet invoqué. 35 U.S.C. § 102(d).

Indique si la priorité est valable pour l'objet pertinent en vertu de la norme de la même invention. G 2/98, Exigence relative à la revendication de la priorité de la même invention 2001 O.J. E.P.O. 413.

Stratégie d'intervention type

L'admissibilité au document de contestation, la date de dépôt effective, l'entité inventive et les exceptions au § 102(b)(2); examiner la règle 1.130 pratique de déclaration, common ownership, modification de revendication et stratégie de double-brevet.

Récuser la divulgation directe et sans ambiguïté, le droit de priorité, le statut de l'euro-PCT et la nouveauté; envisager une modification ciblée ou un avertissement strictement limité.

III. Le cadre américain : le texte de l'AIA Premièrement, les affaires antérieures à l'AIA en tant que contexte

Pour les applications AIA actuelles, le point de départ est la loi. L'article 102(a)(2) prévoit qu'une personne n'a pas droit à un brevet si l'invention revendiquée a été décrite dans un brevet délivré en vertu de l'article 151, ou dans une demande de brevet publiée ou réputée publiée en vertu de l'article 122(b), dans lequel le brevet ou la demande nommait un autre inventeur et a été effectivement déposé avant la date de dépôt effective de l'invention revendiquée. 35 U.S.C. § 102(a)(2). Le USPTO regroupe ces références sous la forme de documents de brevet U.S. : brevets U.S., publications des demandes de brevet U.S., et certaines demandes WIPO publiées par PCT. MPEP § 2154.01.

La date de publication de la référence n'est pas la date de contrôle de l'état de la technique. La référence doit, bien sûr, être devenue un brevet ou une demande publiée pour être appliquée de la manière ordinaire, mais la question statutaire est de savoir si elle a été effectivement déposée avant la date de dépôt effective de l'invention revendiquée. 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 102(d). L'article 102(d) fournit la règle de la date de dépôt effective : un document de brevet américain est effectivement déposé à compter de sa date de dépôt effective ou, le cas échéant, de la date de dépôt d'une demande de priorité ou de bénéfice antérieure qui décrit l'objet invoqué. 35 U.S.C. § 102(d); MPEP § 2154.01(b).

Cette règle de l'AIA diffère sensiblement de celle de l'AIA § 102(e). Sous le pré-AIA Hilmer En règle générale, la priorité étrangère n'a pas fourni la date d'antériorité de l'article 102(e) pour une référence de brevet américaine. In re Hilmer, 359 F.2d 859, 878–79 (C.C.P.A. 1966). En vertu de l'article 102(d) de l'AIA, en revanche, l'USPTO considère un document de brevet américain comme effectivement déposé à partir de la première demande de priorité ou de bénéfice, y compris une demande étrangère ou internationale, qui décrit l'objet invoqué. 35 U.S.C. § 102(d); MPEP § 2154.01(b). Hilmer reste important en tant que contexte historique, mais pas en tant que règle opérationnelle pour les applications AIA.

L'expression « Nom d'un autre inventeur » est une limitation pratique de grande valeur, mais elle ne doit pas être lue de façon étroite. Les directives actuelles de l'USPTO stipulent que toute différence d'entité inventive entre le document de brevet américain antérieur et la demande ultérieure satisfait à l'exigence « Nom d'un autre inventeur ». MPEP § 2154.01(c). Ainsi, lorsque les deux documents nomment des inventeurs conjoints, un seul inventeur commun différent suffit; le chevauchement de la fonction d'inventeur n'empêche pas § 102(a)(2) Statut antérieur à la technique sauf si un § 102(b)(2) l'exception s'applique. Id. Pré-AIA par d'autres cas comme In re Land, 368 F.2d 866, 877–79 (C.C.P.A. 1966), restent un arrière-plan utile, mais l'analyse actuelle de l'AIA tourne sur la phrase statutaire "nomme un autre inventeur" et le guide USPTO" dans MPEP § 2154.01(c).

La fondation historique de l'état de l'art secret américain est Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390 (1926). Milburn n'est pas la loi d'AIA en vigueur, mais elle explique la politique selon laquelle la publication ultérieure de l'Office des brevets ne devrait pas permettre à un deuxième déposant d'obtenir un brevet sur un objet déjà divulgué dans une demande déposée antérieurement. Id. à 399–401. dans Milburn, la Cour suprême a jugé qu'une demande déposée antérieurement pouvait faire échec à un brevet ultérieur lorsque la demande antérieure divulguait adéquatement l'invention revendiquée postérieurement, même si la demande antérieure émise ultérieurement et ne revendiquait pas l'objet du brevet. Id.

La base de l'évidence pré-AIA est Hazeltine Research, Inc. v. Brenner, 382 U.S. 252 (1965). Là, la Cour suprême a estimé qu'une demande antérieure en instance devant l'Office des brevets au moment du dépôt de la demande ultérieure pouvait être de l'état de la technique aux fins de l'évidence de l'article 103. Id. à 254–56. Bien que Hazeltine prédate l'AIA, sa leçon pratique centrale survit sous l'AIA parce que § 102(a)(2) références font partie de l'univers de l'avant-art américain et peuvent être utilisés dans l'analyse d'évidence § 103. Voir 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 103; MPEP § 717.01(a).

Les cas de priorité pré-AIA nécessitent également un étiquetage attentif. Dans Dynamic Drinkware, LLC v. National Graphics, Inc., la Federal Circuit a considéré, dans un contexte pré-AIA § 102(e), qu'un brevet de référence n'avait pas droit à une date de dépôt provisoire de la demande sauf si le document provisoire fourni à l'appui de la description écrite des revendications du brevet de référence. 800 F.3d 1375, 1378–82 (Fed. Cir. 2015). Dans In re Riggs, la Federal Circuit a ajouté que, pour que la date provisoire s'applique à un rejet pré-AIA § 102(e), les parties spécifiques de la référence invoquées comme étant de l'état de la technique doivent également avoir un support de description écrite dans la demande provisoire. 131 F.4th 1377, 1384–85 (Fed. Cir. 2025). Bien que ces cas apparaissent dans les paramètres pré-AIA, leur logique de priorité spécifique à l'objet est parallèle à l'enquête AIA § 102(d), mais l'analyse légale devrait commencer par le texte AIA.

Lynk Labs est mieux compris de manière étroite. Il ne s'agit pas d'une décision AIA § 102(a)(2) ; elle a été prise dans le contexte de IPR pré-AIA § 102(e)(1). Lynk Labs, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 125 F.4th 1120, 1124–26 (Fed. Cir. 2025), cert. nié, non. 25-308 (U.S. Mar. 9, 2026). Sa pertinence est que la Federal Circuit a estimé qu'une demande de brevet publiée peut être de l'état de la technique à compter de sa date de dépôt, même si elle n'était pas accessible au public avant sa publication ultérieure. Id. at 1130–33. L'affaire renforce donc le concept de ressort secret de l'état de la technique, mais il ne doit pas être interprété comme une interprétation directe de AIA § 102(a)(2).

IV. Exceptions des États-Unis : Effet sur l'état de la technique, mais soupapes de sécurité légales

La largeur de l'AIA § 102(a)(2) est tempérée par § 102(b)(2). La première exception exclut les matières qui ont été obtenues directement ou indirectement de l'inventeur ou d'un inventeur conjoint. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(A). Il s'agit de l'exception inventeur-origine et est souvent soulevée par la pratique de déclaration sous 37 C.F.R. § 1.130(a). Voir MPEP §§ 717.01(a), 2155.01.

La deuxième exception supprime l'objet qui a été divulgué publiquement par l'inventeur, un inventeur conjoint ou un autre qui a obtenu l'objet de l'inventeur ou de l'inventeur conjoint avant la date de dépôt effective de la référence 102(a)(2) intervenante. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(B). La décision Federal Circuit Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd. est un exemple de prudence. 108 F.4th 1376 (Fed. Cir. 2024). Le tribunal a jugé qu'une vente privée n'avait pas révélé publiquement l'objet aux fins de l'article 102(b)(2)(B), même s'il n'y avait pas d'accord de confidentialité. Id. at 1383–86. L'exception exige une véritable divulgation publique de l'objet pertinent, et non seulement une transaction commerciale d'origine d'inventeur.

La troisième exception est l'exception de propriété commune. L'article 102(b)(2)(C) prévoit que l'objet qui est autrement admissible en vertu du § 102(a)(2) n'est pas de l'état de la technique si, au plus tard à la date de dépôt effective de l'invention revendiquée, l'objet divulgué et l'invention revendiquée étaient la propriété de la même personne ou étaient soumis à une obligation de cession à la même personne. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C). La section 102(c) étend le traitement connexe à certains accords de recherche conjoints. 35 U.S.C. § 102(c) Les lignes directrices de l'USPTO indiquent clairement qu'une soumission de propriété commune ou d'entente de recherche conjointe appropriée peut éliminer l'objet en tant que § 102(a)(2) de l'état de la technique, y compris lorsque le rejet est pour l'anticipation ou l'évidence. L'article 717.02(a) de la MPEP.

L'exception de propriété commune n'est pas un remède. Elle ne s'applique qu'aux divulgations utilisées sous le § 102(a)(2), et non à l'état de la technique public sous le § 102(a)(1). 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C); MPEP § 717.02(a). Il n'enlève pas non plus les questions de double brevet. MPEP § 717.02(a). Une demande antérieure généralement détenue peut cesser d'être § 102(a)(2) l'état de la technique, mais elle peut quand même nécessiter une analyse de double-brevet statutaire ou non statutaire et, le cas échéant, une stratégie d'annulation de terminal.

V. Le cadre de l'OEB : l'article 54(3) en tant qu'état de la technique

L'article 54 EPC distingue l'état de la technique public des dépôts de brevets européens antérieurs qui n'étaient pas encore publics. L'article 54(2) définit l'état de la technique comme tout ce qui est mis à la disposition du public avant la date de dépôt de la demande européenne. EPC art. 54(2). L'article 54(3) ajoute une catégorie spéciale : le contenu des demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, dont les dates de dépôt sont antérieures à la date pertinente de la demande examinée et qui ont été publiées à cette date ou après cette date ultérieure. EPC art. 54(3).

L'article 56 EPC fournit le principe de limitation. Elle prévoit que les documents de l'article 54(3) ne sont pas pris en considération pour décider si l'invention revendiquée implique une activité inventive. EPC art. 56. La règle de l'OEB est donc plus étroite que la règle des États-Unis sur le fond. Un document 54(3) peut détruire la nouveauté s'il divulgue directement et sans ambiguïté l'objet revendiqué, mais il ne peut être associé à d'autres références ou utilisé comme point de départ inventif.

Les chambres de recours ont renforcé le caractère strictement nouveau de l'article 54(3). Dans T 167/84, Valve/Nissan pour injecteur de carburant, le Conseil technique a estimé que le contenu entier d'une application antérieure de l'article 54(3) ne s'étend pas aux équivalents non divulgués. T 167/84, Valve d'injecteur de carburant/Nissan, 1987 O.J. E.P.O. 369. Cette conclusion découle de la structure du EPC : puisque les références à l'article 54(3) sont exclues de l'activité inventive, leur effet ne devrait pas être élargi par un raisonnement d'équivalence ou d'évidence. Id.

Le contenu pertinent est la demande européenne antérieure telle qu'elle a été déposée. Directives relatives à l'examen pratiqué par l'OEB G-IV, 5.1 (2026). Les Lignes directrices précisent que le contenu comprend la description, les dessins et les revendications de brevet, mais n'inclut pas le document de priorité lui-même ni l'abrégé. Id. Le document de priorité n'a d'importance que pour déterminer si la demande antérieure a droit à la date de priorité revendiquée pour la divulgation pertinente.

VI. Priorité en tant que terrain de bataille central de l'OEB

Comme l'article 54(3) active les dates de dépôt et de priorité, la priorité est souvent dispositive. L'autorité dirigeante est G 2/98, lorsque la Grande Chambre a estimé que la priorité pour la même invention n'est reconnue que si l'homme du métier peut déduire l'objet revendiqué directement et sans ambiguïté, en utilisant les connaissances générales communes, de la demande de priorité dans son ensemble. G 2/98, Exigence relative à la revendication de la priorité de la même invention 2001 O.J. E.P.O. 413.

Cette norme fonctionne des deux côtés d'un différend au titre de l'article 54(3). La demande ultérieure peut nécessiter la priorité pour précéder la référence publiée plus tôt. La référence antérieure peut avoir besoin d'une priorité pour être considérée comme un dépôt antérieur contre la revendication de brevet ultérieure. Si la priorité échoue pour l'un mais pas pour l'autre, le résultat peut être asymétrique et déterminant.

G 1/15 est important parce qu'il limite certains risques d'autocollision. Dans cette décision, la Grande Chambre a estimé que la priorité partielle ne peut pas être refusée pour une revendication générique de brevet, à condition que l'autre objet pertinent soit divulgué directement ou implicitement, sans ambiguïté et de manière habilitante dans le document de priorité. G 1/15, Priorité partielle (application Bd élargie. nov. 29, 2016). La priorité partielle peut donc empêcher qu'un déposant soit propriétaire d'un dépôt antérieur ou d'une publication de priorité familiale de devenir fatal contre un objet qui a droit à la priorité.

Le droit de priorité lui-même a également été précisé. Dans G 1/22 et G 2/22, la Grande Chambre a estimé que l'OEB est compétent pour apprécier si une partie a droit à la priorité, mais qu'il existe une présomption réfragable que le demandeur qui revendique la priorité est en droit de le faire. G 1/22 & G 2/22, Droit à la priorité, 2024 O.J. E.P.O. A50. Ces décisions sont particulièrement importantes dans les chaînes de dépôt PCT-EP où le déposant de priorité et le déposant ultérieur ne sont pas identiques.

VII. Applications Euro-PCT: Modèle d'information similaire, Gatekeeping différent

Les dépôts PCT créent une divergence supplémentaire. Aux États-Unis, la pratique actuelle de AIA traite la publication WIPO d'une demande PCT désignant les États-Unis comme publication d'une demande de brevet aux fins de l'article 102(a)(2), indépendamment de la date de dépôt international, de la langue de publication ou de l'entrée au stade national des États-Unis. 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 374; MPEP § 2154.01(a).

La règle de l'OEB est plus conditionnelle. Une demande PCT désignant l'Europe ne peut devenir l'article 54(3) que si les conditions EPC sont remplies. La règle 165 EPC, lue avec l'article 153(5), fournit le cadre. EPC art. 153(5); EPC r. 165. Les Lignes directrices de l'OEB 2026 précisent qu'une demande internationale est incluse dans l'état de la technique de l'article 54(3) si le déposant PCT a acquitté la taxe de dépôt en vertu de la règle 159(1)(c) et a fourni une traduction en vertu de la règle 159(1)(a) lorsque la demande n'a pas été publiée par le Bureau international dans une langue officielle de l'OEB. Directives relatives à l'examen pratiqué par l'OEB A-XIII, 9.1.3 (2026). Les lignes directrices précisent en outre que toutes les exigences minimales relatives à l'entrée en phase européenne ne doivent pas être remplies pour que la demande Euro-PCT soit traitée comme une demande européenne en conflit. Id.

Le point de pratique est simple. Un praticien américain ne devrait pas supposer que le statut 54(3) d'Euro-PCT découle automatiquement de la publication WIPO. Un praticien européen ne devrait pas supposer que le § 102(a)(2) des États-Unis exige l'entrée au stade national des États-Unis.

VIII. Avertissements de l'OEB et collisions avec un même propriétaire

Étant donné que la EPC n'a pas d'exception de propriété commune pour l'article 54(3), les collisions avec un même propriétaire doivent être résolues par priorité, rédaction de revendications, modifications de nouveauté ou avertissements. Les mises en demeure ne sont donc pas simplement un outil d'examen de brevet; elles exposent le refus de EPC de résoudre les problèmes du même propriétaire Article 54(3) par le biais de règles de propriété.

Les cas de non-responsabilité de la Grande Chambre ne permettent qu'une réponse limitée. Dans G 1/03, la Grande Chambre a estimé qu'un déni de responsabilité non divulgué peut être autorisé à rétablir la nouveauté par rapport à l'article 54(3), mais seulement si le déni de responsabilité ne supprime pas plus que nécessaire et n'apporte pas une contribution technique à l'objet revendiqué. G 1/03, Avertissement/PPG, 2004 O.J. E.P.O. 413. Dans G 1/16, la Grande Chambre a réaffirmé la G 1/03 et souligné que de tels avertissements doivent satisfaire à des limites strictes en matière d'ajout de matières. G 1/16, Avertissement III, 2018 O.J. E.P.O. A70.

Les décisions récentes du Conseil montrent les limites de cette approche. Dans T 88/21, Article/Corning en verre, la Chambre s'est penchée sur une collision avec un même demandeur dans laquelle la priorité n'était pas valide pour l'ensemble de la portée de la revendication de brevet et un avertissement non divulgué fondé sur la divulgation antérieure du demandeur n'a pas été autorisé. T 88/21, Glass Article/Corning (Tech. Bd. App. nov. 15, 2022). Dans T 1946/19, Serrure mémoire/CLEVX, la Chambre a estimé qu'il n'y avait pas de nouveauté lorsque la priorité n'avait pas été accordée à la revendication de brevet, mais qu'elle était valable pour l'objet pertinent de l'article 54(3). T 1946/19, Serrure mémoire/CLEVX (Tech. Bd. App. nov. 9, 2023). Ces décisions montrent que l'article 54(3) s'applique souvent moins à la propriété qu'à la granularité du soutien prioritaire.

IX. Conséquences stratégiques pour les portefeuilles mondiaux

La règle américaine est plus dangereuse d'un point de vue et plus indulgente d'un autre. Il est plus dangereux parce qu'une référence 102(a)(2) peut être utilisée pour l'évidence sous § 103. Voir 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 103; Hazeltine, 382 U.S. à 254–56. Mais c'est plus indulgent parce que § 102(b)(2) peut supprimer les divulgations d'origine d'inventeurs, les divulgations publiques d'inventeurs antérieurs et les divulgations courantes de la base d'avant-garde de § 102(a)(2). 35 U.S.C. § 102(b)(2).

La règle de l'OEB est plus étroite car l'article 54(3) n'est que nouveauté. EPC art. 56. Mais il peut être plus dur dans la pratique du portefeuille même propriétaire parce que le EPC n'a pas d'équivalent à § 102(b)(2)(C). La même famille d'entreprises que la demande EP antérieure peut être une référence de nouveauté à l'article 54(3) contre une demande EP ultérieure si les exigences légales sont satisfaites et la priorité ne sauve pas la revendication.

Pour l'examen des brevets aux États-Unis, la liste de contrôle des réponses devrait être : déterminer si la référence est un document de brevet américain admissible; déterminer la date de dépôt effective spécifique à l'objet en vertu du § 102(d); tester le nom d'un autre inventeur; évaluer les exceptions au § 102(b)(2); et envisager le double brevet séparément. Voir 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 102(b)(2), 102(d), 103; MPEP §§ 2154.01, 717.02(a).

Pour l'examen du brevet par l'OEB, la liste de contrôle des réponses devrait être différente : confirmer que la référence est une demande EP ou une demande euro-PCT remplissant les conditions requises; vérifier le calendrier de publication; déterminer la priorité tant pour la revendication du brevet que pour la référence; demander si la demande antérieure divulgue directement et sans ambiguïté l'objet revendiqué; et envisager une modification ciblée ou un avertissement admissible. Voir EPC art. 54(3), 56, 89; Lignes directrices de l'OEB G-IV, 5.1; Lignes directrices de l'OEB A-XIII, 9.1.3.

X. Conclusion

Les demandes de brevet déposées antérieurement et publiées ultérieurement occupent une place inhabituelle dans le droit des brevets. Ils n'étaient pas publics au moment du dépôt de la demande ultérieure, mais ils peuvent acquérir l'effet de l'état de la technique une fois publiés. Les systèmes américains et européens partagent cette idée de base, mais ils la mettent en œuvre différemment.

Le système américain traite les dépôts secrets de brevets comme faisant partie de l'univers général de l'avant-garde, puis atténue la dureté par des exceptions statutaires. Le EPC adopte l'approche opposée : il limite fortement les dépôts secrets à la nouveauté, mais n'offre aucune échappatoire fondée sur la propriété de l'autocollision. Cette divergence explique pourquoi la même chronologie de dépôt peut produire différentes stratégies d'examen des brevets dans le USPTO et l'OEB.

Aux États-Unis, l'analyse actuelle de l'AIA commence par §§ 102(a)(2) et 102(d), et non par la jurisprudence antérieure à l'AIA. Les autorités pré-AIA restent utiles, mais leur rôle doctrinal est limité et spécifique au contexte. Milburn fournit la justification historique de l'état de la technique secret. Hazeltine fournit le principe de l'évidence historique. Boissons dynamiques, Riggset Lynk Labs éclairer les questions de priorité et de date de publication avant l'AIA, mais l'enquête de l'AIA commence par le texte législatif et les directives actuelles de l'USPTO.

À l'OEB, l'article 54(3) est une règle de nouveauté seulement. L'article 56 exclut de l'activité inventive les documents de l'article 54(3) et les cas tels que T 167/84 confirmer que la doctrine ne doit pas être élargie par des raisonnements équivalents ou évidents. Mais l'effet plus étroit de l'EPC s'accompagne de moins de voies d'évasion : il n'y a pas d'exception à la propriété commune de style américain. La priorité, la divulgation directe et sans ambiguïté et les avertissements soigneusement limités font le travail.

Pour la stratégie globale de classement, la leçon fondamentale est simple. Aux États-Unis, demandez si la référence est admissible, quelle est sa date de dépôt effective spécifique à l'objet, si elle désigne un autre inventeur et si une exception AIA la supprime. En Europe, demander si la demande antérieure de EP ou d'Euro-PCT révèle directement et sans ambiguïté la revendication, si la priorité modifie la réponse et si la revendication peut être modifiée ou rejetée sans ajouter de matière.