Réexamen ex parte

Représentation des
titulaires de brevets

La défense du titulaire doit commencer dès qu’une éventuelle requête se profile. Une préparation en amont permet d’évaluer l’état de la technique, l’historique de la procédure de délivrance, les questions d’interprétation des revendications, les témoins potentiels, les litiges connexes et l’importance commerciale de chaque revendication contestée.

Analyse initiale de la demande de réexamen

Nous évaluons :

✓ Chaque nouvelle question substantielle de brevetabilité invoquée
✓ Les brevets et publications imprimées cités
✓ Les correspondances entre les revendications et les documents, ainsi que les hypothèses techniques du requérant
✓ L’historique de la procédure initiale de délivrance
✓ Les litiges et activités de licence connexes
✓ L’importance de chaque revendication contestée
✓ Les brevets apparentés et les demandes en instance

Cette analyse initiale identifie les possibilités de réponse immédiate et établit une stratégie plus large pour la procédure et le portefeuille.

Observations avant l’ordonnance de réexamen

Dans les dossiers de réexamen ex parte qui remplissent les conditions, le titulaire peut présenter des observations avant l’ordonnance afin d’expliquer si la demande soulève une nouvelle question substantielle de brevetabilité. Nous préparons des observations ciblées qui mettent en évidence les faiblesses des enseignements invoqués par le requérant, des correspondances établies avec les revendications et de sa présentation de l’état de la technique.

Le stade précédant l’ordonnance ayant un périmètre limité, chaque présentation doit être soigneusement adaptée à la procédure applicable. Nous élaborons ces observations dans le cadre d’une stratégie plus large qui anticipe un éventuel réexamen, les litiges connexes et toute réponse ultérieure au fond.

Déclarations du titulaire et réponses aux notifications de l’USPTO

Si le réexamen est ordonné, nous élaborons une stratégie d’examen coordonnée devant la Central Reexamination Unit.

Notre intervention peut comprendre :

✓ Déclarations du titulaire du brevet
✓ Réponses aux notifications non finales et finales de l’USPTO
✓ Entretiens avec les examinateurs
✓ Distinctions techniques
✓ Déclarations d’experts et éléments de preuve à l’appui
✓ Éléments de preuve objectifs étayant l’absence de caractère évident
✓ Modifications des revendications
✓ Requêtes procédurales et observations
✓ Préservation des questions susceptibles de faire l’objet d’un recours

Preuves d’experts

Les réexamens complexes dépendent souvent d’hypothèses factuelles concernant l’enseignement d’un document antérieur, le fonctionnement des systèmes, la compréhension de la personne du métier ou le fondement technique d’une combinaison proposée.

Nous travaillons avec des experts qualifiés pour préparer des déclarations fondées sur la technologie, la littérature pertinente, les essais et le point de vue de la personne du métier.

Modifications et stratégie de portefeuille

Une modification peut préserver la brevetabilité tout en ayant des conséquences sur la contrefaçon, les dommages-intérêts, les droits de tiers nés dans l’intervalle (intervening rights), les licences et les actifs de brevets apparentés.

Avant de recommander une modification, nous examinons :

✓ Les positions actuelles et prévisibles en matière de contrefaçon
✓ Les questions possibles liées aux droits de tiers nés dans l’intervalle (intervening rights)
✓ Les litiges en cours
✓ Les possibilités de continuation et de redélivrance (reissue)
✓ Les brevets et demandes apparentés
✓ La couverture des produits importants sur le plan commercial

Recours devant le PTAB et le Federal Circuit

Le titulaire peut contester un rejet final prononcé dans un réexamen ex parte devant le PTAB. S’il n’obtient pas satisfaction, il peut ensuite demander un contrôle par le Federal Circuit ; les tiers requérants ne disposent pas des mêmes droits de recours.

Nous constituons le dossier de la procédure en tenant compte de ces éventuelles étapes de recours.

Services pour les tiers requérants

Pour un tiers requérant, l’essentiel de la démonstration doit figurer dans la demande initiale. La participation devenant limitée après l’ordonnance de réexamen, la demande doit identifier les antériorités les plus solides, formuler chaque nouvelle question substantielle de brevetabilité et établir clairement la correspondance entre les documents et les revendications contestées.

Nous élaborons des demandes ciblées et fondées sur les preuves afin de donner à l’USPTO une base claire pour ordonner le réexamen et examiner rigoureusement les revendications contestées.

Nous accompagnons les requérants dans les démarches suivantes :

✓ Évaluation du réexamen par rapport à l’IPR ou aux solutions contentieuses
✓ Revue du brevet et de l’historique de la procédure de délivrance
✓ Évaluation des brevets et publications imprimées
✓ Identification des nouvelles questions substantielles proposées
✓ Préparation de correspondances détaillées entre les documents et les revendications
✓ Préparation des preuves techniques à l’appui
✓ Rédaction et dépôt de la demande de réexamen
✓ Préparation de toute réplique autorisée au début de la procédure

Nous évaluons également l’incidence possible de la demande sur les litiges connexes, les positions de négociation transactionnelle, les déclarations publiques et les objectifs commerciaux plus larges.

Coordination avec le contentieux et les licences

Les conséquences stratégiques d’un réexamen ex parte dépassent souvent largement l’USPTO. Les arguments présentés pendant l’examen, les modifications des revendications et le dossier qui en résulte peuvent influer sur l’interprétation des revendications, les analyses de contrefaçon, les dommages-intérêts, les droits de tiers nés dans l’intervalle (intervening rights), le rapport de force dans une négociation transactionnelle et la valeur des brevets apparentés comme des demandes en instance.

Nous coordonnons notre travail avec les conseils chargés du contentieux et des licences tout au long de la procédure, afin de maintenir des positions cohérentes devant les différentes instances et d’évaluer les effets ultérieurs de chaque décision d’examen. En intégrant le réexamen à une stratégie globale du litige et du portefeuille, nous aidons les clients à protéger tant le brevet contesté que la valeur à long terme de leurs actifs de propriété intellectuelle.

Votre brevet fait-il l’objet d’une demande de réexamen déposée par Unified Patents ?

Le Unified Defense Program d’AddyHart propose aux titulaires remplissant les conditions une représentation dont les honoraires dépendent du résultat, dans les réexamens ex parte engagés à la demande de Unified Patents.

Pour les dossiers acceptés, le programme prévoit des honoraires professionnels de 20 000 USD conditionnés au résultat, exigibles uniquement si la représentation aboutit à un résultat favorable et qu’au moins une revendication contestée est confirmée comme brevetable, selon la définition figurant dans le mandat écrit.

L’accès au programme est soumis à une vérification des conflits d’intérêts, à l’évaluation du dossier et à un mandat écrit. Les taxes de l’USPTO, les experts, les prestataires, le contentieux, les procédures devant le Federal Circuit et les autres frais sont exclus, sauf inclusion expresse. Les résultats antérieurs ne garantissent pas un résultat similaire.

Pourquoi choisir AddyHart pour
Réexamen ex parte

Une solide expérience des procédures de délivrance

Le réexamen ex parte est fondamentalement une procédure spécialisée d’examen des brevets. Nous associons une solide expérience des procédures de délivrance à l’analyse technique pour élaborer des réponses convaincantes, des stratégies d’échange avec les examinateurs et des approches de modification des revendications visant à préserver des droits de brevet utiles ou à présenter des contestations bien étayées.

Analyse technique et probatoire

La réussite d’un réexamen dépend de bien davantage que l’identification d’antériorités. Nous travaillons étroitement avec les inventeurs, les experts techniques et les spécialistes du secteur pour analyser les technologies complexes, évaluer l’historique de la procédure de délivrance et préparer des preuves étayant les positions de nos clients devant l’USPTO.

Une stratégie tenant compte du contentieux

Les décisions prises dans un réexamen peuvent influer sur les litiges parallèles, les négociations de licence et les actions futures pour faire valoir les droits. Nous coordonnons notre travail avec les conseils chargés du contentieux afin que les arguments présentés pendant l’examen, les modifications et les preuves à l’appui soient cohérents avec les objectifs globaux du litige et de l’entreprise.

Un conseil tenant compte de l’ensemble du portefeuille

Chaque décision prise pendant un réexamen peut affecter les brevets apparentés, les demandes en instance, la stratégie de continuation et la valeur à long terme d’un portefeuille de propriété intellectuelle. Nous évaluons chaque choix stratégique au regard de son incidence possible sur le brevet contesté comme sur l’ensemble de la famille de brevets.

Articles connexes de Divergent Patent Law

De l’argument à la preuve : l’importance des déclarations d’experts pour répondre à une notification non finale de l’USPTO dans un réexamen ex parte

Brandon Theiss

Même notification, enjeux différents : répondre aux notifications de l’USPTO en réexamen ex parte et dans la procédure ordinaire de délivrance

Brandon Theiss

Une erreur de mise en correspondance, pas un mini-procès : étude de cas de la nouvelle procédure d’écritures préalables à l’ordonnance de l’USPTO

Brandon Theiss

Équipe concernée

Les professionnels ci-dessous combinent IPR, réexamen, appel, litige, examen des brevets et expérience technique pertinente pour les contestations portant sur des brevets délivrés.

Meredith Martin Addy

Présidente et cofondatrice · Avocate américaine en brevets inscrite auprès de l’USPTO · Ingénieure en génie électrique

Ingénieur électricien et avocat en brevets enregistré, Mimi s'appuie sur plus de 100 affaires de brevets de district et plus de 100 Federal Circuit fait appel pour donner des conseils sur la stratégie d'examen des brevets, les procédures de PTAB, les licences et la durabilité du portefeuille.

Gregory B. Gulliver

Associé · Avocat américain en brevets inscrit auprès de l’USPTO · Ancien ingénieur logiciel

Ancien ingénieur logiciel ayant neuf ans d’expérience dans l’industrie, Gregory a rédigé et suivi les procédures de délivrance de centaines de demandes concernant les communications sans fil, les logiciels, le matériel informatique, les semi-conducteurs et les technologies de réseau.

Brandon R. Theiss

Associé · Avocat américain en brevets inscrit auprès de l’USPTO · Titulaire de la licence Professional Engineer

Titulaire d’une licence Professional Engineer et ancien ingénieur en contrôle industriel et dispositifs médicaux, Brandon conseille en matière de délivrance, de stratégie § 101, de développement de portefeuille et de procédures après délivrance concernant l’IA, les logiciels, les systèmes cloud, les dispositifs médicaux et l’automatisation.

Craig McLaughlin

Conseil senior · Avocat américain en brevets inscrit auprès de l’USPTO · Formation en biologie

Avocat en brevets inscrit auprès de l’USPTO, Craig possède une formation en biologie et près de 30 ans d’expérience. Il traite des dossiers de brevets d’utilité et de dessin ou modèle concernant les dispositifs médicaux, systèmes mécaniques, produits de consommation et matériel informatique, ainsi que les procédures après délivrance et recours connexes.

Ganesh J. Prabu

Conseiller technique · Ingénieur en communications sans fil · Appui à l’analyse des brevets et aux licences

Ganesh J. Prabu est ingénieur en communications sans fil et conseiller technique, avec plus de deux décennies d’expérience, notamment chez Motorola et BlackBerry. Il contribue aux procédures de délivrance, licences et contentieux par l’analyse technique des technologies 5G, LTE et IoT, la préparation de tableaux de correspondance des revendications, la rétro-ingénierie et l’analyse des preuves d’utilisation.

Heather King (Allebach)

Responsable de l’équipe parajuridique · Opérations brevets et contentieux

Heather coordonne l’intégration des portefeuilles, les formalités de dépôt à l’USPTO, les rapports aux clients, la correspondance internationale, les demandes d’instructions, les transferts de portefeuille et la mise en œuvre des procédures de délivrance propres à chaque client.

Sue Tucker

Responsable du suivi des échéances · Opérations contentieuses et brevets

Sue apporte plus de 25 ans d'expérience en opérations juridiques à la gestion des délais, la coordination des dossiers, l'administration des cas et le soutien procédural pour les questions devant les tribunaux de l'USPTO, PTAB et fédéraux.

Nous contacter

Que vous développiez un nouveau portefeuille, transfériez des dossiers de délivrance existants, prépariez un lancement de produit ou répondiez à une contestation d’un brevet délivré, nous serons heureux d’échanger sur vos objectifs.

N’incluez aucune information confidentielle dans une première demande. Une relation avocat-client n’est établie que par un mandat écrit.