Tout praticien de la procédure de délivrance a entendu une variante de la même question : pourquoi un demandeur devrait-il communiquer un document qui pourrait servir à rejeter sa demande ?
La question est compréhensible. Le conseil est mandaté pour défendre les intérêts du client, et un Information Disclosure Statement, ou IDS, peut porter à la connaissance de l’examinateur des informations potentiellement défavorables. Toutefois, l’examen des brevets n’est pas un contentieux contradictoire ordinaire. Il s’agit d’une procédure administrative ex parte dans laquelle le demandeur sollicite un droit conféré par l’État, opposable à des membres du public qui n’ont généralement pas la possibilité de participer.
Il est donc préférable de comprendre l’IDS comme un analogue ex parte de la communication des preuves (discovery), propre aux brevets : un mécanisme de communication imposé par les règles qui remplace en partie l’adversaire absent. L’analogie est fonctionnelle, non littérale. L’IDS ne comporte ni demandes réciproques, ni objections, ni inventaires de documents couverts par un privilège de confidentialité, ni ordonnances de protection, ni mesures judiciaires d’exécution, ni toute l’étendue de la discovery civile. Il répond à un problème plus précis : des personnes sollicitant un droit opposable au public détiennent des informations importantes pour la décision de l’administration, sans qu’une partie adverse soit présente pour les demander.
Un brevet issu d’un examen éclairé est plus défendable qu’un brevet obtenu en exploitant la faiblesse informationnelle d’une procédure ex parte. C’est le fondement moral de l’obligation de communication.
Le dépôt d’un IDS ne constitue pas pour autant une concession. Selon 37 C.F.R. § 1.97(g)–(h), un IDS n’est ni l’affirmation que son auteur a effectué une recherche, ni une admission que les informations citées sont importantes pour la brevetabilité. Le demandeur peut communiquer un document, puis expliquer pourquoi il ne détruit pas la nouveauté des revendications, ne les rend pas évidentes et n’affecte pas autrement leur brevetabilité.
I. Le caractère public de l’examen des brevets
La Rule 56 commence par un énoncé sur la nature du droit de brevet : « Un brevet, par sa nature même, met en jeu un intérêt public. » Elle explique qu’un examen efficace suppose que l’U.S. Patent and Trademark Office ait connaissance de toutes les informations importantes pour la brevetabilité et les évalue. Elle impose donc un devoir de franchise et de bonne foi, comprenant la communication des informations importantes connues concernant les revendications en instance. 37 C.F.R. § 1.56(a).
Bien que les praticiens parlent souvent, de façon approximative, de « l’obligation du demandeur », le règlement est plus précis. L’obligation s’applique à chaque personne participant au dépôt ou à la procédure de délivrance : chaque inventeur désigné ; chaque avocat ou mandataire qui prépare la demande ou en assure le suivi ; et toute autre personne qui participe sur le fond à sa préparation ou à son suivi et qui est liée à l’inventeur, au demandeur, au cessionnaire ou à une personne au bénéfice de laquelle existe une obligation de cession. Id. § 1.56(c). L’obligation incombe à ces personnes, et non à une société considérée comme une entité abstraite. MPEP § 2001.01. Le présent article emploie « le demandeur » comme raccourci pour désigner les personnes visées par cette règle.
À proprement parler, la Rule 56 établit l’obligation de communication, tandis que 37 C.F.R. §§ 1.97 et 1.98 prévoient la voie procédurale ordinaire permettant de s’en acquitter au moyen d’un IDS. Cette distinction est utile, car le fondement philosophique réside dans l’obligation de porter les informations importantes à la connaissance de l’office, et non dans le formulaire lui-même.
Cette obligation découle de l’échange sur lequel repose le système des brevets. La législation accorde à l’inventeur un droit d’exclusion limité en contrepartie de la divulgation de l’invention. La Cour suprême des États-Unis a décrit cette divulgation comme la contrepartie de ce droit. Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470, 480–84 (1974).
La description et l’IDS remplissent des fonctions différentes dans cet échange. L’exposé exigé par 35 U.S.C. § 112 enseigne au public ce qu’est l’invention et comment la réaliser et l’utiliser. L’IDS aide l’office à déterminer si le demandeur peut prétendre à l’étendue d’exclusivité revendiquée, au regard de ce qui était déjà connu ou des autres éléments ayant une incidence sur la brevetabilité.
L’IDS n’est pas lui-même la contrepartie légale. Il aide l’office à contrôler les limites de l’échange. La description présente ce que le demandeur affirme avoir apporté ; l’IDS fournit les informations importantes connues permettant de déterminer si les revendications sollicitées couvrent des objets qui devraient rester à la disposition du public.
II. Une analogie nuancée avec la discovery civile
La procédure civile américaine ne part généralement pas du principe que la justice est mieux rendue lorsque chaque partie peut conserver tous ses avantages informationnels jusqu’au procès. La Federal Rule of Civil Procedure 26 exige certaines communications sans attendre une demande de discovery, autorise la communication d’éléments non couverts par un privilège de confidentialité, pertinents pour une prétention ou un moyen de défense et proportionnés aux besoins du dossier, et impose de corriger en temps utile les communications et réponses présentant des lacunes ou des inexactitudes importantes. Fed. R. Civ. P. 26(a)(1), (b)(1), (e)(1).
L’IDS ne réunit que certaines de ces caractéristiques. À l’image de la communication obligatoire et de sa mise à jour au titre de la Rule 26, l’obligation de la Rule 56 s’impose d’elle-même : la personne visée n’a pas à attendre une demande de l’examinateur. Toutefois, un IDS peut comprendre des informations défavorables à la position du demandeur sur la brevetabilité. Sa portée sur le fond est donc plus proche de la discovery engagée à l’initiative d’une partie que de la Rule 26(a)(1), qui identifie principalement les informations qu’une partie pourrait utiliser à l’appui de ses propres prétentions ou moyens de défense.
Le périmètre est également différent. La discovery civile couvre largement les informations pertinentes, proportionnées et non protégées par un privilège de confidentialité. La Rule 56 vise les informations connues, non redondantes et importantes pour la brevetabilité d’une revendication en instance. 37 C.F.R. § 1.56(a)–(b). Elle ne crée pas d’obligation générale d’enquête, et la Rule 1.97(g) confirme que le dépôt d’un IDS ne signifie pas qu’une recherche a été effectuée.
La pratique des brevets comporte également un mécanisme plus proche d’une véritable demande de discovery. En vertu de 37 C.F.R. § 1.105, un examinateur peut exiger les informations raisonnablement nécessaires pour examiner ou traiter une question dans une demande. L’USPTO distingue ainsi l’obligation du demandeur de communiquer de sa propre initiative les informations importantes au titre de la Rule 56 et la demande ciblée d’informations formulée par l’examinateur au titre de la Rule 1.105. MPEP § 2005.
L’analogie avec la discovery met néanmoins en évidence le problème institutionnel. Lors d’un examen ordinaire, aucun concurrent n’est présent pour adresser des questions écrites, demander des documents, mandater un expert ou contester la présentation de l’état de la technique pertinent faite par le demandeur. L’examinateur effectue une recherche indépendante, mais il peut ignorer ce que les personnes participant à la procédure savent des résultats de recherches à l’étranger, des demandes apparentées, des activités des inventeurs, des utilisations antérieures, des ventes ou des positions incompatibles prises dans d’autres procédures.
Le public absent ne peut pas demander la production de documents. La Rule 56 comble en partie cette lacune.
La recherche de l’examinateur et l’obligation du demandeur sont complémentaires. Dans un litige, une partie ne peut normalement pas refuser une demande régulière de communication de preuves au seul motif que l’autre partie pourrait éventuellement trouver les informations ailleurs. Lors de l’examen d’un brevet, la possibilité que l’examinateur découvre un document de façon indépendante ne supprime pas l’obligation d’une personne visée par la règle qui sait déjà que ces informations sont importantes.
III. Ce que Brady et Precision Instrument apportent
Une analogie morale tirée de Brady
Brady v. Maryland offre une analogie morale nuancée. La Cour suprême des États-Unis a jugé que la dissimulation de preuves demandées, favorables à un accusé, viole les garanties d’une procédure régulière lorsque ces preuves sont déterminantes pour la culpabilité ou la peine, indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du procureur. La Cour a souligné que cette règle visait à empêcher une procédure inéquitable, et non simplement à sanctionner les fautes de l’accusation. Brady v. Maryland, 373 U.S. 83, 87–88 (1963).
Les différences avec la procédure de délivrance sont fondamentales. Le procureur représente l’État et exerce la puissance publique contre une personne. Le conseil en brevets représente une partie privée qui sollicite un droit conféré par l’État. Un examinateur de brevets n’est pas un accusé dans une procédure pénale, et les intérêts en jeu ne sont pas équivalents. Ni la doctrine constitutionnelle de Brady ni son critère d’importance de la preuve ne s’appliquent à un IDS.
L’analogie porte plutôt sur la juste conception du rôle du conseil dans une procédure présentant un intérêt public. Brady rejette l’idée que l’intérêt de l’État serait pleinement satisfait dès lors que l’accusation obtient le résultat souhaité. L’équité de la procédure compte en elle-même. La procédure de délivrance traduit une appréciation institutionnelle voisine : un conseil peut devoir communiquer des informations défavorables à sa position immédiate lorsqu’une décision administrative éclairée en dépend.
Le demandeur peut continuer à défendre ses arguments après la communication. Un document cité peut être redondant, relever d’un domaine non analogue, ne pas exposer suffisamment l’objet concerné pour permettre sa réalisation, ou ne pas satisfaire à une ou plusieurs limitations des revendications. Sa communication permet à l’office d’évaluer les informations ; elle ne dicte pas la conclusion que le demandeur doit défendre.
Le fondement en droit des brevets fourni par Precision Instrument
Le fondement plus direct en droit des brevets figure dans Precision Instrument Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co., 324 U.S. 806 (1945). L’affaire concernait un parjure dans des procédures d’interférence devant l’office des brevets, la dissimulation consciente de preuves de ce parjure, l’acquisition d’une demande entachée d’irrégularités et une tentative de faire valoir le brevet qui en était issu. La Cour suprême des États-Unis a appliqué la doctrine des mains propres (clean hands) et souligné que la défense des droits de brevet dépasse les intérêts privés des parties, car les brevets ont des conséquences sociales et économiques considérables. Id. at 814–18.
La Cour a également estimé que les faits pertinents auraient dû être présentés à l’office des brevets afin qu’il puisse apprécier leur caractère suffisant. Id. at 818. Ce raisonnement étaye une répartition importante des compétences. Le détenteur des informations n’a pas le pouvoir exclusif de décider que des informations potentiellement importantes sont trop fragiles ou incertaines pour être examinées par l’office.
La limite de ce raisonnement est essentielle. Precision Instrument concernait un comportement exceptionnel lié à la fraude, et non une simple omission de citer une antériorité. Son analyse de l’obligation de signalement portait sur un soupçon de parjure et sur la dissimulation délibérée de preuves d’une éventuelle fraude ou d’un comportement inéquitable. Cette décision ne doit pas conduire à assimiler toute omission involontaire, toute appréciation délicate de l’importance d’une information ou toute erreur administrative aux agissements soumis à la Cour.
Son raisonnement plus général fondé sur l’intérêt public reste utile. Lorsque des informations relèvent de la norme de communication applicable, les personnes responsables les présentent et laissent l’examinateur déterminer leurs conséquences sur la brevetabilité. Le conseil peut être fermement convaincu, à juste titre en définitive, que ces informations n’invalident pas les revendications. Cette position doit normalement être défendue dans une argumentation adressée à l’office, plutôt que servir à elle seule de motif pour retenir des informations que la règle impose de lui communiquer.
IV. Déposer un IDS ne vaut pas admission
Les dispositions de la Rule 1.97 relatives à l’absence d’admission sont essentielles pour bien comprendre l’IDS. Communiquer un document ne vaut pas admission qu’il constitue une antériorité, qu’il est important pour la brevetabilité, qu’il permet de réaliser l’objet concerné, qu’il relève d’un domaine analogue ou qu’il suffit à détruire la nouveauté d’une revendication ou à la rendre évidente. 37 C.F.R. § 1.97(g)–(h).
Prenons une situation courante pendant la procédure de délivrance. Un rapport de recherche étranger cite un document qui décrit un système de capteurs comprenant plusieurs composants définis dans une revendication américaine en instance. Toutefois, le document ne divulgue ni l’agencement spatial revendiqué de ces composants ni la séquence de commande requise selon laquelle une opération ne se produit qu’après la détection d’une condition donnée.
Le conseil chargé de la procédure américaine communique le document dans un IDS. L’examinateur l’invoque ensuite pour rejeter la demande pour défaut de nouveauté, ou le combine avec un autre document pour opposer un rejet fondé sur le caractère évident. Le demandeur explique alors que le premier document ne divulgue pas toutes les limitations agencées comme le prévoit la revendication, ce qui écarte le défaut de nouveauté, et que la combinaison proposée ne fournit pas de raison explicitée d’adopter l’agencement ou la séquence de commande manquants.
Ces positions n’ont rien d’incohérent. En déposant l’IDS, le demandeur n’a pas affirmé que le document établissait la non-brevetabilité. Il a permis à l’examinateur de l’évaluer, puis a répondu à son contenu sur le fond.
Il ne s’agit pas d’une manœuvre tactique. C’est la contrepartie de la demande adressée à l’État de conférer un droit opposable à des personnes absentes de la procédure.
Le même principe s’applique plus largement. Le conseil peut identifier des éléments de revendication manquants, contester une combinaison proposée, expliquer pourquoi un document dissuade de suivre la voie envisagée (teaches away), présenter des indices objectifs d’absence de caractère évident ou contester la qualité d’antériorité du document. Le demandeur n’a pas non plus à assortir sa communication de qualifications inutiles. Décrire un document comme « important pour la brevetabilité », comme « l’état de la technique le plus proche » ou comme relevant du même domaine technologique peut créer, dans le dossier, des déclarations plus larges que nécessaire pour obtenir sa prise en considération.
Il ne s’agit pas d’éviter les explications utiles. Lorsqu’un document soulève une question centrale pour la brevetabilité, exposer expressément les différences peut améliorer le dossier d’examen. Mais le choix de qualifier le document doit être une décision réfléchie de stratégie de délivrance, et non une étape supposée obligatoire de tout dépôt d’IDS.
V. L’importance pour la brevetabilité et le problème de la communication excessive
La Rule 56 n’exige pas de communiquer tout document présentant un lien quelconque avec la technologie. Une information est importante pour la brevetabilité lorsqu’elle n’est pas redondante et répond à l’un des critères suivants : elle établit, seule ou combinée à d’autres informations, prima facie la non-brevetabilité ; elle réfute une position du demandeur sur la brevetabilité ou est incompatible avec celle-ci. 37 C.F.R. § 1.56(b). La règle n’impose pas de présenter des informations qui ne sont importantes pour aucune des revendications en instance. Id. § 1.56(a).
L’importance pour la brevetabilité délimite l’obligation. Une communication insuffisante peut priver l’examinateur d’informations nécessaires à une décision bien fondée. Une communication indiscriminée peut rendre les informations les plus pertinentes plus difficiles à identifier et mobiliser les ressources d’examen sans améliorer sensiblement le dossier.
Le Federal Circuit a examiné ce second problème dans Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) (en banc). La juridiction a observé qu’une conception extensive de l’inequitable conduct avait incité les praticiens des brevets à submerger les examinateurs d’informations peu pertinentes, rendant les antériorités importantes plus difficiles à repérer. Id. at 1288–90.
Therasense distingue également deux normes parfois confondues. La Rule 56 régit les comportements devant l’USPTO. L’inequitable conduct est un moyen de défense juridictionnel opposable à l’exercice des droits de brevet. Pour ce dernier, Therasense exige en principe une importance déterminante selon le critère « but-for » et une intention spécifique de tromper, sous réserve d’une exception pour les fautes actives particulièrement graves. Id. at 1290–93. La juridiction a expressément refusé d’adopter, comme norme applicable au contentieux, la définition de l’importance pour la brevetabilité donnée par la Rule 56. Id. at 1293–95.
La norme plus étroite issue de Therasense ne réécrit pas la Rule 56. Des informations peuvent devoir être communiquées au titre de la règle de l’USPTO, même si leur omission ultérieure ne suffirait pas à établir une inequitable conduct au sens de Therasense. À l’inverse, les conséquences graves de l’inequitable conduct ne justifient pas de considérer comme important pour la brevetabilité tout document présentant un lien lointain avec le sujet.
La réponse appropriée repose sur une appréciation rigoureuse. Les personnes visées par la règle doivent identifier les informations connues et non redondantes qui satisfont à la norme de la Rule 56, puis les présenter de façon à permettre un examen utile. Le volume, à lui seul, ne prouve guère de choses. Une communication qui noie le document pertinent parmi des centaines de documents secondaires peut répondre à un réflexe défensif sans beaucoup aider l’examinateur.
VI. Le dossier de procédure après la délivrance
Un IDS intègre un dossier public que les tribunaux, le Patent Trial and Appeal Board, les licenciés et les concurrents pourront examiner ultérieurement. Elekta Ltd. v. ZAP Surgical Systems, Inc., 81 F.4th 1368 (Fed. Cir. 2023), en donne une illustration limitée.
En confirmant une conclusion relative au caractère évident, le Federal Circuit a estimé que des éléments de preuve substantiels étayaient la conclusion du PTAB sur l’incitation à combiner. Le dossier comprenait les documents invoqués, les témoignages d’experts et l’historique de la procédure de délivrance. La juridiction a relevé que des documents concernant des dispositifs d’imagerie avaient été cités pendant cette procédure, sans qu’une distinction ait été établie au motif que ces dispositifs relevaient d’un état de la technique non pertinent. Id. at 1375–76.
Elekta n’est pas une décision portant sur la Rule 56. Elle ne juge pas que la citation d’un document dans un IDS vaut admission de son importance pour la brevetabilité ou de son appartenance à un domaine analogue. Elle ne pose pas non plus de règle générale selon laquelle le silence suivant une citation vaudrait reconnaissance de la pertinence d’un domaine technologique. L’historique de la procédure de délivrance n’était qu’un élément d’un dossier probatoire plus vaste.
La leçon, plus limitée, est que le dossier de délivrance peut rester pertinent après l’acceptation de la demande. Les informations présentées à l’office et les positions prises à leur sujet peuvent ensuite éclairer la compréhension, par une juridiction, de l’état de la technique pertinent ou son appréciation d’un argument de brevetabilité. Le conseil ne doit pas pour autant développer une argumentation sur chaque document cité. Il doit toutefois se demander si une distinction importante pour l’acceptation — par exemple, la raison pour laquelle un domaine voisin n’est pas pertinent — doit être énoncée expressément plutôt que présumée.
Un dossier clair aide les lecteurs ultérieurs à comprendre ce que l’examinateur a pris en compte et pourquoi les revendications ont donné lieu à la délivrance. Cela importe lorsque le brevet fait l’objet d’une licence, d’une contestation ou d’une action visant à faire valoir les droits.
VII. Quatre habitudes pratiques
L’éthique pratique peut se résumer à quatre habitudes. Communiquer les informations connues, non redondantes et importantes au sens de la Rule 56. Éviter les descriptions superflues susceptibles de créer des admissions inutiles. Lorsqu’un document compte dans l’analyse de brevetabilité, exposer la distinction pertinente plutôt que supposer qu’elle restera évidente pour les lecteurs ultérieurs. Enfin, tenir un dossier de délivrance assez intelligible pour qu’un examinateur ou une juridiction ultérieure comprenne sur quelle base les revendications ont été acceptées.
Ces habitudes exigent des échanges entre les inventeurs, les conseils chargés de la procédure de délivrance, les conseils étrangers, les conseils chargés du contentieux et les autres personnes intervenant sur le fond dans la procédure. Elles imposent également de distinguer trois questions facilement confondues : l’information doit-elle être communiquée, une explication faciliterait-elle l’examen et jusqu’où est-il prudent de qualifier cette information ?
VIII. Conclusion
Le fondement philosophique du dépôt d’un IDS n’est pas que le conseil en brevets devrait être indifférent à l’acceptation de la demande. Il est que l’État ne devrait conférer un droit d’exclusion qu’après que l’office a reçu les informations que les règles applicables lui imposent de prendre en compte.
L’analogie avec la discovery explique comment l’IDS compense en partie l’absence d’une partie adverse. Brady explique, avec les réserves nécessaires, pourquoi l’exercice de la fonction de juger par l’autorité publique ne peut se réduire à une maîtrise stratégique de l’information. Precision Instrument relie l’obtention des brevets à l’intérêt public tout en illustrant, à partir de faits exceptionnels, l’importance de permettre à l’office des brevets d’évaluer les informations pertinentes. Therasense met en garde contre les communications qui submergent l’examinateur au lieu de l’éclairer. Elekta montre, plus modestement, que le dossier ainsi constitué peut continuer à produire des conséquences après la délivrance du brevet.
Un IDS n’est pas un aveu de non-brevetabilité. Il donne à l’office les informations nécessaires pour accomplir sa mission, tout en laissant au demandeur la liberté d’expliquer pourquoi les revendications devraient être acceptées. Un brevet délivré sur cette base repose sur un fondement plus solide qu’un brevet obtenu en tirant parti de ce que l’examinateur ignorait.
